專利申請與司法審查標準

美國專利申請須具備 1.可專利標的（35 U.S.C.§ 101）；2.利用性或實用性（35 U.S.C.§ 101）；3 新穎性（35 U.S.C.§ 102）；4.進步性（35 U.S.C.§ 103）；5.充分 揭露（35 U.S.C.§ 112）等 5 專利要件及對專利申請不服之救濟程序，均如前述。

於爭訟救濟程序中，關於美國專利商標局或法院判決就專利有效性之判斷是否合 法，須視所審查者為事實問題或法律問題而有不同的判斷標準。對於美國專利商 標局或法院就專利要件之判斷，如係涉及事實問題，司法救濟上係採實質證據

（substantial evidence）標準⁷⁰，如係法律問題，司法救濟上係採重新審查（de novo）

67 See 35 U.S.C.§ 145(2012).

68 See 35 U.S.C. § 141(2002).

69 See 37 C.F.R. § 1.181(2000).

70 See In re Gartside, 203 F.3d 1305,1315(Fed. Cir.2000).

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標準。所謂實質證據標準係法院審查行政機關之處分行為，無法依案件聽審所得 紀錄之實質證據加以支持者，即應將該審查意見撤銷之審查標準⁷¹。因此，關於 上開專利申請要件究竟係屬事實問題或法律問題，即牽涉不同的判斷標準，影響 其所應負之舉證責任。

依美國法院案例所表示之見解，專利要件中之可據以實施要件為法律問題

72；利用性或實用性（Usefulness）要件之認定，係屬事實問題⁷³；新穎性要件之認 定，係屬事實問題⁷⁴；進步性要件之認定，係屬基於事實決定之法律結論⁷⁵，最高 法院並認為法院或美國專利商標局在作成進步性認定時，應具備基本的事實要 求，包括：1.先前技術的範圍及內容；2.先前技術與系爭請求項的差異；3.所屬 技術領域通常技術水準⁷⁶。上開專利要件就其分屬事實或法律問題之區別，以決 定其訴訟救濟時之司法審查判斷標準。但美國專利商標局審查委員在專利申請階 段，對申請人所提專利申請，是否符合上開專利要件之審查標準，則係採優勢證 據原則（preponderance of the evidence）⁷⁷。亦即審查委員審視先前技術、證據資料，

當其請求項不具可專利性有較大可能時，即應否准專利⁷⁸。美國專利申請係屬無 對造之程序，專利申請審查的資料僅來自專利申請人及審查委員之檢索資料，而 無來自第 3 人之資料。審查委員除面臨申請人大量的申請資料外，其本身能接觸 檢索資料相對受到限制。根據統計，美國專利商標局在 2008 年受理 48 萬餘件專 利申請案，美國專利商標局在 2009 年有 6 千餘名審查委員，平均每位審查委員 在 2-3 年間共花費 18 小時審查每件專利申請案⁷⁹。美國專利申請除時間耗費頗長 外，審查委員對每件案件所能審查的時間卻相對有限，又其申請准否之舉證標準 係採優勢證據原則，相較於專利申請獲准後，第 3 人對專利有效性挑戰之舉證責 任，則提高至須負明確且信服之舉證標準，始得達到撤銷專利權之目的。故美國 專利申請一旦獲准後，第 3 人欲舉證證明該專利有得撤銷原因之難度即相對提 高。

美國專利商標局審查委員對於專利申請，如認不符專利要件，須提出合理基 礎以否准專利申請，而非可憑藉衝動直覺。法院實務見解即認專利商標局具有初 步提供否准專利事實基礎的義務。而非可訴諸揣測、未經認定之擬制，或後見之

71 5 U.S.C.§ 706(2)(e)(1966).

72 See Cross v. Iizuka,753 F.2d 1040, 1044,n.6(Fed.Cir.,1985).

73 See Raytheon Co. v. Roper Corp.724 F.2d 951,956(Fed.Cir,1983).

74 See Apple Computer, Inc. v. Articulate Systems, Inc.234 F.3d 14,20(Fed.Cir.,2000).

75 See Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad v. U.S. Intern. Trade Com'n 705 F.2d 1565, 1575(Fed.Cir.,1983).

76 Graham v. John Deere Co. of Kansas City,383 U.S. 1,17(1966).

77 Kristen Dietly, LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR

OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED,78FORDHAM L.REV.2615,2655(2010).

78 M.P.E.P.§706(2010).

79 See Kristen Dietly supra note 77 at 2654-2655.

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明的解讀作為瑕疵具備之事實基礎⁸⁰。美國專利審查委員對於不具專利要件之申 請案須提出初步證明案件（prima facie case）的資料，以明確具體指明所否准專 利的事由（即 prima facie case），給予專利申請人公平機會提出證據及辯解以克 服否准事由⁸¹。專利申請案經審查委員提出初步證明案件（prima facie case）的資 料，專利申請人得提出證據反駁審查委員關於初步證明之否准理由，如達一定反 駁程度，則無論原有初步證明核駁理由之強弱，審查委員即須重新審查所有證據

82。且審查委員亦不得以經濟上難以負擔而致無法克服的核駁理由，以阻止專利 申請取得專利。例如，在 Ex parte Blanc 一案，審查委員使用了超過 40 項不同的 核駁理由，法院即認為使用如此廣泛敘述，而不能就特定一核駁理由以一合理程 度作說明，即不符合初步證明案件（prima facie case）的要件⁸³。審查委員就其所 審查者，應充分說明申請案之問題，並通知申請人，使申請人得以回應答辯。一 旦審查委員提出初步證明案件（prima facie case）的資料並通知申請人，則推翻 初步證明案件（prima facie case）的資料之舉證責任即移轉至申請人⁸⁴。

對於美國專利商標局或法院關於專利要件之判斷如涉及事實問題，司法救濟 上採實質證據（substantial evidence）標準，係指直接向 CAFC 提起上訴救濟而言⁸⁵。 但專利申請人對 BPAI 之決定不服者，未依美國專利法第 141 條規定，向美國聯 邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，而係依專利法 145 條規定，向哥倫比亞特區聯 邦地方法院（2011 年 9 月 16 日以後，依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）第 145 條規定，管轄改為向維吉尼亞東區聯邦地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Virginia））提起民事訴訟請求救濟時，在聯 邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（de novo）標準⁸⁶。其理由在於美國 專利商標局審查委員或 BPAI 在無對造之審查程序（ex parte）中，申請人不能提 出供述證言證據，而在聯邦地方法院審查程序則允許提出供述證言之證據，且聯 邦地方法院應就該供述證據作成事實認定。則即使與 BPAI 所審查者係同一證 據，但就該同一證據之審查，由於在聯邦地方法院審查時，可加入新的供述證據 之審酌，從而法院就同一證據所可審酌之形態基本上既有不同，法院自可就同一 證據之事實認定，作成與 BPAI 不同之結論⁸⁷。美國法院認為對作為結論判斷基 礎證據之評價，地方法院有一強而有力優於審查委員及上訴委員會之處，在於可 以聽取證人證言。在詰問與交互詰問下取證，並有廣泛討論與爭論之利益。法院

80 In re Warner. 379 F.2d 1011(1967).

81 In re Qetiker, 977 F.2d 1443, 1447(1992).

82 In re Piasechi, 745 F.2d 1468,1472(1984).(“If rebuttal evidence of adequate weight is produced, the holding of prima facie obviousness, being but a legal inference from previously uncontradicted evidence, is dissipated. Regardless of whether the prima facie case could have been characterized as strong or weak, the examiner must consider all of the evidence anew.”).

83 Ex parte Blanc, 13 USPQ 2D 1383(1989).

84 Hyatt v. Dudas 492 F.3d 1365,1370(2007).

85 Supra note 70.

86 Burlington Indus., Inc. v. Quigg, 822 F. 2d 1581, 1584(Fed. Cir. 1987).

87 Winner Int’l Royalty Corp. v. Wang, 202 F. 3d 1340,1347(Fed. Cir.2000).

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在得為上述取證之情形下，得對證據取捨重新評估，自然得作出與上訴委員會不 同之結論⁸⁸。

雖然專利申請人依專利法 145 條規定，向管轄之聯邦地方法院提起民事訴訟 請求救濟時，在聯邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（de novo）標準，

相較依專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴關於事實 問題係採實質證據（substantial evidence）標準，前者對專利申請人似較為有利。

不過，實務上大部分的上訴仍係直接向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴⁸⁹。 此應係與向聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟時，其可能耗費訴訟成本鉅大有 關。