專利有效性爭議司法審查標準

依前所述，專利要件中之可據以實現要件為法律問題，利用性或實用性

（Usefulness）要件之認定，係屬事實問題；新穎性要件之認定，係屬事實問題。

美國專利商標局對於專利申請之審查，須對專利要件中有關事實問題與法律問題 以審查意見（office action）作出決定。對於美國專利商標局有關專利要件司法審 查之標準如何，美國案例上先後有不同見解，對專利有效性之審查關係重大，在 法制比較研究上亦有加以瞭解探究之必要。

4.1.3.1 行政爭訟司法審查標準

美國行政程序法（APA）第 706 條規定，「在所提出而為決定必要的範圍內，

審查法院應決定所有相關法律問題、解釋憲法及法定條文，以及決定機關行為用 語的意義及適用。審查法院應……認違法並撤銷機關行為、認定及結論，當有（A）

恣意（arbitrary）、反覆（capricious）、裁量濫用（an abuse of discretion）……（E）

不為實質證據所支持，於依……其他法定機關聽審紀錄審查情形時⁷⁷⁶。因此，美

775 Gregory A. Castanias et al, SURVEY OF THE FEDERAL CIRCUIT'S PATENT LAW DECISIONS IN 2006: A NEW CHAPTER IN THE ONGOING DIALOGUE WITH THE SUPREME COURT, 56 Am.

U. L. Rev. 793(2007).國內學者邱聯恭教授指出：在程序法理交錯適用過程，不論其屬於何種態 樣，程序保障之賦予均具有確保裁判公正性、強化裁判信賴性及使裁判之結果正當化的機能。參 見邱聯恭，程序制度機能論，「程序保障之機能-基於民事事件類型審理必要論及程序法理交錯 適用肯定論之觀點」，108 頁(2002 年)。

776 See 5 U.S.C.§ 706(1966)(“ To the extent necessary to decision and when presented, the reviewing court shall decide all relevant questions of law, interpret constitutional and statutory provisions, and determine the meaning or applicability of the terms of an agency action. The reviewing court shall-- (1) compel agency action unlawfully withheld or unreasonably delayed; and

(2) hold unlawful and set aside agency action, findings, and conclusions found to be--

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國法院審查行政機關所作成之處分是否違法，牽涉事實問題之認定時，其審查的 標準，在依非正式程序作成事實認定時，係採恣意（arbitrary）、反覆（capricious）、

裁量濫用（an abuse of discretion）標準；在依正式程序作成事實認定時，係採實 質證據標準⁷⁷⁷。由於美國專利商標局亦屬行政機關之一環，其就專利申請准否所 作成之處分，有關事實認定依上述行政程序法第 706 條規定，法院自應採相同之 審查標準。不過，美國聯邦巡迴上訴法院就此問題，於 In re Zurko⁷⁷⁸一案卻採顯 然錯誤（clearly erroneous）的審查標準，引發了實務的爭議。

在 Zurko 一案，美國專利商標局以所請專利較先前技術不具進步性，否准申 請人有關電腦系統安全改良方法之專利申請，經上訴暨衝突委員會維持原否准之 認定，申請人循序依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，CAFC 認該委 員會之決定係基於顯然錯誤之事實認定，而廢棄上訴暨衝突委員會之決定。CAFC 接受專利商標局局長（the Commissioner）之提議，以全院聯席會再次審查 CAFC 判決，就 CAFC 應否以行政程序法的審查標準，審查專利商標局之事實認定，以 取代原有所適用之顯然錯誤之審查標準的法律問題表示看法。CAFC 全院聯席會 認為行政程序法第 559 條准許，判決先例也確保其法院繼續適用顯然錯誤之審查 標準，審查上開事實認定。CAFC 認專利商標局就事實之認定係受顯然錯誤標準

（clearly erroneous standard）審查，而非行政程序法所定恣意（arbitrary）、反覆

（capricious）、裁量濫用（an abuse of discretion）、實質證據標準（substantial evidence standard）審查，其主要理由係行政程序法第 559 條規定，該法並不限制或廢止法 定或其他法律承認之其他額外要件。而在 1947 年行政程序法施行前，法院審查 美國專利商標局否准專利處分之事實認定係採顯然錯誤標準，該司法實務構成法 律所承認之一額外要件，故顯然錯誤審查標準應對美國專利商標局有其適用。行 政程序法既非要求法院繼續適用顯然錯誤審查標準，亦非將之排除。雖然僅是 1947 年行政程序法施行前數個為案例所可辨識的標準之一，但顯然錯誤之審查 標準是一法律承認之額外要件，且國會亦無意在行政程序法施行後予以改變。在 綜合考量後，CAFC 認行政程序法第 559 條及判決先例使繼續適用該一提高的標 準具有正當性⁷⁷⁹。

CAFC 所適用之顯然錯誤審查標準與行政程序法第 706 條所採恣意

(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;

(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;

(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;

(D) without observance of procedure required by law;

(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or

(F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.”)

777 Stuart Minor Benjamin, Arti K. Rai, WHO'S AFRAID OF THE APA? WHAT THE PATENT SYSTEM CAN LEARN FROM ADMINISTRATIVE LAW, 95GEO.L.J. 269,285(2007).

778 In re Zurko, 142 F.3d 1447(Fed. Cir. 1998).

779 Id.at 1457,1459.

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（arbitrary）、反覆（capricious）、裁量濫用（an abuse of discretion）標準或實質 證據標準（substantial evidence standard）審查相較，係減少對機關處分行為尊重程 度，亦即顯然錯誤之審查標準審查密度較高。然而美國聯邦最高法院於該案經司 法部次長（Solicitor General）代表專利商標局長聲請移送命令（certiorari）後，准 予核發令狀（writ），以就 CAFC 審查專利商標局的事實認定，是否須在行政程 序法所規定之架構進行表示見解。美國聯邦最高法院於該案表示，在行政程序法 施行前之案例，有關顯然錯誤的審查標準尚未確立，該等行政程序法施行前之案 例使用各種不同用語，而非使用顯然錯誤（clearly erroneous）作為技術用語。而 行政程序法之通過，目的在於同一領域充斥歧異與多樣加以統一，如基於不明確 之基礎即允許歧異的發生，將使原有目的受到挫折。美國聯邦最高法院在 Zurko 一案指示 CAFC 須使用行政程序法所建立之架構，審查專利商標局所為之事實認 定，行政程序法對專利商標局之機關行為審查並無例外，行政程序法對專利商標 局否准專利的事實認定司法審查提供了監督的標準⁷⁸⁰。

依上所述，關於專利申請專利商標局否准審定之事實認定，如係不服上訴暨 衝突委員會之決定而直接向 CAFC 提起上訴，美國聯邦最高法院認為 CAFC 應依 行政程序法第 706 條所採恣意（arbitrary）、反覆（capricious）、裁量濫用（an abuse of discretion）標準或實質證據標準（substantial evidence standard）審查專利商標局 之事實認定。另一方面，法院就專利商標局之法律見解之審查，在 Chevron U.S.A.,Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc. 一案，法院認為如果法條文義 明確，則法院不應尊重行政機關，而應落實國會之意圖；但如果法條對特定議題 係靜默或不明，則只要是合理，法院應尊重機關的法條解釋⁷⁸¹。而 CAFC 無論係 在 Zurko 一案前後，均認為其就專利商標局法律解釋決定之審查係重新審查（de novo），CAFC 表示其對專利商標局的法律解釋的決定並不認應尊重（意即應重 新審查）⁷⁸²。對於法規之解釋，聯邦最高法院雖然表示專利商標局就其所主管的 法規解釋應予強力尊重⁷⁸³。但即使在 Zurko 一案之後，CAFC 仍然認為就專利商 標局對法規之解釋，應遵循先前之審查標準即重新審查（de novo）⁷⁸⁴。

除了專利商標局對法律及法規之解釋的審查標準，有如上述外。關於申請專 利範圍之解釋究竟係屬事實問題抑或法律問題，其審查標準如何，美國實務亦曾 發生爭議。專利申請專利範圍之解釋，美國 CAFC 有認為申請專利範圍之解釋全

780 Dickinson v. Zurko 527 U.S. 150(1999).

781 See Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, 467 U.S. 837, 842-44(1984).

782 Arnold Partnership v. Dudas 362 F.3d 1338,1340(2004)(“This court reviews statutory interpretation, the central issue in this case, without deference.”).

783 BOWLES v. SEMINOLE ROCK & SAND CO. 325 U.S. 410, 414(1945)( But the ultimate criterion is the administrative interpretation, which becomes of controlling weight unless it is plainly erroneous or inconsistent with the regulation.),325 U.S. 410, 65 S.Ct. 1215, 89 L.Ed. 1700(1945).

784 Dethmers Mfg. Co., Inc. v. Automatic Equipment Mfg. Co.272 F.3d 1365,1370(2001).

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部係法律問題應由法院審理⁷⁸⁵；但亦有認係事實認定而須經由陪審團作成決定

786。而 CAFC 在 Markman v. Westview Instruments. Inc.一案，多數意見認為申請專 利範圍之解釋係類似於法條之解釋而非契約之解釋，而法條之解釋係嚴格地為法 院事項，法條對所有人僅有一種正確解釋。法條就像專利係可對公眾執行，與契 約僅存在於契約當事人之間者不同。當解釋法條，法院係根據法條解釋傳統工 具，包括解釋的教義。法院解釋法條有必要檢視法條立法歷史之公眾紀錄，以尋 求確定國會集體的意向。專利說明書與申請歷史檔案亦係公眾紀錄，法院也應由 該公眾紀錄尋求專利請求項用語之意義⁷⁸⁷。外部證據的需要並非係因文件的不明 確而產生，而是法院對專利說明技術術語的不熟悉所致⁷⁸⁸。美國聯邦最高法院在 MarkmanⅡ明確說明專利範圍之解釋係屬法律問題⁷⁸⁹。在專利案件法官是居於較 佳位置，確定一專利提議之定義是否符合專利說明書及請求項，從而能維持專利 內部之一致性⁷⁹⁰。

依上所述，美國專利商標局對於專利申請之審查，認有不符專利要件之情形，

美國專利審查委員對於不具專利要件之申請案須提出初步證明案件（prima facie case）的資料，以明確具體指明所否准專利的事由（即 prima facie case），給予專 利申請人公平機會，提出證據及辯解以克服否准事由。專利申請人如不能反駁審 查委員之初步證明案件（prima facie case）的資料，審查委員即經由專利商標局 作成不准專利之核駁處分。對於專利商標局否准專利申請之處分，如循序經由依 專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，則 CAFC 就美國專利商標局否准處 分之事實認定問題，依美國聯邦最高法院之見解，應依行政程序法第 706 條所採 恣意（arbitrary）、反覆（capricious）、裁量濫用（an abuse of discretion）標準或 實質證據標準（substantial evidence standard）審查專利商標局之事實認定。至於法 律問題，無論美國專利商標局對法律、法規之解釋，或專利要件中之法律問題，

CAFC 均係採重新審查（de novo）之審查標準。

由於依美國聯邦最高法院之見解，對於專利商標局否准專利申請之處分，如 循序經由依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，則 CAFC 就美國專利商

由於依美國聯邦最高法院之見解，對於專利商標局否准專利申請之處分，如 循序經由依專利法第 141 條規定直接向 CAFC 提起上訴，則 CAFC 就美國專利商