專利有效性民事與行政判斷之互動

美國專利有效性之判斷，在民事侵權訴訟中以及於行政訴訟之再審查程序均 可進行。惟在專利商標局（PTO）的再審查程序不能因民事訴訟的提起而停止，

因美國專利法第 305 條規定，再審查程序須以特急件加以審查。而美國專利民事 侵權訴訟則係可因系爭專利有提起再審查程序，而停止訴訟程序之進行，且此停 止係基於法官之裁量權，已如前述。雖然美國專利民事侵權訴訟與專利再審查程 序可能因同時進行，而發生二者訴訟程序結果歧異。且美國 CAFC 認為此種歧異 係基於民事訴訟就專利有效性判斷，採明確信服的舉證責任，與行政爭訟就專利 有效性之判斷採優勢證據之舉證責任為基礎，二者不同所致。不過由上述 2 件專 利有效性判斷歧異之判決觀之，CAFC 畢竟仍係較傾向支持 PTO 的再審查程序，

有關有效性所為之認定。形成對專利有效性之爭議，PTO 的再審查程序之事實認 定是否超越聯邦地方法院陪審團事實認定之爭議問題。

依據美國憲法第 7 修正案，在普通法訴訟，當訟爭價值超過 20 美元，受陪審 團審理的權利應予保留，經陪審團審理過之事實，除依據普通法以外，不應再由 其他聯邦法院重新審理。美國憲法第 7 修正案目的在於保存該修正案 1791 年施 行時受陪審團審判的權利。關於依美國憲法第 7 修正案受陪審團審判要件法院所 審酌之事項為：1.法院所審理的訴因是否屬於或類似於修正案創立時法律所受 理；2.如果符合美國憲法第 7 修正案創立時陪審團審理的法律類型，則再探究該 特定裁判之審理是否應歸於陪審團以保存如同 1791 年存在時普通法的實質⁶⁶⁶。現 時專利侵權訴訟係衍生自 18 世紀以來的侵權訴訟，專利侵權訴訟相同於侵權訴 訟當時所存在之情形，均有陪審團之適用，故專利侵權訴訟亦有憲法第 7 修正案 適用⁶⁶⁷。在專利侵權訴訟有陪審團之適用情形下，陪審團如就專利有效性已作認

664 Id. at 1379.

665 See David W. Okey infra note 799.

666 Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370, 376(1996).

667 Id. at 377.

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定，則該有效性之認定可否被另一程序（例如再審查）推翻或否定，亦發生疑義。

由於陪審團對於事實之認定，有其憲法上保障之地位，如非經依正當法律程 序，不得將其推翻。例如陪審團顯然作成重大錯誤，或基於不正當的動機，或對 於個人或損害給付之賠償過高，法院即有職權加以介入以避免錯誤⁶⁶⁸。而對陪審 團事實認定之重新審查僅有 2 種方式，一種係准予由重組陪審團重新審查⁶⁶⁹，一 種是上級審法院法律錯誤的重新審查⁶⁷⁰。由於專利侵權訴訟美國最高法院已表示 其審理亦有憲法第 7 修正案即陪審團之適用，已如前述。而陪審團係在就事實爭 議加以審理，而非法律之適用。故專利侵權訴訟中何爭議事項係屬事實問題，何 爭議事項係屬法律問題，亦影響陪審團所可審查的範圍。

專利侵權訴訟中專利有效性之爭執，主要牽涉專利之新穎性、進步性、揭露 要件等。以美國專利法而言，專利法第 102 條規定專利新穎性，而專利是否具備 新穎性是屬於事實問題⁶⁷¹。故專利侵權有效性爭執新穎性之判斷係由陪審團審 理。但就新穎性要件之內容加以細分，仍是事實問題與法律問題夾雜。例如出版 物日期之認定、出版物是否在美國發行等係屬事實問題⁶⁷²。依前所述，專利侵權 訴訟之事實問題陪審團有審理之權。雖然如此，但美國專利法第 102 條專利有效 性爭執，仍存在法律問題。例如印刷出版物的認定⁶⁷³、公開使用與銷售之認定⁶⁷⁴、 發明人之認定⁶⁷⁵等。就此等法律問題之爭議，法官則有審理之權限。就進步性之 爭議而言，更是事實問題與法律問題混雜。依 Graham v. John Deere Co.一案所揭 示進步性之判斷，包括引證先前技術的範圍及內容的決定、先前技術與系爭請求 項差異的決定、相關技術領域具有通常技藝水準程度之事實判斷⁶⁷⁶⁶⁷⁷。而引證之 先前技術之揭露是否可使相關技藝領域之人認系爭發明係屬顯而易知則屬法律 問題。

關於專利侵權訴訟中專利有效性爭執如涉及事實問題，有由法官來加以判斷 者，亦有由陪審團來加以判斷者，須視專利侵權訴訟中當事人是否有請求由陪審 團審判⁶⁷⁸。如係由陪審團就專利侵權訴訟中之事實問題作判斷，則法官尚須依陪 審團認定之事實作成判決。不過，美國民事訴訟中之一造當事人如認為證據上依

668 Gasperini v.Center for Humanities, Inc.518 U.S. 415,433(1996).

669 Federal Rules of Civil Procedure Rule 59.

670 CAPITAL TRACTION CO. v. HOF 174 U.S. 1,13(1899).

671 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.523 F.3d 1323, 1334(2008).

672 35 U.S.C. § 102(2002).

673 Cooper Cameron Corp. v. Kvaerner Oilfield Products, Inc. 291 F.3d 1317,1321(2002).

674 Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.917 F.2d 544, 549(1990).

675 Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Sec. S.A.412 F.3d 1331,1338(2005).

676 Graham v. John Deere Co. of Kansas City,383 U.S. 1, 17(1966)(“ the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained;

and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved.”)

677 Id at 17-18.

678 Federal Rules of Civil Procedure Rule 38.

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法並不足以支持陪審團作成不利之判斷，則可依美國聯邦民事訴訟規則第 50（b）

條在將案件交付陪審團審理前，向法官聲請將案件作為法律問題而依法判決

（judgment as a matter of law）⁶⁷⁹。另外，美國專利民事侵權訴訟中，當事人對專 利有效性加以爭執，法院對專利之有效性係基於推定其有效之立場來加以審查

680。因此，法院如欲認為專利權有無效之事由，須引證之證據到達明確且信服

（clearly and convincing）程度。就專利有效性爭議中，陪審團關於專利有效性之 判斷，法律問題之上級審審查係採全面審查（de novo），事實問題則採實質證據 標準。即上級審除能發現沒有合法之充分證據，可作為一理性陪審團所可作成之 陪審團認定之情形外，陪審團關於有效性之判斷須予維持⁶⁸¹。亦即專利侵權訴訟 判決上級審法院即 CAFC 對陪審團所作事實認定之審查，係採實質證據標準。實 質證據意即此相關證據作為一理性之人，可接受作為充分支持結論者，即符合實 質證據標準⁶⁸²。上級審法院廢棄原審判決須以發現陪審團之判斷無法由證據實質 加以支持始可⁶⁸³。基於實質證據標準，上級審審查的標準是，如以最有利於對造 之觀點審視證據，並給予對造所有合理參考之利益，如有足夠之證據支持陪審團 有利對造之判斷，則上級審即不能變更該事實認定⁶⁸⁴。

美國專利侵權訴訟有效性爭執涉及事實問題，如當事人未請求由陪審團加以 審判，而係由法官來加以判斷，則對法官就事實之判斷，上級審（CAFC）審查 的標準，係採明顯錯誤（clear error）的標準⁶⁸⁵。在明顯錯誤的審查標準下，法院 之事實認定，如在未能明確肯定有錯誤作成之確信情況，即不能加以推翻⁶⁸⁶。由 於實質證據標準相當尊重原審之事實認定權限，若要以不符實質證據標準，推翻 原審判斷已不容易。且由於陪審團就事實之認定有美國憲法第 7 修正案之憲法保 障地位，對於陪審團事實認定之救濟方式，僅有准予由重組陪審團重新審查與上 級審法院法律錯誤的重新審查二種。由此可見，經由陪審團就專利有效性爭議 中，關於事實事項之認定，應有相當強大之效力。

然而美國專利有效性之爭議，除在民事侵權訴訟中加以爭執外，亦得經由再 審查（reexamination）程序予以主張。在美國專利商標局就專利再審查程序中，

係對專利之有效性審查如同初次審查一般⁶⁸⁷。亦即 PTO 係以重新審查的標準，檢 視業已准許之專利權是否符合專利要件而為有效，而非如民事侵權訴訟中，法院 係推定其已獲准之專利權為有效，兩者對專利權有效性之審查標準已有不同。就 再審查程序之上級審（即 CAFC）之審查標準，亦與民事專利侵權訴訟中有所不

679 Unitherm Food Systems, Inc. v. Swift–Eckrich, Inc.546 U.S. 394,396(2006).

680 35 U.S.C.§ 282(2012).

681 Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., Ltd.501 F.3d 1307(2007).

682 Consolidated Edison Co. of New york v. N.L.R.B.305 U.S. 197,220(1938).

683 Minnesota Min. & Mfg. Co. v. Chemque, Inc.303 F.3d 1294,1305(2002).

684 Id, at 1300.

685 Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.501 F.3d 1263, 1268(2007).

686 Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc.468 F.3d 1366,1375(2006).

687 35 U.S.C. § 305(2012).

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同。CAFC 對於美國專利商標局之事實認定，係採實質證據原則之標準，對於法 律爭議的論斷則無判斷尊重問題，而係採全面審查的標準⁶⁸⁸。由於再審查程序經 由上訴暨衝突委員會之決定後，得逕向 CAFC 提起上訴，關於事實之認定，並無 經陪審團之審認，形成在專利侵權訴訟中專利有效性有關事實之爭議與再審查程 序中有效性爭議之 PTO 的事實認定，何者較有優先效力之問題。在 Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch, Inc 案與 In re Swanson 案均已顯現，CAFC 遇有 就同一專利相關有效性爭議產生衝突時，傾向支持 PTO 的再審查程序就有效性 所為之認定，對於陪審團就專利侵權事實之認定，雖有美國憲法第 7 修正案之憲 法保障地位，且對於陪審團事實認定之救濟方式僅有准予由重組陪審團重新審查 與上級審法院法律錯誤的重新審查二種。但面對再審查程序經由 PTO 對同一專 利有效性之事實認定，二者見解不同時，陪審團事實認定之見解竟未獲得 CAFC 支持觀之，確也可看出其間因見解歧異所產生之矛盾現象。

雖然就此歧異情形，聯邦巡迴上訴法院之說法是民事專利有效性判斷與行政 訴訟專利有效性判斷，兩者之舉證責任標準不同所致。因民事庭法院就專利有效 性之審查係推定專利有效，主張專利有無效之原因者，須負明確信服的舉證責 任，如無法符合該舉證責任，專利即認屬有效。而再審查程序審查委員就專利有 效性之審查，並不推定專利為有效性，就同一專利舉發證據如能證明已達優勢證 據之舉證責任，即可認定專利無效，二者產生歧異係因不同程序適用不同之舉證

雖然就此歧異情形，聯邦巡迴上訴法院之說法是民事專利有效性判斷與行政 訴訟專利有效性判斷，兩者之舉證責任標準不同所致。因民事庭法院就專利有效 性之審查係推定專利有效，主張專利有無效之原因者，須負明確信服的舉證責 任，如無法符合該舉證責任，專利即認屬有效。而再審查程序審查委員就專利有 效性之審查，並不推定專利為有效性，就同一專利舉發證據如能證明已達優勢證 據之舉證責任，即可認定專利無效，二者產生歧異係因不同程序適用不同之舉證