第二章 日本案例
日本案例簡介
案例 2.1 專利侵害審理法院對專利有效性之審查 案例 2.2 微生物專利申請之「取得容易性」
案例 2.3 遺傳工程專利適用均等論 案例 2.4 潛水艇專利
案例 2.5 Neuson 公司控告藤本杉案
案例 2.6 承攬人在電腦程式開發的債務不履行責任案 案例 2.7 以展示不充分為由否定美國專利申請的
實施在先的技術
案例 2.8 根據專利法 104 條的反證
案例 2.9 松下電子控告佳能株式會社專利侵權案 案例 2.10 侵犯照相機專利者的間接侵犯責任 案例 2.11 防止間接侵害
案例 2.12「均等論」之要件 案例 2.13 實用新案適用均等論
案例 2.14 BBS 控告日本 Rushmex 等專利平行輸入案 案例 2.15 實驗或研究實施發明專利
案例 2.16 製藥專利侵害之賠償
案例 2.17 用於防止過敏性哮喘專利侵犯的認定範圍
案例 2.18 有關醫藥專利的侵犯
日本案例簡介
日本的智慧財產權法制與其產業的升級，有著相輔相成的關係。雖然傳統 日本商人一向避免上法院打官司，但在戰後經濟不斷發展的過程中，法院也留下 了不少值得我國借鏡的判決先例。
在日本專利法制之下，專利案的再審查、異議、舉發，經特許廳審定之後，
可向東京高等法院上訴。而專利侵害訴訟經地方法院判決後，不服的一方可向各 地高等法院上訴。少數案件並上訴到最高法院，形成重要的判例。不過，雖然專 利侵害在日本也可構成刑事責任，但各地法院的判決中則極少看到刑事判決。這 個現象與我國完全不同。
本報告日本部份共選取 18 篇判決，
1. 「以展示不充分為理由」：本案中原告雖然在日本先申請專利，但申請 第二申請人則主張申請日較早的美國專利的優先權。特許廳認為兩案關係相同而 駁回申請。上訴結果東京高等法院認定該美國案專利說明書對重要事項說明並不 充分，屬於「未完成」之發明，因此撤銷特許廳的再審查審定。本案判決宣示，
未完成的發明不能與申請專利的發明視為同一發明。
2. 「微生物專利申請之『取得容易性』」：在本件案例中，原告所申請的 專利遭特許廳駁回是因未在申請時的專利說明書記載菌株的寄存編號，構成揭露 不充分。東京高等法院判決認為，有關菌種在申請專利當時已為「容易取得」之 菌種，依專利法施行細則規定，在申請專利時尚不需記載寄存編號。
3. 「專利侵害審理法院對專利有效性之審查」：原告依其取得的 t-PA 專 利，向法院起訴請求禁止被告停止侵害。被告則主張原告專利無效。承審的法院 並非特許廳的上級審法院，但仍需考慮被告有關專利無效的抗辯。本件判決中表 示，法院於解決事件之必要範圍內，對明顯影響專利有效性的事由，應有必要加 以判斷。
4. 「有關醫藥專利的侵犯」：專利法規定有關物品製法的專利，如該物品 於申請前為國內所未見，而被告物品與專利方法的產物相同，則推定被告物品是 以專利方法製造。本件東京高等法院判決認為，在滿足上述條件下，被告必須反 證自己所使用的製法與涉案專利不同，才能免責。
5. 「法院命令提出屬於營業秘密之文書」：在本案中雙方的爭論在於，原 告請求法院命被告提出的文書，被告可否主張為營業秘密，而拒絕提出？依據本 件東京高等法院的判決，如果被告主張有關文件含有受法律保護的營業秘密，則 可向法院聲請特別處理，以維機密。但被告無不提出文件之權利。
6. 「潛水艇專利」：潛水艇專利是指申請時間極長，直到有關技術已成為
業界廣泛應用的技術之後才獲准的專利。本案的發明就是積體電路，但在 1989 年才獲頒專利證書。原告提起侵害訴訟，法院認為其發明內容與該專利所由分割 的本案內容相同。因為本案已遭駁回確定，本案的專利權即有瑕疵。
7. 「禁止侵犯專利產品的進口和銷售」：本案涉及的是兩種製造鑽石的專 利方法。原告認為被告進口的鑽石是以專利方法所製造。東京地方法院依據進口 鑽石製造商在日本申請專利的說明書內容判斷，被告進口鑽石的製法與專利方法 不同，因而認定銷售這種鑽石未侵害原告專利權。
8. 「用於防止過敏性哮喘專利侵犯的範圍」：本案涉及的問題乃是物質用 途的專利。原告取得的專利權是 ketotifen 作為哮喘「預防劑」的用途，被告則主 張其用途為「治療」，不是「預防」。東京地方法院依據被告藥品之說明「一個療 程 30 日」而認定被告的藥品確屬「預防劑」。
9. 「『均等論』之要件」：均等論雖是專利法上的通說，但認定均等的時 點為申請時，抑侵害時，則向有爭論。本案日本最高法院則揭示，「認定均等的 基準是侵害時」的原則，停止了多年的爭論。法院並認為，如果是申請當時容易 想到的替換方式，則屬於習用技術，並不在專利範圍之內。
10. 「實用新案適用均等論」：新型專利（實用新案）乃是進步性較低的發 明，有時稱為小發明。新型專利的專利權範圍應不如發明專利大，是否適用均等 論則值得研究。本案日本論者均認為是「實用新案適用均等論」的判例。但依作 者觀點，應為以「退步發明」迴避專利失敗的案例。
11. 「遺傳工程專利適用均等論」：在本案中，被告 生產的 t-PA 與專利 發明 t-PA 在 DNA 序列上有一處不同。大阪高等法院在本件判決中依據多數鑑定 人意見，認為這種不同在判斷專利權侵害時，意義不大，因而認定構成侵害。
12. 「為申請上市許可而生產」：原告在專利權期間屆滿後，立即發現被告 產品，因而主張被告在其專利權有效期間內有製造及使用行為。日本最高法院認 為，如果不許被告在專利權期間進行申請藥物上市許可必要的實驗，則不啻是在 延長專利期間，因而判定被告未侵害專利權
13. 「侵犯照相機專利者的間接侵犯責任」：所謂「間接侵害」是指被告物 品雖非侵害物品之全部，但其用途僅能用以製造侵害物品。此對被告物品也應視 為侵害專利權。本案的專利是一種 TTL 測定方式的單眼相機。被告物品則為透 鏡。東京地方法院審理結果認為，「被告物品僅能用以生產侵害物品」的總計，
由經濟、商業或實用觀點，均無法支持，故判決駁回原告請求。
14. 「防止間接侵害：同樣也是間接侵害的案例。本案中法院也由社會、
經濟觀點，認為被告物品除用以製造侵害物品外，別無用途，因而判令禁止被告 製造系爭物品。
在日本部份的判決，分別由專利審查、證據方法及侵害認定等不同面向，
選擇重要問題的討論。希望提供國內各界研究參考。絕大多數的判決，並為最近 十年內之判決，對於引進較新的觀念，應有幫助。
值得一提的是日本專利侵害判決，對技術問題都有詳細說明及深入的討 論。其判決的完整性及動力，確值我國效法、學習。
案例 2.1 專利侵害審理法院對專利有效性之審 查
國別：日本
技術類型：生物科技
關鍵字：專利有效性、t-PA、因子、胞質素、DNA
案號：大阪高等裁判所平成 6 年 2 月 25 日判決平三第 2485 號 日期：1994 年
壹、案情摘要
原告為一美國高科技公司，擁有日本專利第 1599082 號「重組人體組織胞 質素前驅體活化因子」專利權。昭和 62 年原告向大阪地方法院起訴，主張被告 侵害其專利權，請求停止侵害。
本案涉及的發明簡稱 t-PA 或人體 t-PA，英文為 recombinate human tissue plasminogen activator。胞質素前驅體原為一種人體自然產生的蛋白質，存在於人 體血液之中。t-PA 是存在人類基因內的蛋白質，由一串胺基酸組成，能夠找到這 種前驅體，並加以變換，產生胞質素(plasmin)。胞質素可以將血管內之纖維素(fibrin) 所形成之血檢溶解，具有治療血栓症之效果。
貳、法律問題
本件專利是一種利用基因工程大量生產 t-PA 的方法。該方法包括：
1. 利用具有人體 t-PA 編碼之 DNA，對人類細胞以外之宿主細胞作轉形；
2. 將該轉形宿主細胞在可能發現該 DNA 之條件下培養，產生具有所示五種特 性及所示胺基酸序列之 t-PA；及
3. 回收該 t-PA，獲得不含人體來源以外之蛋白質之重組人體 t-PA。
該專利除請求上述 t-PA 製法之外，尚請求該 t-PA 及以該 t-PA 為有效劑量 之血栓治療劑。
參、法院判決
依原告之主張，被告等已開始製造侵害其專利之 t-PA，並向日本厚生省申 請上市許可，且已進入試產。
第一審法院審理結果，認定被告侵害專利權，判令被告不得使用該專利方 法，不得製造、販賣該專利製劑，並應銷毀其 t-PA 與製劑。被告乃提起上訴。
被告於上訴審除抗辯其方法，產品及製劑與系爭專利不同外，最主要的爭 執乃在其專利之有效性。被告之主張包括：發明未完成；不具新穎性及進步性；
優先權喪失及修正專利說明書不合規定。第二審法院判決被告上訴無理由，並闡 釋承審專利侵害之法院對專利有效性之審理原則。
肆、判決理由
「已獲得專利之發明有無專利法第 29 條第 1 項規定之欠缺新穎性之情事，
其最後判斷應於專利無效之再審查中決定。然而依據專利發明全部為公知等事 由。主張該專利權明顯無效之情形，因對專利發明之技術範圍之認定，乃至於專 利權之主張成立與否之判斷，均有影響，審理專利權侵害是否成立之法院，於事 件解決必要之範圍內，有必要判斷新穎性是否明確成立。再者於明顯欠缺專利法 第 29 條第 2 項規定之進步性之情形，同樣影響及專利發明之技術範圍之認定，
雖為侵害訴訟之審理法院，於該限度內亦需檢討專利發明是否具備進步性。」
伍、評析
依據日本的法律規定，專利權核准、發證之後，如有發現該專利有不合法 之情事，可向專利局（特許廳）提起舉發（無效審判）。對專利局的舉發審定不 服，則應向東京高等裁判所上訴。因此在大部份的案件中，專利權是否有效，是 由專利局或東京高裁判斷。即使另外有專利侵害訴訟，也是如此。
不過，專利侵害訴訟的審理法院，本來就有判斷專利權是否有效的職權。
這是因為專利權是否有效，乃是民事請求是否成立，以及刑事犯罪是否成立的最 重要基礎。如果法院無法就此形成心證，判決結果能否達到具體的妥當性，乃至 於能否令當事人折服，將成為問題。
在歐美國家，專利局可能也負責審理專利公告後的「異議」（公眾審查）案 件，但在發生侵害訴訟時，法院在被告的主張下，仍必須就專利權是否有效，進 行實質的審理，不待其他機關代為決定。在美國甚至有許多著名的專利侵害案件
（例如 Heyes 案），專利的有效與否是由陪審團來審理。
在日本及我國，因為舉發案件是由專利局審理，法院在心態上傾向不處理 專利權有效與否的問題。在此背景之下，乃發生本案「審理專利侵害案件的法院，
應否審理專利權有效與否」的問題。
依照本件大阪高等法院的判決，承審專利侵害訴訟的法院，只在「解決事 件的必要範圍內」，就專利權是否「明顯」無效的問題，進行審查。至於專利權 的取得是否「真的」違法，則不在其審理範圍。
在「新穎性」的判斷上，本件判決認為：
1. 本件專利所涉及的 t-PA 製造技術，在專利申請前已經存在。但當時的 技術之下，所使用的 t-PA m RNA 含量極微，濃度極低，且需較長的 t-PA m RNA 片段。而本件發明則利用部份的 t-PA c DNA 片段即可製得 t-PA，獲得提高的產 量。
2. 本案發明將 t-PA c DNA 全長進行解析，獲得 t-PA m RNA 之序列，解 析出 t-PA 之胺基酸序列全長，使得同業人士易於製造 t-PA。
3. 本發明透過重組 t-PA c DNA，獲得在宿主細胞中可表現 t-PA 之生理特 性之結果，使得人工大量製造 t-PA 成為可能。
4. 在被告所提的「習用技術」文件中，對於本案發明所述的特定具體製 法，均無具體之說明，不足以證明本案不具新穎性。
而在「進步性」方面，本件判決並未深入討論，僅輕描淡寫提到，本案所涉 及的技術領域，屬於最先進的技術，不是立即可以決定的問題。法院依據化學物 質有關之專利審查基準，由被告所提的證據中，無法得到「明顯欠缺進步性」的 心證。再由其他基準，也無法獲得該結論。因此無法採信被告的主張。
在本件判決中，東京高等裁判所拒絕對專利有效性進行實質的審查，將自己 權限限縮到「明顯欠缺專利要件」的範圍，不甚值得贊同。日前日本已經修改專 利法，廢除領證前的公告，而將異議程序延到領證後。未來似應進一步廢除專利 舉發制度，將專利有效性的判斷權，回歸法院，才能使法院在審理專利侵害訴訟 案件時，能有整體妥當之判決，達到一次解決紛爭的目的。
案例 2.2 微生物專利申請之「取得容易性」
國別：日本
技術類型：生物科技
關鍵字：取得容易性、微生物
案號：東京高等裁判所平成 7 年 11 月 28 日平六第 289 號 日期：1995 年
壹、案情摘要
原告在昭和 62 年 2 月 3 日間以「草食動物之硝酸鹽中毒預防方法」，向特 許廳申請發明專利，經編為特願昭 62-37759 號專利申請案。經審查之後，於平成 4 年 11 月 19 日審定駁回。原告申請再審查，在平成 6 年 10 月 21 日復遭駁回，
因此向東京高等法院起訴，請求撤銷再審查審定。
本件申請專利之發明，是一種對草食性動物飼以脫氮細菌，藉以防止其硝 酸鹽中毒之方法。特許廳初審認為，本案所使用之「脫氮細菌」如何取得（入手）， 在專利說明書中未予記載，違反昭和 60 年修正之專利法第 36 條第 3 項規定：說 明書之記載，應達使同業人士易於實施本案發明之程度。因予駁回。
原告申請再審查時則補充說明該案有關微生物之寄存編號，並陳明在說明 書中引用之文獻作者在本案申請專利之昭和 61 年當時，已同意分讓本案所使用 之微生物，且於申請當時，發明人已獲得分讓該微生物之菌株，於審查當時也可 能請求分讓。主張本案並無說明書內容不備之情形。
特許廳審理結果則認為，依專利法規定，有關微生物之發明專利申請案，
於申請時應記載該微生物已寄存於指定寄存機關之事實。違反這項規定，應認為 說明書內容不備。原告雖於再審查時說明，該微生物於申請當時可能請求分讓，
但不過是其個人因素。原告並未證明任何人均可請求分讓，也沒有證明該微生物 容易取得。其補正寄存編號，應視為發明實質之變更，不予受理。
原告起訴主張，依專利法規定（專利法施行細則第 27 條之二關於微生物寄 存之規定），微生物有關專利案並非全需記載寄存編號。如該微生物「容易取得」， 則不必記載寄存編號。本案申請時既已記載有關文獻，任何人均可由其文獻內容 得知該微生物之功能及性質，更可連絡文獻作者，詢問分讓方式。
原告並提出大學理學部教授佐藤敏生的證明書，證明：
1.
脫氮光合成細菌 Rhodopseudomonas sphaeroides forma sp. Denitrificans 是 該教授在東京都立大學任教時所發現；2.
當時發現光合成細菌七株（IL101-IL107），上開細菌為編號 IL-106；3.
上述細菌之菌株在昭和 61 年當時可向東京都立大學申請分讓；4.
本案申請人是在昭和 61 年自佐藤教授受讓；5.
於該證明書作成時，該菌株仍可接受一般人申請分讓。貳、法律問題
「容易取得」之微生物發明專利申請是否必須載名寄存標號？
參、法院判決
因此，東京高等法院乃判決撤銷原再審查審定，並命特許廳負擔訴訟費用。
肆、判決理由
1. 依據上述事實認定，本案發明中所使用之具有脫氮能力之光合成細菌
「Rhodopseudomonas sphaeroides forma sp. denitrificans」，由上開文獻記載可 知，係屬本案申請前公知之微生物。因此，希望利用上開微生物之人士，
容易且可能向上開文獻所記載之佐藤敏生教授之研究小組詢問。如此一 來，即可認定上開微生物係可供分讓。據此，本案發明所使用之微生物（脫 氮細菌）相當於本案申請前同業人士易於取得者。」
2.依上所述，本案發明中所使用之微生物為本案申請前同業者易於取得者，
即堪認定。對於上述事項之補正，亦未變更說明書之本質，至為明確。」
伍、評析
1. 依日本專利法施行細則第 27 之二條規定，關於微生物之發明專利申請 案，除該發明所屬技術領域內具有通常知識之人士易於取得該微生物 者外，應檢討依布達佩斯條約規定之國際寄存局之寄存憑證或特許廳 長官指定機關受理寄託該微生物之說明文件。本條規定之理由乃是因 為專利法之所以賦與專利權人專有使用、製造、販賣及進口其發明之 權理，乃是希望發明人將其發明公開於世，使他人得以據以從事改良 研究，藉此提昇整體技術水準。在此了解下，如果發明人對其發明內 容交代不清，使同業人士無法據以實施，則專利法「將發明公諸於世」
之目的，也就無法達到。而「他人得據以進一步研究發展」之目的，
毋寧是緣木求魚。
2. 為達成專利制度之上述目的，各國專利法無不規定，專利說明書應使
同業人士能「據以實施」其發明。於此，若干國家更可能規定，其程 度需達「易於實施」。但無論如何，如果專利說明書內容疏漏，專利局 均可據此駁回專利申請。為能充分展示發明之內容，專利說明書之表 現方式亦不一而足，並不限於文字表達。因此軟體的流程圖、顯示畫 面；微結構之放大、顯微照片、化學品之檢磁共振頻譜、主觀測試之 測試報告．．．，均為表現發明內容的表現方法。面對微生物而言，
雖然微生物的育成、發現、蒐集、培養、純化、繁殖方法，乃至其特 性與性狀均可能以文字、照片等媒介表達，但無論如何，均屬空中樓 閣，同業人士仍難以「據以實施」。
3. 所謂「據以實施」或「易於實施」，於微生物有關發明，主要是指實施 發明專利說明書所記載的育種、蒐集、培養、純化、繁殖，以及所得 微生物的應用、加工等。由於生物種菌發現的不可預測性以及基因突 變的不易重複性，如果沒有微生物菌株，都是不實在。因此，專利法 施行細則乃規定，微生物有關之發明專利申請案，於申請前均應將其 菌種寄存。如此一來，取得專利後，他人才能真的「據以實施」。不過，
如果該菌種是同業人士易於取得者，則申請人即使未將微生物寄存，
並不妨害他人「據以實施」。因此專利法施行細則乃有此例外規定。於 此情形，如果是一種「公知」的微生物，則任何人均易於取得，當然 不用寄存。如果不是一種「公知」的微生物，則必須說明他人可以取 得該微生物的方法。同時，此種方法應是「容易」的方法，而不是「不 容易」的方法，例如在地理上不容易取得，在經濟上不容易取得等等。
4. 在本案中，特許廳認為，雖然申請人舉出菌株發現者佐藤教授之證明 書，但因證明書是在平成四年（1992 年）才製作，不能用以證明佐藤 教授在昭和 61 年（1986 年）當時之意思。也不能證明任何第三人均可 請求分讓，更不能證明第三人明瞭佐藤教授願意分讓之意思。因此無 法證明申請專利當時該菌種為同業易於取得者。不過，法院由該佐藤 教授之證明書，並參照專利說明書中引用佐藤教授之論文。該論文發 表於系爭專利案申請前，對有關微生物之培養方法，釋出含氮氣體之 能力，均有詳細說明。足證該菌種已是申請前公知之微生物。任何人 希見分讓，只要向佐藤教授之研究室洽詢即可得知佐藤教授是否有意 分讓。因此認定本案符合「申請前容易取得」之微生物，不必寄存。
5. 在本案中，另一項爭點在於，「取得容易」是指申請前或申請後？專利 法施行細則上開條文規定之直接中譯是「希望申請微生物有關發明之 專利者，除該微生物為同業人士所容易取得者外．．．」。因此特許廳 主張：「容易取得」是指申請前容易取得，應為正解。據此，如果在申 請前不易取得，但申請之後因故成為容易取得者，申請人在申請時若 干附寄為證明，則專利可能遭到駁回。在日本專利法下，寄存證明如
果可以補正，則其寄存日期應在申請日前，更是不在話下。
案例 2.3 遺傳工程專利適用均等論
國別：日本
技術類型：生物科技
關鍵字：胞質素、t-PA、細菌
案號：大阪高等裁判所平成 8 年 3 月 29 日判決，平六第 3292 號 日期：1996 年
壹、案情摘要
原告為美國生物科技公司，在日本申請取得第 1599082 號「重組人類組織 胞質素前驅體活化因子」(A 專利)及第 1852721 號「以可發現具有人類組織胞質 素前驅體活化因子編碼之 DNA 之發現載體(vector)作形質轉換之宿主細胞」(B 專利)兩項發明專利權之專利權人。
所謂組織胞質素前驅體活化因子，英文為 tissue plasminogen activator，簡寫 為 t-PA，能夠增強形成血栓之纖維素之溶解性，用以溶解血栓，治療心肌梗塞。
t-PA 是一種人體基因內的蛋白質。上訴人發現一種可以大量生產這種蛋白質的方 法。是以含有人體 t-PA 編碼之 DNA，使人類細胞以外之宿主細胞(指細菌、酵母 菌或哺乳動物細胞，在本案中特指 CHO(中國倉鼠卵巢細胞)轉形，培養該宿主細 胞而製造該 t-PA，回收後即可獲得 t-PA。
A 專利是包括製造方法，所得之 t-PA 及含有該 t-PA 之血栓治療劑。(有關 A 專利之說明，可參考 C-5 案例說明。)B 專利之申請專利範圍則為：
「在轉形之細菌、酵母菌或哺乳類動物細胞中，以具有下列胺基酸序列 1~527 之人體組織胞質素前驅體活化因子編碼之 DNA 在得以發現之條件下重 組，以發現載體轉形之細菌、酵母或哺乳類動物細胞。」在兩項專利中均記載相 同部份之胺基酸序列。
貳、法律問題
A 專利範圍是否侵害 B 專利的專利申請範圍？
參、法院判決
平成六年原告向大阪地方法院起訴主張被告公司侵害其專利權，請求防止
侵害，第一審判決敗訴。原告乃提起上訴。大阪高等法院審理結果認為被告之 t-PA 雖然在第 245 位置之胺基酸與原告專利不同(被告為蛋氨酸基 methionine，Met，
系爭專利為纈氨酸基(Valine, Val)，但此種差異不影響其 t-PA 之功能，其結果在 本案申請時(優先權日)具有高度預測可能性，因此判斷為均等。
據此，大阪高等法院廢棄原判決，禁止被告：
1. 利用附件一之轉形 CHO 細胞製造 t-PA，
2. 製造、販賣、為販賣而宣傳、廣告附件二之 t-PA，
3. 利用附件三之方法製造、販賣、為販賣而宣傳、廣告附件二之 t-PA，
4. 製造，販賣，為販賣而宣傳，廣告附件四之粉末狀注射用製劑，
5. 銷燬其所有附件一之 CHO 細胞，附件二之 t-PA，及附件四之粉末狀注 射用製劑，
6. 第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔，
7. 上訴人提供一億元擔保後，得假執行。
肆、判決理由
1.依據學說，均等之要件包括替代可能性與容易想到特性，….該二要件乃 均等之積極要件。另一方面亦需於個案，依據專利申請時之情狀等，判斷 是否有妨害認定屬於其技術範圍均等之事由存在。本案中被上訴人之 t-PA 為 met- t-PA，判斷其與 A，B 兩發明之 val- t-PA 是否均等時，上述積極 要件、消極要件之存否，均應考慮，始得認定為均等，如此始能完全調和 專利申請範圍之記載與信賴第三人之利益。」
2.基上所述，同業人士基於 A，B 發明專利說明書之記載以及本案優先權日 當時之通常知識，為發現具有更優異特性之 t-PA，將申請專利範圍記載之 胺基酸序列之部份胺基酸基加以變動，極易製得不同胺基酸序列之 t-PA，
已可認定。依上述 7，4，3 之(6)、(7)所認定之事實，此種變異體除能証 明具有與原 t-PA 更為優異之特性外，由科學觀點視之，不能認有特殊之 實用意義。」
伍、評析
均等論能否適用在生物科技有關專利，乃至於應如何適用，對日漸重要的 生物科技而言，應是極重要的問題。本案中，被告物品與專利案之差異，僅在某 一位置所附加的胺基酸。依本件判決的認定，Val 與 Met 兩種胺基酸，其蛋白質 立體構造近似，其互相間之變異極為頻繁，且其改變經常不能影響蛋白質的特
性，而在合成過程中出現何者往往不能預測。此外，在本件專利案的說明書中也 明白記載，在重組 DNA 的過程中，可能在特定部位發生突然變異，也可能發生 一個或多個胺基酸的取代、逸失、附加或轉位，但均不會影響其基本特質。
依此認定，本件判決進一步認定，被告所製造的 t-PA 就本案申請專利的優 先權日當時技術而言，為可能替代，且容易想到，因而判斷被告的 t-PA 侵害專 利權人的專利權。
本件判決並認為，兩件專利權的內容主要在說明如何利用重組 DNA 技術 製造 t-PA。如果同業由其說明書，並參用自己當時擁有的技術，即可製得相當量 的 t-PA，則可認為「容易想到」。
雖然本案肯定在生物科技中仍有均等論的適用，但是判斷是否均等的時 點，日本最高法院已經認為應是「侵害發生時」（見本章有關「無限滑動用．．．」
乙案之介紹）。因此本件判決所表示的意見，應僅有部份參考價值。
案例 2.4 潛水艇專利
國別：日本
技術類型：資訊科技
關鍵字：潛水艇專利、半導體裝置、優先日 案號：東京高等裁判所平成六年第 3790 號判決 日期：1997 年
壹、案情摘要
被告是美國有名的德州儀器(Texas Instrument Inc.)公司，於 1959 年首先開 發出「半導體積體電路」，乃分別在同年 2 月 6 日及 12 日向美國專利商標局申請 專利，並於次年 2 月 6 日以「半導體裝置」為名向日本申請專利（第一案）。該 申請案在 1964 年分割（第二案），分割案又在 1971 年 12 月再度分割（本案）。
本案在 1986 年 12 月 27 日核准公告、在 1989 年 10 月 30 日獲頒專利，專利期間 15 年。
上述申請案中第一案在 1955 年核准公告，1967 年領證，專利期間到 1970 年 6 月 26 日止。第二案則在 1957 年審定駁回，經上訴後仍遭駁回，於 1974 年 確定。
原告富士通株式會社與被告之間本來就有專利授權契約。1990 年 12 月左 右雙方談判延長授權契約時，被告突然提出要求，主張原告已使用到本件專利，
要求原告給付相當的權利金。原告認為本案是在優先權日（1959 年 2 月 6 日）
後 30 年才取得的專利權，而原告此時所生產的積體電路，在集積度上面與該技 術相比，已經不可同日而語；其產品應未使用被告公司本件專利技術。雙方因而 產生爭執。被告乃向原審東京地方法院起訴請求判決確認：
「原告製造及販賣附件甲物品目錄及附件乙物品目錄所記載各半導體裝 置，未侵害被告第 320275 號專利權；被告對原告無損害賠償請求權。」
本件專利之申請專利範圍大略如下：
「一種電子電路用半導體裝置，具有：
單一之半導體薄板，備有主要表面及內面（A1）；
該半導體薄板含有複數電路元件（A2）；
該電路元件中，在該薄板之外部具有複數拉出線，以對有導接必要之電路 元件作電氣的連接（A3）；
各該電路元件在該薄板之不同區域互相形成有距離之間隔（a）；
各該電路元件至少含有一個由該薄板之主表面上為終點之接合，而劃定之 薄形區域（b）；
在該薄板表面上形成鈍性絕緣物質（C1）；
在該薄板表面上，該鈍性絕緣物質之上，披覆形成複數之電路連接用導電 物質（C2）；
該各電路元件中選定之薄形區域以該電路接續用導電物質作電氣的連接
（d1）；
經由有關電氣的連接，使各該電路元件間作必要之電氣電路連接，形成電 子電路（d2）；
該電子電路因使用各該電路元件及該電路接續用導電物質，配置成實質的 平面狀。」
被告對原告起訴之原因（訴訟利益）並不爭執，但對原告產品有無使用其 專利權，則有不同意見。
貳、法律問題
本案雙方最大的歧義在於被告專利中所使用的「披覆」乙詞（日文為「被 著」），是否包括目前技術下之「光罩蒸鍍」、「CVD 化學蒸鍍」、「濺鍍」方式所 產生的「密接」（日文：密著，英文：adherent to）狀態。依被告上訴時的主張，
其專利權之範圍，應包括「密接」狀態之元件。
參、法院判決
法院依據另案美國關稅及專利上訴法院的判決意旨，認為「披覆」才是本 件發明人奇路比的發明重點，而「密接」則是另一件專利案發明人諾伊斯的發明。
兩者涇渭分明，各不相屬，因此判決原告的作法屬於「密接」，而非「披覆」，故 不屬被告的專利權範圍。
肆、判決理由
「本案一如前述，經檢討其申請過程之結果，本案發明之構成要件（c）之
「披覆」應包括「密接」之主張，在本案所由分割之第一案最初專利說明書，並 未有所說明。解決上述課題之方法，不屬奇路比，而應屬於諾伊斯。換言之，依 本發明之本質，「披覆」並不包含「密接」之情形。」
「再者，專利發明之構成中之要素如以某一技術手段加以取代，而採用專 利申請時所未知之技術手段，該手段可能不相當於申請專利範圍之文義解釋之內
容，但即使原原本本利用該專利發明之技術思想，該技術手段在侵害時為同業人 士明顯容易想到，為對專利發明提供具實質價值之保護，此種態樣也應認為屬於 該專利發明之技術範圍。但本案一如前述，該發明與第二案為實質上同一之發 明，且其分割申請並不適法，應認為本件發明本來即具有可視為無效之瑕疵。這 種發明因適用上述理論，如對之提供超過此種實質上之價值保護，即難謂為妥 當。」
「再者，上訴人主張奇路比氏對積體電路之發展，著有無上之功績，本件 發明應受到尊重。唯查奇路比氏之功績，為本院顯然知悉之事實。我國為回報其 功績，已以專利權核准於第一案（專利第 320249 號）。該專利權直到存續期間屆 滿，均無任何瑕疵。而本件專利權雖因分割申請之不適法，無法給予專利，因而 無法認可本件專利權之行使。此種認定對奇路比氏之上述功績，尚無任何損害。」
伍、評析
1. 「一發明一專利」已是世界各國專利法的原則。一件發明如果已經准 許一項專利，即無法再取得其他專利。不過，如何認定為「同一發明」， 在申請時固然是由專利局認定，但最後仍需由法院認定。本案申請當 時專利局准許分割，但最後法院卻推翻專利局的認定，其不利益則歸 於申請人。
2. 本件專利在 1960 年提出申請，直到 1986 年才取得專利權，其間經歷 近 30 年。特許廳審查過程冗長，不但未稍減申請人取得專利的意志，
反而使申請人在科技已經一日千里，日新月異之後，獲得具有爆炸性 威力的專利權。這種現象一般稱為「潛水艇專利」。不過，行使這種專 利權的結果，法院卻不願提供有利的保護。
3. 由技術發展的角度來看，一項新技術發展出來之後，如果該技術有應 用價值，一定趨向細分化，精緻化發展。這也是專利權有其一定存續 期間的理由。在此制度之下，一項基礎專利固然可以涵蓋不同領域的 後續發展，但因有專利期間限制，故不致於阻礙產業發展。不過，由 於專利審查時未能把握這項原則，使得專利權人在 30 年後才取得專利 權。為解決這種制度上、行政上的瑕疵，法院必須另闢途徑，找到其 他足以折服專利權人的理由，而拒絕給予保護。本案這種結果，應可 視為法院為專利局清理善後的實例。
案例 2.5 Neuson 公司控告藤本杉案
國別：日本
技術類型：電子科技
關鍵字：職務發明、專利轉讓、獎勵金
案號：東京高等法院上訴審 1994 年 7 月 20 日判決 日期：1994 年
壹、案情摘要
本案為有關藤本 杉訴 Neuron 股份有限公司關於職務發明專利權轉讓義務 確認及獎勵金的計算問題。
以電子、電氣的製造銷售為目的的訴外股份有限公司 SRD 的技術部長被告 藤本杉(上訴人)在 1983 年初在公司內完成了信號檢波裝置的發明，1983 年 6 月 23 日以自己的名義在美國專利局提出專利申請，1985 年 9 月 10 日以原告的名義 將該專利權註冊登記，訴外 SRD 公司在 1983 年 7 月 1 日將該發明在日本提出專 利申請，1985 年 6 月 24 日在英國，同年 26 日在西德提出專利申請，上訴人對 此事實沒有提出任何異議。訴外 SRD 公司提出原告與訴外 SRD 公司之間曾經約 定在美國取得專利後將該專利轉讓該訴外 SRD 公司。訴外 SRD 公司在 1986 年 將該專利，包括營業權，轉讓給日立化成股份公司。日立化成股份公司將該專利 轉讓給自己出資設立的原告股份公司 Neuron(被上訴人)，因上訴人自己在美國提 起申請，致使 Neuron 公司遭受損失 50 萬日圓，為此提起訴訟，東京地方法院 做出第一審判決，原告請求成立。被告不服判決向東京高等法院提起上訴。
原告訴稱，在 1983 年 SRD 公司與股東職員之間有關職務發明專利申請權，
理所當然地在發明完成時轉讓給公司。被告當時是 SRD 公司的部長，然而因被 告在美國自己進行了專利申請致使原告不能行使該專利註冊登記手續，而蒙受了 損失 50 萬日圓，為此提起本訴訟。
被告辯稱，SRD 公司以公司名義準備提出申請時遇上了以下問題：SRD 公 司在本案所涉及的專利申請之前（1983），本件發明使用的磁性卡片，閱讀器已 開發，在美國銷售量順利上升，SRD 公司收到侵犯其他公司專利的抗議。在這 種情況下如果用公司的名義提出本件專利的申請，SRD 公司的競爭對手知道的 話，必將受到干擾。另外，SRD 公司銷售的商品已超過一年；以上作為「眾所 皆知」，該專利被美國專利局不予認可的可能性是很大的。因此，上訴人認為，
個人的名義提出專利申請是比較好的，才選擇了以個人名義提出申請。當時有過 默契，上訴人如取得美國專利後，該專利將轉讓給 SRD 公司，專利權者名字也
改為 SRD，所以本專利申請費全額（25 萬日圓）由 SRD 公司負擔，另外，SRD 公司在 1983 年 7 月 1 日在日本專利廳提出專利申請，1985 年在英國，同月 26 日在西德分別提出了專利申請，對此上訴人沒有提出任何異議。
貳、法律問題
一、公司與員工之間職務發明的歸屬（日本專利法第 35 條第 1 款）如何界定？
二、職務發明應有的獎勵（同條第 3 款）如何？
參、法院判決
職務發明專利權歸公司所有，但應當支付發明者獎勵金。一審判決全部否 定，被上訴人的請求不予認可。
參、 判決理由
經法院查證：
一、本發明是上訴人的個人發明，之所以在美國提出申請是因為比其他國家更有 權利化的可能性，上訴人準備去美國提出申請一事，當時 SRD 的總經理完 全知情。
二、被上訴人主張的 SRD 公司與股東、員工之間有專利權轉讓的默契的合意不 存在。
三、上訴人辯稱，以自己的名義提出申請是為了防止競爭對手公司的干擾。而事 實上美國的專利制度並非公開審查制度，所以在取得專利之前專利內容不可 能讓該公司知道。另外，日本的專利制度是公開制度，也要在提出申請一年 六月後專利內容被公開，才有可能讓他公司知道申請內容。即使現在，美國 專利成立的八個月前申請，內容被公開，這也與上訴人的主張相矛盾。
四、SRD 公司負擔申請費的問題，當時上訴人去美國時，手邊正好沒有錢，SRD 只是受其委託代替支付，以後本專利的更新都是由上訴人自己負擔，先後支 付 71,275 日圓和 171,629 日圓。
五、在日本、英國、西德中立申請的事實被上訴人全部認可，上訴人之所以沒有 異議是因為上訴人沒有在這些國家提出申請。
東京高法院的判決理由：
一、本件發明發生在 1983 年，在 SRD 公司還沒有關於職務發明的明文契約、工
作規則及其他規定，當時 SRD 公司代表股東原一雄股東計劃部部長對有關 職員發明只知道專利接受權利當然歸使用者公司，不知道公司在接受專利權 利時應當支付一定的獎勵金。但是日本專利法規定：關於職務發明理所當然 歸所在公司，同時考慮確保員工權利，一方面考慮到使用者的職務發明所作 出的貢獻，另一方面該專利受讓人在接受專利轉讓時，使用應該設定一般實 施權利（日本專利法第 35 條第 1 款），在調整兩者利益的基礎上，設定專利 用實施權利時，應當規定給發明者一定的獎勵金。（同條第 3 款）
二、根據日本專利法，員工等有明確意思或默認的意思可以推定的以外，接受專 利的權利或專利權利歸公司所有的結論不能輕易地進行推論。特別是使用只 將職務發明無償歸公司所有的意思沒有明白的表示時，不能進行推定。本案 專利在英國、西德提出的申請時間比上訴人辯稱的有默認時間晚兩年，以證 據來看也不能足以證明。況且，專利申請是在各國獨自進行的，所以不能推 認有默認合意。
三、訴外 SRD 公司為申請專利支出的專利申請費 25 萬日圓，作為發明獎勵及轉 讓的費用，這是對日本專利法第 65 條之 2 的誤解。
伍、評析
80 年代日本一些公司裡還沒有明確職務發明規則，職務發明的轉讓的獎勵 金以及獎勵金的計算方法，在這種背景下發生的職務發明的歸屬問題，這對發展 中國家的企業如何解決好企業與員工的職務發明問題是一個很好的參考。本專利 是在日本的發明，但先於美國進行專利申請並完成註冊登記手續，這給本案帶來 了複雜性，經由對該案可以瞭解到有關美國、日本的專利審查制度。
本判決理由中有關適用日本專利法的職務發明規定的理由沒有充分進行查 證。有教授提出，若本判決書如能進一步指明發明如果在國外進行應適用外國 法，雇用合同在日本簽訂，其準據法是日本法，因此適用日本專利，這樣判決的 理論就較為完整。
案例 2.6 承攬人在電腦程式的開發的債務不履 行責任案
國別：日本
技術類型：資訊科技 關鍵字：數學演繹 案號
日期
壹、案情摘要
原告及被告均是開發及改造電腦程式的公司。被告從定做人處承包了利用無 線通信裝置的積體（半導體）指令系統程式的解析改造工作，並轉包給原告(契 約締結日為昭和 60 年 12 月 10 日，契約金額為 600 萬日元，支付日為完成並交 交付標的物 2 個月後的 5 號)。此外，被告還將制作道路遙測儀軟體及修改 BOSS 系統軟體的工作轉包給了原告。
原告訴稱：在其承包過程中，因被告未向其提供積體指令系統程式的說明 書，且積體指令系統程式自身亦不完備，導致了最終不能完成解析及改造集成指 令系統程式的工作。因上述不能履行契約的原因是由被告造成的，故原告要求被 告履行支付契約金額 600 萬日元的義務。
被告辯稱：因原告自身的原因導致了解析及改造積體指令系統程式的失敗，
且因原告不能履行其債務，而最終由被告自己花費 324 萬 8042 日元制作並完成 了指令系統程式。故被告向原告提出反訴，要求原告賠償因其不履行債務而使被 告蒙受的 724 萬 8042 日元(被告支出的費用減去契約金額)的損失。另外，被告 曾將其從定做人處承包的制作道路管理情報系統程式的工作的一部分(ISIC 程式 的制作)轉包給原告(於昭和 60 年 12 月 10 日共簽訂了 6 個契約，金額為 200 萬 日元，並約定，驗貨後發現的程式上的錯誤，原告將承擔修改的費用)。據被告 稱，原告交付的程式中存在許多不可修改的缺失，且據被告判斷原告無能力重新 制作程式，被告便自行制作並完成了測試。根據 6 個契約中的特約規定，被告向 原告提出反訴，要求原告賠償因其不履行債務而使被告蒙受的 422 萬 1525 日元 的損失。
貳、法律問題
1、是原告還是被告應對本案承包契約中積體指令系統程式的解析改造工作的失 敗負責，即誰應承擔債務不履行的責任?
2、債務不履行所造成的損失，即賠償額應為多少?
3、就原告同被告提供的 ISIC 程式中的欠缺，被告是否有充足的理由不使原告修 改而重新制作?
4、就上述 3 的焦點，如被告必須重新制作 ISIC 程式，其因原告不履行債務而蒙 受的損失額應為多少?
參、法院判決
1、同意被告的反訴。判定原告應對本案承包契約中積體指令系統程式的解析改 造工作的失敗負責，即原告應承擔債務不履行的責任。
2、原告應向被告賠償因其不履行契約義務而給被告帶來的 284 萬 6700 日元的損 失。
3、同意被告的反訴。判定被告有充足的理由重新制作 ISIC 程式。
4、原告應向被告賠償因其不履行契約義務而給被告帶來的 423 萬 1525 日元的損 失。
肆、判決理由
1、據原告稱，因被告未向其提供積體指令系統程式的說明書而致其不能履行契 約。但據證實，在簽訂本契約之前，原告與被告曾多次就積體指令系統程式 進行商討，且就在被告向原告轉包之前，被告又曾委託兩名技術人員向原告 的負責人就積體指令系統程式進行了數次解說。根據制作指令系統程式的兩 名證人的證詞，解析系統程式雖非易事，但即使沒有該程式的詳細設計，也 可對該程式進行解析及改造。據此，該說明書並不是本案程式解析及改造中 不可缺少的資料。故法院認定不能完成積體指令系統程式的解析及改造工作 的原因在於原告解析及改造程式的能力，故同意被告的反訴，確定原告的債 務不履行責任。
2、鑒於上述的判決，法院根據被告自行完成解析及改造積體指令系統程式所支 出的費用，確定其因原告不履行契約義務而蒙受的損失金額為 884 萬 6700 日元，扣除無需向原告支付的承包契約金額 600 萬日元，原告應向被告支付 賠償金 284 萬 6700 日元。
3、就原告接受被告的轉包而制作的 ISIC 程式，法院同意被告提出的證據及主 張，即被告於昭和 61 年 4 月開始對該程式進行了綜合測試時發現了許多缺 隙，且如需要使用該程式必須重新制作。據此，法院判定原告應付債務不履 行責任。
4、鑒於上述的判決，法院根據被告用於重新制作支出的費用，判決原告賠償被
告 423 萬 1525 日元。
伍、評析
1、是否存在不履行債務的責任
根據日本民法第 4I5 條，在類似本案的有關電腦程式的改造及開發的承包契 約中，承攬人可能負擔三種債務不履行賣任，(1)遲延履行(即雖可履行債務，但 因不履行而造成超過履行期限)；(2)不完全履行及(3)履行不能。根據日本的案例 及學說，決定債務不履行的條件在於是否存在 "應歸咎於債務人的事由"。因此 如債權人能證明債務人不履行債務是因為債務人自身的原因所致，債權人則可要 求債務人賠償損失。
根據一般的學說，"應歸咎於債務人的事由"是指債務人故意地、有過錯地或 違反誠信原則而造成債務不履行的行為。在本案中，應以與債務人同行業、同規 模及同程度的企業作為標準來衡量債務人是否懈怠了自己應盡的努力及責任，即 是否存在 “應歸咎於債務人的事由”而使其負擔不履行債務的責任。換言之，
若債務人雖已盡其責，但由於"不應歸咎於債務人的事由"致使債務未被履行，債 務人將不負不履行債務的責任。但在實務中，如何判斷何為"應歸咎於債務人的 事由"及"不應歸咎於債務人的事由"即是一個十分微妙的問題。
本案中在如何判斷 "應歸咎於債務人的事由"上存在一些問題。即，本案沒 有將與債務人(原告承攬人)同行業、同規模及同程度的企業的技術能力作為衡量 的標準，而只是根據程式制作人及有關人員的證詞作出了債務人的程式改造能力 不足是導致其不履行債務的判決。本案的原告針對被告的反訴應向法院提出證據 證明在同樣的承包契約及同樣的情況下，與原告承攬人同行業的且與原告承攬擁 有同樣規模及同樣技術能力的企業無法完成本案的承包工作，通過舉證這一客觀 標準，原告承攬人便可證明承包的失敗是由於"不應歸咎於債務人的事由"而引起 的，從而免除自己的不履行債務責任，進而達到同被告索賠的目的。但在本案中，
原告沒有成功地做到這一點，反之卻讓被告成功地使法院接受了其反訴中的主觀 證詞。
2、賠償損失的範圍及計算方法
日本民法第 416 條規定，賠償損失的範圍為由於不履行債務所引起的當事人 可預見的損失。即，債務人應賠償與債務不履行有相當因果關係的損失。
相當因果關係的理論雖被廣泛使用，但在實際的案例中卻缺少一貫性。法院 在裁定債務人應負擔多少債權人蒙受的損失時，通常會考慮其它一些要素(例 如，當事人交易的實際倩況、契約標的物的種類及性質、當事人的經濟及社會地 位及被侵害的利益的性質等)來決定最後的賠償損失的範圍及金額。
在本案中，因法院判決原告承攬人因其自身的事由而不能履行承包契約中規
定的債務，所以裁定被告債權人支出的器材租金費 63 萬 3000 日元、為檢查修改 程式而支出的住宿費 42 萬 2870 日元、出差費用 59 萬 830 日元以及用於積體指 令系統程式的解析改造工作的人工費等，為與原告債務人的不履行債務有相當因 果關係的損失。但對被告債權人提出的用於積體指令系統程式的解析改造工作的 人工費 1160 萬 1342 日元，法院給予其 720 萬日元的賠償額其原因在於法院考慮 到被告債權人與定做人之間的承包契約額僅為 720 萬日元，故認定被告債權人花 費上千萬日元的人工費用於完成本案的承包工作不合理，所以判定被告債權人要 求的人工費 1160 萬 1342 日元與 720 萬日元之間的差額部分，與原告債務人的不 履行債務之間不存在相當的因果關係。
另外，就本案中 6 個契約的承包項目，原告訴稱因被告已在驗收程式後支付 了契約金額的 200 萬日元，故契約中規定的原告的承包工作已經結束，其將不再 負擔因債務不履行而引起的賠償損失的責任。但是，本案法院判決在與電腦程式 的開發及改造有關的承包契約中，定做人有權對承攬人完成的程式進行驗收，並 有權要求承攬人賠償在驗收後定做人發現的程式上的錯誤，且定做人已支付給承 攬人的契約金額也在該要求賠償損失的範圍之內。因此，法院判決本案被告債權 人有權要求原告債務人賠償其重新用於制作 ISIC 程式的費用 423 萬 1525 日元，
並認定該金額與債務人的不完全履行債務責任有相當的因果關係。
案例 2.7 以展示不充分為由否定美國專利申請 的實施在先的技術
國別：日本
技術類型：化學科技
關鍵字：優先權、誘導體 案號：東京高等法院
日期：1992 年 10 月 20 日
壹、案情摘要
原告三共股份公司于 1980 年 3 月 31 日，就發明『MB-530A 誘導體』提出 申請，1990 年 10 月 31 日被拒絕接受審查，故提起不服審查的請求。專利廳接 到四件美國專利申請(1980 年 2 月 4 日提出申請的第 118049 號，第 118051 號，
1980 年 8 月 5 日提出申請的第 175232 號，第 175460 號)並提出優先權的主張，
以 1981 年 2 月 4 日為根據在日本提出申請。在原告的專利申請提出之日後被公 開的專利申請(1981-14479 號)第一次附有明細表(說明書)。因為在該明細表上記 載的標的物質與本案申請(構造式-Ia)的發明是同一個發明，該發明專利申請上記 載美國專利申請第 118049 號的明細表(A.)以及第 118051 號的明細表(B.)，根據 巴黎條約(巴黎公約)第 4 條 B 項，專利法第 29 條之 2 第 1 項的規定不能接受專 利，故專利廳審定本件的請求不能成立。為此原告提起訴訟，要求撤銷該審定。
原告認為，在審查理由中，根據申請明細表以及美國明細表 B 中的記載內容，
審查書對本申請發明和申請在先的發明有相同點、不同點以及先後兩發明是同一 個化合物的判斷，全都認可。
但是，發明在先的優先權主張的基礎和提供的美國明細表 A 或 B 中記載的 發明在先的化合物，該明細表的記載沒有滿足巴黎公約第 4 條 H 項的條件，申 請在先的化合物的發明尚未正式完成，或者說盡管在明細表上具有公開的不充分 的缺隙，但是，審查決定結果卻認為沒有缺隙，因此，申請在先的發明在美國專 利申請 A 或者 B 的基礎上可以主張優先權的判斷是錯誤的、違法的，所以必需 予以定取消。
被告辯稱：本審查認定的判斷是正確的，原告的主張是不合理的。
申請在先的發明的特別申請書 1981 年—14479 號，根據巴黎條約第 4 條 B
項以及專利法第 26 條之規定可以享有優先權主張利益，申請在先的發明作為提 出的基準日是根據美國專利申請 A 或 B 優先權主張日 1980 年 2 月 4 日，本審查 決定沒有錯誤，原告的主張不合理。
貳、法律問題
1. 根據巴黎公約第 4 條 H 項的優先權的享有問題；
2. 專利法(1993 年前的專利法)第 29 條之 2 第 1 項，發明完成的認定。
參、法院的判決
1. 本案無法根據巴黎公約的規定享有優先權，專利廳 1990 年審查第 22090 號 1992 年 3 月 19 日的決定取消。
2. 訴訟費由被告負擔。
肆、判決理由
1. 關於本申請發明相關的化合物構造Ⅰa 中顯示與申請在先的化合物是同一的 化合物一事，申請在先化合物，根據美國專利申請 A 及 B 的各明細表所載，
其基礎物質構造式Ⅲa 是根據特定的微生物發酵製造。在這些記載的證據，沒 有展示該微生物的特定培養條件、抽出法、提煉法等。
2. 日本為肯定化學物質的發明成立，必須具備三個要件：化學物質的明細表中 可以確認化學物質的製造方法在明細表中明確表明化學物質的有用性在明 細表中明確記載，該基礎物質的構造Ⅲa 的製造方法，記載不充分，根據物質 的新規則性不可能採用。
因此美國專利申請 A 或 B，根據日本專利法解釋有未完成發明的瑕疵，根 據巴黎公約第 4 條 B 項的規定，優先權主張的利益也不能享有。
原告的主張是有理由的。
伍、評析
本案涉及到作為先進技術被引用的申請發明缺少單一性而被否定的案件，
是一個少見的案例。而本案的問題是，在美國的專利申請基礎上主張優先權，作 為日本的申請提出先施行技術的地位。優先權行使的認可是根據巴黎公約 1958 年修改的第 4 條 H 項。根據該條規定除全數優先權以外，部份優先權也被認可。
但是不管前者還是後者，主張優先權時必須是締約國的法令上具有發明的單一 性。
案例 2.8 禁止侵犯專利產品的進口和銷售
國別：日本
技術類型：化工科技
關鍵字：專利進口、專利銷售 案號：東京地方法院
日期：1984 年 10 月 26 日
壹、案情摘要
以“歡樂的和平女神“為名的商品(以下稱本案商品)，是原告東名鑽石工業 股份公司用鑽石層和鎢碳化鈣作為基盤加固使其成為一體化的二重構造的生產 方法而製造的產品。該方法是『鑽石提煉製造法』的發明專利。被告進口、銷售 的商品從物體的構造上無法辨認什麼差異，為此原告提起訴訟，要求被告停止進 口、銷售該商品。但是，判決否定了原告的主張。
原告提起訴訟原因：
1. 原告石塚博是以下專利發明的專利權者，原告東名鑽石工業股份公司是該專 利的獨佔實施權利所有者。該專利權有效期於 1979 年 9 月 19 日止。
專利登錄號：第 480449 號 專利名稱：鑽石提煉製造法 申請日期：1962 年 3 月 30 日 公告日：1964 年 9 月 19 日 登錄日：1966 年 8 月 26 日
2. 本件發明的專利申請書所附明細(以下稱本案明細表)中記載了專利申請範圍
『溶解鑽石粉末和鑽石的金屬粉末混合後在鑽石能安定的溫度壓力下，而且 用溶解鑽石和鑽石的金屬合成溫度以上的溫度處理。這就是鑽石提煉體的製 造方法』。
3. 被告根據人工的鑽石合成法得來的反應物與本件發明的標的是同一個物體。
前者是鑽石粒子(及黑鉛)在媒介金屬中不過份稀疏地撒上，另外，不必有作為 鑽石工具必須地硬度及韌性，後者構造性質與前者不同。
4. 被告 1973 年 10 月起到 1975 年止，從美國 GE 公司進口商品名為『歡樂的和 平女神』物品並進行銷售。
5. 歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基盤層這樣二層組合起來的結晶。該鑽 石層具有附頁上所示的構造。
6. 被告商品與本發明是同一種物，推定根據本發明製造而成，故上述的行為構 成了對原告專利權利的侵犯。
7. 被告進口額是 5114 萬 6000 元(日幣)，本件發明的通常應有的收入是該金額 的 10%。因被告的侵犯行為使原告石塚蒙受同額的損失。
8. 原告從 1973 年起到 1975 年期間按本發明的方法製造的鑽石提煉體銷售至 今，該銷售營利額是銷售額的 20%，因被告的行為至少遭受損失 1022 萬 9200 元日圓。
被告辯稱：
1. 關於原告的主張中所說，原告公司是該專利權實施權利者的獨佔者，完全不 知。關於其他事實全部承認。
2. 原告的主張之 2 的事實，全部承認。
3. 原告主張之 3 關於本發明的標的鑽石的製作方法全部承認，其他全部否定。
4. 原告主張之 4 的事實全部承認。
5. 原告主張 5 全部否認。但是歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基盤層這樣 二層組合起來的結晶，這一點承認。歡樂的和平女神是鑽石層和鎢碳化鈣基 盤層這樣二層組合起來的結晶，鑽石層多數的鑽石粒子嚴格說是提煉，全部 的鑽石粒子與鄰接鑽石直接結合成為一體，該基盤的空間流入鈷及鎢，這些 成份將兩層緊緊地結合在一起。
在附頁上，為了與本發明的標的物進行對比，僅僅記載了歡樂的和平女 神的鑽石層，歡樂的和平女神如前所說是根據鑽石和鎢碳化鈣基盤層這樣二 層組合起來的結晶。這對該產品的製造是不可缺少的必要條件。所以附頁上 只提歡樂的和平女神是鑽石層是錯誤的。
6. 原告主張之 6 全部否認。該產品從全體來看，或者僅僅看鑽石層部份，鑽石 粒子互相直接結合這一點，換句話說各鑽石粒子沒有像用金屬膜包起來互相 隔離這樣的構造，按本發明的方法生產的標的物是完全不同的物品。如上所 說構造的差異，性質也是完全不同。
貳、法律問題
1. 本案是否適用專利法 104 條的規定？
2. 如何作推定的反證？
參、法院判決
根據本件發明物的新穎性對鑽石層同一性商品進口、銷售不侵犯本件發 明。本件發明的製造方法與 GE 的製造方法不同才取得了專利。原告的請求理由 不充分，因此原告的主張不能允許。訴訟費全部由原告負擔。原告沒有提起上述，
此判決為終決。
肆、判決理由
原告提起訴訟的原因中關於原告石塚博是本專利權的所有者，該專利有效 期止於 1979 年等事實，兩造之間沒有任何爭論。
根據本案沒有爭論的明細表的申請專利範圍的記載，和不能成為爭論的第 二號證據(本件發明有關的公報，與附頁專利公報相同)，承認“製造鑽石的提煉 體方法”作為以下二工程的構成要件：
第 1 工程：鑽石粉末與溶解鑽石的金屬混合起來。
第 2 工程：上述混合粉末在使鑽石安定的溫度下，而且，用能使鑽石和溶 解鑽石的金屬成為結晶體的溫度處理。
根據上述事實，本件發明的第 1 工程解釋為讓鑽石粉末和金屬成為充分混 合狀態的操作意思較妥當，法院認為單是製造裝置中各粉末層狀或塊狀與鄰接的 鑽石混合起來，這對操作方法來說是不夠充分的。
同時，本件發明的標的物鑽石提煉體，鑽石粒子基本上各自與鄰接的鑽石 是否點和面結合起來，當事人之間有爭議，但是，鑽石溶解的金屬鈷使用時鑽石 粒子之間的空間由鈷介入才形成構造，對此當事人之間沒有爭議。根據上述第 2 號證明被認可的本件明細表中的“鑽石和金屬的混合物的間隙加壓和加熱從而 達到減少氣孔率，而且以結晶溫度以上的溫度進行加熱使全體處以半融化狀態，
鑽石的一部份在金屬中溶解，然後提煉出結晶。該金屬在鑽石間形成薄薄的一層 膜狀，冷卻後起到將鑽石和金屬黏在一起的作用，並將溶解出來的鑽石析出。" 根 據該記載和前面認定的本件發明的工程，本件發明的標的在鑽石粒子相互間存在 的間隙中鈷(溶解鑽石的金屬)介入在構造中在上述的第 1 工程中和鑽石的粉末充 分混合後的鎢粉末由第 2 工程加壓，加熱溶解，然後冷卻成固體化得到該結果。
被告從 GE 公司進口銷售歡樂的和平女神鑽石層和鎢碳化基盤層的二層結 合成一體問題當事人間沒有爭論。
沒有爭議的證據材料中，根據美國專利第 3745623 號的明細表 1972 年由 GE 公司先開始銷售本案產品，GE 公司於 1970 年 4 月 8 日提出申請後放棄申請 第 26660 號之一部份的申請，1971 年 12 月 27 日申請到名為“機械加工鑽石工
具”的專利，該專利於 1971 年 4 月 8 日在日本提出專利申請，在申請專利的明細 表和公報中有以下的記錄：
鈷作為結合材料燒練加固鎢碳化鈣的基盤層或鎢碳化鈣和鈷形成的碳化鈣 成型的粉末塊上加上鑽石粉在反應器中加壓(50-70 公斤)加溫(攝氏 1400 度-1600 度)最先作為歡樂的和平女神構造被認定。具有同樣構造的鑽石製造工具。根據 用該製造工具在鑽石層上鑽石粒子相互間的間隙中介入鈷，鎢碳化鈣放入反應鍋 在鎢融化的同時流入鑽石的間隙，冷卻凝固成為被告的產品，被告的產品被認為 是鑽石層和基盤層強固一體化。
以上材料證明 GE 公司可以用以下的方法製造本案商品，並且，沒有推翻該 事實的證據。
a. 鈷作為結合材料在燒練鎢碳化鈣上加上不含鑽石粉末層的金屬(或碳化金 屬)，然後放入反應器。
b.接著用約 50-70 公斤，攝氏 1400 度-1600 度的高溫高壓加工。
根據上述認定的事實被告的本案商品的製造方法不是將鈷和鑽石等混合起 來，並且不屬於本案發明的技術範圍內，與上述的第 1 工程的“混合“技術也完 全不同，故原告的主張不能採納。
伍、評析
關於被告進口產品，不適用專利法第 104 條，而且沒有反證在被告舉證責任 範圍內進行討論的判例。
專利法第 104 條規定『關於物品的生產方法發明取得專利的，在提出專利 申請之前不是眾所周知的物品時，推定另外與此相同的物品根據前者方法生產。』
世界智慧財產組織(WIPO)的前身，BIRPI 於 1964 年發表的『對發展中國家有關 發明的模範法』(Model Law for Developing Countries on Inventions)第 51 條(專利 製造法的使用推定)中規定『有關新的生產物的製造方法當第 3 者製造同一個生 產物時，僅限於沒有相反的證明時推定使用該方法所製造。』1對該規定的附加 說明是『…該模範法，在一定的情況下，規定了轉換舉證責任的措施。根據專利 所賦予的製造方法的使用，直接生產的物品在提出專利申請日或提出優先權之日 的新規定，同一個產品他人製造時，推定用同樣方法製造是合理的。本條規定僅 此而已。』
根據 1958 年的修正後的巴黎公約第 5 條之 4 規定，不僅在國內生產的物品，
就是從國外進口的產品也必須適用該條規定。
案例 2.9 松下電子控告佳能株式會社專利侵
1 1967461-485』
權案
國別：日本
技術類型：光學科技
關鍵字：專利無效、照相機
案號：日本國最高法院第二小法庭 1980 年 7 月 4 日判決 日期：1980 年
壹、案情摘要
本案為原告松下電子工業株式會社(以下簡稱松下電子)訴被告佳能株式會 社(以下簡稱佳能)專利侵權，反被裁定專利無效之案件。
原告松下電子訴被告佳能任意使用松下電子已在東京專利廳登錄註冊的（註 冊日期為 1971 年 8 月 14 日）單鏡頭反光式照相機的專利發明權(發明專利權第 615517 號)，該專利提出申請的年月為 1962 年 12 月 12 日。原告松下電子是單鏡 頭反光式照相機的發明專利權的所有者。據此向東京專利廳(專利局)提出異議。
被告佳能指出，在原告松下電子提出單鏡頭反光式照相機的專利權申請之 前，該專利已在德意志聯邦共和國（以下簡稱西德）的專利廳作為實用新案( 新 型)登錄第 1859490 號已經登錄註冊，由此被告佳能認為，原告松下電子所申請 的專利是根據西德專利廳的實用新案登錄第 1859490 號的專利說明書，抄襲該專 利的技術內容和具有相同外觀的仿製品（第一引用例），所以可以容易的推論，
根據日本專利法第二十九條一項三款和二項的規定，提出了該專利欠缺作為專利 申請的構成要件的主張，要求東京專利廳作出取消東京專利裁定的請求。
日本東京專利廳經查，作出了原告松下電子的專利無效的裁定。其理由為，
首先該案件應該適用日本專利法第二十九條一項三款關於公開發行物的定義，以 及該新發明的專利沒有新意，其不符合專利申請所必須具備的要件，即沒有新專 利發明的作用效果。
原告松下電子不服東京專利廳的裁定，故向日本國東京地方法院提起訴訟。
訴東京專利廳對原告作出的新發明專利權宣告無效是錯誤的裁定。同時無視原告 向東京專利廳提出登錄申請的新發明專利案沒有新發明的作用效果，並作出了該 案無新意的判斷也是錯誤的。要求取消東京專利廳作出的關於取消松下電子的單 鏡頭反光式照相機專利權所有者的審決裁定。
日本國東京高等法院駁回松下電子的訴求，同時認定原告松下電子所申請的 專利僅僅是採用慣用的技術手段，而作為新的專利申請，松下電子所申請的單鏡
頭反光式照相機並沒有顯著的進步性或具備有新的發明功能效果。因此作出了維 持並認定東京專利廳根據專利法第二十九條一項三款和二項所作出的判決是正 確的。原告松下電子不服東京高等法院的判決，遂向日本國最高法院提出上訴。
日本最高法院第二小法庭作出了駁回松下電子的上訴，支持東京專利廳根據 日本專利法第二十九條一項三款和二項的裁定和維持日本東京地方法院的判決。
貳、法律問題
這個案件主要是圍繞著東京專利廳應否適用日本專利法第二十九條一項三 款的條文中所論及的有關「出版物」的概念。但是在日本關於「出版物」的概念 解釋也是眾說紛云。本案件原告松下電子所提起的專利權無效的裁定一案，就是 因為該公司所提出的專利，是從西德已登錄第 1859490 號的專利實用新案出版物 中抄襲的仿製品。已在西德專利廳登錄的專利實用新案出版物中，都會有對該專 利作詳細解說並附有該專利的照片的製造說明書。問題為松下電子所提出的該專 利權的申請是否應該適用日本專利法第二十九條一項三款所認定的對出版物的 司法解釋，這是本案的中心問題。
參、法院判決
日本最高法院終以適用日本專利法第二十九條一項三款為依據，駁回原告松 下電子的上訴請求，支持東京專利廳取消松下電子申請登錄專利權的裁定，維持 東京都高等法院的判決。
肆、判決理由
日本最高法院認定一審法院對本案的處理過程是一個完全合法的審判，根據 一審法院查証，松下電子在東京專利廳申請登錄的專利第 615517 號是引用西德 實用新案登錄第 1859490 號專利說明証的仿製品。而該專利權的所有者為西德著 名的製造照相機器材和照相機軟片廠商的阿克發公司。柯達照相器材公司、愛魯 斯托拉伊志公司、魚菜威露凱公司等各大照相機器材公司都已經先後在 1962 年 10 月 15 日開始向西德專利廳提出專利權的登錄申請，至同年的 11 月 14 日登錄 手續全部完成。同時也委託西德專利廳屬下的專利諮詢公司為客戶提供仲介服 務。因此該公司就開始接受客戶的諮詢業務，給對登錄在冊的專利有興趣的客戶 提供方便。其中包括印刷一定數量的介紹該專利說明書並且予以公開散發。同時 對來信、來電話的客戶，根據客戶的要求，隨時向客戶提供專利的詳細說明書，
包括實物的照片以及該專利的設計圖，這是西德專利廳的一整套對登錄專利的管 理的方法。
日本最高法院第二小法庭最終判決認為，松下電子向東京專利廳提起的專利
