第三章 美國專利核准後公眾審查制度
第四節 核准後複審程序
第一項 概述
由於美國專利申請案件量逐漸增加，以致專利品質相繼降低，品質不良 之專利增加侵權訴訟及紛爭解決之數量，提高交易成本，最終受害者仍為消 費者，且原本挑戰專利有效性之主要途徑之專利訴訟須花費很多時間和金錢，
雖自 1980 年開始挑戰者即得選擇於訴訟外之另一途經挑戰專利有效性―單 方再審查和雙方再審查程序，然該二程序之設計各有其缺失和限制，造成其 利用率不高，已於前述，因而學者開始呼籲建立核准後複審程序。
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美國國會於美國發明法制定時乃引進歐洲異議制度之理論，進而設計出 核准後複審程序，美國參考歐洲異議制度之原因在於歐洲專利公約自 1973 年即引進歐洲異議制度，其制度已運行多年，經過長時間之經驗累積，實證 研究結果證實歐洲異議制度於挑戰專利有效性上有重大效果213，雖美國於核 准後複審程序之設計上係參考歐洲異議制度而制定，然其並非完全移植歐洲 異議制度，雖兩制度間有其共同點，惟其間仍有些許差異性，使核准後複審 程序成為獨特的美國行政程序214。
核准後複審程序生效之日為 2011 年 9 月 16 日簽署後一年生效，亦即自 2012 年 9 月 16 日生效，然其適用對象係基於先申請原則下之專利申請案核 准後之專利，而先申請原則於 2013 年 3 月 16 日始生效，換言之，得適用核 准後複審程序之對象限於 2013 年 3 月 16 日以後提起之專利申請案核准後。
由於美國發明法制定前單方再審查和雙方再審查程序上之限制，使多數 挑戰者仍藉由民事訴訟挑戰專利有效性，然礙於提起訴訟亦有所限制―原告 須符合下述三要件，始得提起專利無效訴訟：1.須受有事實上損害 2.損害 和被告所為行為間有因果關係 3.損害須有可能被填補215，而美國發明法制 定後新增之核准後複審程序使得原本不具提起訴訟資格之人得以藉由此程 序挑戰專利有效性。由於專利權人以外之任何人均得提起核准後複審程序，
美國專利商標局於審理時不須對當事人資格加以判斷，可節省訴訟中法院需 先對原告資格加以判斷之時間和成本，且核准後複審程序通常須於程序開啟 後 12 個月內審定結束，使程序簡潔且快速。其次，由於潛在侵權者通常為 相關領域之專家，對相關專利是否具有專利有效性較為瞭解，然因潛在侵權 者不具備成為專利無效訴訟之原告資格，核准後複審程序提供該等人挑戰專
213 EPO Annual report 2013, available at
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2013/statistics-trends/searche s.html
214 See Filip De Corte et al, supra note 33, at 93.
215 See Karen A. Lorang, the Unintended Consequences of Post-Grant Review of Patents,17UCLA J.L.&TECH.1,16(2013).
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利有效性之途徑，增加專家參與之程度216。
由於挑戰者得提起事由除新穎性和非顯而易見性外，尚包含大部分之專 利要件，例如不符可專利標的和說明書未充分揭露等事由，較單方再審查和 雙方再審查程序更為廣泛。
雖核准後複審程序有上述優點，然相對於再審查程序無提起期間之限制，
挑戰者得於專利期間存續屆滿前提起，核准後複審程序設有提起期間，挑戰 者須於專利核准後 9 個月內提起，倘未得於期限內及時提起，僅得尋求雙方 複審程序或單方再審查程序二途徑以挑戰專利有效性。此外，亦設有禁反言 之規定，仍存在上述雙方再審查程序可能造成之問題―挑戰者不願冒此風險 利用該程序，將可能降低利用率，然禁反言之範圍較雙方再審查程序之規定 更為明確，且核准後複審程序之優點亦多，是否會因禁反言之規定降低該程 序利用率之問題，將於本節制度評析部分加以探討。
於本節以下對核准後複審程序作一詳細介紹前，擬先藉由一流程圖簡略 說明核准後複審程序之運作流程，期使讀者得以對該程序有初步瞭解後，於 閱讀以下介紹時，得以更加明瞭，請參閱下圖。其次，乃提出本文見解對該 程序加以評析，同時對核准後複審程序與歐洲異議程序之異同作一比較。
216 Id, at 21.
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圖六 美國核准後複審程序之流程圖
(筆者參閱核准後複審程序相關規定後自行畫製)
第二項 申請方式
按專利法第 321 條第 1 項之規定，專利權人以外之任何人於繳納申請費 後，得於核准專利或再頒發專利(reissue)後 9 個月內向美國專利商標局申
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請核准後複審(Post-grant review)217，是否開啟程序和開啟後之後續審理 程序將由專利審判及上訴委員會(patent trial and appeal board)決定及 審理。然，一旦再頒發專利公告後，不得對再頒發專利與原始專利相同或縮 小範圍之請求項提出核准後複審程序218，原因在於再頒發專利審理過程中，
美國專利商標局已經重新審理過該專利內容，為避免重複審查，浪費行政資 源，故不允許再提起核准後複審。
本條特別指明提出核准後複審之主體不包含專利權人，僅限於專利權人 以外之其他第三人，與前述單方再審查程序大不相同。原則上專利權人以外 之任何人均得提起核准後複審，但申請人或利害關係人於提起核准後複審前，
已提起民事訴訟主張專利無效，或申請人或利害關係人受到禁反言之拘束 (曾以同一理由提起審查)，不在此限219，此乃為避免重複審理。
申請時須以書面方式提出申請，並繳納申請費用。申請書應包含220： (1) 揭露利害關係人；
(2) 敘明未曾以同一理由提起核准後複審(未受禁反言之拘束)；
(3) 指明欲挑戰之專利請求項；
(4) 針對每一個被挑戰請求項指明提起核准後複審之事由，且須敘明欲挑戰 請求項符合該理由之原因，並提出相關證據，其中作為證據之引證文件 不限於專利和出版物，尚包含公開使用、販賣行為或其他公開揭露等方 式221。此外尚須指明證據與被挑戰請求項之相關性，包含指明證據之哪 一部分得以證明哪一請求項可能無效。倘提起事由涉及先前技術，須指 明被挑戰請求項之每一元件皆於先前技術中被找到，而其他事由，僅須 指明被挑戰請求項之哪一部分不符法定事由，且須敘明不符法定事由之 原因。倘申請人未明確指明係證據之哪一部分或未指明相關性，專利審
217 35 U.S.C. §321.
218 37 C.F.R §42.202.
219 37 C.F.R §42.201.
220 35 U.S.C. §322；37 C.F.R §42.204.
221 See DAVID L.FOX, supra note 170, at 284.
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判及上訴委員會得排除審酌該證據；
(5) 倘申請人有提出專家意見，則須附上支持該意見之專家具結；
(6) 倘專利審判及上訴委員會有要求申請人提供其他資訊，則申請人須加以 提出。
專利審判及上訴委員會將於收到申請書和證據後，送達專利權人，使其 知悉，以利其加以答辯，且須以限時專送或其他如同限時專送般快速和可信 賴的方式送達，倘經當事人同意，亦得以電子方式送達222。
倘申請符合上述要件時，始取得核准後複審之申請日；反之，倘於專利 審判及上訴委員會通知申請人其申請有瑕疵後一個月內或於得提出核准後 複審之申請期間內未補正(視何者較先)，專利審判及上訴委員會將不予受理，
申請人即無法取得申請日223。
第三項 得提起事由
申請人僅得對欲提出核准後複審之專利請求項不符專利法第 282 條第 2 項第 2 款和第 3 款所列事由，包含可專利標的224、新穎性225及非顯而易見性226 等專利要件，及說明書應充分揭露、可實施性227和再頒發專利要件228時，始 得請求撤銷專利之一項或多項請求項229。詳言之，得申請核准後複審之事由 較廣，不像單方再審查和雙方再審查程序僅限於新穎性和非顯而易見性，而 係幾乎包含所有專利要件，僅未揭露最佳實施例不包括在內。
222 37 C.F.R §42.205.
223 37 C.F.R §42.206.
224 35 U.S.C §101.
225 35 U.S.C §102.
226 35 U.S.C §103.
227 35 U.S.C §112.
228 35 U.S.C §251.
229 35 U.S.C §321(b).
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第四項 程序開啟要件―一半以上的機率得證明請求項不具可專利性 專利權人收到核准後複審申請書後，得於收到申請日之通知後三個月內 提出初步回應(Preliminary response)230，敘明申請案未達核准後複審程序 開啟要件之原因，或提出證據挑戰申請人資格，例如證明申請人於提出核准 後複審申請前已提起民事訴訟主張專利無效，或申請人受到禁反言之拘束，
以說明為何專利審判及上訴委員會應駁回核准後複審之申請。
須特別注意者，專利權人並非必須提出初步回應，倘核准後複審之申請 明顯不符合程序開啟要件，即使專利權人未提出初步回應，申請案亦將被駁 回，亦即倘專利審判及上訴委員會認為申請案不符合核准後複審之程序開啟 要件，縱使專利權人未提出初步回應，仍得逕行駁回申請231。衍生出一個問 題，倘專利權人不欲提出初步回應有無通知專利審判及上訴委員會之必要?
答案為否定的，該通知並非專利權人之義務232，專利權人得自行決定是否通 知專利審判及上訴委員會，換言之，專利權人不欲提出初步回應得通知專利 審判及上訴委員會，亦得不通知專利審判及上訴委員會。
專利權人亦得聲明拋棄專利之一個或數個請求項233，一旦欲提起之請求 項全部被拋棄，則核准後複審程序將不會被開啟。
專利審判及上訴委員會應於收到專利權人之初步回應後或專利權人未 回應之期限最終日後三個月內決定是否開啟核准後再審查234。原則上唯有申 請人提出之證據有一半以上的機率得以證明至少一請求項不具可專利性(it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable)，專利審判及上訴委員會始會作出開啟核 准後複審程序之決定235。然，倘申請人提出對於其他專利或申請中之專利而
230 35 U.S.C §323；37 C.F.R §42.207.
231 USPTO AIA Frequently Asked Questions─Post Grant Review, available at http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_post_grant_review.jsp
231 USPTO AIA Frequently Asked Questions─Post Grant Review, available at http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_post_grant_review.jsp