第三章 美國專利核准後公眾審查制度
第三節 雙方再審查程序
第三節 雙方再審查程序
第一項 概述
鑑於 1980 年建立之單方再審查程序，申請人幾乎無法參與該程序，降 低挑戰者利用該程序之誘因，以致於單方再審查程序之利用率不高，為改善 單方再審查之缺失，美國國會於 1999 年建立雙方再審查程序，基本上該程 序之設計與單方再審查程序大致相同，惟提高申請人得參與之程度，並使申 請人對於再審查審定結果取得救濟之機會。然美國 2011 年簽署之美國發明 法於專利法作了重大變革，修正雙方再審查程序之規定，以雙方複審程序取 代之，雖現行法於 2012 年 9 月 16 日後生效，然修法前之挑戰專利有效性之
195 See Robert T. Pous , Charles L. Gholz, Will Inter Partes Reexamination be Embraced By Third Parties As An Alternative to Litigation?, 7INTELL.PROP.TODAY 37,37(2000). (“ex parte reexamination often serves as an avenue by which the patent owner converts an infringed but invalid patent into an infringed and valid patent”)；See also Id.,at 344.
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途徑仍須加以瞭解，以便對美國專利法核准後公眾審查制度之變革更加明瞭。
修法前第三人除得以提起單方再審查程序挑戰專利有效性外，於 1999 年以 後亦得選擇提起雙方再審查程序，單方再審查於本次修法後仍繼續援用，已 於前述，而雙方再審查已於本次修法後加以廢除，於 2012 年 9 月 16 日起失 效。
於本文對雙方再審查程序作一詳細介紹前，擬先藉由一流程圖簡略說明 雙方再審查程序之運作流程，期使讀者得以對該程序有初步瞭解後，於閱讀 以下介紹時，得以更加明瞭，請參閱下圖。其次，再對雙方再審查程序之缺 失提出本文見解以加以評析。
圖五 美國雙方再審查程序之流程圖
(筆者參閱雙方再審查程序相關規定後自行畫製)
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第二項 申請方式
任何專利權人以外之第三人於任何時間得提出先前技術作為引證文件 向美國專利商標局申請雙方再審查(Inter partes reexamination)，由中央 再審查組(Central Reexamination Unit)負責審理。申請須以書面形式提出，
包含指明利害關係人，及對欲挑戰之每一請求項提出相關之先前技術及其應 用方式，並同時繳納申請費用196。原則上除申請主體與單方再審查不同外，
其餘申請方式大致與單方再審查相同，先前技術亦僅限於專利前案和出版物，
且得提起範圍亦限於新穎性和非顯而易見性197。
第三項 程序開啟要件―新的實質可專利性問題
美國於 2011 年修法後美國發明法提升雙方再審查程序之程序開啟要件，
由新的實質可專利性問題改為無效合理可能性198，然雙方再審查程序須至 2012 年 9 月 16 日始失效，而被雙方複審程序取代之，因此雙方再審查程序 歷經新的實質可專利性和無效合理可能性二個不同之程序開啟要件，為探討 美國專利法之變革，本文以下擬將以修法前所規定之新的實質可專利性作為 探討雙方再審查程序程序開啟要件之標準。
於申請人取得申請日後三個月內，由負責審理機關中央再審查組決定是 否「申請人提出之引證文件對至少一請求項具有新的實質可專利性問題」， 於判斷是否具新的實質可專利性問題時，亦得將申請人未提出之其他專利或 出版物列入考量範圍199。換言之，中央再審查組於審查時不受申請人所提出 之先前技術所拘束，亦得依職權自行發現其他得使請求項具有新的實質可專 利性問題之先前技術，且對於美國專利商標局於審查專利時曾作為引證文件
196 35 U.S.C. §311(pre-AIA).
197 MPEP §2609.
198 USPTO AIA Frequently Asked Questions─Inter Partes Reexamination, See http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_inter_partes_reexam.jsp
199 35 U.S.C. §312(a) (pre-AIA).
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之專利或出版物，仍得納入無效合理可能性之考量內，此部分與單方再審查 程序相同，已於前述。
倘中央再審查組認為引證文件對於至少一請求項具有新的實質可專利 性問題時，將作出開啟雙方再審查之決定，該決定應包括說明待解決之問題
200；反之，倘認為不具新的實質可專利性問題時，將駁回申請，並退還部分 費用。中央再審查組是否開啟雙方再審查程序之決定，將送達專利權人和申 請人，且該決定為最終決定，不得上訴201。
一旦中央再審查組作出開啟雙方再審查程序之決定後，任何其他申請人 或利害關係人即不得再提出雙方再審查程序，須待雙方再審查程序終結後，
始得提起，但經美國專利商標局局長同意，不在此限202。且一旦雙方再審查 程序被開啟，專利權人對已繫屬於法院涉及同一專利有效性之訴訟，得聲請 法院停止訴訟，除非停止訴訟違反審判之公平正義，法院得駁回聲請203。
第四項 審理程序
開啟程序後，由中央再審查組進行審理，審理程序係比照專利申請案審 查時之程序進行。於再審查程序進行中，專利權人得提出更正及提出新請求 項，俾使被挑戰之請求項得符合專利要件，然不得擴大原本的申請專利範圍
204。
於再審查程序中，不論是專利權人或申請人所提出之文件，均應送達他 方，且美國專利商標局亦應將其與專利權人間之往來文件之副本送達申請人，
使專利權人對美國專利商標局所為行為作出回應時，申請人得以知悉，以利 其進行答辯205。
200 35 U.S.C. §313(pre-AIA).
201 35 U.S.C. §312(c) (pre-AIA).
202 35 U.S.C. §317(a) (pre-AIA).
203 35 U.S.C. §318 (pre-AIA).
204 35 U.S.C. §314(a) (pre-AIA).
205 35 U.S.C. §314(b) (pre-AIA).
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倘中央再審查組認為系爭專利請求項不符新穎性或進步性，再審查之申 請有理由時，將撤銷被挑戰之請求項；反之，將駁回再審查申請。
第五項 雙方再審查決定之效力―禁反言
於再審查決定中已被認定專利有效時，不論該當事人或其利害關係人其 後均不得對曾於再審查程序中「提出或可能可以提出之無效理由(raised or could have raised)」，再次提出雙方再審查程序或提起民事訴訟主張專利 無效。相同地，於民事訴訟中無法證明專利權人之專利無效，其後亦不得對 曾於民事訴訟中「提出或可能可以提出之無效理由」，再次提出雙方再審查 程序。但再審查程序中難以被申請人及美國專利商標局發現之新的先前技術 不在此限206。此乃為禁反言(estoppel)之規定，目的在於避免申請人保留一 部分已知之資訊，於其他程序中再次提出挑戰，減少法院和專利局重複審理 之情形發生207。
第六項 救濟途徑
中央再審查組作出雙方再審查決定後，不論是專利權人或申請人，於不 服再審查結果時，均得上訴至專利上訴及爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interference)。倘再不服專利上訴及爭議委員會之決定，得 再上訴至聯邦巡迴上訴法院208。與單方再審查僅限於專利權人使得提起救濟 有所不同，使申請人亦有救濟途徑。
於雙方再審查上訴期間屆滿或上訴終結後，美國專利商標局局長應頒發 證書以決定是否專利得以繼續存在，包含撤銷再審查結果不具可專利性之請 求項、確認再審查結果具可專利性之請求項及將更正或提出之新請求項中具
206 35 U.S.C. §§315(c), 317(b) (pre-AIA).
207 See Susan J. Marsnik, supra note 32, at 203.
208 35 U.S.C. §315(a),(b) (pre-AIA)
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可專利性之請求項併入專利內209。
第七項 制度評析
雖雙方再審查改善單方再審查之缺失，使申請人得全程參與該程序之進 行，以提升申請人之參與程度，且申請人不服中央再審查組審定結果時，亦 得上訴至專利上訴及爭議委員會，甚至再上訴至聯邦巡迴上訴法院，賦予申 請人救濟之機會，此乃雙方再審查程序與單方再審查程序最大之不同之處。
雖雙方再審查試圖改善單方再審查程序之缺失，俾使提高再審查之利用 率，然自該程序建立以來前五年累積案件量僅有 53 件210，究其可能原因在 於雙方再審查程序之設計上，設有禁反言之規定，使申請人於再審查程序挑 戰失敗後，不僅只有其於再審查程序中提出之理由或證據，日後不得基於同 一理由再提起民事訴訟主張專利無效，甚至於再審查程序中可能可以提出但 未提出之理由或證據，亦包含於禁反言之範圍內，縱使該規定於但書中排除 申請人和美國專利商標局難以發現之先前技術，使申請人仍得再提起民事訴 訟或再審查程序，然何謂「可能可以提出之無效理由」及「申請人和美國專 利商標局難以發現之新的先前技術」未有明確定義211，由於申請人須承受禁 反言之風險，降低挑戰者利用該程序之誘因，此乃造成雙方再審查程序利用 率亦不高之主要原因212。其次，申請人無法匿名提起雙方再審查程序，倘於 再審查程序中挑戰失敗，反而可能造成專利權人對其提起侵權訴訟，而其因 受禁反言之拘束，無法再於訴訟中主張專利無效，挑戰者為避免此風險，而 不願冒險提起雙方再審查程序。再者，得提起雙方再審查程序之事由亦僅限 於新穎性和非顯而易見性，與單方再審查同，由於得提起事由過於狹隘，亦
209 35 U.S.C. §316 (pre-AIA).
210 See USPTO Inter Parte Reexamination Filing Data- Septeber 30, 2013，available at http://www.uspto.gov/patents/stats/inter_parte_historical_stats_roll_up_EOY2013.pdf
211 See Robert L. Stoll, Maintaining Post-Grant Review Estoppel in the America Invents Act: a Call for Legislative Restraint, 2012 Patently-O Pat. L.J. 1,6( 2012).
212 See Michael A. Carrier, supra note 158, at 113-114.
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降低挑戰者利用該程序之誘因。
綜上所述，雖雙方再審查程序改善單方再審查程序之缺失，然得提起事 由仍限於新穎性和非顯而易見性，再加上禁反言之範圍廣泛，所有於雙方再 審查程序中可能可以提出之理由均包含在內，造成挑戰者使用率仍然不高。
本文認為雖禁反言之目的在於避免專利權人一再被同一挑戰者騷擾，及 防止申請人為日後得以提起訴訟主張專利無效而保留一部分已知之資訊，避 免行政和司法部門重複審理相同挑戰，造成資源的浪費，該規定之用意雖屬 良善，然何謂「可能可以提出之無效理由」未有明確定義，而何謂「申請人 和美國專利商標局難以發現之新的先前技術」亦未有一明確標準，各申請人
本文認為雖禁反言之目的在於避免專利權人一再被同一挑戰者騷擾，及 防止申請人為日後得以提起訴訟主張專利無效而保留一部分已知之資訊，避 免行政和司法部門重複審理相同挑戰，造成資源的浪費，該規定之用意雖屬 良善，然何謂「可能可以提出之無效理由」未有明確定義，而何謂「申請人 和美國專利商標局難以發現之新的先前技術」亦未有一明確標準，各申請人