單方再審查程序

第一項 概述

早期美國民眾欲挑戰專利有效性之途徑僅限於法院此一途徑，然由於訴 訟費用極高，且訴訟所需花費之時間長，再加上法院會預先推定專利為有效，

挑戰者必須提出清楚且得以使人信服之證據，造成挑戰者須花費較多之成本，

卻不易挑戰成功。因此，美國國會於 1980 年建立單方再審查程序，企圖提 高美國專利商標局於專利無效制度之地位，於法院外新增另一專利有效性之 挑戰途徑，使任何人包括專利權人均得對核准後之專利向美國專利商標局提 起單方再審查，然得作為挑戰專利有效性之引證文件限於專利前案和出版物，

因而得提起事由僅限於新穎性和非顯而易見性。

雖得提起單方再審查事由有所限制，且申請人得參與程序之程度有限，

然由於得提起之主體不限於專利權人以外之第三人，故倘專利權人認為其專 利有效性有所疑義時，得於他人對其專利加以挑戰前，自行提起單方再審查，

更正其專利，以強化專利有效性。其次，單方再審查程序未設有禁反言之規 定，第三人縱使於單方再審查挑戰失敗，仍得再向法院主張專利無效，挑戰 者無需承擔禁反言之風險。有鑒於此，單方再審查仍有其存在之必要性，故 本次修法美國發明法並未廢除該程序。

於本文對單方再審查程序作一詳細介紹前，擬先藉由一流程圖簡略說明 單方再審查程序之運作流程，期使讀者得以對該程序有初步瞭解後，於閱讀

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以下介紹時，得以更加明瞭，請參閱下圖。其次，再對單方再審查程序之缺 失提出本文見解以加以評析。

圖四美國單方再審查程序之流程圖

(筆者參單方再審查程序相關規定後自行畫製)

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第二項 申請方式

任何人於專利權存續期間皆得以書面形式向美國專利商標局提供相關 之專利或出版物作為先前技術，或以專利權人在聯邦法院或美國專利商標局 之前的程序中對於專利特定請求項涵蓋範圍之陳述為證據，提起單方再審查 程序(Ex parte reexamination)以質疑特定專利請求項之可專利性¹⁶¹，由中 央再審查組(Central Reexamination Unit)進行審理。上述之任何人包含專 利權人和美國專利商標局局長，然受到核准後複審程序或雙方複審程序之禁 反言拘束者，不在此限¹⁶²。惟須特別注意者為，作為引證文件之先前技術，

僅包含專利前案和出版物，公開使用或公開銷售等事由，無法作為單方再審 查之引證文件，且得提起單方再審查之事由僅限於新穎性(novelty)和非顯 而易見性(non-obviousness)¹⁶³。

申請時須以書面方式提出申請，並繳納申請費用。申請書之內容應包含

164：

(1) 證明被挑戰之請求項具有新的實質可專利性問題；

(2) 指明提起再審查之請求項，及詳細地解釋先前技術對於欲挑戰請求 項之相關性。倘引證文件係前述專利權人之陳述，須解釋該陳述如 何用來決定專利請求項之意思和先前技術應用於該請求項之連結 關係，及相關請求項如何被解釋；

(3) 每個非以英文為語言之專利或出版物副本須提交英文翻譯本；

(4) 提交被挑戰專利之副本，包含前言、圖式、說明書和申請專利範圍；

(5) 證明申請人無專利法第 315 條第 5 項第 1 款或專利法第 325 條第 5 項第 1 款受到禁反言拘束之情形。

倘未繳納申請費及不符上述申請書要件之規定者，申請人將被通知，且

161 35 U.S.C. §302.

162 37 C.F.R. § 1.510(a).

163 MPEP §2217.

164 37 C.F.R. § 1.510(b).

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得於指定期間內補正。屆期未補正，將無法取得單方再審查之申請日，申請 案將被不予受理¹⁶⁵；反之，倘申請符合所有要件時，申請人即取得申請日，

中央再審查組將受理該申請¹⁶⁶。

原則上，美國專利商標局收到申請書後，會將申請書副本送達專利權人

167，使其得以進行答辯，然因單方再審查之申請人不限於專利權人外之第三 人，亦即專利權人亦得對自己之專利提出單方再審查申請，於此情形下，美 國專利商標局將不會再將申請書副本送達專利權人。

第三項 程序開啟要件―新的實質可專利性問題

為避免挑戰者濫用此程序，一再提起單方再審查程序騷擾專利權人，立 法者對於是否得開啟程序設有要件，單方再審查申請日後三個月內，由負責 審理之機關中央再審查組決定是否「申請人提出再審查之請求項具有新的實 質可專利性問題(substantial new question of patentability)」，不受申 請人所提出之專利或出版物所拘束¹⁶⁸。換言之，中央再審查組得判斷是否申 請人提出之專利和出版物或其依職權調查所發現之專利和出版物對於申請 再審查之請求項具有新的實質可專利性問題。

新的實質可專利性問題，乃係指一個理性審查官對於申請人所提出之專 利前案或出版物所載之先前技術，將可能會認為該先前技術對於決定系爭請 求項是否具有可專利性而言是重要的¹⁶⁹。

於判斷是否為新的實質可專利性問題上，早期法院認為只要申請專利時 美國專利商標局審查過之引證文件即非新的實質可專利性問題¹⁷⁰，然單純因 某引證文件曾於審查過程中被考慮過，即排除他人引用此引證文件以質疑專

165 37 C.F.R. § 1.510(c).

166 37 C.F.R. § 1.510(d).

167 35 U.S.C. §302.

168 35 U.S.C. §303(a).

169 MPEP §2242.

170 SeeDAVID L.FOX,U.S.PARENT OPINIONS AND EVALUATIONS 291-292(2013).

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利有效性，似不合理，原因在於該引證文件與其他引證文件結合時，仍可能 影響專利有效性之判斷，因而於 2002 修法時於專利法第 303 條第 1 項後段 新增「即使於專利申請審查過之引證文件，仍可能成為單方再審查之新的實 質可專利性問題」。詳言之，中央再審查組於審酌是否具有新的實質可專利 性問題時，不會因為某專利或出版物曾於專利申請案審查時被美國專利商標 局引證或考慮過而排除考量，仍得納入再審查先前技術之考量內。

另一問題在於，由於單方再審查程序並未限制於未曾提起民事訴訟主張 專利無效者始得提起，故挑戰者提起民事訴訟主張專利無效未果後，仍得再 提起單方再審查程序，此衍生出一個問題―於民事訴訟挑戰專利有效性時，

法院曾考慮過之引證文件，中央再審查組是否仍須審查是否具新的實質可專 利性問題?此問題之答案為肯定的，蓋法院和中央再審查組針對同一專利之 有效性與否有不同之判斷標準，單方再審查申請人專利有效性之舉證責任較 訴訟低，此乃由於法院會預先推定專利有效，而中央再審查組不會作出如此 之推定，因此，同一證據縱使於法院已考慮過，認定當事人所提出之引證文 件不足以推翻專利有效性，然由於申請人於單方再審查舉證責任較低，同一 引證文件可能使中央再審查組認定為專利無效¹⁷¹。綜上所述，法院和中央再 審查組針對同一專利之有效性與否作出不同結論並不衝突，蓋兩者於判定專 利有效與否存有不同之標準，作出不同結論尚屬合理，倘法院認定被挑戰之 專利並非無效，中央再審查組仍須繼續審理，此乃基於法院和中央再審查組 於專利有效性之舉證責任上有不同之標準，有鑒於此，此二程序併行，並不 會產生重複審查之疑慮。簡言之，縱使於訴訟中法院已考慮過之引證文件，

於單方再審查程序中中央再審查組不會排除考量，仍得納入再審查先前技術 之考量內。

倘中央再審查組認為引證文件不具新的可實質專利性問題，而作出駁回 申請之決定時，申請人得於收到駁回單方再審查之決定後 1 個月內向美國專

171 Id. at 294

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利商標局局長提出複查之申請，倘申請後再次被確定無新的實質可專利性問 題存在，將作出駁回申請之決定，並退還部分再審查申請費用，且該決定即 為最後決定，申請人不得再上訴¹⁷²。反之，倘認為有新的實質可專利性問題 時，即下令進行再審查，專利權人不得再上訴。上述決定將送達專利權人和 申請人。

第四項 審理程序

第一款 專利權人及再審查申請人之答辯

開啟單方再審查程序後，專利權人得於一合理期間(從送達決定書 起算後二個月以上)內進行答辯，包括更正專利或提出新的請求項¹⁷³， 俾使全部請求項符合專利要件，惟不得擴大專利之範圍¹⁷⁴，且專利權人 提出之任何答辯應清楚指明申請再審查之標的與先前技術非明顯相同 之理由¹⁷⁵。

專利權人提出答辯之副本應送達再審查申請人，使申請人於送達後 二個月內得對專利權人之答辯提出意見，並將申請人回應之副本送達專 利權人¹⁷⁶。倘專利權人未於中央再審查組開啟單方再審查後進行答辯，

申請人即不得提出回應或意見¹⁷⁷。換言之，專利權人僅得於單方再審查 開啟後始得提出答辯，不得於開啟單方再審查程序前提出任何意見；而 再審查申請人僅得於專利權人作出回應後始得表示意見，否則無法參與 再審查程序，且對專利權人之回應表示意見後即不得再參與後續再審查 程序。

倘專利權人或再審查申請人未於上述期間內提出回應或意見，審查

172 37 C.F.R. 1.515(c).

173 35 U.S.C. §304.

174 37 C.F.R. 1.530(j).

175 37 C.F.R. 1.530(c).

176 35 U.S.C. §304；37 C.F.R. §1.535.

177 37 C.F.R. §1.535.

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時將不予審酌¹⁷⁸。然，倘專利權人於上述期間屆滿後始提出答辯，然其 得證明其延遲為不可避免的或非故意延遲，則延遲之答辯仍得被審酌

179。

第二款 中央再審查組之實質審理

前述答辯期間屆滿後，再審查程序將比照專利申請時之審查程序進 行¹⁸⁰，由中央再審查組進行審理，中央再審查組為三位審查官組成，不 包含曾經核准專利申請案之審查官¹⁸¹，亦即曾參與核准專利申請案之審

前述答辯期間屆滿後，再審查程序將比照專利申請時之審查程序進 行¹⁸⁰，由中央再審查組進行審理，中央再審查組為三位審查官組成，不 包含曾經核准專利申請案之審查官¹⁸¹，亦即曾參與核准專利申請案之審