第四章 我國專利舉發制度
第三節 我國修法後新增之舉發規定及本文評析
本章第二節已將我國修法後現行舉發制度作一完整說明，本文以下擬將針對 本次修法所增修部分加以說明，俾使得以對舉發制度之變革更加瞭解，並提出本 文見解，以供參考。
第一項 舉發發動及舉發事由之相關規定 一、廢除依職權審查制度
專利法 71 條第 1 項規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專 責機關提起舉發」，刪除舊法下專利專責機關得依職權撤銷專利權之規定，修法 理由乃謂專利權之撤銷應由舉發人提起，經由兩造進行攻防辯論後，由中立之專 利專責機關加以審定，基於專利專責機關之中立性，不應由其依職權發動撤銷專 利權，以避免造成專利專責機關與舉發人連同對抗專利權人之虞。其次，從比較 法觀之，德國、日本等國家皆無專利專責機關得依職權審查之制度，故我國乃廢 除依職權審查制度。再者，有鑑於我國實務上專利專責機關幾乎未曾發動依職權 撤銷專利權，本規定幾乎無用武之地312，故本次修法予以刪除。
二、增訂得提起舉發之事由
專利法第 71 條第 1 項對得提起舉發之事由予以規定，除舊法第 67 條第 1 項所規定之事由外，另新增有其他舉發事由，俾使對社會大眾保護更加周全：
(一)違反專利法第 32 條第 1 項及第 3 項之規定，同人同日就相同創作分別申請 發明及新型，而不依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已不復存在(當 然消滅或撤銷確定)。
(二)違反專利法第 34 條第 4 項之規定，分割後之申請案超出原申請案申請時說 明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
(三)違反專利法第 44 條第 2 項之規定，補正之中文本超出申請時外文本所揭露
312劉國讚，前揭註 16，頁 41。
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之範圍。
(四)違反專利法第 44 條第 3 項之規定，補正中文本之誤譯修正超出申請時外文 本所揭露之範圍。
(五)違反專利法第 67 條第 2 項之規定，更正超出申請時說明書、申請專利範圍 或圖式所揭露之範圍。
(六)違反專利法第 67 條第 3 項之規定，補正中文本之誤譯更正超出申請時外文 本所揭露之範圍。
(七)違反專利法第 67 條第 4 項之規定，更正實質擴大或變更公告時之申請專利 範圍。
(八)違反專利法第 108 條第 3 項之規定，改請後之申請案超出原申請案申請時說 明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
三、本文評析
(一)關於廢除職權審查制度
舉發制度乃為公眾審查制度之一環，而公眾審查之本質乃藉由第三人之 力量過濾品質不良之專利，因而，公眾審查制度本係屬雙方當事人程序，應 由挑戰者(即我國之舉發人)對其認為有問題之專利提起舉發，再由專利權人 進行答辯以反駁舉發人之質疑，經由雙方當事人一來一往之攻防辯論後，由 中立之第三人(我國為智慧財產局，以下簡稱為智財局)就雙方當事人之論證 以判斷專利有效與否。
修法前舊專利法下，扮演中立審判機關之智財局得自行發動舉發，雖多 一提起主體可能更得以過濾出品質不良之專利，以提升專利品質，然此時智 財局同時扮演舉發人和審判者之角色，亦即由智財局與專利權人進行攻防，
再由智財局加以審定，將可能造成裁判不公之問題。其次，智財局本為核准 專利之機關，倘對其核准之專利主動發起撤銷專利權，豈不自認其於專利核 准時之處理不當，智財局是否會主動提起舉發，有所疑義，此可能為舊法下 智財局幾乎無主動發起撤銷專利之原因所在。再者，公眾審查制度之本質為
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雙方當事人程序，已如前述，倘若由舉發程序之審理機關智財局主動發動，
乃為專利權人對審理機關之一造辯論，不符合公眾審查制度之本質。綜上所 述，本文認為修法後專利法刪除職權審查制度實屬妥適。
(二)關於新增舉發事由
1. 同人同日就相同創作分別申請發明及新型，而不依期擇一，或其新型專 利於發明專利審定前已當然消滅或撤銷確定
相同創作同時申請發明和新型專利，由於新型專利僅須形式審查即可，
因而通常較發明專利較先取得專利權，於審查是否應核准發明專利時，倘認 該發明具備所有可專利性要件，應予核准專利，惟為避免重複授予專利權，
應通知申請人擇一，倘申請人屆期未擇一，智財局應作出不予發明專利之審 定，專利法第 32 條第 1 項定有明文。然倘智財局於審查發明申請案時，未 查同一申請人已就同一創作取得新型專利，即因符合專利要件而核准發明專 利，造成同一創作同時取得發明專利和新型專利，違反禁止重複授予專利權 之原則。由於專利權人僅須研發一創作即得取得二專利，受到二專利權之保 護，造成專利權人獲得雙重利益，對公眾極為不公。
其次，同一創作同時申請發明和新型專利，雖新型專利取得在先，然於 發明專利核准前，新型專利權已不復存在，亦即該新型專利已成為公眾財，
社會大眾得任意加以運用，倘智財局於核准發明專利時未發現同一申請人已 就同一創作所取得新型專利已失效，而核准發明專利，將使已成為公眾財之 同一創作又再次受到專利權之保護，對社會大眾實屬不利。
修法前舊專利法未將上述行為設為舉發事由，造成公眾無法提起舉發以 資救濟，對公眾影響極大，因而，本文認為修法後專利法將上述行為列為舉 發事由，將可解決舊專利法下公眾因無法藉由提起舉發加以救濟之問題。
2. 分割、改請、更正超出原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，
或更正實質擴大或變更申請專利範圍
修法前舊專利法對於分割、改請、更正超出原說明書、申請專利範圍或
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圖式所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更申請專利範圍等行為，並不允許 舉發人提起舉發。然申請專利範圍乃代表專利保護之範圍，說明書或圖式亦 係用來解釋申請專利範圍，對於專利保護範圍亦有所影響，由於分割、改請 和更正均涉及說明書和申請專利範圍之變動，且分割案和改請案之申請日均 溯及至原申請案之申請日，更正一經核准亦溯及至申請日生效，因此分割、
改請、更正是否超出原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，或更正 實質擴大或變更申請專利範圍，對專利保護範圍影響極大，又專利權乃為一 排他權，他人未經專利權人之授權不得加以實施，專利權範圍對社會大眾而 言實屬重要。
倘智財局於分割、改請或更正申請之審理因過失未查而核准了超出或實 質變更原說明書、申請專利範圍或圖式之行為，因舊專利法未將上述行為設 為舉發事由，公眾即使發現上述情形，亦無法利用舉發程序以加以挑戰，鑒 於申請專利範圍、說明書和圖式對專利權保護範圍影響極大，如此之規定將 嚴重影響公眾利益，因而，本文認為修法後專利法將上述行為列為舉發事由，
對公眾實屬有利。
第二項 部分舉發允許之相關規定
一、專利法第 73 條第 2 項：「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起 舉發。」又同法第 79 條第 2 項：「舉發之審定，應就各請求項分別為之。」
有鑑於修法後明文規定舉發人得對部分請求項提起舉發，專利專責機關於審 定時，應就各請求項分別審定，專利專責機關對於舉發人所提之聲明可能作 出下列態樣之審定結果：
(一)舉發聲明內之全部請求項均舉發成立：
例如：聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5，審查結果為全部請求項舉發成立。
審定主文：請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷。
(二)部分請求項舉發成立、部分不成立
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例如：聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5，審查結果為請求項 1 至 3 舉發成立，
請求項 4、5 舉發不成立。
審定主文：
請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷。
請求項 4、5 舉發不成立。
(三)舉發聲明內之全部請求項均舉發不成立：
例如：聲明請求撤銷全部請求項 1 至 5，審查結果為全部請求項舉發不成立。
審定主文：請求項 1 至 5 舉發不成立。
二、本文評析
(一)修法後之專利法不再採取專利權整體性概念
本次修法於舉發部分大幅修訂，其中本文認為此次修法最重要的變革在 於舉發之審定由全案審定改採逐項審定。於修法前舊專利法下，專利專責機 關以專利權整體性為由，對即使申請專利範圍內只有部分請求項不符專利要 件，經專利專責機關通知更正後仍不更正者，作成全案舉發成立之審定313。 然專利權整體性概念從何而來，為何過去實務堅持秉持此一概念運用，為本 文此部分討論重點。
按專利審查基準：「申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專 利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主 張專利權等的基本單位。」314，明文揭示不論審查是否符合專利要件或提起 舉發或主張專利權，皆係以請求項為單位，換言之，一請求項即為一個專利 權，申請專利範圍不過為各請求項之集合315。
既然一請求項即為一專利權，而提起舉發亦以請求項為基本單位，理應 衍生出逐項審查及逐項審定原則，為何我國過去實務運作仍以專利權整體性
313 高山峰，前揭註 8，頁 75；黃銘傑，前揭註 9，頁 58。
314 2004 年版專利審查基準第二篇第一章 2-1-15,3.3.1。
315 黃銘傑，前揭 9，頁 60。
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概念為原則，此乃須討論各國申請案係採多項制或單項制之問題。採單項制
概念為原則，此乃須討論各國申請案係採多項制或單項制之問題。採單項制