契約保留判斷法

（一）S.O.S. Inc. v. Payday Inc.

1.案件事實：

本案²²⁰原告 S.O.S.為一家專門提供他公司處理薪資、分類帳和應收帳款之電腦軟 硬體設備的公司，1978 年 10 月，S.O.S.公司獲得訴外人 Hagen Systems 商業軟體之非 專屬授權，該軟體名為 Brown Tank，在此授權下，S.O.S.得再授權於最終用戶，S.O.S.

亦得根據 Brown Tank 為衍生著作。而被告 Payday 是一家提供娛樂企業薪資和財務相 關服務的公司。

1983 年 12 月 14 日，S.O.S.公司（總裁 Bob Oliver）和 Payday 公司簽屬契約，內 容係關於：S.O.S.提供安裝於 Payday 辦公室之終端機(terminal)和其他硬體；S.O.S.出租 安裝於 Payday 外部顧問 Mike Waldrip 辦公室的磁碟機和其他硬體設備；以及一份軟體 協議。

1985 年 2 月，兩位薪資軟體之主要開發者離開了 S.O.S.公司，同年 7 月 14 日，Payday 公司安裝了自己的新電腦，隔天，該二位離職員工將 S.O.S.公司電腦中的薪資軟體和 其他軟體安裝到 Payday 公司的電腦內，並於之後將該薪資軟體轉換成 ASCII 格式，該 格式可轉譯為 BITS BASIC 電腦語言。另一方面，Payday 仍繼續向 S.O.S.請求提供薪 資程式的電腦軟體重製物，但最終卻以 S.O.S.提供之軟體重製物只能使用而無法重製 或改變為由，拒絕了 S.O.S.提供之軟體重製物。S.O.S.認為 Payday 短時間不可能有獨 立開發新軟體之能力，Payday 有重製 S.O.S.軟體之嫌，因此以 Payday 違反著作權侵權 規定、契約協議等理由向法院提起訴訟。

2.法院見解：

關於著作權侵權的問題，Payday 公司和 S.O.S.公司間合約內容記載：「此系列的程 式為 SOS 之財產，PAYDAY 有使用權(the right of use)，SOS 仍保有所有權之全部權利 (all rights of ownership)」，第九巡迴上訴法院認為該條款之文義明確表示 Payday 有使用 軟體之權利，惟 S.O.S.仍保有所有權，且根據協議整體文意觀之，「使用權(the right of use)」非指「著作權使用(copyright use)」。且條款規定 Payday 將租借用來運作程式之 軟碟和其他硬體設備，Payday 主要關心的是顧客資料和接收輸出，任何協議一方均無 法預期 Payday 將可以使用原始碼本身。

總而言之，本案法院認為，雙方契約約定 S.O.S.保有「所有權之全部權利(all rights of ownership)」，其文字明確包含了著作權和任何軟體重製物之所有權，Payday 未經 S.O.S.同意所為之重製和修改均逾越授權範圍，S.O.S.應負著作權侵權責任。

3.判決分析：

本案法院根據原被告授權協議中「S.O.S.仍保有所有權之全部權利」之約定內容，

認為原告 S.O.S.不僅保有著作權，亦保有任何軟體重製物之所有權，而被告 Payday 只 有使用軟體之權利，不得為重製、修改或其他踰越授權範圍之行為。故本案法院乃係

220 S.O.S. Inc. v. Payday Inc., 886 F.2d 1081, 1083-89 (9th Cir. 1989).

基於授權協議條款內容認定著作權人保有著作權和著作重製物之所有權，為「契約保 留判斷法」之案件。

然而，需補充說明的是，第一，本案為出租電腦之案件，被告非重製物所有人，

應無第一次銷售原則之適用，故法院雖然適用契約保留判斷法認定著作權人保有所有 權和所有重製物之所有權，其理由和說明對於判斷授權協議是否實際上為買賣關係的 問題並無太大助益。第二，本案法院在判決中亦提及，根據授權協議和被告租用電腦 與軟體之目的整體觀之，難謂雙方當事人可預期被告擁有軟體重製物之所有權。此部 分似有運用後述的實際經濟判斷法，惟本案法院認定著作權人保有軟體重製物所有權 之最主要理由為當事人之授權協議，故最終仍將本案歸於契約保留判斷法之案件²²¹。

（二）MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.

1.案件事實：

本案²²²原告 MAI 為製造電腦和開發電腦軟體之公司，被告 Peak 是一家維修電腦 系統的公司，Peak 對於 MAI 電腦的維修服務包含定期保養和緊急維修，其故障常常是 電腦內部電路板發生問題所引起的，因此在維修過程中，Peak 公司的技術人員必須操 作電腦和其中的系統軟體，必然會使得 MAI 之操作系統軟體裝載於電腦的隨機存取記 憶體(RAM)內。後 MAI 因不滿其維修服務之流失，以 Peak 為被告向法院提起侵權之 訴。

2.法院判決與判決分析：

本案判決重點在於被告維修時使得軟體載入電腦 RAM 中是否構成「重製(copy)」

之爭議問題，法院判決結論採肯定之見解，故認定被告侵害原告之重製權。不過，立 法者在五年後增訂§117(c)，明文規定機器之所有人或承租人基於保養或維修之目的，

對於電腦程式所為之重製或授權重製之行為並無構成侵權責任。

本文將 MAI 案歸類於「契約保留判斷法」案件的原因在於，法院於判決中曾提到：

「因為 MAI 授權其軟體，Peak 的顧客並非軟體『所有人』，因此不適用§117 的保護規 定。」本案法院認為著作權人(亦即原告 MAI)僅授權其客戶有使用軟體之權利，客戶 以外之第三人(例如被告 Peak)無權使用或重製 MAI 之軟體，法院係根據授權契約之所 有權保留條款認定 MAI 和其客戶之間為授權關係，其客戶並非「軟體所有人」，故本 文將 MAI 案歸類於「契約保留判斷法」之案件。

在此須進一步說明的是，本案在當時遭受批評，批評見解認為本案法院並未引註 任何法條或判例作為區分被授權人和重製物所有人之判斷依據，且法院混淆了實體重 製物和非實體著作權之概念，忽略被授權人也有可能是特定重製物所有人之情形。然 而，MAI 案仍為後續判決所引用，成為電腦程式著作早期代表案件之一²²³。

221 Carver, supra note 219, at 1904.

222 MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511, 513 (9th Cir. 1993); SCHECHTER &THOMAS, supra note 42, at 36-37.

223 Carver, supra note 219, at 1907.

（三）DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc.

1.案件事實：

原告 DSC Communications Corporation（簡稱 DSC）和被告 Pulse Communications Incorporated（簡稱 Pulsecom）為電話產業產品製造公司²²⁴，且兩家公司對於 Regional Bell Operating Companies（簡稱 RBOCs）的商業電話系統業務互為競爭對手。本案係 涉及電信公司電子設備─數位載波迴路系統（digital loop carrier systems，簡稱 DLCs），

其中的 Litespan 2000 DLC 是由 DSC 所製造，介面卡(interface card)則是由 DSC 和 Pulsecom 設計搭配 Litespan 使用。Litespan 和介面卡皆須藉由軟體來操作，與本案相 關的第一個軟體是 Litespan System 軟體，第二個軟體為 POTS-DI 軟體，這兩個軟體通 常是位於 Litespan System 中非揮發性(nonvolatile)記憶體中，當 DSC POTS card 插入 Litespan System 執行時，POTS-DI 軟體重製物會被下載到 POTS card 上的揮發性記憶 體內，當 POTS card 停止執行時，POTS-DI 軟體重製物將會消失。

被告 Pulsecom 所發展之 Litespan 相容 POTS card 是原告 DSC POTS card 的競爭產 品，Pulsecom 的 POTS card 在啟動時可以從 Litespan 下載 POTS-DI 軟體到常駐記憶體 中，因此不論 DSC 如何修正其 Litespan System 軟體和 POTS-DI 軟體，該項設計將使 得 Pulsecom 之 POTS card 持續維持 Litespan System 之相容性。就此部分，DSC 向法院 主張 Pulsecom 重製 POTS-DI 軟體到 POTS card 常駐記憶體中之行為應構成著作權侵權 責任。

2.法院見解：

法院認為本案爭點在於軟體重製物所有權之判斷，以及有無著作權法§117 之適用。

首先，法院表示，「所有權」為不明確之法律概念，著作權法對之也未有明確定義，新 技術使用著作國家委員會（The National Commission on New Technological Uses of Copyright Works，簡稱 CONTU）曾在報告書中²²⁵對於§117 提出建議，其提供之條文 版本內容為：「電腦程式重製物之有權占有人(rightful possessor of a copy of a computer program)所為或授權所為之其他重製物或改作物不會構成侵權……。」惟國會在後來 立法卻以「重製物所有人(owner of a copy)」取代了「重製物之有權占有人(rightful possessor of a copy)」，因此本案法院認為國會在§117 抗辯上係要求比「重製物之有權 占有人」更嚴格之要件。

本案法院引用 MAI 案之見解，認為 MAI 案中的系爭授權協議賦予了該案被告 Peak 更嚴格之限制，而使得該案法院判定 Peak 不符合§117 軟體重製物所有人，故本案法院 應視 DSC 與 RBOCs 之間的協議來決定 RBOCs 是否為受到§117 保護之 POTS-DI 軟體 重製物所有人。

本案法院認為，DSC-RBOC 協議之文義與條款內容明確表示條款係涉及 RBOCs 對於軟體重製物之占有，並非指涉 DSC 對於軟體之著作權權益，其授權協議對於

224 DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc., 170 F.3d 1354, 1357-62 (Fed. Cir. 1999).

225 NAT’L COMM'N ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHT WORKS, FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS, at 12 (July 31, 1978), available at http://people.ischool.berkeley.edu/~bcarver/mediawiki/images/8/89/CONTU.pdf.

RBOCs 有關 POTS-DI 軟體之嚴格限制也與軟體重製物所有人通常所能享有之權利有 所不同；每一個 DSC-RBOC 協議均限制 RBOCs 移轉 POTS-DI 軟體重製物或對於第三 人揭露軟體細節之權利，此限制亦明顯與§109 賦予移轉所有之重製物予第三人之權利 不相吻合；此外，法院表示，§117 賦予軟體重製物所有人自由使用軟體在任何硬體之 權利，惟系爭協議卻禁止 RBOCs 將軟體使用於非由 DSC 所提供之硬體，故法院認為 DSC-RBOC 協議並未將 RBOCs 定性為 POTS-DI 軟體重製物之所有人。

最後，本案法院認為地方法院根據「一次性付清」和「無限期使用」而認定 RBOCs 為軟體重製物所有人，太過簡單化重製物所有人之概念，永久占有之權利或一次清付 款確實與判斷占有人是否為重製物所有人相關，然而，當占有人使用軟體之權利嚴格 受到其他與重製物所有人不相符之限制時，這些判斷因素就不會是決定性因素。因此，

本案法院認為 RBOCs 不屬於§117 之重製物所有人，被告 Pulsecom 不得抗辯其行為係 屬§117 必要步驟之重製。

3.判決分析：

本案判決根據 DSC 和 RBOCs 之軟體協議內容，例如：限制 RBOCs 移轉 POTS-DI 軟體重製物或對於第三人揭露軟體細節、禁止 RBOCs 將系爭軟體使用在非由 DSC 提 供之硬體，認為協議並未將 RBOCs 定性為 POTS-DI 軟體重製物之所有人；且法院亦 強調，當有這些限制存在時，即使占有人為一次性付清價款，並可以無限期使用軟體，

該占有人仍非重製物所有人，故本案法院認定被告不得主張§117 必要步驟重製之抗 辯。

本案法院在判斷占有人是否為軟體重製物所有人時，係以雙方契約內容限制條款

本案法院在判斷占有人是否為軟體重製物所有人時，係以雙方契約內容限制條款