永久占有判斷法

以下介紹的判決同樣也採用「經濟事實」作為決定當事人是否為電腦程式重製物所 有人之判斷要素，但因其判決理由提及「永久占有」為決定性之附屬權利，故有論者²⁴⁸將 這類案件從經濟事實判斷法之分類獨立出來而稱之為「永久占有判斷法」之案件。

（一）Vernor v. Autodesk, Inc.

1.法院見解：

首先，本案²⁴⁹雙方當事人對於 Autodesk 公司為 AutoCAD 軟體和 AutoCAD packages 內印刷文件之著作權人一事並無爭議。有爭議的地方在於， Vervor 主張 Autodesk 公司已移轉 AutoCAD packages 之所有權予 CTA，而 CTA 再移轉所有權予 Vervor，其係基於第一次銷售的權利而販售那些 packages，故 Vervor 所占有 AutoCAD packages 軟體重製物之所有人，受到§109 和§117 條之保護。且基於相同之理由，Vernor 主張向其購買 AutoCAD packages 之買受人也會成為所有權人，故買受人得合法在他們 的電腦上使用系爭軟體，並無侵害 Autodesk 公司重製權之問題。

Autodesk 公司則主張其仍為 AutoCAD packages 之所有權人，因為其未曾移轉所有權於 CTA，而僅是授權他人使用 AutoCAD packages，故 Autodesk 認為其仍然是軟體重製物 和 packages 內含其他物件之所有權人，而針對 Vernor 販賣 AutoCAD packages 之行為，

Autodesk 認為係侵害其散布權，並且對於最終買受人侵害重製權之行為應負輔助侵權 之責任。

Autodesk 在 1999 年爭端和解中將 10 份 AutoCAD packages 之占有權移轉予 CTA，

同時 CTA 在該和解協議中承諾會遵守 Autodesk 軟體授權協議的所有條款。每套 AutoCAD packages 有相同之協議內容，而該授權協議內容係關於 AutoCAD packages 之使用與處分：

(1)License: GRANT OF LICENSE 限制將 AutoCAD 軟體同時安裝、使用於兩台電 腦上（§117(a)僅允許安裝於一台電腦，本條款其實擴大了安裝權限）；

(2)License: RESTRICTIONS 禁止被授權人為反向工程，且禁止於西半球以外之使

246 Charles Lopresto, Gamestopped: Vernor v. Autodesk and the Future of Resale, 21CORNELL J.L.&PUB.POL'Y 227, 246 (2011).

247 Jennifer Lahm, Buying a Digital Download? You May Not Own the Copy You Purchase, 28TOURO L.REV. 211, 233-34 (2012).

248 Carver, supra note 219, at 1920-25. 惟此文章將 UMG 案地方法院和上訴法院之判決一併歸類為永久占有判斷 法，本文則認為 UMG 案之上訴法院判決應屬經濟事實判斷法，詳細內容請見 4.2.1.2 的判決分析。

249 Vernor v. Autodesk, Inc., 2009 WL 3187613 (W.D. Wash. Sept. 30, 2009). 案件事實的部分請參見 4.2.1.1。

用與移轉，並禁止任何未取得 Autodesk 書面允許之移轉行為；

(3)License: COPYRIGHT 聲明系爭軟體之著作權及其附隨之物件和任何使用者所 為之重製物都是屬於 Autodesk 公司；

(4)License: UPGRADES AND UPDATES 條款要求使用者在軟體升級之後必須銷 毀任何原持有之舊 AutoCAD packages 重製物。

然而，在後來 2009 年的和解判決(consent judgment)中，Autodesk 公司僅呈交 AutoCAD 14“click-through” 授權文件的第一頁內容，再加上法院認為 CTA 之所以在 2002 年同意於升級 AutoCAD 2002 後銷毀舊軟體是為了獲得巨額折扣，是以本案法院 認為沒有充分證據顯示 CTA 係於協議中同意升級後銷毀在 1999 年取得的 AutoCAD 14 軟體。

故法院認為本案爭點在於 Autodesk 是否已移轉 AutoCAD packages 軟體重製物之 所有權？亦即本案法院審理重點在於 Vernor 是否為 AutoCAD packages 軟體重製物之 所有權人，抑或 CTA 僅係被授權人而未將重製物所有權移轉於 Vernor。

在 Vernor I 案，該案法院認為第九巡迴上訴法院之判決先例對於區別所有人和被 授權人有兩種不同的見解：

(1)Wise 案之見解認為即使於使用和處分上受到嚴格限制，仍無礙於重製物所有權 之移轉，Wise 案係根據移轉協議(transfer agreement)之條款來區分移轉所有權或單 純的授權：

於 Wise 案中，幾乎所有的散布協議都被稱之為「授權」，法院認為著作權人 僅移轉「限於特定目的和特定期間內展示或散布之權利」，典型的散布協議係將膠 捲拷貝(film print)之權利保留於電影公司，並在契約期間屆滿後返還。而 Wise 案 之合議庭見解認為基於著作權利移轉協議複雜之特性，對於不同的移轉協議須個 別檢視。該案法院認為不能從名稱上被稱為「授權協議」這一點來決定是否為所 有權之移轉，並提出幾項移轉協議之特性，例如：協議中「未規範『著作權人保 有所有權之條款』」可能會傾向於被認為構成重製物所有權之移轉；被授權人「預 先給付單一價金」之情形則可能被認為構成重製物所有權之移轉，然而，「著作權 人保有所有權之條款」和「預先給付單一價金」皆非決定性要素；同樣地，系爭 協議有無要求「被授權人須銷毀重製物」也不會是判斷是否構成重製物所有權移 轉之決定性要素。

回到本案，法院認為 Autodesk 可將同意銷毀舊重製物作為軟體升級之條件，

然而，是否升級以及是否接受此升級條件之決定權在被授權人之手上，法院並不 會因此認為在 CTA 軟體升級之後，Autodesk 就取回了軟體重製物所有權。若依照 Wise 案之見解，系爭協議與 Wise 案中 Vanessa Redgrave 的 V.I.P.契約相類似，其 皆有保留權利於著作權人之規定，同樣也都有嚴格限制重製物使用與移轉之條款，

Autodesk 之被授權人與 Ms. Redgrave 一樣在交易之初即為單一價之給付，然系爭 協議與 Vanessa Redgrave 之 V.I.P.契約均無著作權人取回占有之相關規定，故 AutoCAD 經由授權移轉重製物之行為會被認定為構成所有權之移轉。

儘管 Autodesk 表示，為了限制重製物之移轉，公司對於每一個被授權的軟體 重製物都指定了個別的授權碼，該授權碼也只會讓已註冊之被授權人知悉。是以 Autodesk 堅決主張這樣的方式可支持其仍保有系爭重製物所有權之論點，惟法院 並不同意 Autodesk 說法，法院認為，除非著作權人能以某方式取回重製物之占有，

否則著作權人保留自己權利其實是沒有意義的。Wise 案之判例見解是希望法院能 夠整體性地審查當事人之交易關係，本案法院認為沒有理由單以允許永久占有之 協議而解釋為著作權人仍保有重製物所有權，雖然被授權人所取得之所有權受到 許多限制，但是對於 Autodesk 允許被授權人永久占有軟體重製物之情形，除了認 定為移轉所有權之外，法院認為無法以其他法律關係說明之。

Autodesk 提出另一抗辯，主張系爭授權協議和 Wise 案協議不同，本案為電腦 軟體協議，法院應該要根據軟體產業環境來做判斷。惟本案法院認為，儘管 Autodesk 主張「授權」是軟體移轉的主要方式，但卻沒有足夠證據能夠證明產業 慣例應優先於契約內容，且這樣的說法也未能解答「那些授權是否移轉所有權」

的問題。專家證人 Mr. Nimmer 表示，軟體公司對於其是否移轉所有權係採嚴格的 解釋，軟體公司希望盡可能保留更多的控制權，但這樣的產業狀況對於本案爭點 並無任何影響。此外，Autodesk 提出「膠捲拷貝是比光碟更昂貴的媒介」之觀點 雖然正確，但對於 Autodesk 並無有利影響，蓋因本案法院認為重製物的價值主要 是取決於其內容物而非媒介物，是以法院認為 Wise 案與本案標的、產業之差別並 不足以影響法院之判斷。

(2)MAI rio 較有利於著作權人認定移轉契約為單純授權之觀點：

法院首先說明了 MAI Trio 的判決，第一個案件 MAI 案的被告為電腦維修商，

其維修的電腦系統上裝有授權軟體，該案爭點在於「維修人員於維修電腦時是否 未經授權而重製軟體重製物」，該案法院認為，MAI 將軟體授權予客戶，其客戶 並非軟體所有人，故無法受到§117 之保護。第二個案件 Triad 案²⁵⁰同樣是有關維 修服務的著作權侵權問題，該案的軟體移轉協議有三種版本：第一種版本，著作 權人係將軟體「完全出售」；第二種版本，著作權人「開始授權並禁止軟體之重製 或第三人之使用」；第三種版本則增加「被授權人轉售時須支付移轉費(transfer fee)」

之要求。該案法院認為適用第一種版本的顧客擁有軟體所有權，可適用§117 授權 他人進行維修，然而第二、三種版本的軟體受讓人只是被授權人，故無§117 之適 用。第三個案件 Wall Data 案的移轉協議係禁止被授權人將軟體安裝於多台電腦，

但允許被授權人得於每三十天移轉軟體一次，該協議沒有其他限制轉售或處分的 規定。該案法院基於以下理由駁回被授權人適用§117 之抗辯：第一，該案法院引 用 MAI 案之見解而認定被授權人非重製物所有人；再者，法院認為即使被授權人 為重製物所有人，其安裝超過兩千個未經授權的軟體重製物，仍無法被解讀為使 用軟體之「必要步驟」。

在 MAI Trio 的三個案件中，MAI 案和 Triad 案的判決皆認為「將移轉協議稱

250 Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co., 64 F.3d 1330, 1333 (9th Cir. 1995).

為『授權』」即足以肯認被授權人並非軟體重製物之所有人，Wall Data 案之見解 則較有彈性，該案法院認為著作權人須明確表示僅係授權關係，並須嚴格限制買 受人散布和移轉之權利，此時買受人才能被認定為被授權人。而本案若採用 MAI 案的見解，將導向 Autodesk 所為之授權並無移轉軟體重製物所有權之結論。

為審查 Wise 案和 MAI Trio 案之衝突見解，法院提出專家證人 Mr. Nimmer 的 見解進行討論，Mr. Nimmer 認為本案中授權協議的限制規定已足以肯認 CTA 並 非重製物之所有人，Autodesk 對此主張 Mr. Nimmer 的法律見解沒有拘束法院之效 力。然而，Autodesk 卻忽略了 SoftMan²⁵¹一案中法院引用 Mr. Nimmer 的見解：「交 易的名稱並非關鍵所在，若一項交易為單一給付，且買受人擁有無限之占有權利，

則該交易可被認為是買賣；如果是租賃關係，使用者在期間屆滿後應返還重製物 於出賣人，否則，該交易就不僅僅是移轉占有，同時也移轉重製物之所有權。」

在 DSC 案當中，Mr. Nimmer 立場亦與 Vernor 相同，其當時係主張其當事人可取 得軟體著作重製物之所有權，不過法院最後並未採納 Mr. Nimmer 的見解。而雖然

在 DSC 案當中，Mr. Nimmer 立場亦與 Vernor 相同，其當時係主張其當事人可取 得軟體著作重製物之所有權，不過法院最後並未採納 Mr. Nimmer 的見解。而雖然