經濟事實判斷法

（一）United States v. Wise 1.案件事實：

本案²³⁹被告兼上訴人 Wise 在加州洛杉磯經營好萊塢電影交易(Hollywood Film Exchange)之事業，其從事電影販售，向全美各處之電影收藏家寄出欲售約 349 部電影 之清單，該清單亦表示所出售 16 和 35 毫米(millimeter)之二手電影僅限家用，且電影 之著作權屬於電影製作公司所有。

Wise 所出售之系爭電影原先散布之對象為：電影院、私人團體、電視、航空公司、

郵輪、軍方和 V.I.P.(重要之電影業成員)等；而 35 毫米影片係由電影製作公司出售予 Film Salvage Company，一般來說回收公司會回收再製電影膠捲並銷毀其上之影像。

Wise 出售二手電影之行為被控著作權侵權之刑事責任，Wise 主張授權影片展示和 V.I.P.借貸協議皆為實際出售，且電影(photoplay)亦已出售予回收公司，故其應受第一 次銷售原則之保護；美國政府則主張電影製作公司並未出售影片而僅係授權於特定目 的、時間之使用。

2.法院見解：

本案法院根據證據認為大部分的影片授權並未構成第一次銷售，其中只有兩個協 議有討論的空間，第一個協議是 Warner Brothers Seven Arts 授權 National Broad-casting Company（以下簡稱 NBC）電視廣播電影 Camelot，其授權協議中有提到：「授權人可 以經對方同意之價格從 NBC 買回拷貝(print)……。」Wise 表示此規定即可證明買賣關 係之存在，Warner Distributing Corporation 的法務長則表示，其拷貝並非出售，該協議

238 但本案法院認為 MDY 違反了 DMCA 之反規避條款。

239 United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977).

內容只是允許 Warner 補償 NBC 自費所製作之拷貝，且協議中亦規定：「依照本協議授 權 NBC 之所有拷貝和錄音帶的所有權仍為授權人(Warner)所有。」是以法院認為根據 上述所有權保留規定和整體契約之內容，其法律關係應為授權而非買賣。第二個討論 的是關於 Columbia Pictures Industries, Inc.所屬分公司 Screen Gems 授權 American Broadcasting Company（以下簡稱 ABC）以電視廣播播放電影 Funny Girl 之協議，該協 議雖有類似於 NBC 契約之返還條款，但卻沒有表明授權之條款，也沒有關於 Screen Gems 保留所有權和使用、轉售重製物之相關規定，故本案法院認為 Funny Girl 電影之 出售構成第一次銷售。

V.I.P.契約的部分，電影製作公司表示，特殊情形下，膠捲拷貝(film print)會以 V.I.P.

協議出借給主要演員，協議規定拷貝之用途限於私人使用，通常亦不會收取費用，若 為授權情形，大部分的協議會要求被授權人於協議有效期間持有膠捲拷貝，並禁止任 何複製行為，故法院認為 V.I.P.受讓人應為借用人或被授權人，無涉於電影買賣。然而，

Warner Brothers 對於 Vanessa Redgrave 提供之 Camelot 拷貝卻與上述協議有所不同，該 協議內容有：(1)您將給付拷貝之費用給我們；(2)系爭拷貝只能用於您的私人用途，且 協議有效期間您應持續占有之；(3)系爭拷貝不得出售、出租、授權、出借予任何人，

亦不得重製為任何形式和大小之拷貝；(4)系爭拷貝不得為營利之公開展示；(5)拷貝之 使用限於私人家庭陳列和圖書館。本案法院表示上述協議中除了支付費用之部分外，

其餘文字內容均強烈顯示此為拷貝使用受限之買賣，構成第一次銷售。

此外，電影製作公司出售 35 毫米影片予回收公司的部分，其之間的協議通常為口 頭協議，而且通常來說，電影製作公司係為回收目的而出售膠捲，Film Salvage Company 會銷毀其上之影像，且不會再為轉售。然而就此部分，被告主張即使目的是為了回收，

電影無法在膠捲以外獨立存在，因此其移轉所有權之行為已構成著作權法之第一次銷 售；美國政府則主張電影製作公司僅出售膠捲(film)而非出售電影著作。本案法院最後 則認為，即使被告主張有理由，根據美國政府所提出之證據，被告所出售之拷貝根本 就不是電影製作公司出售給回收公司之拷貝，因此被告之抗辯無理由。

3.判決分析：

本案判決為較早期的判決，系爭標的雖不是電腦程式著作，仍為 Vernor 案之判決 所引用。雖然判決討論的重點仍擺在協議內容，但從判決理由中可以發現法院係檢視 協議之整體內容而為判斷，故即使系爭協議中有保留所有權條款，以及使用、移轉之 限制條款存在，法院仍可能根據協議整體內容而認定構成第一次銷售，也因此有論者 將本案判決歸類為早期採用「經濟事實判斷法」的案件²⁴⁰。

（二）Microsoft Corp. v. DAK Indus., Inc.

1.案件事實：

本案²⁴¹被告 DAK 為電腦硬體經銷商(distributor)，1991 年 4 月 DAK 和電腦軟體公

240 Carver, supra note 219, at 1915-16.

241 Microsoft Corp. v. DAK Indus., Inc., 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995).

司 Microsoft 簽訂一授權協議，Microsoft 授予 DAK 關於 Word 軟體之非專屬授權，該 協議允許 DAK 修改 Word 使其能運作於 DAK 出售之電腦系統，並允許 DAK 重製、

散布和授權顧客使用 Word。根據該協議，Microsoft 會提供內有 Word 的主光碟，再由 DAK 重製並安裝到 DAK 的每一台電腦上，每散布出一份 Word 重製物，DAK 就必須 給付 55 元，此外，該協議規定，不論 DAK 售出了多少份 Word 的重製物，DAK 都必 須給付「最低保證」兩百七十五萬美元給 Microsoft，該金額之計算為：DAK 預計會散 布五萬份 Word 重製物，乘以每份$55 所得出；DAK 之給付計畫分為五期的分期付款，

依序為：簽約時($250,000)、第一次付款日($406,250)、第一次付款日後三個月($697,917)、

第一次付款日後六個月($697,917)、第一次付款日後九個月($697,917)，其中的第一次 給付日約定係 DAK 首次出售 Word 之日。該協議亦規定若 DAK 出售軟體重製物的數 量大於「最低保證」之數量(五萬份)，DAK 得以每套$55 之價格額外給付給 Microsoft，

但若 DAK 出售之重製物數量小於「最低保證」之數量，Microsoft 不會退回任何價金。

1991 年 7 月到 12 月間，雙方當事人修改了協議內容，將權利金降為每份$45，最 低保證仍為美金兩百七十五萬元，相對地，Word 重製物最低保證之數量會超過原先的 五萬份。

第一次付款日為 1991 年 12 月 30 日，DAK 給付了頭三期的價金($1,354,167)後，

於 1992 年 6 月 11 日向法院為破產申請而未再給付最後兩期價金($1,395,833)。

2.法院見解：

其中關於本案當事人 Word 重製物交易是否為買賣關係的問題，本案法院表示應 依據「經濟事實(economic realities)」來做認定，其主要理由如下：(1)該協議規定即使 DAK 只售出一份 Word 軟體重製物，DAK 也必須負擔兩百七十五萬美元；(2)當事人 約定之最低保證金額和超過數量應給付之額外金額都是根據 DAK 取得之重製物數量 所計算，法院認為根據協議之給付架構，其交易較相似於智慧財產權之買賣，而不同 於允許一定期間內可使用之租賃協議；(3)DAK 在協議生效後即可取得所有權利，也就 是說，DAK 在給付第一期的最低保證金後，即使尚未為後三期之分期付款，該協議仍 允許 DAK 散布最低保證數量之所有重製物。綜上所述，本案法院認為依據系爭協議 之經濟事實，DAK 和 Microsoft 間之法律關係應為買賣，而非僅僅為 Word 之使用授權。

3.判決分析：

本案法院在判斷當事人交易是否為買賣關係時明確表示應該要依據「經濟事實 (economic realities)」來做認定，法院認為 DAK 在協議生效時就開始負擔所有對於 Microsoft 之最低保證債務，同時也享有所有的權利；且 DAK 所需要給付之價金係由 軟體重製物之數量所計算，異於一般授權以使用時間計算之方式；此外，Microsoft 係 賦予 DAK 之「出售」重製物之權利而非「使用」重製物之權利。

其中，系爭協議規定即使 DAK 售出之 Word 數量小於最低保證金預定給付之數量，

Microsoft 也不會退還任何價金，相當於 DAK 必須承擔所有的損失風險，故即使系爭 協議係使用「授權」一詞，並就 DAK 之給付稱為「權利金」，本案法院綜合以上多項

協議之經濟事實，最終仍然認定本案為買賣關係。

最後要補充是，本案雖然係軟體交易案件，但是並非著作權法之案件，是以關於 受讓人能否適用著作權法§117 抗辯之案件，後來僅有少部分的判決引用本案判決²⁴²。

（三）Krause v. Titleserv, Inc.

1.案件事實：

本案²⁴³原告 Krause 在 1986 到 1996 年期間於被告 Titleserv 公司從事電腦和通訊的 工作，Krause 為 Titleserv 撰寫超過 35 個軟體程式，本案系爭八個程式可提供 Titleserv 追蹤、彙報客戶要求和其他營運狀況資料之功能，系爭程式安裝於 Titleserv 的電腦並 可由 Titleserv 的員工使用。而 Krause 係以 DOS-based 程式語言 Clipper 來撰寫程式，

以程式語言寫出來的稱為原始碼(source code)，但原始碼必須經由編譯轉換才能夠被執 行。

1996 年 7 月 10 日，Krause 決定要離開 Titleserv，其離開時帶走自己的筆記型電腦，

其電腦內存有兩個程式唯一的原始碼重製物，另外六個程式的原始碼重製物則留在 Titleserv 的檔案伺服器中(file server)因為 Titleserv 存有備份，Krause

亦將系爭八個程式的執行版本留在 Titleserv 的檔案伺服器中。Krause 告知 Titleserv 可 以免費繼續使用執行檔(executable code)，但是不得修改原始碼，然而這樣的限制將使 得系爭軟體的功能大幅下降，因為一些像是增加新客戶或更新客戶資料之類的例行性 使用都必須要改變原始碼。

1996 年 7 月 16 日，Titleserv 以 Krause 為被告向州法院提起一訴訟後，Titleserv 的職員開始規避執行檔內的鎖，並以反編譯的方式將其轉譯回原始碼，接著有員工開 始執行所謂的「清理」工作，對於系爭程式進行修改，包含修正程式臭蟲(bug)、增加 新客戶、更新客戶地址，讓舊的功能夠繼續被使用於新的 Windows-based 系統，原本 Krause 的系統則逐漸被淘汰。因此 Krause 向法院提起本訴訟，主張 Titleserv 之行為構 成著作權侵權責任。

2.法院見解：

本案爭點在於 Titleserv 是否適用§117(a)(1)必要步驟之積極抗辯，Titleserv 所為之 改作得適用該抗辯之要件有三：一、係由「電腦程式重製物所有人所為」；二、係因「使 用電腦程式所需之必要步驟」；三、不得為其他用途之使用。

其中關於改作須由「電腦程式重製物所有人所為」之要件，爭點在於 Titleserv 是 否擁有系爭電腦程式之所有權。Krause 主張 Titleserv 並未擁有儲存於檔案伺服器上的 軟體重製物，其僅依照雙方之口頭授權而持有系爭重製物；Titleserv 則主張其對於

其中關於改作須由「電腦程式重製物所有人所為」之要件，爭點在於 Titleserv 是 否擁有系爭電腦程式之所有權。Krause 主張 Titleserv 並未擁有儲存於檔案伺服器上的 軟體重製物，其僅依照雙方之口頭授權而持有系爭重製物；Titleserv 則主張其對於