實用性與書面說明要件之相互影響

171 Capon v. Eshhar, 418 F.3d 1349, 1358 (Fed. Cir. 2005).

172 Falkner v. Inglis, 448 F.3d 1357, 1367-68 (Fed. Cir. 2006).

173 林萬成、邱元玠，「假設性/真實案例之比較性研究：進步性/非顯而易見性」，智慧財產權月刊，

第 138 期，頁 76（2010）。

電腦軟體技術領域

書面揭露要求較低

法院認定所屬技術領域具有通常知識者具有較高 的知識程度以及技術水準。

電腦程式運作為例行技術。

前案可僅是簡單的教示，即可使後案顯而易知。

生技等技術領域 法院認定所屬技術領域具有通常知識者，較不能由所 揭露之蛋白質對應於一特定 DNA 序列

生技等技術領域中技術本質上不確定高。

書面揭露要求較高 前案需揭露可資辨識之資訊或是描述化學結 構，始可使後案顯而易知。

傳統上法院認為於專利說明書中¹⁷⁴，僅須描述一個可能的效用，而可加以與 其他發明區別辨識，並且發明內容不過於廣泛而至於無意義，即為符合實用性要 件。如 Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.案中¹⁷⁵，CAFC 認為只要該所主張用以 儲存糖漿及水的容器，可讓消費者認為其由該容器獲得飲料，無論事實上是否可 由其他地方獲得，該發明仍具有具體功能，而符合實用性之要求。是以，法院認 為只要該用以儲存糖漿及水的容器，具有一個可能的效用，即表示其有具體以及 實質的功能以及效用。

然而於 Brenner 案以及 In re Fisher 案中，最高法院以及 CAFC 於生技、化學 等領域中嚴格適用實用性要件，即要求發明內容必須具有具體的功能、可在真實 世界適用，以及須建立可信性。CAFC 並認為所主張之 ESTs 片段，須於專利說明 書之書面描述中指出其具體功能，始可符合實用性要件，即須指出其可轉譯的蛋 白質之功能，或指出其可檢測之具體疾病基因，目的在於避免未知功能的 ESTs 片 段可獲得專利保護。

此區別在於，機械技術領域中，發明人通常於發展新產品時，即擁有特定目 的，該發明亦具有特定以及具體的功能，而符合實用性要件，亦不須描述功能與 結構之間的關聯，僅一般性功能描述即可滿足書面說明要件。然而於化學以及生 物技術領域，建立新的化合物後，仍需花費較長時間去探索以該新化合物之功能，

亦需長時間之研究和發展，始可達到實用性的要求。法院與 PTO 均考量多數 ESTs 序列片段由 cDNA 資料庫中選出，並比對 DNA 序列資料庫之後，可能仍不清楚該 ESTs 序列片段所可轉譯的特定蛋白質，以及具體之功能和結構，或是不知其代表 的基因為何，而需要進一步研究其基因以及可能之功能¹⁷⁶。因此，要求專利申請 人須於專利說明書中充分揭露該 ESTs 序列可轉譯之蛋白質，以及其具體功能和結 構，以為說服該技術領域內之具有通常知識者，該 ESTs 序列確實具有具體功能，

而不需進一步研究始可理解其實際用途。以及避免許多基因可能會共享片段的 ESTs 序列，而產生許多發明內容重覆之情況，目的亦在於確保專利品質。

於生技、化學以及醫藥領域中，實用性與書面說明要件之判斷，均是以所屬 技術領域內之具有通常知識者之觀點，考量專利說明書中是否提供足夠之具體實 施例或是實驗數據，以為證明發明人確實知悉所請求 ESTs 序列之功能，並確保發 明人確實於專利申請日擁有該發明，避免請求項過於廣泛而未被專利說明書充分 支持，以發揮把關請求項範圍之功能，以及確保專利品質。然而亦應考量隨技術 成熟發展，所屬技術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準亦會有所提昇，

而可隨之調整書面說明要件之揭露要求。如 PTO 書面說明要件審查指導原則中提 及¹⁷⁷，當功能性之特質結合到已知結構，或是先前技術已經揭露出功能與結構之 間的相關性，以功能性描述種屬概念之發明，亦符合書面說明要件。

174 Eric P. Mirabel, “Practical Utility” Is a Useless Concept, 36 AM.U.L.REV. 811, 813-14 (1987).

175 Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 185 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 1999).

176 In re Fisher, 421 F.3d at 1374-75.

177 Guidelines for Examination of Application under the 35 U.S.C 112¶1, “Written Description”

Requirement, 66 Fed. Reg. at 1106.

綜合上述，於生技等技術領域中，如該發明相關技術之發展已較為成熟，且 所屬技術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準，而可藉由書面揭露具體 功能，而不須詳細描述序列結構，以為理解發明人確實擁有該發明，即同時符合 實用性以及書面說明要件之要求。

3.4.3 小結

基於考量在某些技術尚在發展初期之產業領域，即會因為習知技術相當有限，

所屬技術領域具有通常知識者由於既存知識較少，較不能限縮發明人之所請求之 請求項範圍，是以產生發明人之專利範圍與對公眾之貢獻有對價不相當之疑慮。

當一發明技術本質較不可預測，法院即會從書面說明要件出發，嚴格要求詳 細描述發明細節，使所屬技術領域具有通常知識者可以理解發明人確實擁有該發 明。相同地，此時法院亦要求於前案中必須可辨識後案之生物序列，或是指出具 體的相似結構，以使所屬技術領域具有通常知識者可預測後案主張之序列，方可 使後案發明落入顯而易知而不具進步性。因此，非顯而易知性與書面說明要件之 判斷，皆同以所屬技術領域具有通常知識者之觀點作為判斷基準，而具有不可避 免的連動性存在。

再者，基於 KSR 案中，最高法院著重於考量技術本質之不可預測性，而對於 非顯而易知性採取彈性判斷，又 In re Kubin 案中，法院於生技等技術領域中判斷 非顯而易知性以及書面說明要件時，已考量當時技術領域之技術水準下辨識該基 因是否為例行且慣用之技術¹⁷⁸，以及所屬技術領域中之具有通常知識者之知識程 度以及技術水準，而於個案中加以彈性調整。申言之，當所屬技術領域具有通常 知識者依其知識程度以及技術水準，可以推論該發明之請求項範圍，而理解以及 確認發明人是否確實擁有該發明；即呈現該發明可預測性較高，而所屬技術領域 具有通常知識者可依據前案技術輕易完成系爭發明，是以不須於前案之專利說明 書中嚴格要求詳細描述，以使後案顯而易知。

此外，在 Fisher 案，法院要求 ESTs 片段發明須具體描述其功能，目的在於避 免產生許多發明內容重覆之專利，以及著眼於生物等技術領域研究發展期間較長，

必須充分揭露具體、可信的功能，以確保請求項範圍不會過廣以及確保專利品質。

即使法院所著重之簡併性問題，基於越來越多的生物資訊蒐集計劃¹⁷⁹，如定位和 定序不同生物體的基因序列以及其資料¹⁸⁰、蒐集一整組對於特定蛋白質之基因組，

其序列、結構以及功能之資料、蒐集核苷酸資料以及理解其功能，以及蛋白質純 化技術等進展下等，可讓科學研究人員可更快速的隔離特定基因及獲得生物資訊。

178 Anna Bartow Laakmann, Restoring The Genetic Commons: A “ Common Sense” Approach to Biotechnology Patent in the Wake of KSR v. Teleflex, 14 MICH.TELECOMM.&TECH.L.REV. 43, 72 (2007).

179 Patrick Brian Glies, How to Claim a Gene: Application of the Patent Disclosure Requirements to Genetic Sequences, 27 GA.ST.U.L.REV. 695, 724 (2011).

180 許義明，「美國專利藥物非顯而易見性之司法審查——2007 年 KSR v. Telefex 判決後之看法（下）」，

萬國法律，第 156 期，頁 77-78（2007）。

是以，隨技術發展，生物科技等技術領域之可預測性，及所屬技術領域之既存知 識已經有所提昇¹⁸¹，應考量如該發明相關技術之發展已較為成熟，並且所屬技術 領域具有通常知識者依其知識程度以及技術水準，而可以透過書面揭露具體功能 而理解發明人確實擁有該發明，即可同時符合實用性以及書面說明要件之要求。

亦有論者認為¹⁸²，應基於生技等技術領域之技術逐漸成熟發展，其可預測性 即有所提高，而調整書面說明要件之揭露要求。如於 Falkner 案中，法院亦表明一 旦功能與結構之間的關聯建立，對於已知的功能即不需要覆述，其書面揭露要求 較低。又基於選殖基因之程序已經大量電腦自動化¹⁸³，在搜尋以及辨識特定 DNA 序列或基因序列上亦以功能為基礎，此在分子生物學上已為例行技術而具有可預 測性。再者，於相關之生物技術相關技術平台，已有大量之習知且例行之技術¹⁸⁴， 如基因重組技術，或是蛋白質純化技術。由上述可知，隨研究工具以及技術成熟 發展，生技等領域之可預測性已經有所提昇，且該技術領域中既存知識以通常技 術水準亦有所提昇。最後，考量技術領域中所屬技術領域具有通常知識者之知識 程度以及技術水準，亦會隨技術成熟發展而提昇，應謹守所屬技術領域具有通常 知識者之觀點出發，於考量所有事證後，評估其可否推論該發明之請求項範圍，

而彈性調整書面說明要件之揭露要求。

下一章中，本文將探討 Ariad 全院聯席審理案，並且檢討本案判決是否確實回 應技術發展逐漸成熟之下，法院應該隨之彈性調整書面說明要件揭露要求之時代 需求，並且從中進一步分析美國當今書面說明要件之功能、範圍以及揭露程度。

181 施雅儀，「從 In re Kubin 案探討後 KSR 時代美國生物技術專利之顯而易知性審查」，智慧財產 權月刊，第 128 期，頁 77（2009）。

182 Pai, Supra note 150, at 491-93.

183 Robert A. Hodges, Black Box Biotech Inventions: When a Mere ‘Wish or Plan‘ Should be Considered an Adequate Description of the Invention, 17 GA.ST.U.L.REV. 831, 832 (2001); Alison E. Cantor, supra note 9, at 310-11.

184 郭仲偉，見前揭註 106，頁 50。