非顯而易知性與書面說明要件的相互影響

於 Lockwood v. American Airlines 案中¹⁶¹，CAFC 認為系爭專利之功能性描述 請求項，於前案技術中已經提供相同之功能描述，而足以使系爭專利顯而易知。

在 Amazon.com v. barnes & noble.com 案中¹⁶²，CAFC 認為在數個參考資料中，已經 描述該發明之長期需求和可行性，以及一先前技術中已經描述如何藉由一次滑鼠 點擊傳輸網路資料，是以該發明為顯而易知。於這兩案例中，CAFC 均認為先前技 術與後案發明之電腦方程式，皆以基本觀念操作，而認定系爭專利不符合顯而易 知性。

即有論者認為¹⁶³，CAFC 於判斷電腦方程式運作技術之進步，可否通過非顯而 易知性之審查，其實遵循著判斷是否符合書面說明要件之觀點。即法院認為電腦 軟體領域中具有通常知識者，具有較高之知識程度以及技術水準，可僅透過功能 描述即可實施系爭專利技術，不須於專利說明書中詳細描述電腦方程式之運作。

同樣地，由於法院認為電腦軟體領域之具有通常知識者，其知識程度以及技術水 準較高，是以如可依所屬技術領域之既存知識，製造該系爭專利之類似電腦程式

（即使實行技術細節不同），加上前案技術之教示（即使前案僅是簡單建議），

系爭專利即為顯而易知。

可見 CAFC 於電腦軟體技術領域中書面揭露要求較低，源自於其認定電腦程 式之運作為例行技術，並較可預測後續的新興科技發展，以及認為所屬技術領域 中之具有通常知識者，其知識程度以及技術水準較高，並依據該所屬技領域之既 存知識，而可實現並且執行任何僅以功能描述之電腦程式。是以，其亦認為於前 案中不須要求明確描述發明細節或是具體教示，所屬技術領域具有通常知識者即 可輕易完成後案發明，而使該後案發明顯而易知。

然而在生技、化學以及醫藥等技術領域，CAFC 著眼於其技術本質為較不可預 測且具有高度不確定性¹⁶⁴，而認為於所屬技術領域具有通常知識者於概念上，不 能由所揭露之蛋白質對應於一特定 DNA 序列，亦不能由一生物的 DNA 序列對應 於其他生物之 DNA 序列。如 In re Deuel 以及 In re Bell 案中，CAFC 均考量可否從 前案預測或是辨識後案所主張特定序列，而認為須該主張之序列在前案是可以辨 識的，而非僅描述一般的功能以及結構特性，才可使後案顯而易知¹⁶⁵。申言之，

CAFC 基於遺傳密碼之簡併性、生技領域等技術本質較不可預測，以及所屬技術領 域具有通常知識者之知識程度以及技術水準，而要求必須詳細描述可轉譯系爭蛋

161 Lockwood, 107 F.3d at 1570.

162 Amazon.com, 239 F.3d at 1346.

163 Burk, supra note 142, at 1171.

164 呂紹凡，「非顯而易見性於 KSR 判決後之實務發展——藥物專利實例探討」，萬國法律，第 162

期，頁 91（2008）。

165 In re Deuel, 51 F.3d at 1558.

白質之 DNA 序列之化學結構，即如同專利說明書中僅描述一方法獲得特定 cDNA 序列並不滿足書面說明要件¹⁶⁶，而前案中僅是描述一方法獲得特定 cDNA，亦無法 使後案發明顯而易知。

有論者認為¹⁶⁷，於 In re Deuel 案法院態度顯示，即使前案之專利說明書已使 所屬技術領域具有通常知識者可以隔離出基因序列而不需要過度實驗，滿足可據 以實施要件，並亦提供明確動機以為製造後案發明，仍無法使後案發明顯而易知；

此種態度將使美國專利法第 103 條非顯而易知性要件，以及第 112 條充分揭露要 件呈現不平衡之結構。即法院基於生技領域之技術本質較不可預測，以及所屬技 術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準，而秉持前案之專利說明書中，

不僅須描述如何製造或是使用以滿足可據以實施要件，仍須提供該序列可供辨識 之資訊或是描述序列之化學結構，才可使後案顯而易知。換句話說，法院透過書 面說明要件，要求前案專利說明書必須描述該序列之化學結構，使所屬技術領域 具有通常知識者可預測以及辨識後案發明之基因序列，始可使後案顯而易知；亦 不僅滿足可據以實施要件，同時可使所屬技術領域具有通常知識者合理推論所主 張發明範圍，而滿足書面說明要件，以此修補兩條文之間的平衡關係。

如此更可見 CAFC 於生技等技術領域中就非顯而易知性之審查，亦依循判斷 是否滿足書面說明要件之觀點。即法院認為書面揭露具體數量足夠代表該屬別之 序列，而可使所屬技術領域具有通常知識者推論，請求項有被書面描述充分支持，

而滿足書面說明要件；同理的，於前案中，如有描述該屬別下具體數量之序列，

而可使所屬技術領域具有通常知識者預測落於該請求項之所有序列，則會使後案 發明顯而易知。

因此吾人如果重新考量 In re Bell 案，在該案中前案技術已知系爭蛋白質之全 部胺基酸序列，以及揭露利用基因探針於 DNA 或 cDNA 基因資料庫中進行篩選，

並分離出目標 DNA 或 cDNA 序列片段的方法。此外，辨識以及隔離基因技術，於 當時的技術領域中已為例行技術¹⁶⁸，而所屬技術領域具有通常知識者可依據當時 的知識程度以及技術水準，搜尋、辨識以及隔離該基因。即有論者認為¹⁶⁹，基於 辨識以及隔離基因技術已為例行技術，並且前案已知全部胺基酸序列，呈現出有 限數目已知與可預測的解決方案，而具有成功的合理期待性，是以系爭發明較具 可預測性，所屬技術領域具有通常知識者，依其知識程度以及技術水準較可預測 以及推論所主張之發明範圍，即不須要求明確揭露序列定義以及結構，即可滿足

166 Fiers, 984 F.2d at 1170-71.

167 Holman, supra note 77, at 66-67; Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Biotechnology's Uncertainty Principle, 54 CASE W.RES.L.REV. 691, 719 (2004). 論者皆認為基於 In re Bell 及 In re Deuel 案中，

CAFC 均表示須前案確實揭露後案所主張之基因序列的化學結構，始可使後案顯而易知，如此的法 院態度已經被廣泛解釋於生技等技術領域中，建立一獨特且嚴格的非顯而易知性標準。

168 Anita Varma & David Abraham, DNA Is Different: Legal Obviousness and the Balance Between Biotech Inventors and the Market, 9 HARV.J.L.&TECH. 53, 68-69 (1996).

169 Kate M. Lesciotto, KSR: Have Gene Patent Been Ko’d? The Non-Obviousness Determination of Patent Claiming Nucleotied Sequence When the Prior Art Has Already Disclosed the Amino Acid Sequence, 86 WASH.U.L.REV. 209, 238-239 (2008).

書面說明要件；同理，亦不須於前案要求揭露具體的相似結構，所屬技術領域具 有通常知識者即可輕易完成該發明，而使系爭發明顯而易知。

由上述案件中，CAFC 不論於較可預測之電腦軟體技術領域中，或是於較不可 預測之生技等技術領域中，就非顯而易知性之審查，實為依循判斷是否滿足書面 說明要件之觀點，以所屬技術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準為考 量，其是否可由書面描述中合理推論發明範圍，以為評估是否須於前案說明書中 要求提供可供辨識之資訊，使所屬技術領域具有通常知識者可預測後案之發明範 圍，如此的法院態度導致兩者之間具有「連動性」¹⁷⁰。

更深入分析之，由上述所提及之對於電腦軟體技術領域以及生物技術等技術 領域之案件發展以及整理，其實可以見得 CAFC 為針對「整個產業領域」加以概 念化，著重於發明技術本質的可預測性高低，而對於生技等產業以及技術領域中 適用較為僵化，要求專利說明書內必須詳敘 DNA 序列本身，同時亦要求於前案中 須揭露可使技術人士可以預測到後案發明主張之資訊，後案始通過非顯而易知性 之審查，即在個案上確實有連動性之存在。此外，本文並非指出如果一發明本身 通過非顯而易知性之審查，即會滿足書面說明要件，或是指非顯而易知性的判斷 標準與書面說明要件相同。實認為基於法院案例之發展可以觀察出其對於非顯而 易知性之審查，為依循著判斷是否滿足書面說明要件之觀點。即法院採取所屬技 術領域具有通常知識者之觀點，當一發明技術本質較不可預測，法院即會嚴格要 求詳細描述發明細節，使所屬技術領域具有通常知識者可以理解發明人確實擁有 該發明；並且同樣要求於前案中須可辨識後案之生物序列，或是指出具體的相似 結構，以使所屬技術領域具有通常知識者可以預測後案主張之序列，才會使後案 發明陷於顯而易知。但是並非指非顯而易知性要件與書面說明要件之要求相同，

當一發明通過非顯而易知性之審查，並不一定即滿足書面說明要件，仍須考量技 術人士可否由書面揭露中確認發明人確實擁有。

再者，鑒於 KSR 案及 In re Kubin 案後，最高法院及 CAFC 均著重考量技術本 質之不可預測性，以及所屬技術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準，

而對於非顯而易知性採取彈性判斷。並基於生技領域等技術有所進展，可預測性 有所提供，而認為明顯可嘗試於生技等領域為適當的檢測方法。更何況，於考量 非顯而易知性審查標準提高後，可以通過該審查之發明可能為該所屬技術領域具 有通常知識者較無法預測之技術發展，因此仍需要相當之書面揭露以為支持發明 內容以及範圍。是以，對於書面說明要件之揭露要求應考量，當一生物技術領域 之發明對於所屬技術領域具有通常知識者而言，依其知識程度以及技術水準不難 於理解以及複製，亦較可推論該發明之請求項範圍，即不須嚴格要求詳細描述，

其書面揭露要求應調整至較低水準；同理，亦不須於前案要求詳細揭露後案所主

其書面揭露要求應調整至較低水準；同理，亦不須於前案要求詳細揭露後案所主