技術領域間區別揭露程度之分析（代小結）

於上述第三章中提及，法院基於技術本質之可預測性，對於書面揭露程度要 求於不同產業以及技術領域間有所區別。即於技術領域間，如電腦軟體、機械等 較可預測之技術領域，法院認為電腦軟體領域中具有通常知識者，具有較高之知 識程度以及技術水準，可僅透過功能描述即可實施系爭專利技術，不須於專利說 明書中詳細描述電腦方程式之運作。而於機械技術領域，可僅透過功能描述，或 專利說明書之圖示，而不須詳細描述發明之定義或是描述功能與結構之間的關聯，

即可滿足書面說明要件之要求。然而於生技等較不可預測之技術領域，法院則會 基於技術本質上較不可預測以及具有高度不確定性，而認為於所屬技術領域具有 通常知識者於概念上，不能由所揭露之蛋白質對應於一特定 DNA 序列，亦不能由 一生物的 DNA 序列對應於其他生物之 DNA 序列，是以要求必須詳細描述可轉譯 系爭蛋白質之 DNA 序列之化學結構。

基於隨著技術成熟發展，於生技等技術領域之發明，其可預測性應會有所提 昇，而所屬技術領域之既存知識，以及所屬技領域中具有通常知識者之知識程度 和技術水準亦會有所調整。如 Falkner 案中，法院指出若申請日時該系爭技術已經 成熟發展，則不需要明確描述結構或是定義，即法院認為書面說明要件要求之揭 露程度，應隨著所屬技術領域之技術發展，以及可預測性的提昇而加以調整。雖 然 2001 年地院審理 Carnegie Mellon University v. Hoffmann-La Roche, Inc.案時²⁸⁴， 指出於較不可預測之技術領域內，即使為該技術領域內之熟知技術，亦須詳細描 述請求項中之每一個要件。有論者即愷切指出²⁸⁵，如此不明確的書面說明要件之 要求，會使專利申請人不確定其專利說明書是否充分描述，而增加專利申請之壓 力，並且法院在適用上亦將遭遇困難。而 2008 年 CAFC 審理 Carnegie Mellon Univ.

v. Hoffman-La Roche Inc.案時²⁸⁶，雖然肯認本案地院見解，即無論該發明為主張新 穎的 DNA 序列，或是主張重組、合併以及修改已知的 DNA 序列，均須詳細描述 DNA 序列本身，始可符合書面說明要件；但是及至 2011 年之 Centocor 案中，CAFC 明確表達唯有主張之發明涉及該所屬技術領域內較為新穎的生物序列，始必須適

284 Carnegie Mellon University v. Hoffmann-La Roche, Inc., 148 F Supp 2d 1004, 1014 (N.D. Cal.

2001).

285 Whitley, supra note 74, at 629.

286 Carnegie Mellon Univ., 541 F.3d at 1126.

用較嚴格的揭露要求，而須充分描述生物序列本身。法院在本案中，也同時呼應 了 PTO 書面說明要件審查指導原則，關於發明若是涉及或結合所屬技術領域內已 知資訊或是習知技術，即不須在說明書中詳細加以描述的區別處理態度。

事實上，在 Ariad 全院聯席審理案中，CAFC 多數意見所揭示判斷專利說明書 是否滿足書面說明要件之因素，即已包括所屬技術領域之技術發展成熟程度，以 及所屬技術領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準。而在 Ariad 案之後所出 現的後續案件，例如前述的 Goeddel 案、Billups 案、Boston 案，法院均考量各該 案件中系爭發明技術於所屬技術領域是否屬於較為新穎，或是發展較為成熟之技 術，並從所屬技術領域具有通常知識者之角度，判斷是否可依其知識程度以及技 術水準，根據專利說明書中對於系爭專利技術的書面說明與描述，合理推斷發明 人確實於申請日時擁有該發明。

例如 Streck 案件中，法院即基於在控制血液技術領域內，具有通常知識者之 知識程度以及技術水準較高，並且運用自然產生的網狀紅血球或其類似物之單一 測量血液控制技術，已經是發展較成熟之技術，是以認定所屬技術領域具有通常 知識者依據專利說明書之技術描述，可以合理理解發明人確實於申請日時擁有該 專利技術，而肯定系爭專利說明書符合書面說明要件。又如 2010 年之 ALZA Corp.

v. Andrx Pharms.案²⁸⁷，法院表明在專利說明書中，不須揭露所屬技術領域具有通 常知識者已知之資訊，而允許專利申請人就此可以提交較為簡便的書面揭露。由 上述可見，於生技等技術領域之內，可以藉由區分系爭技術是否為該領域內發展 較為成熟之技術，考量所屬技術領域具有通常知識者可否透過專利說明書中較簡 略之書面描述，理解發明人之請求項範圍，而為不同程度的書面揭露要求。

相對於生物技術等不確定性較高的技術領域，CAFC 對於電腦軟體以及機械等 技術領域，實維持與 Ariad 聯席審理案以前之判決先例大致相同的見解。如上述提 及之 Crown 案中，法院指出於該技術領域內判斷是否滿足書面說明要件，並非適 用種屬之間的模式，而應適用問題解決模式。換言之，申請人於專利說明書中不 須詳細描述定義，或是描述功能與結構之間的關聯。一請求項僅須回應或是解決 於專利說明書中所有描述問題的其中之一，系爭請求項即有被書面描述充分支持。

可見，法院於機械等技術領域之中仍然肯認，專利說明書不須詳細描述該專利技 術之功能與結構，且所屬技術領域具有通常知識者可以僅藉由功能性書面描述，

理解、預測落入發明人請求項範圍之發明內容，因此其書面說明之揭露程度要求 仍然維持較低水準。

由於電腦軟體以及機械技術領域內較多慣用且例行之熟知技術，且所屬技術 領域具有通常知識者之知識程度以及技術水準較高，法院即要求較低的書面揭露。

而於生技等技術領域內，法院現行態度以及判斷是否滿足書面說明要件之趨勢呈 現出，區分系爭發明技術是否為該技術領域內較為熟知之技術，而為不同之揭露 要求，並有所考量隨技術成熟發展，而調整書面揭露之程度要求。是以，可見於

287 ALZA Corp. v. Andrx Pharms., LLC, 603 F.3d 935, 941 (Fed. Cir. 2010).

任何技術領域內之發明，法院均考量技術本質之可預測性、所屬技術領域內之既 存知識以及先前技術程度，由所屬技術領域具有通常知識者之角度，調整書面說 明要件所要求之揭露程度。

此外，由於所屬技術領域中具有通常知識者之定義，乃是具有該發明所屬技 術領域中的通常知識²⁸⁸，以及執行例行實驗工作技術水準的虛擬之人，而書面說 明要件之判斷，應輔以專家證人或是科學文獻等證據，以決定該技術領域內之先 前技術水準，是以亦有論者認為，法院應著重從個案事實具體加以認定，是否符 合實體法上對於書面說明要件之要求²⁸⁹。再者，有論者認為面對此一議題，應該 考量²⁹⁰：（1）該技術領域之研究發展，以及請求項範圍之廣度；（2）所屬技術領 域之既存知識，以及該技術領域內具有通常知識者之技術水準；（3）其他競爭者 可否成功迴避設計；（4）所屬技術領域之技術發展成熟度；以及（5）系爭專利說 明書之告知功能，並輔以專家證人之意見，由所屬技術領域具有通常知識者之觀 點出發，衡量授予專利權人專利之後，所屬技術領域內是否仍有創新的空間，並 且評估系爭專利合適之保護範圍，俾使專利請求項範圍不致過寬亦不過窄，並且 不會過於涵蓋未來之科技發展。

綜合上述，本文更進一步建議不論於較可預測之技術領域，或較不可預測之 技術領域，均應由系爭發明之技術本質的可預測性出發，並考量所屬技術領域之 既存知識和先前技術發展程度，而以所屬技術領域具有通常知識者之角度，判斷 其可否依其知識程度與技術水準，從書面揭露中合理推斷系爭請求項之發明內容。

法院亦應隨著技術成熟發展，根據技術本身之可預測性，以及所屬技術領域具有 通常知識者之實際知識程度以及技術水準，而彈性調整書面揭露之程度要求。於 下章輔以質性實證研究以為印證本文之初步研究結果。

288 呂紹凡，「電子業與生技業專利訴訟揭露要件不同?」，生技與醫療器材報導月刊，第 130 期，頁

55（2010）。

289 李森堙，見前揭註 66，頁 28。

290 Jonathan E. Barbee, Innovation on the Cutting Edge of Ariad: Reinventing the Written Decription Requirement, 86 N.Y.U.L.REV. 1895, 1938 (2011).