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書面說明要件於 Fiers 以及 Lilly 案前,功能以及目的在於確保發明人於專利 申請日時確實擁有其發明、確認是否可以主張優先權利,以及避免發明人於申請 日後不當修正或新增請求項,而未被原本的專利說明書所充分支持。於 Lilly 案後,

CAFC 將書面說明要件適用到原本的請求項,並確立書面說明要件為一獨立之實質 揭露要件,而產生許多爭議。爭論主要在於法院多數意見認為,獨立之書面說明 要件一直存在法條中以及判例法中,且其範圍亦未限制於新增或是修正後的請求 項。然而部分法官以及學者認為,如將書面說明要件作為一實質揭露要件,並適 用到原本的請求項,則會與可據以實施要件有混淆之虞,且不當增加專利申請人 撰寫負擔。並且於 Ariad 全院聯席審理案後,雖法院多數意見確認書面說明要件,

為一獨立於可據以實施要件外之實質揭露要件,亦確認書面說明要件適用於原本 的、新增或是修正後之請求項,即要求請求項須被書面描述充分支持,以及認為 適用範圍為所有技術領域。但是爭議並未結束,仍有許多學者及法院不同意見認 為,將書面說明要件當做一獨立之實質揭露要件,並且適用到原本的請求項,除 將造成與可據以實施要件之混淆之外,亦與請求項解釋呈現緊張的關係,更何況 法院多數意見並未提供明確的書面說明要件判斷標準以為遵循。

本文首先認為,基於 Ariad 全院聯席審理案、其之後的實際案例發展以及演變,

並且綜合考量法院內以及論者之相關論述,和我國實務界人士對於書面說明要件 之見解以及訴訟上觀察,將書面說明要件適用於原本的請求項,以及新增或修改 過後的請求項,以為要求發明人必須充分實質揭露有其必要性,且其適用範圍為 所有技術領域。即考量生物等技術領域具有高度不可預測性,以及遺傳密碼的簡 併性,主張生物序列之請求項,通常以廣大的詞語來確保足夠的專利保障。是以,

針對書面說明要件作為充分揭露之一部分,其功能以及目的即在於一方面將書面 說明要件適用於原本的請求項,避免發明人擁有其根本未發明之內容,以求請求 項為書面揭露充分支持。另一方面則將其適用於申請日後新增或是修改後之請求 項,以為避免發明人不當於申請日後擴張其請求項範圍,而涵蓋其實於申請日後 新興科技發展,以為達到專利制度要求之對價平衡原則,和真正對社會大眾有所 貢獻以及啟發。

此外,基於如果發明人得到其於申請日時根本不知道可否實施的發明,會使 發明人獲得多餘的利益(可起訴他人侵權或是授權他人),此問題在生物科技領域 內逐漸受到重視。書面說明要件實有其不同於可據以實施要件之功能和目的,除 可實質限縮發明人將其請求項內容延伸至申請日後之後續發展科技之範圍,亦可 捕捉於可據以實施要件檢驗下之漏網之魚,以為確保發明人確實於申請日擁有並 知悉其發明,以及要求充分揭露發明細節以可達到與系爭發明相同良好之效果。

換言之,如果發明人於專利說明書中所揭示及教導之內容在先前技術可資運用廣

度上較為有限,則其他所屬技術領域具有通常知識者除非從事大量實驗研究,否 則實為不容易僅憑藉書面揭露而成功實施。是以,於此情形下,發明人或是專利 申請人所可主張的抽象請求項範圍,即不應擴張說明書所揭露之具體實施例外。

由上述可見,書面說明要件實有其獨立存在以及作為一實質揭露要件之必要性,

且適用範圍如 Ariad 全院聯席審理案所示,不限於生技等技術領域,且之後案例發 展中亦未如此限制,是以書面說明要件之適用範圍為所有技術領域。

其次,由書面說明要件於產業以及技術領域間區別適用之觀點切入,觀察以 及審視以往有關本要件之案例發展可見得,法院於生技等技術領域之揭露程度要 求較高,而不同於電腦軟體以及機械技術領域,呈現區別適用的現象。此外,法 院區別適用揭露要求之關鍵點在於,技術本質可不可預測,以及對於所屬技術領 域具有通常知識者之知識程度技術水準之認定。而本文進一步探討後發現,由於 法院對於非顯而易知性與書面說明要件之判斷,均考量技術本質之可預測性,以 及所屬技術領域具有通常知識者之其知識程度和技術水準,並均由所屬技術領域 具有通常知識者之角度出發,而呈現兩者間存在不可避免之連動性。如法院基於 生技等技術領域之不可預測性較高,即要求較高程度的書面揭露,亦同時要求於 前案技術中須揭露相似之具體結構,以使所屬技術領域具有通常知識者辨識出後 案發明之序列,始可使後案發明顯而易知。然而,在電腦軟體以及機械等技術領 域,法院則考量其不可預測性較低,以及所屬技術領域內較多習知技術,是以前 案即使僅為簡單之教示,亦可使後案顯而易知。

由上述可推論,基於技術環境之改變,當一技術領域之發明對於所屬技術領 域具有通常知識者而言,依其知識程度及技術水準不難於理解及複製,亦較可推 論該發明之請求項範圍,即不須嚴格要求詳細描述,其書面揭露要求應調整至較 低;同理,亦不須於前案要求詳細揭露後案所主張之序列的化學結構,以使後案 顯而易知。是以,由法院案例發展可以見得其對於一發明是否通過非顯而易知性 之的審查,依循著判斷是否滿足書面說明要件之觀點,即採取所屬技術領域具有 通常知識者的角度以為評估。因此,我們可以推論由於 KSR 案以及 In re Kubin 案 後,法院對於非顯而易知性的審查已有所考量生技等技術領域可預測性之提升,

而採取彈性判斷,則亦應將書面揭露之要求隨技術成熟程度而加以調整。

再次,Ariad 全院聯席審理案之見解,以及後續發展之案例,均呼應應考量技 術本質之可不預測、所屬技術領域之技術發展程度,以及所屬技術領域具有通常 知識者可否從書面揭露中推論發明人於申請日時確實擁有該發明,以為判斷是否 滿足書面說明要件。此外,於 PTO 書面說明訓練教材中亦提及,應考量所屬技術 領域之既存知識以及技術發展水平,如於抗體等較為成熟發展之技術,由於許多 技術特徵為已知,即不須詳細描述。然而於 DNA 序列之發明,由於其較不可預測 以及不確定性仍高,為避免涵蓋根本未揭露之技術部分或是生物序列,即須描述 功能與結構之間的關連,以及充分描述足夠代表該屬別之種的數目。

再者,於 Crown 案中,法院指出於該技術領域內判斷是否滿足書面說明要件,

並非適用種屬之間的模式,而為適用問題解決模式。即法院於機械技術領域內仍

肯認,專利說明書中不須詳細描述發明技術之功能與結構,而所屬技術領域具有 通常知識者即可僅藉由功能性書面描述,以為理解、預測落入發明人請求項範圍 之發明內容,即與 Ariad 全院聯席審理案之前的案例見解相同,相對於生技等不確 定性高之技術領域,法院實維持較低之揭露程度要求。

最後本文建議,由於在生技等較不可預測之技術領域內,亦可基於技術本質 上區分較可預測或是較不可預測,如較為熟知之抗體技術或較少知悉之 DNA 序列 技術,而為不同程度之揭露要求。以及考量法院於電腦軟體以及機械技術領域中,

基於其技術本質之不可預測性較低,而維持揭露要求較低之見解。可見法院其實 著眼於技術本質之可否預測,以及判斷所屬技術領域具有通常知識者依其知識程 度以及技術水準,可否由書面揭露中合理判斷發明人於申請日時確實擁有該發明。

是以,應由產業以及技術領域間區別適用進一步加以細分,不論於任何技術領域 內均應由系爭發明之技術本質的可預測性出發,考量所屬技術領域之既存知識和 先前技術發展程度,而且謹守所屬技術領域具有通常知識者之角度判斷,可否依 其實際知識程度以及技術水準,根據專利說明書中對於系爭專利技術的書面說明 與描述,合理推斷以及預測系爭發明內容。因此,應可隨技術成熟發展之程度,

而彈性調整以及區別其揭露要求程度。即於所屬技術領域內較為熟知之技術,其 揭露要求可較低;反之,於甚少知悉之技術則應要求揭露較多資訊以確保發明人 真正擁有,以為一較為妥適之要求標準,除解決現有對於揭露程度要求之判準問 題,亦提供於專利申請或是專利侵權或是專利無效訴訟涉及本要件時參考之。

參考文獻

中文書籍

1. 王世仁,《生物科技專利導論——專利策略實務與迴避設計》,二版,全華圖書 股份有限公司出版,台北(2010)。

2. 劉國讚,《專利實務論》,元照出版,台北(2009)。

3. 謝銘洋,《智慧財產權法》,2 版,元照出版,台北(2011)。

4. 王承守、鄧穎懋,《美國專利訴訟攻防策略應用》,2 版,元照出版,台北(2007)。

中文期刊

1. 何建志,〈生物技術專利之最適範圍——產業政策與法律分析〉,台大法學論叢,

1. 何建志,〈生物技術專利之最適範圍——產業政策與法律分析〉,台大法學論叢,