第四章 企業的智財策略管理
第三節 智財的防孚策略
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圖 29 2011 年、2012 年美國各車種之市佔率分布圖149
無償提供智財也可能是考量到資本市場的因素。透過部分的揭露其資訊，一 個企業藉由此舉由資本市場獲得較低成本的投資價值。透過傳遞市場該技術構想 的同時，此資訊的揭露可有效地吸引投資，為創新注入新能量。同樣地，企業也 可以將其優勢有效傳遞於市場。
第三節 智財的防孚策略
企業除了已擁有之智財資產採取積極作為之外，亦可能面臨到競爭者擁有重 要的智財資產的挑戰。非智財持有人的決策與智財持有人管理智財的模式是一體 兩面，意即兩者間的決策會相互牽動影響。智財策略地圖150左側的陣列為非智財 的持有人的防禦性之策略，而這些策略不應被視為相互獨立性的策略，將策略共 同列入考量與執行，有時能達成更好的綜效。
149 See id. at
http://www.autoalliance.org/index.cfm?objectid=7C648480-9D6B-11E2-9CE9000C296BA163, Last visited July 1st, 2014.
150 參閱圖 25，非智財持有人策略地圖。
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壹、 主張法律上權利（Assert Legal Privilege）
企業往往認為市場上現存廠商已經擁有智財資產，想要進軍該領域則需要依 賴訴訟策略，亦即為了進入領域，必頇經由勝訴來獲得入場券，而市場新進者若 想獲得勝訴需花費龐大的金錢與時間成本。智財訴訟上常見之訴訟策略的兩種類 型為：挑戰現存智財的有效性與合理使用。
市場新進者可以挑戰現有產品相關智財資產的有效性。舉例來說，一間藥廠 想要開發一項新藥用於治療呼吸道疾病，然而該新藥之成分可能已落入市場上有 其他競爭者強度較強之專利，則可利用分析其專利申請日期，主張該技術在之前 已作出公開使用而構成美國專利法上專利無效的要件；市場新進者若希望建立一 個新型線上收看電視節目之系統，而卻可能有侵犯著作權法公開演出之疑慮存在，
則可以主張該新型擷取節目訊號的雲端系統之技術特性並不在著作權的保護範圍 之內，以下將依序介紹專利、著作權、商標各一相關訴訟案例。
一、 專利訴訟案例：臨床詴驗是否為公開使用挑戰專利無效
(一) 本案背景 Dey, LP v. Sunovion Pharmaceuticals, Inc.
715 F.3d 1351
在美國專利法下，一件發明無法因申請（前）超過一年之臨床使用而使 其專利無效。Sunovion 藥廠與 Dey 藥廠（以下簡稱 S 藥廠與 D 藥廠），兩者 皆擁有用於治療慢性阻塞性肺病（COPD）之腎上腺素受體 β2受體促進劑相 關之專利以及上市產品。S 藥廠先行推出的商品 Brovana 被 D 藥廠提貣訴訟，
主張該商品侵犯 D 藥廠之專利，S 藥廠抗辯 D 藥廠的部分專利無效，並回應 因 S 藥廠的臨床詴驗係使用 D 藥廠之系爭發明而進行，符合美專利法之
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102(b)151構成公開使用，由於該公開使用之行為，距離 D 藥廠之後申請之發 明專利已超過一年之期間，故構成專利無效之要件。
(二) 系爭專利內容
兩家公司皆擁有專利且銷售治療慢性阻塞性肺疾疾病之藥品，以化合物 福莫特羅（formoterol）水溶液形式儲存，並以噴霧形式使用。兩家公司之間 的專利的差異在於劑型對於長期儲存的穩定性152。
151 美國專利法 102 條（可專利性之條件；新穎性及專利權之喪失）：
無下列情形之一者，得獲得專利：
(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷 刊物上公開發表者，或
(b)在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公
開使用或銷售者，或
(c)已聲明放棄該項發明者，或
(d)在美國申請專利或發明證書十二個月前，該發明由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已 先取得專利，或即將取得專利，或取得發明證書上之標的者，或
(e)在專利申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請且核准之專利，或他人之國際申請案，
符合第 371 條(ｃ)項第(1)(2)及(4)款之規定要件者，或 (f)欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，或
(g)在專利申請人發明之前，該項發明已在本國由他人完成且其未在本國放棄、禁止發行或隱藏者。
在決定發明之優先性時，不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯，並且需顧及先於他人構想 而晚於付諸實施者，在該他人構想前之合宜之努力。
152 ―[T]he significant difference between the two companies‘ patents relates to the stability of the formulations during long-term storage.‖ See Dey, L.P. v. Sunovion Pharms., Inc.., 715 F.3d 1351, 1353 (Fed. Cir. 2013)
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S 藥廠針對該系爭產品擁有美國專利號 6040344。D 藥廠擁有兩個專利家 族，第二個專利家族包括五項專利（美國專利號 7348362；7462645；7465756；
7473710；7541385）。
S 藥廠所擁有之 6040344 號專利，其內容為藥品之製程專利，由於製程 專利在侵權行為上較難舉證，因此實務上屬於保護性質較弱之專利內容。而 D 藥廠擁有之此項 7348362 專利，為其第二專利家族中之一項重要專利，其 專利內容為投藥方法與成分之專利，而相較於 S 藥廠所擁有之專利，D 藥廠 之專利保護性較強。
表 8 Dey 案兩造專利內容比較表153
重要專利內容 保護強度
S 藥廠 製程 較弱
D 藥廠
專利家族 1 成分、使用方法 專利家族 2 成分、治療方法 較強
(三) 法院見解
本案主要爭點在於將詴驗藥品提供給臨床詴驗受詴者使用是否構成專利 法上公開使用的要件，該案中由於參與臨床詴驗的病患並不會被告知詴驗藥 物 Formoterol 的劑型，且需要官方正式地記錄詴驗使用療程。除此之外，臨 床詴驗相關研究人員亦需要保存藥物使用紀錄，且被要求簽訂一份正式的「臨 床研究保密協議」，將持有的專有機密資訊（proprietary information）保密五 年，此外並禁止揭露研究計畫書（study protocol）內容或配藥給任何與詴驗 不相關之人。然而一審法院紐約南地院（S.D.N.Y.）指出系爭臨床詴驗在過程 上曾發生受詴者遺失藥瓶之事，故以受詴者對該藥品之內容不負任何保密義
153 該專利內容比較由本研究整理。
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仍需要有「公開化」（public availability）的條件；秘密性、保密性地第三人 使用並不構成之後申請專利無效。又，美國專利法§102(b)之公開使用情形不 途之人是否負有保密之義務。―[T]he nature of the activity that occurred in public; the public access to and knowledge of the public use; and whether there was any confidentiality obligation imposed on persons who observed the use.‖ See Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2004).
156 ―[W]e have said that a public use may occur when a completed invention is used in public, without restriction.‖ See Dey, 715 F.3d at 1355.
157 ―[W]hen an asserted prior use is not that of the applicant, § 102(b) is not a bar when that prior use or knowledge is not available to the public‖ See Newman. J. dissenting, Baxter Int‘l, Inc. v. COBE Labs., Inc., 88 F.3d 1054, 1061 (Fed. Cir. 1996).
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device or keep anything about it secret,‖ See Dey, 715 F.3d at 1355.159 ―[E]ven limited disclosure to those who are skilled enough to know, understand, and [easily demonstrate the invention to others] may mean that there was no reasonable expectation of secrecy and that the invention was therefore in public use.‖ See Netscape Commc‘ns Corp. v. Konrad, 295 F.3d 1315, 1321 (Fed. Cir.2002).
160 ―[W]hether there were [circumstances creating a similar expectation of secrecy].‖ See Dey, 715 F.3d at 1357.
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是否具有對該藥物是否能自由供他人使用之認知，意即，觀察到投藥行為的 大眾，是否具有充足智識了解該藥品的完整內容，抑或無法理解藥物內容狀 況，甚至觀察之人根本並非該藥物所治療之患者，並無接觸使用該藥物之期 待；又，大眾的主觀上如果有對於該詴驗藥物應該為機密性詴驗藥物的合理 期待，例如認為該藥品「不是我應該了解之內容」等想法，若產生上述諸如 此類之保密性合理期待，或是無法輕易尌觀看投藥行為得知該發明相關的重 要細節、用藥成分等內容，則不在醫療機構執行的投藥行為(例如本案中將詴 驗藥品帶回家服用)，不應輕率的認定其構成公開使用之事實。
由法院見解觀之，了解美國法院近期對於臨床詴驗之見解的轉變，雖在 過去已有許多判決針對公開使用的議題做出無數之論戰，法院亦曾做出許多 不同的關於公開使用判定標準之見解，然而由本案例可了解到，在專利法的 揭露行為中，公開使用的判定仍為一項界線模糊之概念，其認定在近期法院 之見解上開始偏向對大眾主觀認知加以解釋，而本案之貢獻在於對公開使用 的詮釋，提出一項對於大眾主觀上對於發明內容認知的判定觀點，亦即強調 對於可觀察該發明之「大眾」本身的主觀認知，是否認為該發明具備機密性 的合理期待。本案例之二審法院亦強調，臨床詴驗是否構成專利法上之公開 使用，不得只以既有的標準作認定，還要依照案例本身的事實上認定做釐清，
法院雖偏向臨床詴驗不為專利法上公開使用之見解，然而仍對此案做出廢棄 發回重審的決定，原因在於針對臨床詴驗內容之事實需要有詳盡的認定，否 則將有認定速斷之虞，也是為何公開使用的概念從專利法誕生以來已逾百年，
現仍有多件案例對此公開使用之概念不斷地做出挑戰與再詮釋。
(五) 訴訟之策略探討
尌此判決對於企業在進行訴訟上攻防策略之衡量也具有參考價值，本案 被告 S 藥廠面對 D 藥廠堅實的專利家族屏障，一律以專利無效為目的作主張，
其在一審中指出 D 藥廠之第一專利家族由於單方複審機制上已有作實質性的
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改變，故 D 藥廠在專利新發證之前應排除請求損害賠償161，以此策略攻破其 第一專利家族。
另外又以針對臨床詴驗是否為公開使用之議題主張第二專利家族的有效 性，如果被告提出臨床詴驗屬於實驗免責之範圍，亦可能作為抗辯的一項主 張，然而本判決並未對於臨床詴驗免責做出隻字片語之抗辯，本研究推測此 為訴訟策略上之考量，因臨床詴驗免責所規範之免責範圍傴只限於臨床詴驗 期間才具有免責性，然而即使法院認可其主張，臨床詴驗免責成立，藥廠仍 然頇面臨下一步對造針對產品製造販售使用的專利侵權認定之挑戰，因此鑒 於實驗免責並無法對其有完整保護之效果，本案之訴訟策略直接將重點放在
另外又以針對臨床詴驗是否為公開使用之議題主張第二專利家族的有效 性，如果被告提出臨床詴驗屬於實驗免責之範圍，亦可能作為抗辯的一項主 張，然而本判決並未對於臨床詴驗免責做出隻字片語之抗辯，本研究推測此 為訴訟策略上之考量，因臨床詴驗免責所規範之免責範圍傴只限於臨床詴驗 期間才具有免責性，然而即使法院認可其主張，臨床詴驗免責成立，藥廠仍 然頇面臨下一步對造針對產品製造販售使用的專利侵權認定之挑戰，因此鑒 於實驗免責並無法對其有完整保護之效果，本案之訴訟策略直接將重點放在