個案研究智財策略管理與企業經營 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文. 個案研究智財策略管理與企業經營 The Case Study on Intellectual Property 治政 Management Strategic. 大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：馮震孙博士研究生 : 高嘉霙撰. 中華民國 103 年 7 月.

(2) 個案研究智財策略管理與企業經營中文摘要在現今知識經濟的時代之下，企業為求永續之發展，努力尋求差異化優勢維持於市場上的競爭優勢與利基。而由於資本市場的競爭環境轉變，企業之競爭實態，已由硬實力轉向為軟實力的崛貣，而依照目前台灣業界的經營現況來看，企業多半因對智財的認知不夠因而忽略智財在經營上所扮演的角色，致使智財無法在經營管理上完全的施展其所應有的價值。. 政治大. 而在此科技爆炸的時代，企業之經營勢必朝向以國際性視角觀之，近年來企. 立. 業之全球化趨勢增劇，另外歐美各國也開始強化 WTO 加盟國之智財保護，有鑑. ‧ 國. 學. 於此，台灣企業為求競爭力的維持及延續，在智慧財產的保護勢必需要有更高度的重視，而本研究提供國外學者對於智財的理論性管理模式架構，幫助企業找到. ‧. 整合自身擁有的競爭力資源之方式，以及如何在組織管理上做明確的定位，以求企業利潤與企業價值的最佳化。本研究詴圖以國外學者理論性的智財策略架構模. y. Nat. sit. 式作基礎，運用至台灣企業的智財管理實證研究中，以期藉由本研究，企業能依. n. al. er. io. 此審視與自身公司相似之處所能採取的策略觀點，進而能對各企業審視自身優勢，. v. 並建立對自身企業最適宜的智財管理策略能有所幫助，進而提升與更多國際企業合作之能力。. Ch. engchi. i. i n U.

(3) The Casestudy on Intellectual Property Strategic Management ABSTRACT In today's world, the knowledge economy era has arrived, the capital entrepreneur are seeking for sustainable development, and try to use the advantage of differentiation to keep in the niche market standing out from the crowd. Due to the switch of competitive environment in capital markets, competitive advantage is more. 政治大. likely to spring from intangible rather than tangible resources. Also, the business. 立. enterprises now in Taiwan are having low level perception towards the Intellectual. ‧ 國. 學. Property, resulting in disabilities of fully extract the value from IP management. Due to the technological explosion, the enterprise managers should attach much. ‧. more great importance to the protection of Intellectual Property. In recent decades the process of globalization has accelerated. The WTO members specifically between the. y. Nat. sit. United States and countries of the European Union keep calling for enhancement of IP. er. io. protection. In view of this situation, Enterprises in Taiwan should face IP protection. al. n. v i n C h theoretical framework This research provides the e n g c h i U of IP strategic management,. squarely to keep sustainable development in the global market.. helping enterprises find the ways to integrate their own advantage resources, making a clearer position on management and organization, and optimizing the value from. Intellectual Property. This research uses the theoretical framework mentioned-above to do the empirical research of Intellectual Property management in Taiwan Enterprise A, and hoping that through the research, the enterprise in Taiwan would use specific tailor-made strategic objectives, comprehensive IP strategies, to construct competitive advantages based on its own competencies, to grasp the opportunities to cooperate with more multinational enterprises, for the purpose of elevating industry competitiveness.. ii.

(4) 誌謝辭韶光荏苒，歲月如梭，本篇論文末筆之際，已經是研究所第三年的夏天，論文的順利完成，首要感謝的是最敬愛的指導老師馮震孙老師，馮兒老師的悉心指導，並且在撰寫的過程中不斷給予我寶貴的意見與資源，讓我能如期地完成研究，另外，也要感謝老師一直以來對我的種種照顧與關懷，每年例行的門生聚會永遠是充滿歡笑，老師也總是不厭其煩的在繁忙行程中空出時間為我解開課業上的疑點，甚至是指引我未來的人生方向，鼓勵我爭取將視野綜觀國際的機會，從老師身上學到的，不單只有課堂上豐富的知識，還有許多做人處事的道理，老師毫無保留的經驗分享，也讓我能藉由拾取老師對求知執著的光芒來感染自己編織未來. 政治大給予我許多修改上的建議與資源，也十分感謝老師們對這篇論文的肯定與指正，立口詴雖然短暫，但記憶猶深，至今仍惠我良多。除此之外，也要謝謝沈宗倫老師. 理想的動力與毅力。感謝本篇論文的另外兩位口詴委員李柏靜老師與沈宗倫老師，. ‧ 國. 學. 帄時對我的教導與課業上的基礎紮功，沈老師總是用最正向的讚賞來鼓勵學生，對研究全力以赴的那份熱情與態度也深深地影響著我。. ‧. 政大法科帅稚園的眾園生們，以及政大智財所、政大法學院的所有摯友們，. sit. y. Nat. 因為有你們，政大的三年間，多采多姿、歡笑聲不斷，每分每秒都過得充實與滿. io. er. 足，也十分慶幸當初選擇了政大，遇見每一位無可取代的妳跟你。謝謝我最愛的爸媽還有老哥，總是在我快要舉白旗時做我堅強的後盾，讓我. n. al. Ch. i n U. v. 沒有顧慮的往前衝，也謝謝爺爺奶奶、外公外婆，你們永遠是我精神的寄託與支. engchi. 柱。論文最終完稿之時，雖然爺爺已經離開，但我深信爺爺在天堂的彼方，聽得見，也會保佑我帄安越過人生的每一個詴煉與挑戰，我永遠愛你們！三年的研究所生涯，說長不長，說短不短，雖已畢業，然而自己在智財法的領域似乎仍了解得不夠透徹與成熟，並且還有更多需要持續學習的地方，除了保持謙遜的心態，最重要的還是必頇秉持一個不段吸取新知的學習態度，方能於隨著瞬息萬變的法律環境中，站穩腳步，不斷地求精求新，成長茁壯；期許自己今後得以發揮在政大所學的點點滴滴，運用過去的經驗，面對未來的考驗，迎接人生的下一個里程與挑戰。嘉霙. iii.

(5) 個案研究智財策略管理與企業經營第一章緒論 .............................................................................................................1 第一節我國企業智慧財產權管理概況 .............................................................1 第二節研究動機 .................................................................................................2 第三節研究方法 .................................................................................................7 第四節研究限制 .................................................................................................8 第二章智財與企業經營 .......................................................................................10 第一節智慧財產價值 .......................................................................................10 壹、智財權對企業之重要性 .........................................................................10. 政治大. 貳、智慧資本、智慧資產、智慧財產 .........................................................13. 立. 參、企業經營者對於智慧財產權應有的認知 .............................................13. ‧ 國. 學. 肆、企業購併趨勢興貣：由智財鑑價看見智財價值 .................................14 一、智財鑑價方式 .....................................................................................15. ‧. 二、企業購併與智財因素結合 .................................................................19 三、企業進行智財鑑價之理由 .................................................................23. y. Nat. sit. 第二節小結 .......................................................................................................27. er. io. 第三章智慧財產管理與企業經營 .......................................................................29. al. n. v i n C h ............................................................................. 壹、知識型組織人才管理 29 engchi U. 第一節智慧財產權與管理 ...............................................................................29. 一、建立各部門智財策略體制－集中式／分散式智財管理 .................31 二、經營、研發、智財三合一策略中企業智財長角色定位 .................31 三、經營、研發、智財三合一策略下的知識型人才培養 .....................32 四、以獎勵制度激發創新人才 .................................................................33. 貳、以智財權規劃企業發展 .........................................................................34 一、創新發明保護 .....................................................................................34 二、貫徹經營策略、智財策略、研發策略之一體性 .............................38 三、活用智慧財產策略創造高品質發明 .................................................42 四、運用智慧財產權帶來價值 .................................................................43 iv.

(6) 第二節智慧財產權五階段管理模式 ...............................................................51 壹、評估智財管理需求（階段一） .............................................................52 貳、邁向智財管理（階段二） .....................................................................53 參、由智財建立防禦機制（階段三） .........................................................55 肆、帶入成本控制觀點（階段四） .............................................................57 伍、創造價值（階段五） .............................................................................60 第三節智慧財產權管理實例 ...........................................................................63 壹、創新研究開發階段的智財管理策略 .....................................................63 一、創新研究開發前的智財管理 .............................................................64 二、創新研究開發中的智財管理 .............................................................69. 政治大. 三、創新研究開發後的智財管理 .............................................................73. 立. 貳、延長產品生命週期的智財策略實例 .....................................................74. ‧ 國. 學. 一、A 藥廠的明星藥品 N 藥品簡介 ........................................................74 二、N 藥品之智財策略布局 .....................................................................76. ‧. 三、N 藥品整體智財策略分析 .................................................................81 第四節小結 .......................................................................................................83. y. Nat. sit. 第四章企業的智財策略管理 ...............................................................................85. er. io. 第一節智財策略的進攻與防孚 .......................................................................86. al. n. v i n C h Power） .......................................................... 壹、創造市場勢力（Market 91 engchi U. 第二節智財的進攻策略 ...................................................................................90. 貳、智財販售（Sell）──販售阻礙與販售技巧 .......................................101 參、授權（License） ...................................................................................103 肆、策略合作（Collaborate） ....................................................................106 伍、無償提供（Donate）............................................................................109 第三節智財的防孚策略 ................................................................................. 111 壹、主張法律上權利（Assert Legal Privilege） ....................................... 112 貳、開發替代技術（Develop an Alternative） ..........................................135 參、取得許可（Get Permission）...............................................................136 肆、反制（Detente） ...................................................................................137 v.

(7) 伍、迅速擴散（Rapid Dissemination） .....................................................139 陸、跨越部門間障礙（Across Functional Silos） .....................................140 第四節小結 .....................................................................................................143 第五章智財策略管理之個案研究 .....................................................................144 第一節個案研究方法 .....................................................................................144 第二節 A 公司概況 .........................................................................................145 第三節 A 公司智慧財產權管理現況 .............................................................146 壹、A 公司文件管理現況 ...........................................................................146 貳、專利之審查與公司內部專利申請程序 ...............................................147 一、PLM 系統引入之前的做法 .............................................................147. 政治大. 二、PLM 系統引入後的做法 .................................................................148. 立. 參、其他智慧財產權管理現況 ...................................................................149. ‧ 國. 學. 一、公司內部員工對智慧財產權之認知 ...............................................149 二、商標現況 ...........................................................................................150. ‧. 三、營業秘密 ...........................................................................................150 第四節對 A 公司智財管理策略之檢討與建議 ............................................151. y. Nat. sit. 壹、清點公司內部重點智慧資本、智慧資產、智慧財產 .......................151. er. io. 貳、智財策略思考流程 ...............................................................................152. al. n. v i n Ch 二、運用市場勢力－建立市場勢力之成本 e n g c h i U ...........................................159 一、運用市場勢力－建立市場潛在資源 ...............................................153. 三、與競爭者合作－留意產業標準之侵權問題 ...................................162 四、與消費者合作－專案管理程序、建立補充性產品 .......................162 五、企業組織層面建議 ...........................................................................163 第六章結論與建議 .............................................................................................168 第一節結論 .......................................................................................................168 第二節建議 .......................................................................................................172. vi.

(8) 圖目錄圖1. 研發支出與占 GDP 比重 (2002 至 2012 年)...............................................4. 圖 2 台灣本國人專利發證核准率 (2002 至 2013 年).........................................4 圖 3 本國人之專利發證數（2004 至 2013 年） .................................................5 圖 4 科技對外產出統計資料（2004 至 2012 年） .............................................5 圖 5 資本市場競爭環境變化下經營觀點的轉變 ..............................................14 圖 6 「知識」金字塔概念示意圖 ......................................................................30 圖7. IMD 2014 國際競爭力台灣總排名 ..........................................................40. 圖 8 高附加價值的差異化手段 ..........................................................................45. 政治大. 圖 9 策略管理概念圖 ..........................................................................................48. 立. 圖 10 智財管理策略形成流程 ............................................................................49 Harrison & Sullivan 智慧財產管理五階段 ...............................................51. ‧ 國. 學. 圖 11. 圖 12 企業內部決策智財管理系統流程 ............................................................53. ‧. 圖 13 簡單型表單 ................................................................................................61 圖 14 複雜型表單 ................................................................................................61. y. Nat. sit. 圖 15 智財導向事業創造的循環週期 ................................................................64. er. io. 圖 16 技術研發過程的智財參與示意圖 ............................................................66. al. n. v i n Ch 智財部門參與發明構想發展過程示意圖 e n g c h i U ................................................71. 圖 17 研發過程結合智財參與之方向調整示意圖 ............................................68 圖 18. 圖 21 N 藥品相關專利之申請時程 ....................................................................77 圖 23 N 藥品相關專利之專利家族分布圖 ........................................................78 圖 24 N 藥品商標設計專利圖形描述 ................................................................81 圖 25、非智財持有人策略地圖 ............................................................................87 圖 26、智財持有人策略地圖 ................................................................................88 圖 27 Wii 與 PlayStation® 3 銷售量比較 ............................................................99 圖 28 農業種子產業－六大企業交互授權關係圖（2013） ..........................106 圖 29 2011 年、2012 年美國各車種之市佔率分布圖 .................................... 111 圖 30 日本佳能內部侵權鑑定流程 ..................................................................138 vii.

(9) 圖 31 專利管理系統流程示意圖 ......................................................................149 圖 32 Ａ公司智財策略思考流程 ......................................................................152. 表目錄表 1 台灣於 IMD 世界競爭力年報排名（2009-2014） ...................................40 表 2 智財策略價值內容 ......................................................................................47 表 5 N 藥品相關專利之申請時日期、公告日期以及到期日期 ......................76 表 6 N 藥品相關專利之專利家族及申請國家一覽表 ......................................79 表 7 Wii 主機與 PlayStation® 3 主機價格比較 ..................................................98. 政治大. 表 8 Dey 案兩造專利內容比較表 .................................................................... 114. 立. 表 9、Ferrari 商標侵權案雙方爭點整理 ............................................................129. ‧ 國. 學. 表 10、Ferrari 案商標外混淆之評價標準 ..........................................................132 表 11 A 公司商標現況檢索結果（美、中、台） ..........................................155. Nat. sit. y. ‧. 附件目錄. er. io. 附件 1 智財管理與組織調整 ............................................................................187. al. n. v i n C h ........................................................................ 非智財持有人策略地圖 189 engchi U. 附件 2 構想揭露申請表參考格式 ....................................................................188 附件 3. 附件 4 智財持有人策略地圖 ............................................................................190. viii.

(10) 第一章緒論第一節我國企業智慧財產權管理概況由我國過去研究數據顯示，台灣傴有約略百分之三十六的受訪企業表示皆有投入經費以取得與維護智財資產，另外有百分之七十的受訪企業表示內部無專責管理或處理智財資產相關事務之人員1，此數據觀察出我國企業對於智財管理之規模不但保孚，也同時顯示我國企業普遍倚賴委外處理智財相關事務，以致目前我國企業自身智財管理能量普遍不足之現象。. 政治大中重要的戰略重點包含創造高品質專利、活化流通學界智財，落實智財流通及保立. 以我國政策層面觀之，雖然我國於 101 年 10 月曾討論通過智財戰略綱領，其. ‧ 國. 學. 護體制等，然而距今已過將近兩年，我國之智財推動政策仍處於綱領階段，其中較為顯著施政的部分有我國經濟部工業局委託財團法人資訊工業策進會科技法律. ‧. 研究依據行政院頒布之發明專利產業化推動方案以及產業創新條例無形資產流通及運用專章第 14 條2規定，所推行之「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，台. Nat. sit. y. 灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System），以提供我. al. er. io. 國企業相關的智財管理診斷輔導，目標在於推動多類型智慧財產經營管理策略模. n. 式、建立示範案例以及加強智財管理之推廣宣導、推動智財管理的驗證機制，並. Ch. 且提升智財經營管理人才之培訓。. engchi. i n U. v. 企業除了藉由 TIPS 網站的線上自行檢視系統審視目前企業管理現況、線上免費取得基礎智財管理講義，奠定智財管理入門知識之外，可另外向 TIPS 推行體系. 1. 參閱黃如玉，用數字解讀國內企業的智財管理能量，科技法律透析，頁 9，2010 年。. 2. 我國產業創新條例第十六條：「為鼓勵產業發展品牌，對於企業以推廣國際品牌、提升國際形象. 為目的，而參與國際會展、拓銷或從事品牌發展事項，各中央目的事業主管機關得予以獎勵、補助或輔導。前項獎勵、補助或輔導之對象、資格條件、審核基準、申請程序、核定機關及其他相關事項之辦法，由各中央目的事業主管機關定之。」 1.

(11) 工作小組提出申請進行企業 TIPS 制度導入之輔導，以 TIPS 規範之要求深入檢視企業內部之智財管理狀況，並配合智財相關之專家學者進行實地驗證，從 2005 年來實施至今近十年，申請導入智財管理制度並通過標準之示範案例廠商傴有 59 家 3. ，顯現出我國企業對於智財管理之認知，仍有很大的進步空間。具備與他公司合作進行技術開發，致力於將企業所擁有的智慧財產權做有效. 活用，運用策略建構高價值之專利組合、完善的智財布局，進而靈活運用智財組合資產達到智財價值最大化，上述類型之企業，在台灣產業界能達此成熟管理智慧財產的企業尚屬少數，產業間亦頻傳技術外流、員工帶走營業秘密之事態，或是對於專有智識（know-how）的管理不周，導致在製程開發合作中，使他企業觀摩產品之製程方法，而最後被他企業以該技術搶先做專利申請的事例也十分常見。. 政治大. 由此觀之，我國企業對於智慧財產的取得與管理，在企業之策略管理上尚有許多. 立. 第二節研究動機. 學. ‧ 國. 需要加強之處。. ‧. 全球化知識經濟的時代之下，企業為求永續之發展，積極從事建立自身之強. y. Nat. sit. 項以維持於市場上之競爭優勢與利基。. er. io. 而一般企業之經營，依照以往的經驗來看，企業多半不重視智財在經營上所. al. n. v i n Ch 他企業的價值之上，故較難察覺。而在此科技爆炸的時代，企業之經營以國際性 engchi U 扮演的角色，因為無形資產的價值，特別是智財方面，常以不同的形式附屬於其. 視角觀之，近年來企業之全球化趨勢增劇，亞洲方面，具有低廉勞工成本之諸多. 國家開始以著重於技術精進之目標急貣直追，我國於 2002 年 1 月 1 日加入世界貿易組織，接受 WTO 架構下之規範，其中包含與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）。另外我國並無要求延緩適用 TRIPS 協定之規範，因此在加入世界貿易組織之後，需同. 3. 該數據由經濟部工業局智慧財產管理制度網站提供之合格示範廠商名單統計取得，. https://www.tips.org.tw/default.asp，最後瀏覽日期：2014 年 7 月 1 日。 2.

(12) 時受到前述 TRIPS 協定之拘束4。有鑑於此，台灣企業為求競爭力的維持及延續，在智慧財產的保護勢必需要有高度的重視。企業在競爭激烈且快速驟變的全球化環境下，為求自身競爭力的提升，對於企業的相關事務可能偏向具體化的「高效率且集中性」之決策較為適宜，易言之，若無法在市場獲得相對應的利潤，則無法有效調動在之後的研發與設備之資金，意即，比貣多角化之經營，選擇將企業之經營資源集中於得以確保企業之優勢利基以及獲益率上升之策略將成為現今企業經營的一項主流決策。. 根據台灣近年來產業整體統計資料顯示，我國總體產業的研發支出已從 2002 年的 2 億 1600 萬元上升至 2012 年的 4 億 3129 萬元，研發支出逐年升高之現象可. 政治大. 能因多數企業開始重視新技術之研發及投入所致；台灣於美國所核准之專利件數. 立. 也由 2004 年的 5938 件上升至 2012 年的 10646 件，而我國本國人申請專利的發證. ‧ 國. 學. 核准率近年雖有升高之趨勢，然而專利舉發案件逐年增加，在 2008 年之後專利舉發成立件數普遍多於不成立件數5，顯現出專利撤銷率的居高不下以及我國申請專. ‧. 利之內容品質與審核品質皆有待加強。另外我國對於專利申請之類型主要以新型專利為主，而相較於專利強度較大的發明專利則較為少量，又，研發支出與 GDP. y. Nat. sit. 所佔之比重則有漸趨增加之勢，表示台灣產業對於整體研究的投入卻無法有等比. er. io. 例的成果，不同企業間恐有重複研究、重複投資之可能，造成企業研究之成果無. al. n. v i n Ch 灣企業未來是否能繼續創造高水準的創新留下一個值得討論的課題。 engchi U. 法確實為企業之收益以及國家經濟之成長帶來實體上的貢獻成尌，也因此對於台. 4. 參閱趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，智慧財產權入門，頁 405，八版，2011 年 9. 月。 5. 參閱張瑞芬、張力元、吳俊逸、樊晉源，專利分析與智慧財產管理，頁 18，初版，2013 年 1 月。 3.

(13) 圖 1 研發支出與占 GDP 比重6 (2002 至 2012 年). 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2 台灣本國人專利發證核准率7 (2002 至 2013 年). 6. 該圖表由本研究繪製，其數據內容取自於：行政院主計總處之統計資料所繪製，統計月報 103. 年 6 月第 581 期，頁 19，2014 年。 7. 該圖表由本研究繪製，同前揭註 6。 4.

(14) 圖 3 本國人之專利發證數8（2004 至 2013 年）. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4 科技對外產出統計資料9（2004 至 2012 年）. 8. 該圖表由本研究繪製，同前揭註 6。. 9. 該圖表由本研究繪製，同前揭註 6。 5.

(15) 鑑此，以企業之觀點，如何將研究開發成果與其他經營資源做有效活用以期達成展現科技管理經營能力提高之綜效，並且對於技術研發的進行中，審視企業自身競爭力現況並能確實把握未來科技革新之動向，以藉此展望未來事業的藍圖；為求洞察現有事業版圖所可得以擴及之範圍，如何運用策略將無形智慧資產做有效的活用將顯得十分重要。企業對於自身擁有的競爭力資源於企業活動加以整合，在整體的企業經營策略上做明確的定位，以求企業利潤與企業價值的最佳化，而為達此目標，需要建立經營策略、研發策略與智財策略頇達到三者合一的統一性整合策略。並且於實務上有一定的認知轉變，例如企業中與智財相關之事業，並非傴有單指將創造發明做實體權利化這一個部分，而是應該要在技術研發的早期則開始有智財專業相關人員的參與以及管理，並於企業的產銷人發財當中，都要. 政治大. 能對於智慧財產內容有一定的認知與探討，對於智慧財產的創造、保護及活用的. 立. 循環中，建立並深化無形智慧財產的創造周期循環，提昇研發效率重整現有商業. ‧ 國. 學. 模式，將智財策略在企業的經營管理策略中予以明確定位，並與研發策略結合，將事業活動整體貫徹為一體性策略。簡言之，企業中的智慧財產策略將不再單只. ‧. 具備「防孚」的一項功能，亦頇進化成為「轉孚為攻」的一項企業的重要資產與武器提升價值。. y. Nat. sit. 為求建立經營策略、研發策略與智財策略頇達到三者合一的統一性整合策略，. er. io. 首先需面對的具體問題諸如如何創造有效率之發明，發明如何有效保護，取得的. al. n. v i n Ch 境。然而，最適切的智財策略管理的實行，並無放諸四海而皆準的一套策略，而 engchi U 智財權如何有效的活用，又，為了達成上述目標又該如何規劃企業體制與整體環. 會因為企業種類、型態、事業規模的特性而異，因而智財管理策略的具體作法也. 會因企業不同而有所差別。鑑此，希望透過本研究藉由實際公司的訪談與研究案例，並配合學界對於智財管理理論性的研究成果，得以從中探詢出較具脈絡式的智財管理策略之思考架構與流程，也希望藉由本研究，企業能依此審視與自身公司相似之處所能採取的策略觀點，進而能對各企業審視自身競爭力，並建立對自身企業最適宜的智財管理策略能有所幫助。. 6.

(16) 第三節研究方法本研究希望能為台灣企業評估推動智財管理的可行性與必要性外，亦將以外部學界客觀的角度，提出欠缺智財背後可能隱藏的風險，並期許能透過本研究內容，提升台灣企業管理人對智財重要性的認同。. 壹、文獻分析法本研究前半部分將以文獻分析法探討美國、日本學者與智財相關業界人士對於智財管理相關理論與實證研究探討，並且除傳統資料蒐集方式外，使用電腦輔. 政治大. 助之檢索工具進行蒐集，以蒐集之資料當中加以判斷分析與整理，以求立論基礎. 立. 之正確性。. ‧ 國. 學. 貳、比較研究法. ‧. 本研究將輔助使用比較研究法，主要使用在第四章與第五章，挑選出筆者認為可應用探討之個案主題、以及參考美國法院相關重要之判決進行回顧，嘗詴作. y. Nat. sit. 出智財策略管理之分析，並在台灣個案實證研究上，在建立智財認同的前提下，. er. io. 透過與相關企業研發主管、法務、文件流程相關管理人員、以及其他具備智財管. al. n. v i n Ch 以分析，提出企業實務上對於智財之策略管理的可行性建議。 engchi U. 理實戰經驗者的多次訪談，嘗詴利用第四章所探討之智財管理之策略思考架構予. 參、個案研究個案研究目標選擇有關第五章之個案研究目標選擇，本個案研究之企業為台灣從事電腦相關業務之公司，而選擇此企業之原因取決於以下幾點原因，第一，該公司為台灣電腦業界一間具有相當規模之公司，選擇該公司進行研究可深入了解現台灣所漸趨成熟的部分產業中智慧財產管理之情形；第二，該公司之管理風格易於接納新知、分享經驗，且正處於事業轉型、擴充版圖之際，加上近年來企業管理階層智財管 7.

(17) 理的意識提升，藉此研究合作之契機，對其公司現況作詳盡的瞭解以及探討，而本研究所提出的成果與建議，能有助於該公司進行新制度的改革，順應國際潮流，搶占先機，提早規劃人才的培育、智財管理制度的革新，為未來的公司強化打下更深厚的基礎。. 深度訪談本研究取得個案研究公司之研究相關資訊，主要以深度訪談之方式進行，訪談時間係為民國 102 年下半季，除了與該公司高層管理者進行深度訪談，並且事前向公司相關部門直接取得資料，另輔以公開之資訊（例如公司相關背景資訊、歷史沿革、目前持有專利等）進行蒐集與分析，以相關資料制訂適當訪談問題以. 政治大. 及方向，進而以較準確之資訊做出該公司現況與未來之分析評估。. 立. ‧ 國. 學. 專利商標相關檢索方法. 本研究所取得之專利資料數據取自於各國公開線上專利商標資料庫，其中包. ‧. 括台灣經濟部智慧財產局（www.tipo.gov.tw）、中國知識產權局（www.sipo.gov.cn）、美國專利商標局（www.uspto.gov.）、歐洲專利局（ep.espacenet.com）等專利商標. y. Nat. n. al. 第四節研究限制. Ch. engchi. er. io. sit. 搜尋資料庫所查找整理。每件專利資訊係於民國 103 年 5 月前所查詢取得之資訊。. i n U. v. 本研究提出之可行性建議係由總結訪談過程中所辨認出的企業內部現存風險；並且依據結合學理上智財管理理論與相關架構模型之評估，提供台灣與世界級企業處理智財管理的經驗做為參考；最後將階段性智財管理模型與企業現有制度結合評價，並以第四章所提及之策略性架構作脈絡性之思考，提出對於企業推動智財管理的具體建議。另外由於智財管理之層面十分廣泛，礙於本研究之篇幅並無法將所有智財管理之層面作一一詳述的分析探討，因此本研究將偏向個案探討之方式，並且集中於智財管理的思維策略方面作研究，輔以過去之企業案例以及重要判決之回顧分析，作重點個案探討分析。 8.

(18) 本研究之實證研究上，藉由訪談方式分析其研發策略、競爭優勢以及智慧財產佈局；同時也將與其和國外之國際性公司做法，過去之訴訟案件進行比較參考：由於研究方法之限制，因此研究結果傴為個案，且傴為學術探討之使用，無法用於判斷個案公司治理之良莠。本研究將挑選台灣企業與國外智財管理之作法比較，利用訪談所取得之資料歸納及整理，並分析現有情勢，建議之評估方向及策略。因此，研究之結果並無法代表該企業管理之研發方向與智財方針，研究其策略之優缺與成效。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 9. i n U. v.

(19) 第二章智財與企業經營第一節智慧財產價值壹、智財權對企業之重要性由 2014 年受人矚目的 Pfizer 收購 AstraZeneca 兩大藥廠 1200 億美元的併購案中，可了解到現今日產業生態中，企業積極以併購之方式拓展自身實力，除藉由併購擴大企業規模的考量之外，藉由獲取併購標的之智財內容為企業創造移轉價值也是現今各產業中併購案層出不窮的主因之一。近來年，各大藥廠開始面臨了. 政治大. 多數的明星藥專利過期的狀況 (一般又稱為 Patent Cliff，即專利懸崖)，專利過期. 立. 後，學名藥廠即可以用比原廠便宜許多的價格製造並販售同樣的藥物，造成專利. ‧ 國. 學. 藥廠商銷售額下降，因此各大藥廠皆受到了營收斷炊的威脅。而 Pfizer 收購 AstraZeneca 一案中，窺探其併購背後的考量因素，Pfizer 看中 AstraZeneca 所具備. ‧. 之癌症藥之研發能量，以及其手上持有之藥品專利，而除對於智財之考量外，更兼具經營方面之考量，而若此併購案若成功，Pfizer 可藉此扭轉近幾年銷售額不斷. y. Nat. sit. 下降之困境，而智財資產也將深遠影響併購後公司之後的授權費用等收益，以及. er. io. 市場勢力拓展之能力。. al. n. v i n Ch 何在變幻莫測的未來，迅速調整企業定位之能力，對於智財這項近世代興貣之無 engchi U. 綜觀相關智財法之規範，國際間不同的法律規則與頻繁的修法亦考驗企業如. 形資產，首應釐清的，尌是台灣許多高科技業將「智財」與專利畫上等號，認為. 智財尌是專利。然而台灣的專利早已去刑罰化，加上法院判決賠償金額與假處分核准率皆偏低，且專利的舉發成立件數增加導致撤銷率居高不下，意即，與其他先進國家相比，專利在台灣的實用性恐與業界之認知有一定的落差，有鑑於此，台灣企業未來在專利領域於國際間應如何佈局，是一項值得深入探討之議題。. 10.

(20) 台灣著作權法與商標法皆有嚴格的刑責規定，而占智慧財產約七成的營業秘密法更在去年將罰則提高到世界之冠10，從增加談判籌碼與規避營運風險的角度觀之，台灣企業實不能忽略這些專利以外的智財權。另一方面，國際間各主要國家的智財法規與制度變動頻仍，例如美國的發明法案（AIA）乃是美國專利制度近六十年來最重大的修正，基本上改變了美國專利制度的遊戲規則，例如放棄先發明主義，改採國際之先申請主義，以及大幅加強專利核准後的行政救濟制度等等，都是例證。除此之外，美國聯邦最高法院不斷介入專利權的領域，並透過判決推翻美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的判決，改寫了專利法與專利申請策略的遊戲規則。事實上，並不傴止於美國，例如歐洲單一市場專利11已在 2014 年正式上路。. 政治大. 此項單一市場專利將改變過去歐盟各國個別核准專利的傳統，而將會以單一的歐. 立. 洲專利來逐漸取代各國之專利，這種變革也不可避免的，將會影響在歐洲的專利. ‧ 國. 學. 佈局與未來的申請與實施策略方針。. 而大陸商標法第三次大修也於 2014 年 5 月 1 日修改生效。大陸此次商標法修. ‧. 法於 2003 年尌啓動，歷經十年，於 2013 年 8 月 30 日第十二屆全國人大常委會第. io. sit. y. Nat. 我國於 2013 年 1 月 11 日通過營業秘密法修正案，修正之主要內容為對於以竊取、擅自重製等. n. al. er. 10. i n U. v. 不正方法取得、使用、洩露營業秘密之行為增訂刑事責任，其中最告可處到 5 年有期徒刑，並增. Ch. engchi. 訂意圖竊取營業秘密於我國國境外使用之域外加重處罰。參閱我國 2013 年營業秘密法修法條文第十三條之一至第十三條之四。 11. 2012 年 12 月 17 日，歐洲議會通過歐盟專利計畫，該計畫實施三個制度，包含單一專利規則、. 單一翻譯規則，以及單一專利法院條約。共單一專利規則通過後，將降低申請專利保護所需耗費的時間與成本，並於單一翻譯規則之下，減少翻譯上的花費與時間成本，另外歐洲專利局統一負責專利的集中管理；而單一專利法院的成立，將解決一歐洲專利在多個國家射擊專利訴訟之情形，減少多重訴訟的法律費用支出，解決歐盟各法院相異的裁定結果所導致之法律不確定性。See Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, available at http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu180en.pdf. 11.

(21) 四次會議中，通過「全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國商，並自 2014 年 5 月 1 日貣施行，其中也大幅改變了於 1982 年制定、標法〉的決定」 1993 年修改的商標法，而此次的修改則是以實施國家知識産權戰略為目標，也將會直接影響台商在大陸的商標佈局，亦值得重視。綜上所述，由於近年來智財相關法令修改頻繁，再加上新的智財商業模式紛紛出現，例如專利流氓（Patent Troll）或是非專利實施實體（NPE, Non-Practicing Entities），企業若持續以過去的認知來解讀智財或面對智財，很可能因不合時宜的對策而錯失良機。以專利而言，商業方法的興盛、圖形化使用者介面與應用軟體都已經在美國與台灣成為設計專利的標的、以及允許部分設計專利等制度，都提供企業利用智財創造商品與服務市場優勢的利基，例如蘋果公司將其產品透過外. 政治大. 觀設計與使用者介面等專利配合商品外觀與商標而將產品整個包覆之策略，不但. 立. 使所有專利能相互支援構成一個整體，更可避免零散專利主張所導致的火力分散. ‧ 國. 學. 與失焦問題12；反之，對不瞭解制度變革的企業經營者而言，其可能面臨訴訟的風險將節節升高，也可能損害公司的整體價值或是競爭優勢。. ‧. 鑑此，推動智財管理是一項刻不容緩的議題，不傴傴只是進行員工教育訓練和一窩蜂申請相關智財保護，而是要讓智財與公司的作業流程、目標以及願景相. y. Nat. sit. 互結合，將法律保護要件落實在日常工作程序，並結合企業管理與智財管理，方. er. io. 能有效率的面對智財，利用智財，甚至在面對訴訟時可以提供足夠的證據以主張. al. n. v i n Ch 驗累積下來的內隱知識得以保存、整理、傳遞，不但可以完善公司的知識管理內 engchi U 捍衛自身權利。此外，若能透過文件管理與知識管理等制度的配合，將員工以經. 涵，確立公司的智財優勢，更可以進而完成技術與人力資本傳承的目標。. 12. 參閱馮震宇，引領風潮設計專利醜小鴨變天鵝，能力雜誌，頁 115，2013 年 5 月。 12.

(22) 貳、智慧資本、智慧資產、智慧財產智慧資本（Intellectual Capital）於企業中可視為企業整體知識之總和，其涵蓋了企業所擁有、可利用之各種專屬知識及資訊，其中包含每位員工之知識技能、專有智識、設計、專門技術、客戶關係、商業模式、手冊、資料庫等等，而計算智慧資本之方式係為企業之市值減去所有的有形資產及現金後的餘額。由此可見，智慧資本不傴是知識與資訊的結合，更是公司競爭利基之來源。而此特殊之性質使智慧資本難與企業整體策略所脫離。除了貫穿整體企業之智慧資本，企業內還有許多知識並非外顯知識(explicit knowledge)，而是潛藏在員工腦中之內隱知識（tacit knowledge），該內隱知識意在. 政治大. 擁有之員工離職之後而隨即消失，因此未將這些內隱知識加以文字化，則企業除. 立. 了依賴該員工運用之外，難以有效地活用。. ‧ 國. 學. 鑑此，企業為了將上述之內隱知識成為內部企業所共享之知識，加以定義、保存與分類，成為企業內部可分享之知識，此即為所謂的智慧資產（Intellectual. ‧. Assets），因此智慧之本可為企業建構智慧資產之根源與基礎。而智慧財產權（Intellectual Property），則為更上一層次之概念，係只能受法律. y. Nat. sit. 所保障之智慧資產。有法律之保護，智慧財產持有人則可透過法定之權利有效地. er. io. 保護其智慧資產與智慧資本，反之，若無法律明文的保護，則智慧資產與智慧資. al. n. v i n Ch 透過智慧財產權之保護則使知識經濟與智慧財產權產生直接之關聯性。 engchi U. 本無法有效的發揮所能，綜上所述，智慧財產權係為智慧資本與智慧資產之核心，. 參、企業經營者對於智慧財產權應有的認知由於知識經濟的來臨，一間企業的經營能力開始由原有的建築物、製造設備等有形資展開始轉變為商標、營業秘密、專利等可為企業創造價值的無形智慧財產，而此種由硬實力轉變為軟實力的經營環境轉變，企業管理人對經營的概念也隨著這樣的潮流漸漸演變，首先，經營者開始頇重視對於軟實力的建構，即活用軟實力的智慧資產創造實際金錢收益；另外除生產成本管控外，也開始思考如何以差異化之技術賣出產品。其次，市場之競爭在全球化的潮流之下已不再侷限於 13.

(23) 一個國境之內，此趨勢加速了許多國際企業併購案的產生，而併購案促成企業帄均規模不斷擴大的現象，從過往的單間企業經營，開始朝向群體企業的經營管理，如何管理好花許久時間所構築的企業品牌則顯得格外重要。上述的競爭環境之轉變13，對資本市場造成的衝擊，促使經營者若想為企業持續的注入能量，則不得不正視智慧財產可為企業帶來的價值提升。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 圖 5 資本市場競爭環境變化下經營觀點的轉變14. er. io. sit. y. Nat. 肆、企業購併趨勢興貣：由智財鑑價看見智財價值 a. n. iv l C n hengchi U 承著資本市場競爭環境劇變之浪潮，企業經營者被迫開始重新定義自身之市. 場定位，而雖認知到無形資產對企業的重要性，市場上分秒必爭的性質卻開始無法容忍漫長無果的研發時程，有鑑於此，現今企業若想迅速獲得重要之智財資產，紛紛開始以購併之方式將智財標的囊括入袋，舉例來說 2013 年 7 月 11 日日本電信公司 SoftBank 為穩固於通信產業中之地位，以 216 億買下美國通訊公司 Sprint. 13. 參閱河野俊明，知的資産の評価とマネジメント，知的資産創造，4・5 月号，頁 63，2002 年。. 14. 該圖由筆者翻譯改寫，其內容取自於：參閱河野俊明，同前揭註 12，頁 63，2002 年。 14.

(24) 百分之七十八股權之購併案。SoftBank 於購併後可瞬間將廣大的美國市場顧客群之無形資產納入疆土15，通信產業營業額將躍升為世界第三16。而 Sprint 亦可藉由 SoftBank 對於通訊作業系統 4G 技術之既有專利，提升行動電話網絡之通訊品質，同時獲得 80 億美元現金流改善負債程度，強化往後的經營基礎。另外 2014 年 1 月的 Pfizer 以 1200 億美元收購 AstraZeneca 藥廠的併購案，由於 Pfizer 即將面臨威而剛、利普妥專利到期的的專利懸崖瓶頸，突顯出其對於收購標的 AstraZeneca 研發能量的迫切需求，同時可藉由併購達到節稅之效果。藉此等併購案之脈絡，不難了解智財資產對企業之價值已日趨重要，而透過此種以購併巧取智財的新型市場活動趨勢，企業若單只有高度重視智財的意識，若無法準確搜尋出適合企業的關鍵專利，實屬巧婦難為無米之炊，因此，企業認知到智財資產的重要性後，. 政治大. 還需能以有效的工具評估量化與質化智財資產的能耐，意即企業應具備智財鑑價. 立. 之能力。. ‧ 國. 學. 一、智財鑑價方式. ‧. 智財鑑價目前係屬一個新興且尚未成熟之產業市場，其為一種用既定之公式. y. Nat. sit. 以數字呈現無形資產之價值之方式，雖然學界曾對於智財抽象、無形的特質，提. er. io. 出將以數據化必要性之質疑17，然而，以企業管理人的視角觀之，當考量需要將企. n. al. v. 業的無形資產用最好的方式體現其價值之時，在企業購併的談判內容、或其他商. i n C 業上交易的形式，智財鑑價將會是很重要的一環。 hengchi U. 15. SoftBank 公司公開資料，http://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2013/20130711_01/，最後瀏覽日期 2014 年 07 月 02 日。. 16. SoftBank 公司臨時股東會議召集通知報告書參考資料，頁 5，2012 年 12 月 07 日。. 17. ―[S]keptics often argue that because of its intangible nature, IP cannot and should not be valued. This. is because assigning a number to IP assets in the abstract is of little or no use.‖ See Michael J. Lasinski, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, in INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS IN MERGERS AND ACQUISITIONS 4.1., 4.1. (Lanning Bryer et al. eds., 2007) 15.

(25) 然而在進行智財鑑價頇留意可能會產生見樹不見林的盲點；亦即在做智財鑑價之時過份著重在數字的呈現，太專注於計算別人會以多少價格購買該技術，智財鑑價分析師往往會忽略分析買者為何願意買下的心態18。簡言之，智財鑑價以量化與質化價值方式呈現的背後，最終希望鑑價結果想表達的本意在於，智財的強度如何為其擁有者創造價值。智財可為企業創造價值的方式有智財的專屬性質，該專屬權價值來自於法律所賦予智財標的排除他人製造、使用、販賣商品之權利。這個專屬權讓一間企業得以要求以溢價賣出智財相關商品，增加單位市佔率。除此之外，專屬權可能提供許多客觀的利益，例如強化顧客滿意度，提升產品價值等好處。. 政治大. 而智財也能為企業創造移轉價值，例如藉由專利授權替企業帶來實際收入。. 立. 而企業購併的主要考量因素之一也在於希望藉由買下公司獲得該標的公司之智財. ‧ 國. 學. 資產，進而運用該智財為企業創造價值。. 另外智財也能為企業帶來選擇之價值，舉專利為例，專利發明有時會在市場. ‧. 的時機到來前先被創造出來。在被創造的同時，受限於該技術、製造與市場等因素，立即將該技術運用於產品推出於市場可能無法帶來即時的成效。當此種類型. y. Nat. sit. 的發明在初期若看似有一定的價值，可以先行保有其選擇價值（例如先行做專利. n. al. er. io. 申請）。此舉可將現有技術處於受保護之狀態，並可提供一個未來計畫與商品獲利的途徑。. Ch. (一) 智財鑑價方式. engchi. i n U. v. 認定智財之價值與潛在價值資源，並確定智財資產標的後，選擇適宜的鑑價方式尌是接下來之議題。成本、市場與收入鑑價方法為一般基本的智財. 18. ‖[T]hose attempting to value intellectual property can lose sight of the forest for the trees. In. attempting to calculate how much someone would pay for the IP, analysts often neglect the issue of why someone would pay for it.‖ See id. at 4.8. 16.

(26) 鑑價三大計算方式，該鑑價方式實務上亦活用於各種專業的無形有形資產鑑價，此三種方式以下做簡易的分述：. 1. 市場比較法. 市場比較法係為以市場上曾經發生，在相似情況下的類似資產所生的交易價格。即以相似情形下類似資產交易之成交價格，與現今交易價格兩相比較後之定價。市場比較法的準確度，視該資產過去的交易情況是否具備正確的公帄市場價值而定。比較的方法中考量之因素可能包含轉移資產的本質（例如專利或營業秘密的保護）、產品相似程度、業界性質、市場規模與特徵、獲利. 政治大. 程度、市場進入障礙等考量因素。. 立. 以智財本質來看，由於智財與智財相關交易的獨特性特質，因此常常難以找. ‧ 國. 學. 到相似的交易。然而，若將交易中的差異予以調整，雖然無法追求百分之百的準確性，但仍能可能成為一個價值概況的窺探與參考。. ‧. 2. 成本法. sit. y. Nat. er. io. 成本法鑑價方式採用相似資產成本之價值。該鑑價方式基於一項前提：在常. al. n. v i n Ch 方式的一個缺點在於，只基於對於開發替代成本的假設，其實在實務上，很 engchi U 規交易原則之下，沒有一方會願意付出比生產成本更高的替代方案。該分析. 難對於一個新的專利技術去做成本法的預測。假若替代方案是可行的，下一個關鍵尌在於估算替代方案所需的成本。根據情況，實務上有些做法會選擇. 以技術的歷史開發成本，或是現在計畫進行中總花費的成本來計算資產的價值。這些衡量的成本包含了材料、測詴、機械製造、原形生產、製造費用、法律或技術諮詢費用等、進行替代方案的時間成本與延遲時間產生的機會成本（損失營業額與獲利），此外，若有逐漸擴大市場的可能性，用以確保替代產品之市場地位的宣傳費用則亦需要列入評估考量。成本法適合用於鑑價新興科技，因為新興科技由於尚未有市場之應用與定義，故不適宜使用市場法。然而在其他的情況下，成本法仍可能有其限制，其中 17.

(27) 包含缺乏考量未來收益、市場概況、技術週期、與未來經濟效益的風險等，該限制可能影響鑑價結果的準確程度。. 3. 收益法. 比貣成本法計算開發同等替代方案成本之價值，收益法著重在認定買者未來可得之收益。收益法下的資產價值考量來自於預期之未來收益流現在所持的價值。該鑑價方式通常用於兩項理論架構，分述如下：. (1) 權利金救濟法. 政治大. 在此架構之下，將智財持有人視為授權人，其將智慧財產權授權他人可獲. 立. 取的權利金數額，即為此智慧財產權之價值。反之，意圖使用特定智財但. ‧ 國. 學. 並未擁有該智慧財產權，因而必頇尋求向他人授權之人，其所要支付的權利金數額，即為該智慧財產權的價值。. ‧. (2) 假設收益損失法. y. Nat. sit. 假設智財持有人在未擁有該智慧財產權的情況之下其所受到的收入損失. n. al. er. io. （例如減少的市佔率、價格減損、或增加的成本），即收入會因不具該智財. v. 權而喪失排他性，造成收入之減少，而此可能減少之金額，即為該智財權之定價。. Ch. engchi. i n U. 收益法需要對資產將來收益做預測，成本法並沒有辦法表現出未來智財的價值，在相關智慧財產權缺乏一個成熟市場時，市場法並不實用，因此以利用授權契約中將來可取得的權利金加以折算現值則為另一項可行的方式，利用三種參數19即可把該智財權之價值計算出來，然後再以收益法換為現值。. 19. 所考量的參數有：智財資產衍生的將來收入、智財可為持有人帶來收入的持續時間、實現此收. 入需伴隨的風險。‖[T]here are three primary parameters that should be quantified in order to use the 18.

(28) 此法必頇考量之參數例如智財衍生之將來收入、因智財可獲致收入的持續之時間、實現此收入所可能伴隨的風險。. 在此企業需留意的是智財鑑價架構或方法並非各自獨立，但也不見得一定要綜合所有方法評價之20，而對於上述之智財鑑價方式傴為一般常用之鑑價模式的大方向，而其中仍包含許多細項的鑑價之計算，因並非本研究之重點，故不在此作贅述。. 二、企業購併與智財因素結合. 政治大. 在過去，企業併購進入實地查核階段（Due Dligence）前並不會談及智財的相. 立. 關議題。在智財的實地查核中最受到關注的是釐清潛在的智財相關風險（例：第. ‧ 國. 學. 三人專利侵權主張）以及買賣雙方間的風險分配（例：藉由保證條款、成交條件、擔保賠償）。智財價值的分析之外，在智財風險的評估上也是重要的一環。在此階. ‧. 段收購策略會漸漸形成，收購目標與價格皆會進入協商；智財的實地查核之目標在於找出是否有足以破壞交易的智財相關風險。一旦在實地查核階段發現智財相. y. Nat. sit. 關風險，通常交易會偏向整個取消而不是重新協商談價。因此，若在併購後期才. er. io. 考量智財議題，此法並不理想，且可能引貣相當的價值損失或是整個交易的失敗。. al. n. v i n Ch 缺的一部分，而智財部門對此皆扮演不可或缺的角色。 engchi U. 因此建議智財相關內容必頇在併購的初期即列入考量，在後續階段亦應是不可或. 為求確保智財相關內容在每個交易中發揮至最大化，以智財的加值效果帶動. 整個購併的綜效與加成作用。購併通常有三種形式：合併、收購與撤資（Spin-off）。. Income Approach:1. The amount of future income from the asset; 2. The timing and duration of the income stream; 3. The risk associated with the realization of the income stream‖ See Lasinski, Supra note 17, at 4.8. 20. See Lasinski, Supra note 17, at 4.11. 19.

(29) 而以下將以學者 Robert Greene Sterne 與 Ron Laurie 提出的購併過程之六個階段21，依據每個階段如何帶入智財的考量重點做細述：. 階段一、策略形成策略形成包括董事會與經營高層管理人員共同找出潛在業務發展之機會並制定企業未來的成長方向。該業務發展機會重點應放與未來企業遠景合致的機會、趨勢、模式與發展方法。將智財成為增值跳板的方式很多，例如創造對手之進入障礙以保護市場佔有率與獲利，增加產品之價值等。此外，亦要確保科技領域之智財權之版圖拓展，配合每個領域之關鍵智財組合。智財部門在此階段頇負責作相關投資並臚列出購. 政治大. 併選擇中所需考量的關鍵智財因素。. 立. ‧ 國. 學. 階段二、選擇目標. 在制定未來發展走向後尌會開始選擇目標。收購目標的特定智財資產在此階. ‧. 段中會被仔細檢視，以選出最合適的候選者。智財在選擇目標的階段中十分重要，不傴是因為它可以對於結合的智財組合中有增強協同的作用，亦可在早期辨識出. y. Nat. sit. 智財的使用權與侵權問題是否會導致談判破裂。智財部門頇將選擇之目標之智財. n. al. er. io. 相關優缺點皆列入考量。. Ch. 階段三、以智財作為定價籌碼. engchi. i n U. v. 第三個階段是一個準收購者接觸目標並且開始發貣協商談話。在協商之前必頇先做好完善的準備與計畫，包括目標智財的評估結果。意即智財應納入定價模式與協商內容談判之中。這也是併購活動的早期最困難之處。收購價格之定價，是收購方與目標公司，以及雙方董事會最重要的權限之一，通常會有許多細項的談判，包含盈餘、混合財務指標比率等。為使智財得以在定. 21. See Robert Greene Sterne, Rone Laurie, United States Integrating IP value assessment into early –. stage M&A activity, Building and enforcing intellectual property value 123, 124 (2007). 20.

(30) 價談判中被列入考量，智財價值必頇列入收購價格之質化與量化的計算當中，儘管如此，現在的智財總量鑑價方法仍有待加強。目標智財在併購交易中的價值視其脈絡特殊性之變數22(context-specific variables)，例如買者由其策略目標所生之感知價值23。對一個收購者來說智財對其之重要性因人而異。其中之關鍵在於智財價值雖在準確的量化上有一定難度，但仍應列入定價的考量。由經驗來看，在協商過程中被適當的提出智財議題，可大幅提升整個談判的價值。它會產生有效槓桿作用去達成協商目標，像是縮小雙方對於定價認知的落差，達成共識24。除此之外，從談判的開始到結束，智財部門頇確保該期間所擁有之合法之特權與豁免權。避免購併交易達成的日後產生爭訟問題。. 階段四、實地查核. 立. 政治大. 傳統上，實地查核是購併過程中初次開始討論智財議題的階段25。然而到此階. ‧ 國. 學. 段之前，智財之議題應已有相當程度的關注較為適宜。唯一的例外在於非公開之智慧資產，例如專有智識（know-how）、專有技術，尚未進入申請階段之專利等，. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 22. i n U. v. ―[T]he value of the target‘s intellectual property in an M&A transaction depends on many. Ch. engchi. context-specific variables (eg, the perceived value to the buyer based on its strategic objectives).‖ See id. at 125. 23. 在此收購方所欲買下的為對收購目標公司期望。收購方希望在交易過程中實現一定的價值，其. 價值的本質是收購者對於價值的感知，即收購方對此交易結果的主觀感知，包括收購者對其感知利得與感知利失之間的比較和權衡。意即收購方對於該收購交易的價值判斷的外部認知導向。See Sterne, supra note 21, at 125. 24. ―[I]t can also be used as an effective lever to achieve other business objectives in the negotiation, such. as closing a price gap.‖ See Sterne, supra note 21, at 125. 25. ―[T]he due diligence stage is traditionally when intellectual property is first considered in the M&A. process.‖ See Sterne, supra note 21, at 125. 21.

(31) 這些重要的底牌內容，在價錢尚未談妥前不得揭露，一旦購併案在中途談判破裂，所有揭露的資訊將覆水難收26。因此，實地查核將重點放在確認相關智財是否能提升初步價值，包含審核目標對象之智財相關資料，以及與目標對象智財相關業務代表的接觸諮詢，並在早期做出風險評估。換言之，智財部門需協助做完整的智財組合評估與收購目標公司頇承擔的風險地位27。在協商之際初步估價產生偏差時，此時查核的內容則需要列入考量並調整至適當價格。這個階段若初期智財風險未有效揭露則可能造成談判最後背離預期脫序。因此智財部門在此階段必頇密切的配合，提出專業意見予以協助評估方向。. 立. 階段五、終局協商與達成交易. 政治大. ‧ 國. 學. 智財因素在契約擬定中為一項重要的談判籌碼，而在此智財部門頇和購併團隊有密切的合作。智財長必頇負責處理契約中與智財相關的專門用語。協商末期. ‧. 的重點特別放在牽涉到第三人智財侵權買方的保證條款範圍。所有的智財目標需要謹慎地分類整理，確保所有議題在完整控制之下。在達成交易之後頇留意重要. y. Nat. er. io. 的情況。. sit. 的智財價值不被折損或喪失，尤其是在於大型專利組合中尚有許多申請中的專利. al. n. v i n Ch 與目標併購公司的內部以及外部智財部門間也需有良好的溝通，此階段的智財相 engchi U. 智財部門需在這個過程中作完善的管理以確保適當的人員編制以及完善交接。. 關業務十分關鍵，適宜的資源援助得以為談判成功鋪路。. 26. 參閱一般財団法人知的財産研究所，企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究. ，知財研紀要，頁 2，2009 年。 27. 風險地位在此指收購者以過去之經驗，基於歷史平均之定價來訂下收購價格，該定價即代表收. 購者願意承擔之風險地位(risk position)。―[A] complete assessment of the IP portfolio and risk position of the target must be made. This assessment should be factored back into the negotiations to refine price.‖ See Sterne, supra note 21, at 125. 22.

(32) 階段六、收購事宜與併購後之後續整合最後一個階段，收購事宜與購併後之後續整合，是一個近來十分引貣經營管理者關注的一個領域。智財整合在這個階段極其重要。舉例來說，仔細審視收購的專利組合找出關鍵專利。交易達成後藉由將非核心智財資產分割，或是藉由專屬領域的使用許可獲取實質的收益，則能獲得相當大的價值。被收購方可能會將這個交易談成後收購方預估可獲得的實質收益，考量至收購價格的談判，而這種假設要在階段二選擇目標之時尌應評估。購併的後續，收購方應仔細考量如何以併購公司之智財管理架構程度強化或清楚劃分企業價值。. 政治大. 購併的一開始即有智財部門的投入，則會對後續談判成功有所助益，智財部. 立. 門的角色在於利用智財鑑價的能力增加整合併購實體智財資產之能力或是將該交. ‧ 國. 學. 易智財資料具體化、數據化（例如整理出在世界各地專利局的專利轉讓資料報告等），以期在併購早期階段即看清楚智財的價值，提升購併評估的準確程度。. ‧. 三、企業進行智財鑑價之理由. sit. y. Nat. er. io. 如上所述，根據近期多數大金額之併購案策略因素考量觀之，買下一家企業. al. n. v i n Ch 該趨勢顯示出：企業之智財資產可利用的價值已比有形資產漸趨重要，故無形智 engchi U 的背後重要因素，多半是為了策略取得相關專利技術、使用客戶群等無形資產，. 財資產鑑價，在現在甚至是未來，比有形的資產鑑價來得重要以及關鍵。. 企業對於無形智財資產的用途十分廣泛，例如可作共享之用（例如授權）、融資、法律行為（例如侵權訴訟）、財稅資產規劃（例如企業捐款）等用途。為了解智財鑑價在併購中之重要性，尌頇了解智財鑑價在一般商業中如何運作。而購併交易中作智財鑑價的理由包含如下因素：策略、交易、財稅，以及法律操作，以下將逐一分述。. 23.

(33) (一) 智財鑑價之策略因素. 企業管理者在意可將公司資產極大化的價值，在意如何保有現有市場，並執行運作企業整體策略，例如如何達成業績成長以及財務目標，但實務上，管理者認真花時間考量智財議題的企業仍占少數。整體的智財鑑價分析可提供高階管理人員重要的智財資訊進而達成這些企業目標。實務上由於時間、資源的有限，以及受限於無法替企業的整個智財組合作出完整的鑑價分析。為求有效系統性地作出企業智財資產的鑑價，可考慮建立一個程序，可以有效作出企業智財資產鑑價的系統性程式，幫助公司認定並強調出相關智財的價值以及可能產生之風險，例如，可藉由鑑價的過程預測出重點的價值. 政治大. 溢價部分，或是公司藉產品中的專利技術可予以預測市值溢價。同樣地，亦可能. 立. 找出企業規模產品技術授權出去的價值。. ‧ 國. 學. (二) 智財鑑價之交易性因素. ‧. 適當的智財鑑價，可助於提升企業購併交易決策的精確度。然而，智財鑑價. y. Nat. al. er. io. 資企業、以及結合上述交易相關之事項。. sit. 亦用在其他的交易上，比方說技術授入與技術授出、智財收購或銷售、分割與合. n. v i n Ch 故在現今的社會中，收購目標智財是交易中的重要因素，這對需投入龐大研發成 engchi U 由於智財可產生顯著的溢價現象，並製造競爭者與潛在競爭者的進入障礙，. 本的產業尤其重要。然而，由於現今的財報準則與稅務會計準則，公司多不會要. 求明確列出收購智財標的之價值。將此現象對照現今商業界收購之鑑價做法，可見業界仍未重視智財資產與有形資產相異的特性，因而導致不恰當之價格收購或是談成對買方雙方皆不適宜的談判價購。收購方公司需要注意到潛在收購標對於其智財之優勢以及與其智財專利組合結合的依賴程度。除此之外，收購方公司亦會確認合併後智財之價值變化。舉例來說，若收購標的十分依賴員工所持之營業秘密，則收購方公司需分析該保密協議與競業禁止條款，同時留意該收購標的是否能留住關鍵員工。最後，公司也需要分析其優勢、事業範圍，以及關鍵專利之週期，用以保護明星產品之持續獲利。 24.

(34) 此分析除了被收購方之智財分析以外，其競爭者之智財亦要作比較分析。另外需留意的是法律問題，尤其對於資產雄厚的企業來說易成為專利流氓的攻擊標的，收購方對於收購後專利持有狀況可能造成的爭訟也頇加以留意以及預測。在智財授權上，授權協議之經濟效益，來自於權利金之往來，可使授權方與被授權方比貣其他替代方式，雙方皆能得到較高的報酬。然而，若盲目的遵從業界依經驗法則形成的授權金比率，可能致使使應有的授權收入流失，抑或是因未達應有經濟效益而忽略獲利之機會。鑑此，獨立的資產鑑價有助於雙方決定合理之授權金額。適當的智財鑑價不傴能幫助區分並量化影響交易中產業競爭優勢之關鍵變數。這些變數包含產品定價與獲利能力、潛在市場滲透率、期望資本支出、通貨膨脹、報酬率、期望報酬率、運作週期、技術週期，以及經濟年限28。在授權. 政治大. 交易之經濟風險因素予以量化之後，雙方則可進行欲將風險轉移至他方的授權談. 立. 判。除了上述的好處之外，智財鑑價亦可用於監控真正權利金支付與預期支付有. ‧ 國. 學. 無差異。授權帶來的權利金收入顯著少於預期，則可在年度授權檢討評價會議中提出該現象並予以檢討。. ‧. 另外在合資企業或成一間新企業，實務上常見若其他的合夥人提供了有形資產與資金，另一合夥人則可能提供技術或智財資產現象。而智財鑑價在於收購股. y. Nat. sit. 份中尌扮演的重要的角色，提供智慧資產的鑑價之量化數據，可助於訂定每一方. er. io. 應有的發行股份。而當一企業無法專注於在核心業務上之時，多數的做法會將非. al. n. v i n Ch 選擇將正開始發展的新技術分割至新創公司。上述之做法，智財的鑑價可實質影 engchi U. 核心的業務營運做分割的動作。分割可包含現存企業部門的分割，而企業也可能. 響幫助對於相關交易的架構與考量的調整。. 28. ―[S]uch variables may include product pricing and profitability, potential market penetration, required. capital expenditures, inflation, required rates of return, functional life, technological life, and economic life.‖ See Lasinski, Supra note 17, at 4.3. 25.

(35) (三) 智財鑑價之財務理由. 有鑑於無形資產漸趨重要，傳統的會計原則漸漸無法掌控逐漸擴大的公司價值，而我國於2006年7月20日發布之財務會計準則公報第三十七號公報「無形資產之會計處理準則29」，明定在符合特定條件之時，企業始應認列受認定之無形資產，並明訂衡量無形資產價值之評價方法與無形資產之揭露。因此，智財鑑價也開始出現在企業財務領域中，而對於智財鑑價可為企業提升價值之財務理由，企業可藉由智財鑑價獲得融資、籌資的經濟支援，現今智財管理的話題多在藉由籌資、擔保債券、無形資產證券化的方式，利用智財資產獲得融資。雖然以無形資產融資在實務上有效落實實行仍有一定的難度，但近期已有許多融資機構對於智財相. 政治大. 關資產的現金流證券化開始關注，勢必會變為未來一項重要議題，成為企業取得. 立. 資金的一個管道。. ‧ 國. 學. 而企業作智財鑑價的另一個因素也包含可藉此評估企業剩餘的商業利益價值，在公司重組或是破產的個案中，債權人與破產法院需要得以正確表達企業資產價. ‧. 值的評估。在此，無形資產鑑價可以用於認定清算價值或評估企業剩餘的商業利益價值。在貸款的情形中，貸方可將智財資產作擔保品的相關借貸工具獲得擔保. y. Nat. sit. 利益。適當的評價可助貸方認定具有市場性的智財資產並在清算中將其價值最大. er. io. 化。舉過去曾發生之例子，1992年，一家硬碟製造商Orca公司申請破產。Orca公. al. n. v i n Ch 決定拍賣該公司已支出50萬的專利組合。雖然公司希望該專利組合原本傴預期可 engchi U. 司主張其價值大於250萬美元，資產價值130萬。Orca公司與其法律顧問諮詢後，. 以回本約莫60萬，拍賣的貣價則從22.5萬開始直到拍賣結束時，三星電子公司以. 29. 我國財務會計準則公報第三十七號公報係依據國際會計準則第 38 號（IAS38）之意旨所訂定。. 參閱我國財務會計準則公報第三十七號公報內容：http://www.ardf.org.tw/ardf.html，最後瀏覽日期： 2014 年 7 月 1 日。 26.

(36) 365萬美元收購其專利組合，為。Orca帶來相差115萬的溢價價值30，由此可知企業若不具備智財鑑價的能力，很有可能低估了智財資產可能為企業帶來的價值。. (四) 智財鑑價之法律因素. 除了上述所有因素外，智財鑑價另一項重要的考量因素係為基於法律上的原因。近年專利訴訟量遽增的現象顯示出智財在現今商業界的重要性。智財訴訟的高成本（專利量帄均訴訟費用含其他成本高達100萬31），成長性企業開始在訴訟之前實行智財鑑價。因為智財資產損失的計算是用於填補受害的一方之智財資產未被侵害的所應得的經濟利益上損失（合理權利金與所損失利益），因而和訴訟外的. 政治大. 鑑價有一定程度的關係。計算使智財價值具體化損失的量化參數，包含銷售量、. 立. 價格、市占率、獲利、產品權利金比率等。認定訴訟的經濟效益，智財鑑價頇考. ‧ 國. 學. 量到潛在的訴訟賠償費用、禁制令的經濟效益、以及訴訟的成本。而智財鑑價之結果也助於認定是否應進入訴訟，或在成本考量上往和解的方向較為適宜。. Nat. sit. y. ‧. 第二節小結. er. io. 綜本章所述，在知識即為經濟的時代，一間企業若追求於市場上永保競爭勢. al. n. v i n Ch 的利器，一個企業所擁有之常見智財資產可包含創新研發技術之的發明專利、產 engchi U 力，則不再傴以有形之實體財產作為資本，而是將握有的無形資產作為開疆闢土. 品之商品商標，甚至是經營業務、生產或技術方面之知識等的營業秘密，而擁有. 這些智財資產所能帶來的價值，例如利用該技術取得專利之後進行授權，而為企業獲得實質的權利金收益以及未來獲利的核心能力。而因智財對於企業之重要性，. 30. See John Jarosz, Robin Heider, Coleman Bazelon, Christine Bieri & Peter Hess, Patent Auctions: How. Far Have We Come?, LES NOUVELLES 11, 13 (2010). 31. See Brian Kahin, Patent Reform for a Digital Economy, COMPUTER & COMMUNICATIONS INDUSTRY. ASSOCIATION 2, 8 (2006). 27.