第四章 新通用頂級域名與商標權之保護
第二節 新爭議型態之法律分析
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果。雖然頂級域名通常對於系爭標識並不會增加顯著的來源指示功能，而一旦畫下其界 線，卻可能反而因此排擠部分確實可能展現識別性之標識與頂級域名組合402。若結合第 二層網域名稱，透過通用名稱類型之頂級域名與第二層網域間之互動關係，創造整體標 識之識別性，賦予系爭複合性標識不同於單純網域名稱之意義，即有可能藉此擴張商標 權之範圍403。
第二節 新爭議型態之法律分析
在前一節中，本文點出了關於新通用頂級域名相較於傳統網域名稱所可能產生之爭 議型態質變，而在本節中，就所新產生的爭議問題，在肯定商標權應受保護之前提下，
涉及商標權之效力可否延伸至網際網路領域與頂級域名？商標權制度一方面除了保護 商標權人之權利外，另一方面亦是保護正當的商業競爭秩序與消費者利益，在電子商務 時代，各種跨國商業交易頻繁地在網路上進行，不受國界與疆域之限制404，故無法將網 際網路劃歸在商標法規範之外，因而本節將更深入探討前揭爭議在現行商標法或其他相 關法律制度與體系下如何適用以及如何看待此一新興爭議問題，以調和新通用頂級域名 與商標權間之衝突。
第一項 品牌、商標類型爭議之法律適用
第一目
訴訟外紛爭解決機制要件比較
前一節曾提及在品牌、商標類型之新通用頂級域名，由於基於域名之唯一性，造成 合法商標權人間之衝突，亦即網路雙胞胎（Cyber Twins）之複雜爭議，在新通用頂級
402 In re Oppendahl & Larson LLP, 71 USPQ2d 1370, 1373 (Fed. Cir. 2004).
403 如同先前 USPTO 所作出之決定，在 ccTLD 層次中，利用特殊國家代碼之縮寫，將頂級域名創造出不 僅僅作為網域名稱延伸的功能，賦予其特殊的意義，因而，成功通過商標註冊申請。像是<friend.ly>、
<read.it>、<exclusively.in>等。
404 馮震宇，論電子商務之法律保護與因應策略，月旦法學雜誌，80 期，頁 177，2002 年 1 月。
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域名之介入下，扁平化了商品類別與地域的區分方式，反而更易產生商標沖淡（trademark dilution）或是加深消費者混淆誤認之情形。
傳統商標法所保護之商標權因受到管轄權地域與商品類別限制，而有一定之保護範 圍，並非漫無限制，然而在新通用頂級域名之脈絡下，去除了地域及商品類別的劃分方 式，因而使得新通用頂級域名與商標法所給予商標權之保護脫鉤，商標權人無法僅憑傳 統商標法規範之保護來避免其權利受到侵害，基於網域名稱爭議所通常具有的跨國性本 質，採用傳統訴訟方式常面臨難以確定被告身分與真實地址、勝訴後難以執行判決之困 難等405，而必須借助ICANN 創設的仲裁系統或是權利保護機制來解決此一衝突406。
ICANN 在設計不同權利保護機制時，對於不同程序所應具備之要件亦設有不同規 範，就自己之商標權利遭他人申請為新通用頂級域名之情形，商標權人所能夠採取之權 利保護措施與訴訟外紛爭解決途徑包含法定權利異議（LRO）、統一快速暫停機制（URS）
與統一網域名稱爭議解決政策（UDRP），另外上述程序皆不排除司法救濟途徑，商標 權人可以自由選擇所欲採取之程序407。以下則分別將不同程序商標權人申訴成功或勝訴 所須具備之要件與該程序所能達到之效力以簡單之表格比較之。
程序 要件 效力
法定權利異議（LRO） 1. 該申請字符串是否由異議人 之註冊商標或著名商標中獲取 不公平的識別性（distinctive character）或名譽（reputation）
等利益
2. 不公平地損害（impair）異議 人之註冊商標或著名商標之識
阻止系爭頂級域名通過 註冊
405 PHILIP CATANIAet al., DOMAIN NAMES AND TRADEMARKS 46(2001).
406 Joseph, supra note 131, at 172.
407 Arnot, supra note 346, at 331.
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地（impermissible）混淆誤認 統一快速暫停機制‧
409 Frederick M. Abbott, On The Duality Of Internet Domain Names: Propertization And Its Discontents, 3N.Y.UJ.
OF INTELL.PROP.&ENT LAW 1, 52-53 (2013).
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在現今全球化時代，面臨網域名稱與商標權之衝突上，各個國家應盡量追求一個一 致的裁判結果，然若是完全適用URS 或是 UDRP 要件，又有導致窄化各國商標、競爭 法制之疑慮417，從而，本文認為，在此一衝突之判斷上應基於傳統商標法之要件出發，
適度地予以微調各該要件之解釋或是更加細緻地類型化各該要件，方屬妥適之解決之 道。
第三目
一般商標侵權訴訟具體要件建構
品牌、商標類型新通用頂級域名爭議係指註冊與他人商標相同或近似之字符串為新 通用頂級域名之侵權問題，在適用司法救濟途徑下，本文認為可以該新通用頂級域名是 否已通過ICANN 授權移交之註冊程序而分成以下幾種情形具體論述與建構其要件：
一、在系爭頂級域名通過註冊前提起訴訟
若商標權人得以在系爭頂級域名尚未通過ICANN 註冊前，提起訴訟主張對於 系爭字符串具有商標權利、阻止系爭頂級域名通過註冊而侵害商標權人權利，可以 達到提前預防之效果。然而，卻可能面臨侵權時點判斷之問題，亦即，在新通用頂 級域名通過註冊前，仍保留在ICANN 內部進行評估，並未正式對外開放、上線使 用，在此一時間點，商標權人如欲主張商標侵權，則須證明系爭頂級域名符合「相 同或近似商標之使用」要件418。又，單純之域名註冊行為並不一定構成商標使用，
仍應依具體事證判斷，且由於尚未通過註冊，更難以證明系爭頂級域名造成消費者 之混淆誤認。
（一）頂級域名是否為網域名稱？
礙於本文作者語言上之限制，僅能夠蒐集美國與台灣相關司法判決，期後續能有更多值得觀察之發展。
417 蔡志宏，同前註 412，頁 233-234。
418 各國皆有形塑其商標法原則以達到其經濟目的之空間，從而，「商標使用」要件並非各個國家、管轄
權皆有規範之，僅係提出一個大部分國家皆設有之要件，也益加凸顯新通用頂級域名計畫與商標法屬地 主義之衝突。
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舉美國法院在2014 年之判決 Del Monte International GmbH v. Del Monte Corp.
案為例419，法院認為，主張系爭域名違反ACPA 必須具備有「網域名稱」（domain name）涉及爭議之要件420。過往ACPA 法案並未曾涉及任何有關頂級域名方面之 爭端，而ACPA 法案中有關網域名稱之定義必須為向註冊管理機構、受理註冊機 構或其他網域名稱註冊專責機關申請421。ICANN 並非註冊管理機構，亦非受理註 冊機構，有疑問者為是否為其他網域名稱註冊專責機關，法院亦採取否定答案，根 據立法歷程等資料，曾有參議員發言認為ACPA 法案之網域名稱定義僅限於第二 層網域名稱。然而，法院認為在新通用頂級域名計畫之開展與ICANN 積極參與下，
此一定義仍有可能改變，在新通用頂級域名之脈絡下，ICANN 的角色更像是受理 註冊機構，現階段對於ICANN 與系爭頂級域名的分析仍非定論，端視往後之發展 而定。
（二）尚未通過註冊之頂級域名是否構成商標使用？
其次，ACPA 法案要求必須證明被告登記（registered）、販賣（trafficked）或 使用（used）系爭與原告商標相同或近似之網域名稱，惟法院認為 ICANN 並未將 系爭<.delmonte>域名登錄入根伺服器，且並沒有該域名已被建立之記錄，而以往 網域名稱只要該域名仍未被註冊，系統便可以直接在申請當下進行登錄，反之，新 通用頂級域名之流程是較為複雜的，而這也是二者間決定性的差異，新通用頂級域 名刻意將申請和註冊程序分開之目的亦係為了避免域名搶註，因而，申請
<.delmonte>並不構成「登記」。另外，亦不成立「販賣」與「使用」，在 ICANN 尚 未授權系爭頂級域名前，並無法對該不存在之客體進行交易或為其他使用行為。
419 See Del Monte International GmbH v. Del Monte Corp., 995 F. Supp. 2d 1107 (C.D. Cal. Feb. 8, 2014).
420 15 U.S.C. § 1125(d) or § 1114(2)(D)(v).
421 15 U.S.C. § 1127. “any alphanumeric designation on the Internet that is part of an electronic address may be a domain name so long as it is registered with a domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority.”
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由上開判決中，可看出對於「尚未通過ICANN 授權之頂級域名」是否可以適 用商標法規範之商標侵權採取較為保守的看法422，不僅質疑其網域名稱之性質，亦 並不認為該尚未通過ICANN 授權之頂級域名已登記、販賣或有使用行為。但對於 已通過註冊之新通用頂級域名可否適用ACPA 法案並未多加著墨，保有一定程度 的空間423。惟美國法院此一看法，使得商標法與尚未通過ICANN 授權之頂級域名 間形同築起了一道高牆，難以適用之。
（三）本文見解
本文認為，在現行商標法規範下，商標權人確實難以透過司法訴訟程序對尚未 通過ICANN 授權之頂級域名主張其侵權，主要原因仍在於難以符合「商標使用」
之要件，不論是美國的ACPA 法案或是我國法皆然。從而，就尚未通過註冊之域 名欲主張侵權或排除其侵害，原則上仍較適合以ICANN 創設之權利保護機制處理 為主。
而除了ICANN 之訴訟外紛爭解決機制外，關於是否有於系爭頂級域名尚未通 過註冊前，即由商標權人事前向法院提起事前禁制令（preliminary injunction）主張 排除侵害請求權之可能性424，以避免可能侵權之頂級域名通過ICANN 之評估程序 而正式開放公眾近用，亦為重要之議題。
本文認為尚未通過註冊之頂級域名，仍有法院介入審查之空間存在，惟仍須符 合禁制令核發之要件，包含原告是否具備勝訴之可能性、原告是否有無法彌補之損 害而無其他法律上適當之救濟、不核發禁制令對原告所生之損害與核發禁制令對被
422 Venkat Balasubramani, Court Says gTLDs Aren't 'Domain Names' for Cybersquatting Purposes, Declines LRO Review of .delmonte available at
http://www.circleid.com/posts/20140211_court_says_gtlds_arent_domain_names_for_cybersquatting_purposes/ (last visited)
423 SUSAN SCHULTZ LALUK, 1INTERNET LAW AND PRACTICE § 14:1 (2012).
424 15 U.S.C. § 1116(a). (The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark
424 15 U.S.C. § 1116(a). (The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark