申訴基礎

第一項、商標、服務標章

第一款、註冊商標

第一目、商標定義與屬地主義

一八八三年的巴黎公約揭櫫的屬地主義(territoriality)，強調認為商標所 有權效力乃該國管轄權所賦予，不及於該國領土之外。通常而言申請商標註冊後，

商標效力僅在該註冊國發生，非可受國際保護¹⁴⁸。由於商標所保護乃競爭秩序，

147 WIPO Overview2.0 [1.4].

148 除非係透過馬德里協定申請國際商標註冊。

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避免消費大眾混淆商品或服務來源，兼及於商標人的商業利益，關於國內市場競 爭和消費者保護之問題，應由各國各自決定保護程度。因此，商標定義依各國法 而 略 有 不 同 ， 狹 義 而 言 專 指 表 彰 商 品 的 標 章 ， 廣 義 而 言 尚 包 括 團 體 標 章

149(collective mark)和證明標章(certification mark)。

本文為行文方便，參考「與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)」第十五點之 一：「任何記號或記號組合，能夠區別企業間商品或服務，能夠構成商標。包括個 人姓名、文字、數字、形象化元素、色彩組合或任何如此組合的記號，都可以註 冊為商標。當記號非本身即足區別相關商品或服務，會員國可以許可註冊，若有 透過使用而來的顯著性。會員國必須要求，如同註冊狀態，記號可以被視覺感知。」

作為商標和服務標章定義。

第二目、商標的內在顯著性或第二意義

當申訴人申訴時擁有商標，通常就滿足擁有商標權的門檻要求¹⁵⁰。在檢討申 訴人是否有商標權時，為符合屬地主義，應依申訴人所據以主張權利之管轄權規 定判斷。又，除商標之外，服務標章亦在 UDRP 保護範圍。在現在社會中，服務的 提供重要性不亞於商品，亦有需要彰顯品牌價值。至於商號、地理標示、人格權 等，由於 WIPO Final Report 建議限縮 UDRP 的適用範圍，該類標章非 UDRP 所欲 處理的目標¹⁵¹，因此本要件原則上僅限於比較域名和商標、服務標章的相似性。

但倘申訴人據以主張權利的內國管轄權，將商號、地理標示、人格權等視為商標，

則仍可能以商標權地位受 UDRP 保護。

美國第七巡迴上訴法院將商標依顯著性的強弱可分為四類：第一、創造性

149 WIPO Advanced Domain Name Workshop 2011 Material, Trends of WIPO Panel Decisions: 1.Rights in a Trademark,5,(Oct 11,2011). 案例可參考 Consejo Regulador del Cava v. Adrian Lucas, WIPO Case No.D2008-1939. 本案涉及團體標章是否為商標之爭議。爭議域名「cava.com」當中 cava 的意思是 氣泡酒，屬於通用的名詞，在許多管轄權中不被允許註冊商標，因此申訴人以團體標章和自身網 域名稱作為權利基礎。團體標章部分，專家小組一方面肯定申訴人獲得團體標章之註冊，另方面 認為 cava 是團體標章中最顯著的部分，而肯認符合第一要件。至於網域名稱相同近似，則因申訴 人未能充分舉證駁回。

150 WIPO Overview2.0 [1.1].

151 Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, [para 167], (April 30, 1999) .

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(coined) 。 第 二 、 隨 意 性 或 幻 想 性 (arbitrary or fanciful) 第 三 、 暗 示 性 (suggestive)第四、描述性或通用性 (descriptive or generic)。創造性乃嶄新 發明、刻意設計，顯著性最高；隨意性文字圖形雖為一般使用，但通常非用於所 指定商品服務，亦有顯著性。至於較難區別的暗示性和描述性，學者認為暗示性 商標需要想像力、思想和感知了解商品本質，非直接描述或說明商品本身；反之，

描述性商標立即傳達商品品質或特性，不具識別性¹⁵²。早期美國法採分別保護，

以商標法保護識別性強的標章，不正競爭法則處理無識別性但有第二意義的標章；

但 1946 年蘭姆法結合兩種形式的定義，對於兩種商標賦予同等保護¹⁵³。

由兩個通用/形容字詞，或一個通用和一個形容字詞組合稱為組合商標 (composite mark)，是否具有識別性以整體地位而定。雖兩個字詞都是大眾熟知，

但將之結合頗有創意或隨性，仍可能有顯著性，毋庸舉證第二意義。反之，若仍 未偏離字面意義，則需要證明第二意義。另外，在判斷顯著性時，必須要連結所 使用的商品或服務。因文字或圖形並非永遠具有固定意義，可能因使用的環境或 時間而有變異，附著不同的思想內涵。特別是隨意性的商標，倘僅是以視覺、聽 覺獨立觀察商標本身，未必能感受其顯著區辨商品服務之能力。

第三目、必須真實於特定管轄權註冊

以採取註冊主義的國家而言，申訴人須舉證真實於特定管轄權註冊取得商標 權，或透過使用商標取得第二意義。不論申訴人商標識別力如何，問題在於爭議 域名是否包含商標整體；而識別力的強弱和是否包含通用字詞，較適宜於第二或 第三要件考慮¹⁵⁴。相對的，僅是斷言主張而無證據，並不足證明具有商標權利，

須提出如註冊證明、商標註冊資料、契約或授權資料等。

152 曾陳明汝、蔡明誠續，「商標法原理」，新學林出版社，96 年三版，頁 29。

153 David Lindsay, International Domain Name Law: ICANN and the UDRP, 180(2007).

154 Public Storage v. Relotek LLC, WIPO Case No.D2010-1781. 申訴人提供倉儲服務，其商標由 public 和 storage 結合。而註冊人係保險公司，註冊「publicstorage-insurance.com」和其他類似域名。註 冊人主張商標中的 public 和 storage 兩者均為通用名詞，僅有非常微弱的識別力，但專家小組否定 此見解。專家小組認為，商標雖為通用字詞結合，但並非用於形容倉儲服務，另參考申訴人之企 業規模和經營時間，認定註冊人之惡意。

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首先，註冊商標地點並非所問，申訴人不必要於域名註冊地有商標權。如 Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani 案的專家小組所言，鑒於網路 的國際化、全球化本質，考慮域名註冊是否正當，不可僅於該網站架設國家比較

155 WIPO Case NO.D2000-0014.申訴人為印度公司，出版經濟時報(The Economic Times)和印度時報 (The Times of India)，於印度註冊商標，商品類別為新聞、報紙、雜誌、書籍等。註冊人為美國人，

註冊「theeconomictimes.com」和「thetimesofindia.com」，與申訴人網域名稱差別僅有前面附加 the 之別，且註冊人之網域轉引網路使用者至「indiaheadlines.com」同樣提供印度新聞、文章。儘 管商標註冊地在印度，而域名註冊地點在美國，兩者並不相同，但本案專家小組認為毋庸限於相 同地點。又如 Office Holdings Limited v. Hocu To d.o.o. and Office Shoes d.o.o., WIPO Case No.

D2009-1277.申訴人自 1981 年起在英國經營零售事業，以 Office London 為名，並有 Office 註冊商 標。註冊人 Office Shoes, d.o.o.是塞爾維亞公司，以 officeshoesonline.com 註冊域名。專家小組不 問申訴人商標識別力，亦不探究註冊商標和註冊域名是否出於同一地點。但因註冊人以自身事業 名稱註冊域名，具有權利或正當利益，而遭駁回。

156 J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition,4^th, §19:9(2006).

157 Jet Marques v. Vertical Axis, Inc., WIPO Case No. D2006-0250.申訴人是法國公司，提供旅行社服務，

自 1968 年起使用 jet tours 服務標章。而註冊人質疑通用名詞註冊之可行性，但專家小組表示，不 問註冊商標是否為描述性或通用名詞，僅在非常限縮的情況方會檢驗商標註冊。

158 Western Florida Lighting, Inc. v. Samantha Ramirez, SamiRami, SESCO Lighting, Inc., and Cynthia Parker-Chillemi , WIPO Case No.D2008-1122.申訴人和註冊人同為佛羅里達公司，申訴人販售照明器 材並提供相關服務，註冊人 SESCO 亦同。申訴人有佛羅里達註冊服務標章「WFLI」，專家小組指 出，雖然某些案例可能認為未驗證(unexamined)商標註冊，相較有驗證的商標註冊，說服力較小；

但政策上不要求國家註冊標章，而僅是商標或服務標章即足證有權。

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註冊程序的判斷，對於通過註冊者原則不再加以審查。倘註冊人爭執商標註冊有 效性，由於涉及詳細事實判斷，事關複雜，宜由註冊商標地的管轄法院處理。在 相當少數情況，始可介入檢驗商標註冊是否滿足 UDRP 第一要件¹⁵⁹，例如可證實商 標註冊是刻意利用特定管轄權審查的粗糙，假造權利濫用程序。

最後，倘僅是註冊申請中，尚不能推定商標人具有權利。最明顯的理由，乃 註冊申請未必通過。以註冊主義國家而言，商標的排他效力在通過註冊時始開始 產生，申請註冊本身並未有法律效果，不能過分擴張對商標人的保護。除非特定 管轄權的法律，對於申請中註冊商標保護，和註冊商標保護並無不同，則可由申 訴人提出相關證據，賦予相同保護。至於使用主義國家，商標的基礎在於使用而 非註冊，申請文件自然更不可能成為商標有效的佐證。簡言之，申訴人宜待註冊 申請通過後，始提出 UDRP 申訴，以免遭認定無商標權。然而，極端情況如行政疏 失以致商標註冊緩慢或未成功，或成立中事業遭他人搶先註冊域名，商標人仍可 訴諸顯著性或第二意義相關證據。主張自身商標為未註冊商標，無須將保護延伸 至申請註冊中之商標。

第二款、未註冊商標 第一目、保護基礎

未註冊商標可受 UDRP 保護已為共識，普遍理由除認為 UDRP 文義上未限制僅 註冊商標始得構成權利¹⁶⁰，因此不排除未註冊商標；過往先例一致不區分是否註 冊，兩者保護程度相同。除此之外，本文認為，將未註冊商標納入 UDRP 保護範圍 的重要理由有三：

第一，非所有國家均採註冊主義，以註冊與否認定申訴人是否有權，違反商 標屬地主義。雖多數國家以註冊創設商標專用權，但如美國、菲律賓及加拿大等

159 WIPO Overview 2.0[1.1] .

160 Boris Johnson v. Belize Domain WhoIs Service Lt, WIPO Case No.D2010-1954. 本案引述大量案例，

表示政策上不要求商標被註冊，擁有普通法上商標即滿足第一要件。

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國，採取使用主義¹⁶¹，並不限於註冊始得取得權利。學者認為，拒絕保護未註冊 商標，可能造成偏好特定法體系的不合理結果¹⁶²。UDRP 既做為國際仲裁管道，應 致力於避免形成各國間不平等的現象。另外，縱然在內國受保護的未註冊商標，

仍可利用內國法進行訴訟，卻無法利用國際普遍的 UDRP，形同剝奪商標人的程序 選擇權，對商標人而言也多所不便。

第二，縱在採用商標註冊主義國家，未註冊商標仍可能在普通上法取得權利。

在英國法上，商標人除主張商標侵權外，尚可主張矇混(passing off/palming off) 名聲，避免不實表達(misrepresentation)。矇混的原理在於，任何人無權將自己

在英國法上，商標人除主張商標侵權外，尚可主張矇混(passing off/palming off) 名聲，避免不實表達(misrepresentation)。矇混的原理在於，任何人無權將自己