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第二節 美國專利訴訟制度與行政程序最新現況
為了維護專利市場的健全，減少投機的專利訴訟行為，各國政府分別從行 政與立法來節制NPEs 不當的行為，以下將簡要說明美國政府最新行政改革。
(一)美國發明法案(AMERICA INVENTS ACT, AIA)
2011 年 9 月 8 日美國參議院通過《Leahy-Smith 美國發明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA 法案），以下將說明 AIA 法案中與 NPEs 取得專利資產或運用有關之規定：
1. 受讓人可作為申請人申請專利：
由於購買並且持續累積專利是NPEs 相當重要的營運活動，但 NPEs 本身 通常並不是發明人，允許受讓人申請專利給了NPEs 在專利運用與控制更大的 權力，例如 PCT 案若指定進入美國，需以發明人作為美國國家階段申請人，
也因此部分國際階段程序（例如需取得所有申請人簽名的撤案程序）不易及時 完成。AIA 法案實行後，新申請的 PCT 案可指定受讓人或利害關係人作為美 國國家階段申請人，等進入國家階段時，直接由該申請人申請美國國家階段申 請案，減少NPEs 進行專利佈局的的程序問題。
2. 揭露最佳實施例(BEST MODE)的要求將不會成為專利無效的條件：
也就是當NPEs 對 PEs 提出侵權訴訟後，如果 PEs 進行反訴主張專利無 效，法院進行訴訟審理時，將不會花時間確認專利是否已經揭露申請時最佳實 施例，缺乏揭露 BEST MODE 不再成為可以讓 NPEs 手中專利被判無效、撤銷 或無法主張專利權的武器，對NPEs 較為有利。
3. NPEs 無法適用小實體(small entity)與微實體(micro entity)費用減免：
在美國專利商標局提出申請時，大實體(large entity)與小實體最主要的差 別在於專利申請費用，大實體需要負擔較高的專利相關費用。除了小於500 人 以下之公司或企業外，符合小實體定義的身分還包括自然人與學術或研究性質
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之非營利組織44。如果專利的原始發明人與申請人符合小實體(small entity)與微 實體(micro entity)的專利費用減免規定，AIA 新法規定發生專利轉讓之後 NPEs 不得適用原先的專利費用減免。
4. 限制單一原告在單一訴訟中所能提告的對象數量：
在 AIA 法案生效前，一個原告可以在一件訴訟中同時起訴多名被告。但 AIA 法案生效以後，只有當侵權人有參與同一交易，同一事件，或者同一系列 交易或同一系列事件的侵權行為，並且侵權行為具有共同的被訴特徵，這種情 況下起訴方才可以合併多個侵權人為被告。此一措施將導致往後NPEs 不得就 同一訴訟案單次提告所有疑似侵權廠商，而須就交易本身屬性及被告侵權事證 等拆成不同訴訟案件分別提告，大幅增加NPEs 興訟的成本與風險。
(二)立法與行政措施
2013 年 6 月美國白宮宣布歐巴馬政府 5 項行政措施並向美國國會提出 多 項修法建議45。藉以打擊NPEs，保護美國未來高科技的創新。5 項行政措施重 點如下：
1. USPTO 將研擬新規定，要求專利申請人及專利權人在涉及專利訴訟 時，必須定期更新所有權資訊(Assignment Database in UPSTO)，尤其明確揭露 最終母公司(ultimate parent entity)，以防堵 NPEs 利用空殼公司來隱藏其活動。
2. 有關專利申請範圍中功能性用語的審查(functional claims)，USPTO 將 對審查人員進行重點訓練，研擬策略改善專利申請範圍的明確性，例如在專利 說明書中使用字典詞彙，協助軟體領域方面的審查。
3. 提供更多資訊強化下游使用者。因為 NPEs 逐漸鎖定主要的零售商、消 費者及其他使用含有專利技術產品的使用者，但單純使用產品的使用者(例如民 眾)不應成為訴訟的對象。因此 USPTO 提供新的教育及宣導資料，包括在使用 方便、英文簡單的網站上提供一般性問題的解答，使其進入所費不貲訴訟或支
44 Manual of Patent Examining Procedure Chapter 2500: Entity Status Discounts [R-07.2015].
Retrieved from http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2550.html.
45 Executive Office of the President (2013). PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION.
Retrieved from https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf
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付和解金階段之前，瞭解其權利。
4. 有鑑於 NPEs 利用專利挑戰美國創新的行為日趨活躍，需要更多的關注 及收集有用的資料，聯合利害關係人並擴大NPEs 研究。建立各界共識完成相 關立法，包括取得專利權人、研究機構、消費者代表、公益團體、一般民眾的 意見，一起改善專利制度，整合內外部資源及更新專利政策及發展新思維，並 開放大眾參與，討論濫用訴訟的議題。
5. 加強禁制令之執行。美國國際貿易委員會(ITC)及海關暨邊境保護局 (CBP)負責對侵權產品發出禁制令，但對於經過重新設計、以規避落入禁制令 的技術性複雜的產品，如智慧型手機，應由美國智慧財產權執法協調委員會 (U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator) 跨部門檢視現行 ITC 及 CBP 所使用的禁制令及其工作是否有效，此舉將導致NPEs 以禁制令查扣 PEs 侵權 產品的施壓手法，有可能因為PEs 重新設計產品而推翻原禁制令效力。
(三)多方複審（Inter Partes Review, IPR）
根據AIA 的規定，一項專利獲證之後，如果第三人有異議，可以在獲證 之後的九個月內提出領證後複審（Post Grant Review, PGR），若是超過九個月，
則需提出多方複審（Inter Partes Review, IPR）。這兩項複審程序都必須由新成立 的專利訴訟及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）進行審理。
實施IPR 的目的是為了改進過去覆核制度成本高昂、效率低落的缺點，進 而使專利複審更透明而具彈性，例如只要異議人與專利權人達成和解，PGR 與 IPR 的程序都可以隨時終止。自從 2012 年實施以來，PTAB 每年的 IPR 收案量 都相當顯著地成長，2014 年聲請 IPR 的案件數共 1310 件，2015 年光是上半 年，IPR 收件數就高達 1319 件。當 NPEs 以同一件專利向不同廠商提告時，為 了反制NPEs 濫訴，遭控告的廠商(PEs)都會向 PTAB 申請 IPR，致使 NPEs 近 兩年(2014-2015)被 PEs 提起行政訴訟的案件比例明顯升高。尤其 IPR 讓被告廠 商(PEs)可以用更透明、成本更低廉的方式提出專利無效異議，無形中也增加了 NPE 興訟的成本。
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圖2-4: AIA 修法後以 NPEs 為被告之地方法院提案數與 PTAB 提案數比較 (資料來源: Unified Patents: 2015 Patent Dispute Report)
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