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美國行銷智慧財產權判例分析
Analysis of US Courts’ Cases among Marketing-Related Intellectual Property Rights
計畫編號：NSC89-2416-H-110-023 執行期限：88/08/01 – 88/07/31 主持人：黃俊英 執行機構：中山大學企業管理研究所 主持人 e-mail:jyhuang@cm.nsysu.edu.tw 摘要：在行銷管理的實務工作中，也涉及 許多智慧財產權的問題，其中商業包裝在 美國已受到法律上的保護。本研究藉由若 干美國判例的研究，整理出相關法律的制 訂與司法的見解。
Abstract: There are many issues around intellectual property right in marketing practices. The protection of trade dress is one of them. Based on the analysis of US Courts’ cases, this study show off the legislation of judgment. 一、計畫緣由 在行銷管理之實務中，組織投入大量 的資源企圖比競爭者更有效率地滿足目標 市場的顧客，並根據本身的優勢創造獨特 的產品定位，在顧客心目中建立有別於競 爭者的印象。品牌與包裝的設計可以讓顧 客認明產品的來源，而購買他們想要的產 品。但有些不肖的業者假借其他企業的外 衣銷售其產品，企圖造成顧客的混淆，這 種不當的行為，不僅打擊了行銷創意者與 管理者的努力，且是一種不法的行為，為 司法所不容。 我國商標法對於易讓顧客產生混淆的 行為有所規範與禁止，但對於產品包裝上 的不當設計卻缺乏法律上的規範。 針對此項缺失，本研究研究了美國的 法律規定與司法見解，發現美國藍漢法案 （Lanham Act）對於不能註冊的商業包裝 （trade dress）有一套保護的機制，足以打 擊此種「搭便車」的不當行為。產品之商 業包裝是指「產品之總體印象與整體外 貌」，該商業包裝涉及之特徵包括尺寸、外 型、色調、色調之組合、材質、圖樣、甚 至於特性之銷售技巧。 透過對於美國商業包裝立法與司法的 分析，對於我國政府調控商業行為之政 策，有重要的參考價值。 二、計畫目的 本研究的目的包括有三：第一、瞭解 美國商業包裝保護的相關法律規定；第 二、瞭解這些法律在司法上的見解；第三、 在面對此種保護機制下，行銷管理者的因 應策略。 三、研究結果 關於美國商業包裝的保護，主要之法 律依據為藍漢法案第 43（a）條款之規定。 在 1988 年該條款修正之前，其內容為「任 何人因有關任何商品、服務、容器或裝物 品的容器而使用了對商品原出處不當的指 稱，或不當的說明及展示，包括文字和其
2 它標誌足以引起難辨真偽的情況，將負起 民事責任，其它人在同一地區從事商品銷 售可提出民事訴訟，認定同一地區內，商 品包裝真偽難辨，此外，認為因不當使用 商品包裝而導致可能遭受傷害的人也可提 出訴訟。」1988 年修正之後，該條文由商 標法第 1125（a）條款所取代，但精神未變。 在此法律立法超過 50 年的過程中，經 過法院多次的判決，逐漸形成較為統一的 見解，在審判上也有較為明確的步驟與原 則，且容易引起爭議的問題也集中在「獨 特性之存在」、「第二層含意之證明」與「混 淆可能性之判斷」等三個議題上。 （一）判決的步驟 在商業包 裝侵權 訴訟中， 原 告 要 獲 勝，必須證明兩點：第一、標示是獨特的 （distinctive）；第二、其產品與被控訴產品 之 間 具 有 混 淆 可 能 性 （ likelihood of confusion）。 （二）獨特性 一項商業包裝要受到保護，必須具有 獨特性。法院在測試獨特性時，通常採用 Friendly 法官在 Abercrombie v. Hunting 一 案中，對於商標獨特性測試所採用的法 則，一項標示通常被分類為以下四種：一
般性的（generic）、描述性的（descriptive）、
建議性的（suggestive）、及獨斷的（arbitrary）
或是新奇的（fanciful）。在最高法院 Two Pesos, Inc. 控訴 Taco Cabana, Inc.一案中， 最高法院將獨斷的或是新奇的標示非為兩 類，但以相同的方式處理這兩類標示。 建議性的、獨斷的、或是新奇的標示 被視為本質上具有獨特性，受到藍漢法案 之保護。 而僅僅是描述性的標示不被視為本質 上具有獨特性，因此不受到保護。但在藍 漢法案第 2 條款中指出，如果描述性的標 示可以用來辨識申請者在商業上的貨品， 則可以註冊為商標，此處所需要的獨特性 （acquired distinctiveness）一般稱之為第二 層含意，而此概念亦被使用於第 43(a)條款 中。一般性的標示是不受到保護的。 上述的判 斷原則 雖然是針 對商標 的 的，但在法院之見解也適用於商業包裝之 侵權訴訟之中。故商業包裝本身必須是本 質上具有獨特性，或是在描述性的商業包 裝中顯示第二層含意，其目的是確認該項 商業包裝可以做為顧客在購買產品時判斷 產品來源之用。 （三）第二層含意 第二層含意是指「商標或包裝可以被 用來指出特定的來源」。為了要建立第二層 含意，製造商需要展示「產品的特徵或其 他條件之基本顯著特性，而非產品的本身」 在大眾心目中可以指出該產品之生產者。 藍漢法案企圖對具有欺騙與誤導的標 示使用行為採取行動，及保障人民在商務 活動中免於遭受不公平的競爭，例如企圖 以包裝上的相似性，混淆購買者對於產品 來源的判斷。第 43(a)條款比使用在註冊標 示之第 32 條款的保護範圍更為廣泛。但有 疑問的是，第 43(a)條款是用來保護未註冊 的標示，使用保護第 2 條款所稱之合格註 冊標示的大多數一般性原則是否可以用來 保護未註冊的標示。 法院 之間 對於 此 部份 之見 解具 有 差 異，最後在 Two Pesos, Inc. 控訴 Taco Cabana, Inc.一案中，最高法院裁定，對於 在本質上具有獨特性的商業包裝，認為不 需要顯示第二層含意。
（四）混淆可能性
3 就要分析其間混淆可能性的存在與否。在 第二巡迴庭法官 Judge Friendly 所主審之 Polaroid v. Polarad 一案中所創立的八項考 慮因素如下：1. 原告標示或包裝的強度 （strength）、2. 兩標示或包裝之間的相似 性（similarity）、3. 在市場中產品的接近性 （proximity）、4. 先前所有者填補產品間空
隙（bridge the gap）的可能性、5. 實際混 淆的證據、6. 被告的背信問題、7. 被告產 品的品質、8. 相關消費群體之產品知識 （sophistication）。 根據多項判例之見解，法院在判斷混 淆可能性時，這些因素間並沒有排斥性， 且判斷的程序並非機械化式地以符合因素 數目的多寡來認定侵權之事實，最重要的 還是要回歸到基本的問題，「消費者是否會 感受到混淆」。 （五）重要判例研究 本研究探討了美國法院若干重要的判 例，其中以下列十個判例之見解對於商業 包裝之保護與侵權訴訟最具影響力。 1.ABERCROMBIE & FITCH COMPANY v.
HUNTING WORLD, INCORPORATED, (2nd Cir., 1976)
2.DURACO PRODUCTS, INC. v. JOY PLASTIC ENTERPRISES, LTD., d/b/a Backyard Products; Travis Products, Inc. (3rd cir., 1994)
3.LANDSCAPE FORMS, INC. v.
COLUMBIA CASCADE COMPANY (2nd
Cir., 1997)
4.STUART HALL COMPANY, INC., a Missouri corporation v. AMPAD CORP., a
Massachusetts corporation (8thCir., 1995)
5.TWO PESOS, INC., Petitioner v. TACO CABANA, INC. (S. Ct., 1992)
6.Knitwaves Inc. v. Lollytogs Ltd. (2nd Cir., 1995)
7.CHEVRON CHEMICAL COMPANY v. VOLUNTARY PURCHASING GROUPS, INC., a Texas Corporation, and Hi-Yield
Chemical Co., (5thCir., 1981)
8.BLAU PLUMBING, INC., v. S.O.S. FIX-IT, INC., d/b/a A-AAAABAAB's Root Rodders, (7thCir., 1986)
9.ROMM ART CREATIONS LTD. and London Contemporary Art v. SIMCHA
INTERNATIONAL, INC., Akin
International Arts, Inc., H. Douglas Holland and Asher Wainer, (E.D. New York, 1992) 10.The PADDINGTON CORPORATION, v.
ATTIKI IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC. (2nd Cir.1993) 四、討論 本研究的成果明白的指出，在美國， 意圖以包裝之相似性混淆購買者對於產品 來源之判斷，可能在法律上受到制裁。至 於相似到何種程度才會被認定為侵權，本 研究藉由若干重要判例之分析，整理出一 套簡單的程序與原則。 在傳統的管理學中很少討論到智慧財 產權的問題，而法律上對於商業包裝的保 護也不過是近五十年的事情，相較於專利 法有著兩百年的歷史，此種觀念比較新 穎。行銷智慧的被重視，例如品牌的建立、 特殊包裝的設計等，顯示出行銷專業性已 受到法律的保障，更能突顯出行銷智慧在 產業發展中的地位，正如同工程技術取得 專利權一般，具有價值與創意性的行銷智 慧可帶給企業發展的契機。 五、計畫成果自評 本研究按照原先之計畫與進度完成， 過程堪稱順利，亦達成原先預定之目標。 本研究之成果應可再進一步的整理，
4 發表於管理或是法律類的期刊。智慧財產 在行銷實務上的運用是十分常見的事，例 如品牌定位、包裝策略等，都牽涉到商標 與商業包裝的法律問題。但在學術上，介 乎於法律與行銷的論文卻十分罕見。本研 究的完成與後續文章的發表，將有助於此 跨領域的研究。 六、參考文獻
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West Cabot Cosmetics, Inc., 857 F.2d 80, 82 (2d Cir.1988)
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