科技法學評論，12 卷 2 期，頁 165（2015）
法學新聲
商標侵權案件定暫時狀態
處分審酌因素之釋明
──以
eBay案後美國法發展與
我國判決實務為中心
范智達
*摘 要
2006 年美國聯邦最高法院在 eBay v. MercExchange案中認為法院在審酌 是否准許或拒絕禁制令時，應在每一個案件以衡平四要素測試法（four-factor test）加以判斷，進而審酌禁制令之核發。即所謂「衡平原則」要求法院在核 發禁制令時，適用傳統四要素測試法作為衡量標準，原告必須證明 1.本案勝 訴之可能性；2.法律所提供之救濟方法，包括金錢賠償，不能足以彌補其所 受之損害；3.衡量原告與被告所遭遇困境，以及 4.核發禁制令不會危害公共 利益。然而，傳統上在評價個別商標侵權案件是否導致不可回復之損害—— 禁制令必要條件——美國聯邦法院通常認定當發現商標有混淆之虞即會推定 具有不可回復之損害，其實商標侵權案件發現被告需負侵權責任時，商譽流 DOI：10.3966/181130952015121202004 * 智慧財產法院法官；國立交通大學科技法律研究所博士班研究生。 投稿日：2015 年 8 月 31 日；採用日：2015 年 10 月 16 日 －165－失之本質上不可回復損害推定之適用，eBay 案其實應該不能有所影響。假如 商標侵權案件成立侵權與否之檢驗標準——混淆之虞——在界定上幾乎為不 可回復，則顯示不可回復損害之分析不僅多餘的，且要求原告花費額外資源 證明實質不可回復損害係無效率的。在我國商標侵權定暫時狀態處分之案 件，原告常僅就本案法律關係及商標侵權行為事實提出證據資料為積極之釋 明，並未積極就不可回復損害、兩造利益之衡量、是否影響公共利益等事實 提出事實證據資料，而法院則以本案勝訴可能性為最重要考量之關鍵因素， 顯然我國實務上智慧財產權案件，又尤其在商標侵權案件就定暫時狀態處分 之聲請，並不需要原告負擔所有審酌因素之舉證責任並不相符。既然商標侵 權案件成立侵權與否之主要檢驗標準——「混淆之虞」——對商品製造人及 消費者之損害，本質上並不僅為金錢之認定，而且為商譽上之損害難以數字 表示，便可不須要求原告花費額外資源去釋明本案勝訴可能性以外之其他因 素事實。
關鍵詞：商標、侵權、定暫時狀態處分、不可回復損害、商譽
Cite as: 12 TECH.L.REV., Dec. 2015, at 165.
The Preliminary Showing on the
Factors of Preliminary Injunction
in Trademark Infringement Cases
─
Focusing on American Law after
the eBay Case and Taiwan Court
Decisions
Jr-Da Fan
*Abstract
In eBay v. MercExchange (2006), the U.S. Supreme Court held that courts must apply the traditional four-factor test for injunctive relief in every case. These “principles of equity” required courts to employ the traditional four-factor test un-der which the plaintiff must demonstrate (1) a likelihood of success of the merits; (2) the existence of irreparable harm; (3) that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief; and (4) that granting an injunction would not harm the public interest. But when assessing whether a particular instance of trademark infringe-ment resulted in “irreparable harm” U.S. federal courts almost uniformly presumed such irreparable harm upon a finding of likelihood of confusion. In fact, the eBay *
Judge of Intellectual Property Court; Doctoral Student, National Chiao Tung University School of Law.
rules should not be used to eviscerate the normal presumption of irreparable harm that attaches upon a showing of liability in trademark cases. In our country when granting or denying preliminary injunction of trademark infringement cases, the plaintiff often provides a preliminary showing with regard to the existence of legal relation and trademark infringement documentary evidence, not actively providing the existence of irreparable harm, that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief and that an injunction is in the public interest. The court reviewing an application for preliminary injunction deliberates on the likelihood of success on the merits as the most important consideration. Compared with patent and copyright cases of the discretion of the preliminary injunction, the court mainly deliberates on the likelihood of success and the existence of irreparable harm as the most important factor. It is clear intellectual property cases, especially trademark cases on the set of preliminary injunction claim, do not require the plaintiff to take the burden of all factors of trial discretion in Taiwan. Because these harms to producers and consumers stemming from a likelihood of consumer confusion are not merely monetary in nature, they are reputational and difficult to quantify. The plaintiff does not need to spend additional resources to prove that other factors other than “a likelihood of success on the merits”.
Keywords: Injunction, Trademark, Infringement, Irreparable Harm,
Goodwill
1. 緒論
我國智慧財產案件定暫時狀態處分之核發，在 2008 年施行之智慧財產 案件審理法規定，係參酌美國法院就初步禁制令是否核發之衡平四要素測試 法，作為審酌保全必要性之考量因素。美國法院在關於初步禁制令之核發與 否，主要是以傳統衡平法則（traditional principles of equity）所要求的衡平法 四要素測試法加以審酌：1.本案勝訴之可能性；2.若不予核發禁制令將導致原 告或聲請人不可回復之損害；3.兩造負擔或利益衡量後，不核發禁制令可能 對聲請人造成之損害，將大於核發禁制令後可能造成相對人之損害；4.公共 利益考量。 關於美國商標權訴訟就初步禁制令之衡量因素重要性而言，傳統上在評 價禁制令案件是否導致不可回復之損害，美國法院大都一致地認定當具有本 案勝訴可能性時推定具有不可回復之損害。然而，美國聯邦最高法院於 2006 年就eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案1判決中，重新檢討「禁制令」的核 發考量因素，認為下級法院錯誤適用傳統四要素測試法，不適當地適用「絕 對規則」（categorical rules）審核禁制令，亦即當發現成立侵權行為時，不 能直接推定不可回復損害後自動地允許禁制令。不過，由於商標權侵權發生 損害所固有不可回復之本質，而與專利權及著作權案件並不相同。因為侵權 商標使消費者發生混淆，讓消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與 原告有關，使得原告商譽侵害本質上為不可回復，並不能得到合理及完全之 賠償。因此美國聯邦最高法院關於eBay 案就禁制令之見解，是否改變商標權 案件所適用傳統上不可回復損害之推定，實有待討論及研究。 我國實務上關於商標案件之運作，就聲請定暫時狀態處分認定之考量因 素，既係參酌美國法院就初步禁制令是否核發之衡平四要素測試法，則自須 同步觀察美國法院之見解，即商標權侵權案件成立侵權與否之主要檢驗標 準——「混淆之虞」在界定上幾乎為不可回復，則不需要求原告花費額外資 1
源去證明本案勝訴可能性以外之其他因素事實，以落實商標案件定暫時狀態 處分制度之真正功能。
2. 美國商標侵權案件初步禁制令之適用
2.1 初步禁制令與商標案件之救濟
依據美國聯邦民事訴訟法規定，美國聯邦法院可以作成三種禁制令：暫 時禁制令（temporary restraining order, TRO）、初步禁制令（preliminary in-junction）及永久禁制令（permanent injunction）2。禁制令是商標侵害的通常 救濟，一旦發現被告之侵害商標權，最直接的彌補措施就是禁制令之核 發3。美國聯邦商標法即藍能法（Lanham Act）第 34 條即規定：法院「有權 依據衡平原則，以及法院認為合理之條件，而給予禁制令」。藍能法第34 條 亦規定，就取得聯邦註冊商標之原告與未取得註冊之商標而依藍能法第43 條 (a)主張商標侵權之原告均有適用4。不正競爭法整編並揭示普通法原理，於 第35 條規定，除非不合理，有商標侵害時，針對應就商標侵權負責任者可通 常地允許核發禁制令5。 在商標案件，法院常會核發初步禁制令。初步禁制令之目的在於保存現 狀，防止被告於訴訟前或訴訟繫屬中，繼續使用侵害原告商標，或者於訴訟 中防止原告受到不可回復之損害。各巡迴區法院對禁制令的具體要件並不一 致，而一般情況下，欲獲得初步禁制令之保護，原告必須證明本案勝訴之可 能性，且若不於訴訟中禁制被告則原告會遭受不可回復的損害6。因為證明商 標混淆之虞通常會推定有不可回復之損害，因此在初步禁制令調查程序上通 2 參見王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 149-151（2005）；曾陳明汝，商標法原理，頁 443-444（2007）。 3 賴清陽、冷耀世，美國商標案例解析，頁 92（2008）。 4 15 U.S.C. § 1116 (2008). 5 Id. § 1117 (2008). 6 曾陳明汝，前揭註 2，頁 444。
常會傾向於調查本案訴訟事實及原告證明之被侵權商標強度。法院亦得考慮 平衡禁制令對雙方所造成的困難，以及對公共利益的影響。原告遲延提起訴 訟，因為會被認為可能不如原告所宣稱會造成嚴重損害，因此可能會導致法 院駁回禁制令聲請，但遲延並不會自動地發生禁止初步禁制令聲請之效果7。
2.2 初步禁制令之審酌因素
美國法院在審核是否核發初步禁制令時，是以傳統衡平法則所要求的衡 平法四要素測試法（four-factor test）要件加以審酌：1.本案勝訴之可能性 （likelihood of success on the merits）；2.若不予核發禁制令將導致原告或聲 請人不可回復之損害（suffering irreparable harm in the absence of preliminary relief）；3.衡量兩造負擔或困境（balance of hardships）後，不核發禁制令可 能對聲請人造成之損害，將大於核發禁制令後可能造成相對人之損害；4.公 共 利 益 考 量 （public interest ）8。 另 外 ， 有 些 法 院 採 用 移 動 尺 度 檢 試 法 （sliding scale test），其要件一為如果不核發該臨時禁制令，將導致立即且 無法彌補之損害；其要件二為需滿足下列兩種情況之任一：1.實體請求部分 有勝訴可能；2.存在嚴重的問題足以認為提起訴訟是合理的，且不核發禁制 令對聲請人造成的損害，可能大於核發禁制令對相對人可能造成之損害9。然
7
Restatement (Third) of Unfair Competition § 44 (1999).
8
參見邵瓊慧，「我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究——兼論美國案例最新 發展」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 374（2010）；鄭中人，「專利 權之行使與定暫時狀態之處分」，台灣本土法學雜誌，第 58 期，頁 130（2004)。
9
Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988). 在本案中，法院揭示在商 標侵權案件中，即表示為了獲得初步禁制令，原告必須證明(a)不可回復之損害 （irreparable harm）要件以及（and），(b)擇一之要件（either）(1)本案勝訴可能性 （likelihood of success on the merits）要件，或是（or）(2)本案存在嚴重的問題 （sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation），並且（and）禁制令對兩造負擔之衡量（a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief）。
而，採用移動尺度檢試法時，核發禁制令對公眾利益之影響仍須列入考慮10。 在商標侵權案件中，法院決定是否准予核發初步禁制令之標準，因不同 之法院見解而有不同之認定，但基本上「本案勝訴可能性」、「不可回復之 損害」為決定是否准予核發初步禁制令之兩項重要考量因素。此外，法院亦 會審酌公共利益之考量及兩造負擔或困境之權衡。而由於侵害商標權主要係 以商標混淆或誤認之侵權態樣，法院在商標權侵害案件決定是否准予核發初 步禁制令時，在原告釋明被告商標與原告商標有混淆誤認之虞，通常會推定 「不可回復之損害」，亦即通常可同時滿足「本案勝訴可能性」、「不可回 復之損害」兩個要件。再者，當被告使用造成混淆之虞之商標將可能導致傷 害消費者之身體時，法院會考慮降低原告就被告商標混淆誤認之虞之釋明程 度，而准予初步禁制令之核發（如後述之Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich
Pharmacal Co.案11）。又商標權人無正當理由遲延主張權利，可能導致初步 禁制令之聲請被駁回，但是否遲延僅是法院依衡平法原則考量之情況之一， 非必然阻卻初步禁制令之給予，倘無正當理由遲延影響較大，甚至可能推翻 商標侵權案件通常推定之「不可回復之損害」要件12。
2.3 美國傳統商標侵權案例討論
商標係表彰商品或服務的特定來源及標示，透過特定商標可以傳達給消 費者具有相當品質之訊息，而商譽（goodwill）之發生即由於企業於宣傳或 廣告之花費，讓消費者獲得企業產品或服務具有相當品質之信心13。而商標 權係與專利、著作權為不同形式之智慧財產權，其實商標法更接近侵權法， 主要是從避免不正競爭所衍生之權利。簡要而言「商標」，就是將特定企業 所生產商品或提供之服務，與其他企業之商品或服務予以區別之一種文字、 10 劉尚志等，Patent Wars 美台專利訴訟──實戰暨裁判解析，頁 176-178（2012）。 11Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971).
12
王敏銓，前揭註 2，頁 150-151。
13
See Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLAL.REV. 621, 645-46 (2004).
符 號 ， 如 「Windows 」 是 指 明 微 軟 公 司 所 研 發 之 電 腦 程 式 操 作 系 統 、 「McDonald’s」則表明特定品牌之漢堡及速食食品。為實現商標區別企業間 產品或服務之功能，某一企業建立之品牌商標必須不得被模仿，若允許另外 廠 商 以 「McDonald’s 」 之 名 稱 銷 售 速 食 食 品 ， 將 破 壞 原 來 廠 商 以 標 示 「McDonald’s」名稱作為食品對外銷售之利益。此外，商標係在減少消費者 區分不同品牌產品或服務之成本，亦即當消費者對特定品牌發生良好購買經 驗，不必藉由仔細閱讀產品之印刷文字而確認是否與先前購買之物品相符， 或者藉由詳細比較不同品牌產品之特徵而確認欲購買之品牌產品，僅僅只要 以標示之商標名稱或符號，就可用相當低的成本找到欲購買之商品14。 商標因為象徵特定企業產品或服務具有持續穩定之品質，並且當企業有 能力維持穩定之品質之時，商標之價值才會提升並建立良好商譽15，如商標 標示之商品或服務並非具有穩定良善之品質，消費者便不能將過去良好經驗 與現在購買體認相連結，使得降低消費者意願以更高價格去購買原先品牌之 商品或服務，因此當企業擁有良好價值之商標並建立商譽，就不會降低其商 品或服務之品質，避免在商標投資上蒙受損失。 在自由競爭市場中，健全的競爭才能提供消費者最好的商品及服務，廠 商為了吸引顧客，會在商品上求新求變，努力追求製造與行銷的效率，所 以，會提供多樣化的商品，且以最低的價格銷售商品。為了爭取消費者，有 些廠商會用不誠實的手法，錯誤標示商品特性或商品來源，以誤導消費者， 使消費者無法購買真正欲購買之商品，即以不誠實手法掠奪他人之消費者， 也會導致競爭者無意願創新商品，及提升商品行銷及製造的效率。美國早期 之不公平競爭法案例，皆牽涉廠商希望將自己的商品假冒（pass off）成他人 之商品，此等詐欺（fraud）的行為不僅欺騙消費者，使消費者購買到自己不 14
WILLIAM M.LANDES &RICHARD A.POSNER,THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL
PROPERTY LAW 167 (2003).
15
ROGER E.SCHECHTER &JOHN R.THOMAS,INTELLECTUAL PROPERTY:THE LAW OF C OPY-RIGHTS,PATENTS, AND TRADEMARKS 551 (2003).
想要的商品，也盜用競爭者已經建立的商譽16。若消費者基於信賴而購買， 但品質不符期待，將會使商標權人聲譽受損、遭受營業上損失。而為維持其 商譽，商標權人乃會致力於商品或服務品質的維持，故消費者僅需辨認商標 即可判斷其品質17。 以下先就美國在 eBay 案（此案介紹及說明，詳如後述）表示法院在審 酌是否准許或拒絕禁制令時，應在每一個案件以衡平四要素測試法加以判斷 進而審酌禁制令核發之見解前，整理傳統商標侵權訴訟案例所呈現美國聯邦 法院見解，係大都一致地認定審酌商標侵權案件核發禁制令之因素，以本案 商標有無混淆之虞為審酌重點，而且認為被告使用之商標具有與原告商標混 淆之虞時，通常會推定具有不可回復之損害。
2.3.1 本案勝訴之可能性為關鍵審酌因素
就強調本案勝訴可能性類型之案件，均是以本案勝訴可能性作為初步禁 制令之關鍵審酌因素，乃是因為在商標侵權案件中，本案勝訴可能性、不可 回復之損害係決定是否准予核發初步禁制令的兩項重要考量因素，且利用與 商標權人之商標混淆誤認之虞方式侵害商標權本質上即會造成原告不可回復 損害之使然18。如Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh 案中，法院表示「被告商標是否為仿冒原告商標，在評估與原告商標有無造成混淆時是一個關鍵 因素。是否有混淆之虞，因此是至關重要的問題」、「原告並沒有證明被告 商標會造成實際混淆和被告具有使用侵權商標之不法意圖。此外，一旦原告 侵權訴訟中證明被告商標構成混淆之虞，通常可推定若不核發禁制令原告將 遭受不可回復的損害。在本案則排除此推定之應用」19；Miss World (UK), Ltd. v. Mrs. America Pageants, Inc. 案中，法院表示「被告使用『世界女士』
商標，實不會對原告之『世界小姐』商標造成混淆，原告既沒有證明被告使 16 Id. at 543-44. 17 Id. at 546-47. 18 劉尚志等，前揭註 10，頁 178。 19
用其商標時，原告具有本案勝訴可能性，也沒有證明不可回復之損害」20；
GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co.案中，法院表示「本案原告已經證明被告使
用之商標與原告使用之商標類似到有混淆誤認情形，即原告具有本案勝訴可 能性，就可以推定原告具有不可回復之損害，原告因此已證明本案勝訴可能 性及不可回復損害可能性的連結，就可有資格獲得初步禁制令」21；在 Keds Corp. v. Renee International Trading Corp.案中，法院表示「在商標侵權案件，
禁制令核發之關鍵要素為本案勝訴之可能性，因為其他要素可由本案勝訴可 能性予以認定……地方法院正確地認定被告使用之商標會使消費者產生與原 告商標之混淆，如此原告具有本案對被告商標侵權勝訴之可能性」22；在
Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc.案中，法院表示「地方法院已經調查認定兩造
之商品不會造成混淆之虞，則原告就本案勝訴實質可能性之要素已欠缺，即 無庸再審酌其他要素」23；在 Hasbro, Inc.案中，法院表示「依原告商標之強
度、兩造商標間之近似程度、兩造商品具有無可爭執的類似性，以及兩造商 品在市場上欠缺明確地區別等事實，足以建立被告商品與原告商品有混淆之 虞，以及原告不可回復之損害」24；在 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.案，法院表示「『商業使用』及『混淆之虞』乃不同之要件，而且要先
構成商標之使用才有可能成立侵害，若有混淆之虞但未構成商標之使用行 為，其不成立商標侵害……即其行為並不構成商標之使用行為，因此並無必 要進一步探討混淆之虞的問題，被告並未使用原告之商標於任何商品或服務 上，因此廢棄發回原審初步禁制令」25。
就強調應全部審酌衡平法四要素類型之案件，在Mutual of Omaha Insur-ance Co. v. Novak 案中，法院亦強化初步禁制令之本案勝訴可能性審酌關
20
Miss World (UK), Ltd. v. Mrs. America Pageants, Inc., 856 F.2d 1445, 1452 (9th Cir. 1988).
21
GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199, 1209 (9th Cir. 2000).
22
Keds Corp. v. Renee International Trading Corp., 888 F.2d 215, 220, 222-23 (1st Cir. 1989).
23
Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc., 785 F.2d 956, 959 (11th Cir. 1986).
24
Hasbro Inc., 858 F.2d 70 at 79.
25
鍵，如「地方法院認定原告之商標是具有強度及識別性，而且被告之設計與 原告之商標近似，甚至指出有四次寄給『Mutant of Omaha』郵件卻寄給原 告，再被告故意將其產品與原告相連結，則被告設計的產品與原告商品構成 混淆之虞，故原告有本案勝訴之可能性。又因為地方法院認定被告設計的產 品與原告商品構成混淆之虞，假如沒有核發初步禁制令，混淆之產生會傷害 原告商譽，則可認定對原告之損害將不可回復」26。而在強調不可回復損害 因素類型之案件，即使法院認為原告未具不可回復之損害要件，惟商標侵權 案件初步禁制令之核發仍應認法院係以本案勝訴可能性因素作為最重要之審 酌，不可回復要件僅為附帶審酌，如Citibank, N.A. v. Citytrust 案中，法院表
示「固然商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商標發生混淆之 虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害，惟當聲請初步禁制令 時，發生原告權利之主張具有顯著遲延情事，即可推翻（neutralize）不可回 復損害之推定，而應認欠缺不可回復損害之要件」27，Amoco Oil Co. v. Rain-bow Snow, Inc.案中，法院表示「在商標侵權案件之初步禁制令聲請，兩造間
使用之商標若已發生混淆之相似性，原告並不需再證明其所失去的銷售額或 其他損害，但是本件原告除了假設兩造商標混淆之虞推定損害存在之外，並 未能證明具體明確的損害」28等見解。
此外，就強調公共利益因素之案件類型，在 Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.案中，法院更表示「本件兩造間藥物商標之混淆，無
論是因為未能得到有效藥物治療抑或藉由處方配藥疏忽發生不良反應，都會 造成消費大眾身體上之傷害，即本件關乎公共政策，故為能避免混淆之虞， 本件採取較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之虞應為可採。此外，採用商 品間混淆之虞的通常判斷標準，是在僅對原告有經濟損失之情形；本件涉及 公共政策考慮及潛在人身傷害，而以較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之 26
Mutual of Omaha Insurance. Co. v. Novak, 775 F.2d 247, 248-49 (8th Cir. 1985).
27
Citibank, N.A. v. Citytrust, 756 F.2d 273, 276 (2d Cir. 1985).
28
虞應為適當」29，即法院於公共利益之考量下，因被告商品將可能造成消費 大眾身體之傷害，則對被告之商品是否與原告商品造成混淆之判斷，採取對 被告藥物商品較嚴格之檢視標準，因此亦為以商品混淆之虞——即本案勝訴 可能性——為判斷重點。
2.3.2 不可回復之損害要素具推定性質，可舉反證推翻
參諸Rodeo Collection, Ltd.案中，法院表示「一旦原告侵權訴訟中證明被 告商標構成混淆之虞，通常可推定若不核發禁制令原告將遭受不可回復的損 害」；GoTo.com, Inc.案中，法院表示「本案原告已經證明，被告使用之商標 與原告使用之商標類似到有混淆誤認情形，即原告具有本案勝訴可能性，就 可以推定原告具有不可回復之損害」；Keds Corp.案中，法院表示「在商標 侵權案件，禁制令核發之關鍵要素為本案勝訴之可能性，因為其他要素可由 本案勝訴可能性予以認定」；Hasbro, Inc.案中，法院表示「依原告商標之強 度、兩造商標間之近似程度……等事實，足以建立被告商品與原告商品有混 淆之虞，以及原告不可回復之損害」；Mutual of Omaha 案中，法院表示「混 淆之產生會傷害原告商譽，則可認定對原告之損害將不可回復」；Citibank, N.A.案中，法院表示「商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商 標發生混淆之虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害」，Amoco Oil Co.案中，法院表示「在商標侵權案件之初步禁制令聲請，兩造間
使用之商標若已發生混淆之相似性，原告並不需再證明其所失去的銷售額或 其他損害」等見解，可以看出在評價個別商標侵權案件是否導致不可回復之 損害，美國法院認定當發現商標有混淆之虞，即原告有商標侵權之本案勝訴 可能性時，則可推定具有不可回復之損害。 既然不可回復之損害，常由於商標侵權案件具有本案勝訴可能性所推 定，所以可由反證推翻，而非不可反駁，亦即此不可回復損害之推定係可由 特殊個案予以推翻而認定不具不可回復之損害。如 Citibank, N.A.案中，法院 29
明確表示「固然商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商標發生 混淆之虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害，惟當聲請初步 禁制令時，發生原告權利之主張具有顯著遲延情事，即可推翻（neutralize） 不可回復損害之推定，而應認欠缺不可回復損害之要件，進而被判定應予駁 回初步禁制令」；在Amoco Oil Co.案中，法院亦認為「本件原告除了假設兩
造商標混淆之虞推定損害存在之外，並未能證明具體明確的損害，因為並無 證據顯示被告使用『Rainbow Snow』商標會損害原告之商譽，或是原告不能 對被告商品『snow cone』管制品質（quality control）將對原告造成不可回復 之損害」30。
2.3.3 兩造負擔之衡量及公共利益之考量即為私益間、
公私益間相互利益衡量
固然法院認為兩造負擔之衡量與公共利益之考量，為初步禁制令核發與 否之不同審酌因素，惟法院在具體個案考量此二因素是否充分支持核發初步 禁制令時，往往相互衡量作為判斷之依據，換言之，考慮如不准禁制令對原 告所造成之損害，以及如准予核發禁制令將對被告、第三人，甚至社會大眾 可能造成之損害，然後權衡利害得失，採兩害相權取其輕之判斷依據31，特 別在商標案件爭訟時主要因為衡量初步禁制令核發與否對兩造造成之損害， 往往為市場公平競爭之公共利益影響。如 Mutual of Omaha 案中，法院表示 「憲法第一修正條文並未賦予個人有權侵害商標權，而被告有其他替代方法 可以表達他的信息，衡量兩造負擔後，應作有利於原告之判斷……地方法院 判決認定由於商標侵權發生，避免在市場上商品混淆之公共利益考量下，應 著重在原告之救濟」32之見解，及 American Greetings Corp. v. Dan-Dee Im-ports, Inc.案中，法院表示公共利益考量──「營業包裝（trade dress）外形之實質價值在產品或服務本身，當與功能性特徵相連結，社會利益的競爭與進
30
Amoco Oil Co., 809 F.2d 656 at 664.
31
參見鄭中人，前揭註 8，頁 136。
32
步比區別商品或服務來源更重要，此時營業包裝外形則不會被當作商標受到 保護，如此競爭者得以使用營業包裝外形，進而增進社會利益，因為功能性 設計政策考量源於促進競爭之公共利益。然而，倘功能性營業包裝已經取得 『第二意義』（secondary meaning），法院應可考慮要求模仿者採取合理步 驟減少來源混淆發生」、與兩造間利益衡量——「如果被告有能力設計一個 不會與原告商品造成混淆之肚子上具有圖形的泰迪玩具熊是可行的，則被告 可以被禁止銷售系爭玩具熊，避免與原告之商品造成混淆；但如果被告設計 一個避免與原告商品造成混淆之肚子上具有圖形的泰迪熊為不可行的情況， 被告應不能被禁止銷售該肚子上具有圖形的玩具熊，但被告可能需要採取合 理步驟減少混淆發生」33。
此外，在Syntex Laboratories, Inc.案中，法院並表示因為系爭兩造間商標
之混淆，「無論是因為未能得到有效藥物治療，抑或藉由處方配藥疏忽發生 不良反應，都會造成消費大眾身體上之傷害，即本件關乎公共政策，故為能 避免混淆之虞採取較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之虞」，顯然由於被 告造成混淆之商品會有造成社會大眾身體傷害之疑慮，而以公共利益之維護 理由修正商標混淆誤認之判斷標準，進而減輕原告舉證責任傾向有利於原告 私益之認定，目的係為能達成保障公共利益，顯屬私益間與公私益間相互衡 量之適例。
2.3.4 不可回復損害因素與利益衡量之關連
不可回復之損害，主要指原告在終局訴訟判決即使勝訴，仍無法以金錢 賠償彌補或回復原告完全的損失。因為商標使消費者發生混淆之虞，而讓消 費者認為被告的瑕疵或負面印象商品或服務係與原告有關，且由於被告所掌 握具有混淆之虞之商品或服務，使得原告商譽侵害之可能性本質上為不可回 復。以原告之角度而言，在發生商譽侵害之事實之後，並不能得到正確及完 全之賠償，故商標權侵權由於原告商譽損害本質上係無法回復。 33American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imps., Inc., 807 F.2d 1136, 1141, 1149 (3d Cir. 1986).
被告提供之商品或服務所使用之商標讓消費者發生混淆之虞，進而使消 費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與原告有關，以原告利益而言固 屬商譽損害之不可回復，惟在兩造負擔之衡量角度，如可認倘若不核發初步 禁制令可能對原告造成不可回復損害，優先於核發禁制令後對被告所造成競 爭商品或服務不能於市場上提供販賣之不利益，則必須優先保護原告商標免 於侵害。 又在公共利益考量角度而言，當認為造成原告不可回復之損害時，為保 護公眾免於受到欺罔，以及保存正當的競爭秩序，此時，公共利益的考量亦 往往有利於原告之認定。換言之，在考慮原告是否具有本案勝訴可能，以及 造成不可回復損害之情形，亦已存有兩造利益及公共利益之衡量，甚至於認 定原告聲請商標侵權案件之初步禁制令具有不可回復損害時，即不再另獨 立，或僅為附帶提及兩造利益與公私益間之衡量論述。 參諸Miss World, Ltd.案中，法院表示「原告既沒有證明被告使用其商標 時，原告具有本案勝訴可能性，也沒有證明不可回復之損害，再衡量兩造負 擔時禁止被告使用商標對被告造成的損害較大」；GoTo.com Inc.案法院表示 「原告證明了本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的連結，進而有資格獲 得初步禁制令，則便無庸再去認定是否存有關於本案的其他重要問題及兩造 利益之權衡」；Keds Corp.案法院表示「地方法院也在核發初步禁制令前正 確地審酌混淆之虞參酌因素，而權衡兩造之負擔，故地方法院核發原告之初 步禁制令應予維持」；Hasbro Inc.案件中，法院表示「依原告商標之強度、 兩造商標間之近似程度、兩造商品具有不可爭執的類似性，以及兩造商品在 市場上欠缺明確地區別等事實，足以建立被告商品與原告商品有混淆之虞及 原告不可回復之損害，故本件初步禁制令應作有利於原告之判斷」；在 Mutual of Omaha 案法院表示「因為地方法院發現被告設計的產品與原告商品 構成混淆之虞，假如沒有核發初步禁制令，混淆之產生會傷害原告商譽，則 可認定對原告之損害將不可回復。地方法院並指出，憲法第一修正案並未賦 予個人有權侵害商標權，而被告有其他替代方法可以表達他的信息，衡量兩 造負擔後，應作有利於原告之判斷……地方法院發現由於商標侵權發生，避
免 在 市 場 上 商 品 混 淆 之 公 共 利 益 考 量 下 ， 應 著 重 在 原 告 之 救 濟 」 ； 在
Citibank, N.A.案法院表示「就原告遲延尋求禁制令核發，以及原告於 1978 年
自願地讓自己商標揭示在與被告非常鄰近使用地區等事實，可認原告並未建 立不可回復之損害事實，進而不能認定有核發禁制令之必要」34；在 Amoco Oil Co.案中，法院表示「並無證據顯示被告使用『Rainbow Snow』商標會損
害原告之商譽，或是原告不能對被告商品『snow cone』管制品質將對原告造 成不可回復之損害；相反地，記錄顯示宜維持現狀到本案判決經陪審團做出 決定，否則核發禁制令將使被告商業繼續營運能力受到嚴重損害」等見解， 可認美國法院關於商標案件初步禁制令原告不可回復損害因素之判斷上，即 常附帶有利益衡量之論述，或者就不再另為獨立判斷利益衡量之事實根據。
3. 美國 eBay 案後商標侵權案件之法院見解
美國聯邦最高法院於2006 年就 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案判決 中，重新檢討「禁制令」的核發要件。最高法院認為專利權與其他財產權並 無不同，是否准予禁制令法院必須使用傳統的衡平法則加以權衡。亦即本案 中最高法院確認其所建立之衡平四要素測試法，應適用於專利侵權案件，予 以認定原告是否可以獲得禁制令之救濟。
3.1 美國最高法院 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案
被告 eBay 是知名線上拍賣公司，該公司提供一個網站平臺供賣方將欲 出賣之物品列出在網站上，並以拍賣或固定價格兩種方式賣出。而原告 MercExchange 公司，手中握有一些網路市集的商業方法專利，包括促進線上 商品交易之方法等。因 eBay 使用 MercExchange 擁有的線上拍賣專利「Buy it Now」（立即購買），且該系爭專利占 eBay 公司總營業量 30%。2000 年 eBay 開始談判準備購買 MercExchange 專利組合，兩造本來在談授權，而後 談判破裂。2003 年 MercExchange 隨即在維吉尼亞地方法院提出侵權訴訟， 34 Citibank, 756 F.2d 273 at 277.
法院認定原告擁有的專利是有效及 eBay 是故意侵權，MercExchange 於判決 勝訴後提出永久禁制令請求，請求法院禁止eBay 繼續使用「Buy it Now」專 利。但法院則駁回原告之請求，認為原告欠缺實施其專利商業性活動，故不 足以證明受有不可回復損害，以及應可以金錢賠償其損害35。 聯邦巡迴上訴法院則維持認定 eBay 侵權，但廢棄地方法院拒絕核發永 久禁制令之判決。上訴法院認為，既已判定被告 eBay 構成專利侵權，則依 專利排他性的基本原則與美國專利法之規定，原告自有權請求法院對被告核 發永久禁制令。主要理由為專利侵權成立後不給予永久禁制令，將導致繼續 侵權之發生。專利權人曾經意圖授權並不影響禁制令核發，因為排他權之行 使並不因專利權是直接實施或授權而有不同的保護強度。對於前二者不論專 利權係直接實施或目的僅為授權均應給予足夠的損害賠償。再者，所謂公共 利益，聯邦巡迴上訴法院固然曾經拒絕禁制令聲請，惟只限於與公共衛生相 關的發明，社會對於利用商業方法專利之需求難謂與公共利益相關。又原告 雖未提出初步禁制令，但與永久禁制令二者之救濟目的、要求並不相同，本 案未取得初步禁制令並不影響永久禁制令之取得36。 案件上訴至聯邦最高法院，最高法院判決指摘上訴法院做出侵權認定後 准予永久禁制令之作法有誤，亦否定地方法院駁回禁制令之理由——原告自 身並未實施系爭專利。最高法院認為專利權與其他財產權並無不同，是否准 予禁制令法院必須使用傳統的衡平法則加以權衡；在專利侵權成立前提下， 專利權人曾經意圖授權或未實施系爭專利之商業活動並無法排除永久禁制令 聲請，便將上訴法院判決廢棄，本案發回下級法院重新考慮是否應當禁止 eBay 繼續使用專利37。本案雖針對永久禁制令之核發標準表示相當意見，但 多數見解則認eBay 案原則可同時適用於永久禁制令及初步禁制令核發之判斷 標準38。 35
eBay Inc., 547 U.S. 388 at 393.
36 Id. at 393-94. 37 Id. 38 參見邵瓊慧，前揭註 8，頁 377。
最高法院允許 eBay 案上訴之決定歸因於最高法院關注容易取得禁制令 所造成濫用專利實施。值得注意地，最高法院接受此案應是表達常藉由禁制 令現實威脅企業敲詐高額授權金之專利地痞「patent trolls」與專利權救濟的 問題解決意見39。假如專利權人研發出非常有益之產品或製程，卻拒絕真正 實施此項發明，亦不投入任何研發或生產資源的企業或機構。然而，係有權 提出專利侵權訴訟者，一般便稱為專利地痞40。而專利法規定則是過於強加 嚴厲責任於侵權行為人，進而允許未實施專利發明之企業提出意外突襲之訴 訟41。因為專利地痞所要求之授權金通常超過專利技術真正價值42，特別是 禁制令變成其用以提高授權談判時議價能力之工具，以向需要授權之公司追 索高額的權利金43。當專利技術僅是該需要授權公司產品之一小部分，且禁 制令僅是用以作為增加談判力量的手段時，便進而逐漸損害專利制度所要鼓 勵專利發明，及對公眾揭露之公共政策與公共利益44。因此，eBay 案即應是
專利政策之意見表示（eBay is about patent policy45）。
39
See John M. Golden, Patent Trolls and Patent Remedies, 85 TEX.L. REV. 2111, 2113
(2007).
40
李明峻，從 Patent Trolls 議題看美台專利改革與解決之道，國立政治大學法律科際整 合研究所碩士論文，頁 25（2010）。
41
See Gerard N. Magliocca, Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of
In-novation, 82 NOTRE DAME L.REV. 1809, 1815 (2007). 42
See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX.L.REV.
1991,1992-93 (2007). 43 擴張權利金收取標的之行為，係藉由智慧財產權行使事實上擴張其權利範圍，若產 生市場上限制競爭之效果，可能同時構成權利濫用及違反不正競爭法。參見王立 達、鄭卉晴，「智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究——以美國競爭規範之區別 處理為中心」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，頁 36（2011）。 44 參見謝佑鑫，論處理「專利蟑螂」爭議問題之手段——美國禁制令與我國強制授權之 比較，世新大學法學院碩士論文，頁 47（2007）。 45
See Michael W. Carroll, Patent Injunctions and the Problems of Uniformity Cost,13MICH. TELECOMM.&TECH.L.REV. 421, 426 (2007).
3.2 美國 eBay 案後案例事實
3.2.1 North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide,
Inc.
本件原告North American Medical Corporation 為設計及製造脊椎物理治 療器具，而Adagen 則是經原告授權之批發商。被告 Axiom Worldwide, Inc.為 原告在市場上之競爭對手，製造名為「DRX9000」之物理治療器具，原告與 Adagen 主 張 因 為 被 告 將 原 告 的 兩 個 註 冊 商 標 「 Accu-Spina 」 、 「 IDD Therapy」使用在被告網站上，作為網路搜尋引擎關鍵字詞（metatags），侵 害原告商標權及對於被告商品「DRX9000」為不實廣告，因此涉及不正競 爭。證據顯示，在被告在其網站移除網路搜尋引擎關鍵詞以前，假如電腦使 用者在 Google 網路搜尋引擎鍵入原告上開註冊商標，Google 便會在第二個 搜尋相關內容列出被告之網站資料。原告於是向州地方法院聲請初步禁制 令，地方法院則准予初步禁制令之核發，禁止被告使用原告之商標作為網路 搜尋引擎關鍵詞，以及禁止被告就商品「DRX9000」為爭議性的陳述。第十 一巡迴上訴法院維持地方法院所認定之關於原告已經證明其主張被告商標侵 權及不實廣告的本案勝訴可能性。然而，被告則上訴爭執地方法院認定原告 不正競爭主張之可行，錯誤明確地推定不予核發禁制令將導致原告不可回復 之損害。 上訴法院認為，即使原告方面已經建立關於本案被告侵害商標權及不實 廣告之勝訴實質可能性，仍然必須評量原告個別的訴因（被告侵害商標權及 不實廣告）是否不予核發禁制令將導致原告不可回復之損害。就原告主張被 告不實廣告部分，地方法院錯誤地認定僅僅因為被告字面不實廣告，而推定 原告不予核發禁制令將導致不可回復之損害，惟不實廣告案件中，是在不實 陳述表達出原告與被告商品間比較之廣告文字時，則不實廣告證據通常足夠 確認不予核發禁制令會導致原告有不可回復之損害。亦即當爭議性廣告會誤 導與競爭者商品之比較，可以推定不實廣告具有不可回復之損害；而不實廣 告若並不具比較性及不會引導至競爭者商品，就不能推定具不可回復之損
害。本件被告的網站中並未顯示原告的商標也未提到原告名稱或其產品，地 方法院應再為認定原告不予核發禁制令將導致不可回復之損害。就原告主張 商標侵權部分，固然之前判決承認只要原告證明本案勝訴之可能性就可推定 有不可回復之損害。然而，最高法院在eBay 案中表示僅因為原告在智慧財產 訴訟中，證明本案勝訴之可能性就推定原告有不可回復之損害是有疑義的， 法院在決定是否核發禁制令與否應審酌傳統衡平法則即衡平四要素而作裁 量。故本件應將地方法院所核准之初步禁制令廢棄並發回，由地方法院就衡 平四要素判斷是否核發禁制令46。
3.2.2 Lorillard Tobacco Co. v. Amouri’s Grand Goods, Inc.
2006 年之 Lorillard Tobacco Co. v. Amouri’s Grand Goods, Inc.之商標侵權 初步禁制令案件中，第六巡迴上訴法院則依衡平法四要素予以審酌，表示應 核發初步禁制令之意見，而廢棄地方法院駁回初步禁制令聲請之判斷，發回 地方法院重為決定。 原告羅瑞拉德（Lorillard）菸草公司以各種商標生產和銷售香菸。它的 一個最受歡迎的商標是「Newport」，這是原告自 1956 年以來已使用的商標 名稱。原告及其加入廠商已經註冊相當數量的商標，包括 Newport、羅瑞拉 德等，他們投入大量資源，以促進和營銷品牌。被告 Grand Goods 是零售便 利店，銷售項目中包括原告產製的「Newport」香菸。 約在2005 年 3 月 8 日，原告的銷售代表威廉斯（Williams）進行審查被 告所販賣的原告產製香菸，發現「Newport」四盒香菸是仿冒品，經原告具有 專業知識及經驗之銷售規劃經理奧布萊恩（O’Brien）確定為仿冒品，並指出 該等仿冒品與真品間的包裝有三處不同：箔頂部的仿冒包裝是銀色，而不是 金色；玻璃紙標籤在仿冒品包裝從右前方邊緣突出，而不是左前方；仿冒品 包裝上的印刷字將「Lorillard」和「Greensboro」表示得比真品清楚。 在確認產品包裝被仿冒，原告提起訴訟，同時提出單方聲請扣押仿冒 品、暫時禁制令和初步禁制令。扣押命令和暫時禁制令之聲請均獲地方法院 46准許，並於同年3 月 23 日在警察陪同原告公司代表進行扣押認為是假冒的包 裝。兩個星期後，於同年 4 月 5 日，地方法院開庭審理原告請求初步禁制令 之部分。原告已經提出證據支持初步禁制令所需審酌之四因素，在審理時被 告提議不會故意出售假冒品，但羅瑞拉德拒絕這一提議。在聽取兩造律師辯 論，地方法院認為基於衡平應有利於被告判斷，且不應核發初步禁制令，同 年 4 月 7 日地方法院則駁回原告初步禁制令之聲請，原告則針對地方法院之 認定提起上訴。 案件上訴至第六巡迴上訴法院，上訴法院則認為是否核准初步禁制令之 聲請應審酌四要素：1.本案勝訴之可能性（the likelihood that the movant will succeed on the merits ） ； 2. 若 不 予 核 發 禁 制 令 將 導 致 不 可 回 復 之 損 害 （whether the movant will suffer irreparable harm without the injunction）；3.准 許禁制令將導致他人實質性損害（the probability that granting the injunction will cause substantial harm to others）；4.核發禁制令是否會增進公共利益考量 （whether the public interest will be advanced by issuing the injunction）。地方 法院在決定是否核發初步禁制令時，應就具體的調查結果針對四因素做審 酌，但地方法院並沒有針對四因素做出認定，此不作為構成濫用裁量權。 就第一要素而言，上訴法院認為被告所販賣仿冒產品與原告商品，足以 使消費者就商品來源構成混淆即可構成原告勝訴可能性，不論被告是否有販 賣仿冒品意圖或是否實際製造、包裝仿冒品。再就第二要素而言，當出現商 標侵權或不公平競爭導致之混淆之虞商品、影響商標權危險之結果，就會構 成對原告不可回復之損害，而本件原告被仿冒之商品確實經被告發售，並使 用原告公司的商標，原告將喪失對其真正產品品質之控制權，因此沒有理由 認為不可回復的損害不適用於本件的情事。此外，准許原告聲請之初步禁制 令不會導致他人（特別是消費大眾）發生實質性損害，以及會防止消費者被 混淆和在市場上被欺騙，保障商標權人就商標產品的財產利益，亦增進公共 利益。因此應廢棄地方法院駁回原告初步禁制令聲請之判決，並將案件發回
地方法院依據其見解重為決定47。
3.2.3 Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc.
本案係兩造在 4 年間就商標權侵權案件之第二次訴訟。第一次訴訟在 2004 年，被告 Moose Creek 公司對原告 Abercrombie & Fitch 公司提起商標權 侵權訴訟，主張原告使用之「Silhouette Moose Logo」商標與被告使用之 moose 商標構成混淆性地近似，被告則聲請對原告禁止使用「Silhouette Moose Logo」之初步禁制令經地方法院駁回，並為上訴法院所維持。於 2004 年之第一次商標權侵權案件未決定結果前，原告除了原商標名稱「Silhouette Moose Logo」外，另發展並開始使用新的商標「Outline Moose Logo」，自此 原告時常使用此二項商標名稱在服飾外觀可見之來源標示上。
就第一次訴訟，於 2005 年兩造達成和解，和解協議包括兩造可以保留 使用各自的「Moose」商標權利，且不能使用彼此之商標，以及被告不再使 用「Moose Creek Polo Moose」商標或其顏色之模仿。
2006 年 8 月，原告知悉被告使用兩項新的商標：moose silhouette、 moose outline，於 2006 年 9 月原告則對被告提起聯邦商標權侵權、不正競 爭、藍能法標示及來源不實等訴訟。原告並聲請在訴訟未決定結果前對被告 禁止使用新的商標，地方法院認為兩造商標之相異處比相似處更多，則原告 並未證明本案勝訴之可能性，因此駁回原告初步禁制令之聲請。 上訴法院認為，在商標案件欲獲得初步禁制令，原告必須證明兩種情況 之任一：1.本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的連結（a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable injury），或 2.本 案所具有嚴重的問題，以及兩造利益之權衡明顯有利於原告（the existence of “serious questions going to the merits” and that “the balance of hardships tips sharply in his favor”）。當證明本案勝訴可能性存在時不可回復損害通常被推 定。本案地方法院並未正確適用商標混淆之虞之案件 AMF, Inc. v. Sleekcraft
47
Boats48所揭示之參酌因素及售後混淆原則（post-purchase confusion）作為判 斷是否構成混淆之虞事實，惟一旦此等錯誤被改正，仍不能斷定原告已經證 明就商標權侵權具有勝訴可能性，因此上訴法院並不要求地方法院須允許初 步禁制令之聲請，而係將案件廢棄發回地方法院，對禁制令核發做程序上之 進一步審理49。
3.2.4 Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar
原告波森地球物理服務公司（Paulsson Geophysical Services, Inc.）主要 提供 3D 地震數據資料庫服務，相關數據可提供給探勘和生產石油與天然氣 公 司 ， 用 來 找 尋 潛 在 石 油 和 天 然 氣 儲 量 地 質 的 依 據 ， 此 項 服 務 稱 之 為 「MASSIVE 3D VSP」，並在美國註冊為兩項商標名稱「MASSIVE 3D VSP」以及「P/GST」。被告 Axel M. Sigmar 為位於德州之被告 Reservior Systems 公司（RSI）及 Sigmar Research 公司（SRI）之註冊代理人，被告 Sigmar 也是一家墨西哥之 Reservior Systems 國際公司（RSM）的理事會總 裁。2000 年，原告與被告開始討論合作商業組織之可行性。原告知悉被告 Sigmar 與墨西哥國家石油公司正在就提供地震數據資料庫之服務做締約接 觸，為了促進兩造間之合作討論，原告於 2000 年 3 月、2004 年 3 月與被告 Sigmar、SRI 簽訂相互保密協議。2005 年 3 月原告提供給被告 RSI 授權書， 准許在墨西哥宣傳推銷原告的「MASSIVE 3D VSP」服務。2005 年 5 月，被 告 RSI 則以授權書授予 RSM 所有權利，不僅可宣傳原告之「MASSIVE 3D VSP」服務，尚包括使用原告之技術。雖然原告與被告 Sigmar 事後針對授權 書是否允許被告 RSI 可透過 RSM 宣傳原告「MASSIVE 3D VSP」服務而修 改之問題做進一步協商，但並未完成。不論在授權之前或授權之後，原告明 確對被告表示授權書並未授權被告 RSI 使用原告技術，或是使原告負擔履行 服務之義務。2006 年 7 月 24 日，RSM 與墨西哥國家石油公司簽訂契約，依 照契約墨西哥國家石油公司可以使用原告「MASSIVE 3D VSP」技術接收地 48
AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).
49
震數據。後來原告關注到被告並無權利藉由提供原告技術而與墨西哥國家石 油公司締約，以及被告計畫藉由使用不同於原告之技術方法，卻仍然稱作是 提供原告技術，而使用原告商標履行與墨西哥國家石油公司之合約。原告於 2006 年 12 月 4 日對被告提起訴訟，並聲請暫時限制命令及初步禁制令，以 禁止被告和 RSM 使用原告商標及其他技術資訊。地方法院准許對被告暫時 限制命令及初步禁制令之核發，而就 RSM 部分則因管轄權之欠缺而駁回聲 請。被告對初步禁制令部分提起上訴。 上訴法院認為，法院核發初步禁制令時有四個要素需加以審酌：1.原告 就本案勝訴之實質可能性（a substantial likelihood of success on the merits）； 2.如不予核發禁制令時原告將承受不可回復損害之實質威脅（a substantial threat that the plaintiff will suffer irreparable harm if the injunctive relief is not granted）；3.不予核發禁制令原告所受到威脅的損害超過核發禁制令所可能 對被告造成受到威脅的損害（that the threatened injury if the injunction is denied outweighs any that will result if the injunction is granted）；4.禁制令的核發不會 危害公共利益（that the grant of an injunction will not disserve the public interest）。就本案勝訴可能性部分，地方法院認定因為墨西哥國家石油公司 履行其與被告間契約所要求之服務方面需要使用原告「MASSIVE 3D VSP」 技術，對於墨西哥國家石油公司而言會造成與原告商標之實質混淆。此外， 就不可回復損害方面，聯邦法院長久以來認定初步禁制令核發所要求之威脅 性損害為非微不足道的，但並不需巨大損害，且金錢不足以賠償該損害。再 者，當具有商標混淆之虞，若原告則欠缺對被告商品或服務品質之控管，足 以對原告構成立即與不可回復之損害，不論被告商品或服務之品質是否優 良。此外，很多上訴巡迴法院見解為法院在商標案件判定具混淆之虞時可推 定具有不可回復之損害。固然第十一巡迴上訴法院曾在判決中表示，最高法 院在eBay 案中提出僅因為原告在智慧財產訴訟中證明本案勝訴之可能性，就 推定原告有不可回復之損害是有疑義的看法，不過在eBay 案最高法院係因上 訴法院在專利法案件之永久禁制令適用「絕對規則」才廢棄上訴法院判決， 並且總結為地方法院及上訴法院均未正確適用禁制令核發所需衡量之衡平四
要素測試法。 在本案，地方法院在核發初步禁制令前係正確引用衡平四要素測試法， 包括不可回復損害之實質威脅，地方法院也發現被告從初步禁制令中僅會承 受少許損害。地方法院並進一步判定若由被告繼續使用原告商標，當墨西哥 國家石油公司合約未履行達到墨西哥國家石油公司的要求，或地震資料庫服 務市場相信原告係贊助墨西哥國家石油公司契約之履約，而卻是以較差或不 適當的技術、服務內容所取代，原告商譽將受有損害之可能，而不可回復損 害要件本質上已具有關於衡量兩造負擔（balance-of-harms）之分析，因此應 可斷定原告已就初步禁制令盡其舉證責任。再者，本件無須另為決定是否在 發現混淆之虞時適用不可回復損害之推定，而是否適用不可回復損害之推定 則為最高法院在eBay 案中考慮的困難問題。本案之事實可支持原告受有不可 回復損害之實質威脅，即墨西哥國家石油公司契約超過 2,900 萬美元，具有 相當大之價值，原告則對在墨西哥發展商業有興趣，並致力於讓被告 RSI 宣 傳原告之技術，因為被告繼續使用原告商標卻更改技術內容而與商標連結， 原告在墨西哥的商譽及「MASSIVE 3D VSP」商標的價值將會有實質威脅， 並且原告已經失去對其商標表彰技術內容之品質控制，如此之損害並不能以 數字量化及以金錢賠償，故地方法院判定如果禁制令未核發會造成原告不可 回復損害之實質威脅，並無違誤，即地方法院就禁制令之核發應予維持50。
3.2.5 Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH
& Co.
本案為兩家保健食品公司就酵素基礎飲食補給品「Wobenzym」之爭 議，起初係德國公司Mucos Pharma GmbH & Co.所製造及販售。Karl Rans-berger 醫生開發「Wobenzym」保健食品並擁有 Mucos 公司直到 2001 年過世 之時。在 1980 年代後期，Ransberger 與美國馬林保健食品公司（Marlyn Nutraceuticals, Inc.）執行長會面，並取得馬林公司 50%股權作為允許馬林公 司在美國專屬地經銷發行「Wobenzym」保健食品之交換。從 1991 年至 2006
50
年間，馬林公司為 Mucos 公司在美國行銷「Wobenzym」保健食品，並以 Mucos 商標顯著地展示在標籤上，Mucos 公司對美國消費者販賣超過 2,500 萬件「Wobenzym」保健食品。 當 Ransberger 醫生於 2001 年過世，Mucos 公司與馬林公司則出現行銷 產品的問題。兩家公司則於2002 年簽訂協議，其中關於經銷條款約定在協議 生效日後30 日內，兩造應以誠信簽訂正式經銷合約，並包含由兩造相互同意 或產業習慣所確定之接續經銷期間內容。但並未曾簽訂正式經銷合約。經銷 條款並約定基於未來經銷合約，馬林公司為在美國販售「Wobenzym」保健 食品及其他兩種補給品之專屬經銷商，專屬販售期間10 年，並有延展 5 年之 選擇權。經銷條款並陳明假如 Mucos 公司停止「Wobenzym」保健食品之生 產，馬林公司可以取得專屬、不可轉讓及不可再授權之在美國境內製造、販 賣「Wobenzym」保健食品之權利。 2006 年，馬林公司向 Mucos 公司提出購入產品要求，但拒絕接受 Mucos 公司寄送之貨品，因為馬林公司相信 Mucos 公司已經更改產品。馬林 公司自 Mucos 公司取得書面資料顯示，實際產品原料數量與「Wobenzym」 保 健 食 品 所 列 數 量 並 不 相 同 。 馬 林 公 司 認 為 既 然 實 際 產 品 原 料 數 量 與 「Wobenzym 」 所 陳 明 數 量 不 同 ， 就 表 示 Mucos 公 司 已 停 止 生 產 「Wobenzym 」 保 健 食 品 ， 即 根 據 經 銷 條 款 ， 馬 林 公 司 則 有 權 開 始 製 造 「Wobenzym」保健食品，並以「Wobenzym」標籤販賣，並於 2007 年 3 月 著手製造販賣產品。Mucos 公司主張馬林公司的「Wobenzym」保健食品處 方不同於Mucos 之處方，造成對 Mucos 商標之侵權及混淆，則提起商標權侵 權訴訟，並聲請核發初步禁制令禁止馬林公司販賣以「Wobenzym」為商標 之「Wobenzym」保健食品。2007 年 12 月 13 日，地方法院准許核發 Mucos 公 司 之 初 步 禁 制 令 聲 請 ， 初 步 禁 制 令 內 容 包 括 馬 林 公 司 停 止 販 賣 「Wobenzym」產品、收回已經賣出之產品，以及對已買受馬林公司產品之 消費者提供賠償。馬林公司則提出上訴。 上訴法院認為，原告尋求初步禁制令救濟，必須證明其有可能在本案勝 訴（likely to succeed on the merits）、如不予核發初步禁制令時原告將承受不
可回復損害（likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief）、衡量兩造負擔或困境（balance of equities）及公共利益考量（an in-junction is in the public Interest）。地方法院發現 Mucos 公司並未停止生產以 「Wobenzym」為商標之保健食品，以及馬林公司沒有權利使用 Mucos 公司 之「Wobenzym」商標，係正確地判定馬林公司以「Wobenzym」為商標販賣 保健食品會對 Mucos 公司之商標造成混淆之虞。關於評價不可回復損害方 面，地方法院引用第九巡迴上訴法院見解：證明本案勝訴可能性時不可回復 損害就可被推定（irreparable injury may be presumed from a showing of likeli-hood of success on the merits），而因為地方法院發現原告具有本案勝訴之可 能性，其係合理地推定具有不可回復之損害。此外，地方法院評價兩造負擔 及公共利益影響時並未濫用其裁量權，故地方法院核發初步禁制令之判決部 分並無違誤，而應予維持51。
3.3 分析討論
由於 eBay 案，大多數（most）法院審理專利權及著作權案件放棄傳統 的推定亦即在核發禁制令時禁止適用「絕對規則」（categorical rules）52，即 當發現成立侵權行為時，不會因推定不可回復損害而自動地允許禁制令，假 如在 eBay 案後專利權及著作權案件不再適用不可回復損害之推定，eBay 案 並不必然意指不可回復損害之推定應在商標案件中止適用。美國第九巡迴上 訴法院明顯地在商標案件Abercrombie & Fitch Co.案及 Marlyn Nutraceuticals, Inc.案中繼續適用不可回復損害之推定，而未提及 eBay 案之見解。另外，第六巡迴上訴法院亦在Lorillard Tobacco Co.案中表示「當出現商標侵權或不公
平競爭導致之混淆之虞商品、影響商標權危險之結果，就會構成對原告不可 回復之損害」。第五巡迴上訴法院則在Paulsson Geophysical Services, Inc.案
51
Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co., 571 F.3d 873, 877-78 (9th Cir. 2009).
52
See David H. Bernstein & Andrew Gilden, No Trolls Barred: Trademark Injunctions After
中承認eBay 案可能更改了傳統上不可回復損害之推定，但卻未明確地表達適 用與否之看法，不過因為法院判定足夠之證據可以建立原告受有不可回復之 損害，並不能明確表達是否確實採用不可回復損害推定之看法。另外，大多 數美國地方法院則並未明確表示是否採用不可回復損害之推定，因為發現原 告具有不可回復損害充分證據可以支持禁制令核發，便無庸依據不可回復推 定之認定作為審酌禁制令核發與否之關鍵判斷見解53。
美國第十一巡迴上訴法院在 North American Medical 案明確表示商標權
案件之禁制令應適用eBay 案而不適用不可回復損害之推定。該案中被告將原 告的註冊商標使用在被告網站上作為網路搜尋引擎關鍵詞，經認定被告就原 告商標之使用會造成與原告商標混淆之虞，地方法院即判定原告對被告主張 之商標權侵權行為具有本案勝訴之可能性，就推定原告有不可回復之損害， 而核發初步禁制令禁止被告在訴訟期間繼續使用原告之商標。第十一巡迴上 訴法院維持地方法院所認定之本案侵權勝訴可能性，並明確表示eBay 案適用 於商標權侵權案件之初步禁制令：「雖然eBay 案是處理專利權永久禁制令案 件，惟基於藍能法規定，eBay 案之見解有必要擴展適用於商標權案件之初步 禁制令之核發。與專利法相似，藍能法第34 條規定聯邦法院『有權依據衡平 原則，以及法院認為合理之條件，而給予禁制令』。此外，並無明顯區別存 在於初步禁制令與永久禁制令間而要求eBay 案不適用初步禁制令。因為藍能 法規定允許聯邦法院『有權依據衡平原則，以及法院認為合理之條件，而給 予禁制令』之文字與專利法條文相似，因此可以推斷出最高法院eBay 案可以 適用於系爭案件」54。 第十一巡迴上訴法院其實並未清楚地表明法院認定商標侵權案件成立 時，是否可以推定具有不可回復之損害，而係要求地方法院分析不可回復損 害推定之可行性以及原告所提不可回復損害之證據。惟欲證明商標權侵權案 件商譽及競爭上不可回復之損害實際上有其困難，可能對商標權人而言確實 53 Id. at 1047. 54
造成特別考量的額外舉證負擔55。第十一巡迴上訴法院North American Medi-cal 案其實係根據 eBay 案，藉由阻止禁制令而表達有疑義的混淆問題分析。 該案件核心的爭點在於被告在網站上使用原告商標作為網路搜尋引擎關鍵詞 是否構成混淆可能性，上訴法院認為具有混淆可能性，惟當網路使用者使用 Google 搜尋引擎搜尋原告商標，被告網站名稱則會出現在搜尋目錄結果，並 包含商標名稱之敘述，並未有明確聲明且否認商標與被告網站之關連性，故 上訴法院判定具有真正來源混淆，如此之判斷與網路搜尋引擎關鍵詞使用情 形並不相符，而且係基於誤解網路搜尋引擎及引擎關鍵詞之使用情形56。 如此誤解網路搜尋引擎及引擎關鍵詞使用會造成與原告商標混淆可能性之判 斷，即可認定成立商標權侵權行為，傳統見解下即會推論具有不可回復之損 害，然後引導至必須承認禁制令救濟與否。然而，第十一巡迴上訴法院應明 顯地認為本件核發禁制令並不合適，但是為了取代其承認錯誤判定商標混淆 侵權行為之問題解決，則表示對原告之損害並非不可回復，並將案件發回地 方法院要求考量是否可認具不可回復損害。 事實上，審理商標權案件而採不可回復損害推定見解之法院，從未表示 係可自動的獲得初步禁制令之核發，或原告有資格取得禁制令權利。因為不 可回復損害之推定是可以反證推翻的57，則該推定係可由特殊商標權侵權案 件個案認定不具不可回復之損害。此外，一概要求當事人除本案勝訴可能性 外，另須證明不可回復損害要素，且就二者不區分審理考量強度，是否能兼 顧不同類型之商標案件實有疑問，而在商標權案件採用不可回復損害之推定 之理由，係由於商標權侵權發生損害所固有不可回復之本質，且金錢的賠償 已難以彌補商標權人所受的損害58，實與專利權及著作權案件並不相同。因 55
See Bernstein & Gilden, supra note 52, at 1049.
56
See J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITON §
25:69 (4th ed. 2012). 57 參見林育丞，從資訊經濟觀點探討我國專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審判活動， 國立臺灣大學科技整合法律學研究所碩士論文，頁 54（2009）。 58 陳文吟，商標法論，頁 178（2012）。
為商標使消費者發生混淆可能性，讓消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或 服務係與原告發生關連，且由於被告所掌握具有混淆可能性之商品或服務， 使得原告商譽侵害之可能性本質上為不可回復59。在發生商譽侵害之事實之 後，並不能得到合理及完全之賠償60。亦即商標權侵權由於原告商譽損害本 質上係無法回復，是商標權侵害在概念上應與專利權與著作權侵害有所區 別，因此eBay 案就禁制令之見解不應改變商標權案件所適用傳統上不可回復 損害之推定61。 或有主張 eBay 案所表示之見解，如同專利權案件一樣，對商標權案件 核 發 禁 制 令 係 為 重 大 的 警 告 。 商 標 權 侵 權 案 件 已 不 再 限 制 於 傳 統 假 冒 （passing off）行為情況，被告則會將原告商標置於類似商品或服務，導致消 費者造成混淆之虞，進而對商標表彰的優質商品產生危害，以及影響消費者 在競爭商品間辨識之能力，因此商標法才得以例外地容認多數案件准予商標 權人法律上管制（特別係透過禁制令禁止被告繼續販賣侵害商標權之商品， 或要求被告回收此等商品），造成消費者混淆及損害原告之商標權侵害行 為。況且由於商標法是從不正競爭之普通法衍生，並變形為如財產權般之權 利，若仍然適用不可回復損害推定應有疑問，特別是將eBay 案放寬適用於商 標案件，便可委由法院重新探究禁制令聲請之法律依據與價值，而不是依據 59 於不實廣告（false advertising）類型案件，會令消費者引發錯誤聯想，即造成被侵權 商標權人商譽之不可回復損害，故或有表示 eBay 案不應在不實廣告類型案件改變法 院繼續適用不可回復損害之推定。See David H. Bernstein & John Cerreta, eBay & the
Presumption of Irreparable Harm in Lanham Act False Advertising Cases, 1011 PLI/PAT 45,
70 (2010). 60 並有認為被告商標侵權行為所造成原告之商譽損失，原告得請求之損害賠償，屬非 財產上損害請求權，只需商標權人商譽因商標受侵害致減損時，即足當之，至其賠 償之金額，自應斟酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之。參 見劉孔中，比較商標法，頁 340（2014）；陳昭華，商標法之理論與實務，頁 314-315（2015）。 61
公式化、絕對的推定去支持禁制令之頒布，進而可以對現狀有所改善62。在 eBay 案應除去不可回復損害之推定有幾個主要理由：第一，專利權已長時間 被認定為財產權，即係可以排除他人使用專利發明之權利。商標權則是一種 附隨於商譽之權利，並非獨立之財產權，權利排他性係限制於為排除他人使 用商標時造成消費者混淆之虞之情況。因此將不可回復損害之推定適用於商 標權案件比適用於專利權案件更不合理63。第二，即使法院屢次論述侵害商 標權之損害很難計量，主要法院係由於「商標權人商譽被侵害所造成損害為 不可計算」之概念所影響，但法院不應在未質疑此概念之情況下就予以接 受，並做出侵害商標權之損害很難計量之論述內容。商譽或品牌權益（brand equity）係應可典型地解釋為「運用品牌獲取之價格酬金乘以銷售平均數以外 之額外數量」。固然商標權侵害所造成之損害很難確定實際及明朗之數字， 但並非意指損害是不能填補暨之不可回復64。第三，商標權法律擴張適用進 而禁止對於商標權人造成輕微損害之網路使用者，或者擴張適用於公眾領 域，實有所不當。例如在商標初始興趣混淆之侵權之情形，被告將原告商標 使用在自己網站上作為網路搜尋引擎關鍵詞或關鍵字搜尋結果，導致網路使 用人遠離原告商標，卻朝競爭者商品接近。在大多數案件，當消費者在競爭 者之網站上結束搜尋，通常情形消費者不會就該網站及網站內瀏覽過商品與 原告產生授權關係之混淆，惟消費者因為便利起見仍然會購買競爭者之商 品。初始興趣混淆所發生之問題，在於網路使用者造訪不正確網站，但可以 直接在電腦瀏覽器按下「回上一頁」補正造訪不正確網站之錯誤，則對商標 權人而言僅有很少損害或無損害。此外，消費者可能不會有任何混淆，因為 透過出現在電腦螢幕之整列搜尋結果消費者可以有所選擇65。在判定商標初 始興趣混淆而推定具有任何損害，甚至於為不可回復並准予禁制令，而此種 62
Sandra L. Rierson, IP Remedies After eBay: Assessing the Impact on Trademark Law, 2 AKRON INTELL.PROP.L.J. 163, 165 (2008).
63 Id. at 169-71. 64 Id. at 173-75. 65 Id. at 175-76.
