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(1)

經濟部智慧財產局

「商品及服務國際分類暨

我國商品及服務類似組群之研究」

期末報告書

逢甲大學 商學院 財經法律研究所

中 華 民 國 九 十 四 年 十 月 十 七

(2)

「商品及服務國際分類暨

我國商品及服務類似組群之研究」

計畫主持人︰

葉德輝 逢甲大學商學院財經法律研究所助理教授

計畫顧問︰

謝銘洋 台灣大學法律系暨法律學研究所專任教授

研究助理︰

蔡宜珍、王朝揚、周于舜、紀宏儒 逢甲大學財經法律研究所研究生

計畫 時程︰ 自簽約日起 至 94 年 10 月 20 日 止 計畫連絡人 ︰ 葉德輝 助理教授

電話 號碼︰ (04) 24517250 ext. 4266 手機 號碼︰ 0919-212-573

FAX 號碼 ︰ (04) 22846679 E-Mail ︰ [email protected]

地 址 ︰ 逢甲大學 商學院 財經法律研究所 台中市西屯區 407 文華路 100 號

(3)

目錄

目錄 ---002

第一章 緒論 ---005

第一節 研究目的 ---005

第二節 研究內容 ---007

第三節 研究方法 ---009

第二章 尼斯協定及各國商品及服務分類之研究 ---011

第一節 尼斯協定 ---011

第二節 英國 ---017

第三節 澳洲 ---029

第四節 中國大陸 ---069

第五節 日本 ---075

第六節 美國 ---085

第七節 歐盟 ---095

第三章 我國現行分類及類似組群改進之建議 ---101

第一節 針對現行分類及類似組群改進之建議 ---101

第二節 針對具體商品及服務分類與類似組群之建議 ---111

第四章 尼斯協定最新增改之商品與服務 ---121

第一節 第十九次專家委員會會議異動增刪之商品服務 ---121

第二節 第二十四次準備工作小組會議建議異動之商品服務 --133

第三節 第二十五次準備工作小組會議建議異動之商品服務 --137

(4)

附錄 ---155

附錄一 以商標註冊為目的之商品與服務國際分類尼斯協定 --155

附錄二 第一次審查官座談會會議紀錄 ---171

附錄三 代理人座談會會議紀錄 ---179

附錄四 第二次審查官座談會會議紀錄 ---191

附錄五 代理人意見問卷調查 ---193

(5)
(6)

第一章 緒論

第一節 研究目的

商品分類是商標審查制度的重要支柱,也是商標法制度不可或缺的一 環,在大多數國家,商品分類歷史幾乎與商標法一樣久。以我國為例,民 國 18 年商標法施行細則第 36 條就規定了包括化學品、顏料、香料等 64 類及不屬於別類的 65 類商品。隨後在 19 年、49 年、62 年及 76 年均有演 變,而成為商品 95 類及服務 12 類。83 年商標法施行細則中,將商品及服 務分類大幅修改為 34 類商品及 8 類服務,係依照世界智慧財產權組織

(World Intellectual Property Organizaation,以下簡稱 WIPO)的以商標註 冊為目的之商品與服務國際分類尼斯協定的分類(以下簡稱國際分類或尼 斯分類)而來,故我國雖非世界智慧財產權組織之會員國,亦未簽署尼斯 協定,但我國自願遵守,採用尼斯分類迄今超過 10 年。隨後在 91 年,我 國將分類改為商品 34 類及服務 11 類,也與 2002 年生效之尼斯分類第 8 版相符。

隨著市場上新商品及服務不斷推陳出新,尼斯聯盟也於 2003 年 10 月 召開專家委員會會議對商品及服務類別進行許多增加、刪除與更動。為使 我國現行商品及服務分類與類似組群之認定能與時俱進、順應國際潮流及 回應國內現狀需求,有必要對於前述之專家委員會會議有關新增及修改商 品服務類別所根據的原則,作全盤性了解。同時,也有必要搜集相關會員 國採行商品及服務國際分類的相關訊息和案例,借他山之石以攻錯。

為此,本研究計畫欲達成下述具體目的︰

一、搜集 WIPO 及日本、中國大陸、英國、澳洲、美國及歐盟等國家 關於商品及服務國際(尼斯)分類之最新相關訊息,包括商品及服 務國際分類之原則,暨其增訂、刪減及修改之原則等相關訊息與 實務案例,使主管機關能更進一步掌握國際趨勢。

二、舉辦會議及以問卷模式,匯整國內商標審查實務上所發生之商品 及服務分類暨類似組群歸屬等問題,並參考國外分類更動之情 況,進行國內、外商品及服務分類及類似組群之比較與分析。

三、以所搜集之 WIPO 及各國關於商品及服務國際(尼斯)分類之最新 相關訊息及匯整國內商標實務上就現行類似組群所發生之實際

(7)

問題進行研究,進而對我國現行商品及服務國際分類暨類似組群 制度提出具體修改建議。以使我國現行商品及服務分類及類似組 群制度能與國際潮流及國內需求更為貼近。

(8)

第二節 研究內容

商標法雖為國內法,因其國情法制經濟狀況而有所差異,然就註冊制 度而言,卻是各國共同的選擇。不論以註冊作為權利取得要件--例如我 國,或以註冊作為權利存在的表見證據--例如美國,註冊均為各國商標 行政機關之主要業務之一。在進行註冊審查,就是否為類似商品或服務判 斷時,並不可能對個案逐一就商品功能、用途、交易習慣、市場情況及消 費者認知等因素比較判斷,而必須倚賴商品及服務分類,優良的商品服務 分類及類似組群的建立;此對商標審查速度與正確性有極大之助益。

我國商標審查程序,有關商品之相同或類似為審查之統一及便利,即 有類似商品及類似服務審查基準、「混淆誤認之虞」審查基準等,提供審 查為用,此外尚有「商品及服務近似組群參考資料」,在審查實務上,類 似組群被作為縮小搜尋近似商標範圍之利器及判斷商品服務相同類似與 否之標準。雖依商標法第 17 條第 6 項規定︰「類似商品或服務之認定不 受前項商品或服務分類之限制」,且商品及服務類似組群參考資料係我國 依據國際尼斯分類,一併考慮國內情況所制定之分類標準,該參考資料前 言即指出該參考資料之編纂主要目的係在供檢索之用,未列入相互檢索之 商品、服務,必要時仍需依商品、服務之性質、內容、提供者、行銷管道 及場所、市場實際情況做判斷。然商品及服務類似組群實際上仍為初步判 斷商品類似與否之唯一標準。

另外,依據商標法第 17 條第 1 項︰「申請商標註冊,由申請人被具 申請書,載明商標、指定使用之商品或服務及其類別,向專責機關申請 之」,而市場上之商品及服務不斷推陳出新,審查上經常就新商品及服務 之名稱及歸類產生爭議,實有必要就商品及服務類似檢索參考資料為更進 一步之檢討及改進。

商標法施行細則第 13 條第 1 項規定了商品及服務分類表︰「申請商 標註冊,應依商品及服務分類表之類別順序,指定使用商品或服務類別,

並具體列舉商品或服務名稱」。其中的商品服務分類表由民國 19 年之商品 分類共 70 項,隨時間演進,商品種類亦增多,直至民國 62 年有服務類別 之出現;民國 83 年改採國際分類標準,共分為 34 類商品、八類服務;最 近之修正於民國 91 年,係因尼斯分類第 8 版於 2001 年 1 月 1 日正式生效,

我國亦隨美國等其他國家跟進,修正服務第 42 類,新增 43、44、45 等三 類(共區分為 34 類商品及 11 類服務)。我國商品及服務分類不斷演進更新 的原因,除了為配合商品及服務類別的日漸繁複外,更由於交易習慣、社 會理念、技術之演進而不斷改變,例如「網際網路咖啡廳」之類別歸屬,

(9)

就是最好的例子。而改採用國際分類,更顯現我國商標法制與國際接軌的 意志。

國際分類--以商標註冊為目的之商品與服務國際(尼斯)分類係於 1957 年 6 月 15 日根據尼斯會議達成之協定所制定。尼斯協定各會員國在 保護工業財產巴黎聯盟的架構下組成一個特別聯盟,聯盟內會員國必須採 用尼斯分類,至目前止,已有 77 個國家加入,另有許多非會員國及國際 組織採用該分類。而尼斯分類每 5 年出版一新版本,目前為第 8 版(2001 年六月公佈,2002 年 1 月 1 日生效)。

根據尼斯分類第 8 版中之說明,尼斯分類對商品分類之標準大致如 下︰1.製成品原則上按其功能、用途進行分類。2.多功能組合之製成品,

則可依產品中任一種功能或用途來分類。3.原料、未加工品或半成品原則 上以組成材料進行分類。4.構成其他產品一部分之商品原則上與該產品分 為同一類。5.當商品系根據製造材料分類時,依其主要材料進行分類。6.

存放商品之箱、盒等容器原則上與其商品同一類。服務則以行業進行分類。

尼斯協定第 3 條規定之專家委員會(Committee of Experts)有權進行特 定商品及服務分類之調整。至今專家委員會已召開 19 次會議,單就第 19 次專家會議而言(CLIM/19/1-6),就有許多的新增、刪除或更改。對於這 些新增及修改商品服務類別所根據的原則,我國實有必要進行全盤性了 解,對於其他國家採行商品及服務國際分類的相關訊息和案例,以及我國 實際上發生之分類及組群問題也有必要進行進一步搜集及了解,以利檢討 及修訂我國現行之商品及服務分類與類似組群之認定原則,進而使我國商 標審查品性更上層樓。

(10)

第三節 研究方法

一、文獻資料之搜集及回顧

本研究計畫首先由國內外期刊雜誌、學術論著、法律規章、政府公告 及網路資源等各種來源搜集相關資料,尤其特重 WIPO 尼斯聯盟與各國商 標主管機關對新商品服務歸類或舊有商品服務更改之具體訊息及相關案 例,及其背後所根據之原則及論理,俾能確切符合本研究案之需求。在搜 集相當程度之資料後,即進行資料之回顧及整理。

二、比較法之研究

本研究計畫其次進行比較法之研究。本研究搜集 WIPO 及我國、美國、

歐盟、澳洲、中國大陸等關於商品及服務國際(尼斯)分類之最新相關訊息,

將其商品及服務國際分類之原則暨其增訂、刪減及修改之訊息與案例以比 較法模式進行研究。各國或因其商標商品分類法制演變歷史不同、或由其 國內市場產業現狀與交易情況不同、或由其語言及文化之獨特性,就算同 基於尼斯分類而來,具體施行以下,往往有所變異。本研究將搜集之各國 商品及服務分類資料,分析檢討具體施行及其利弊得失情況,以供我國就 現行商品及服務國際分類暨類似組群進行調整之參考,使其更符合國際之 潮流,而對更進一步提升我國商標審查品性有所助益。

三、實證之研究

本研究終極目的,在於檢討我國現行商品及服務國際分類暨類似組群 制度,並提出具體調整建議。因此,了解國內商標代理人與商標審查官的 看法,極其重要。為達成上述目的,本研究最後以舉辦座談會及問卷等模 式,匯整國內商標申請實務上所發生之商品及服務分類暨類似組群歸屬等 問題,以切實掌握商標權人及代理人之意見。另外,本研究將與主管機關 智慧財產局之審查官員進行座談,以融合商標代理人及行政機關兩方面之 需求與意見,提出具體可行之建議。

(11)
(12)

第二章 尼斯協定及各國商品及服務分類之研究

第一節 尼斯協定

第一項、概述

國際分類--以商標註冊為目的之商品與服務國際分類係於 1957 年 6 月 15 日根據尼斯外交會議達成的尼斯協定(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)而來,其前身為保護智慧財產權聯合國國際局

(BIRPI)於 1935 年所編定的分類。爾後於 1967 年於斯德哥爾摩、1977 年於日內瓦均再為修訂。尼斯協定各會員國在保護工業財產巴黎聯盟的架 構下組成一個特別聯盟,而這些聯盟成員國應採用該國際分類(下稱尼斯 分類)1。尼斯聯盟的每一會員國有義務在商標註冊中使用尼斯分類為主要 分類或輔助分類,且必須在有關商標註冊之官方文件與出版品中標明註冊 之商標所屬的商品與服務之國際分類類別。至目前止,已有 77 個國家加 入,另有許多非會員國及國際組織採用該分類。

尼斯協定中規定聯盟應成立一個由各會員國代表組成之專家委員會 (Committee of Experts)2,該委員會執掌商品及服務分類中之所有變更,特 別是商品或服務在不同類別中轉換、依字母順序排列分類表之更新與必要 註釋之引入。自 1961 年 4 月 8 日尼斯協定生效後,專家委員會已舉辦 19 次會議,最引人矚目之成就包括︰全面檢視依字母順序排列之商品與服務 分類表(1970 年代晚期)、實質地修改了一般說明、類別標題與註釋(1982 年)、在字母順序分類表中給予每一項商品與服務「基本序號」(basic number) (1990 年)、使用者可以透過查詢參考目錄,在不同語言版本之字母順序分 類表中藉由基本序號找到對應的商品或服務,修正服務第 42 類,新增第 43、44、45 等 3 類(2000 年)。

為因應商品及服務快速變動,尼斯分類提供更新方式︰一,不斷對現 有版本為修定。二,每 5 年提供一新版本。現有的最新版本--尼斯分類 第 8 版於 2001 年 6 月公佈,並於 2002 年 1 月 1 日生效。此正式版本(英文 及法文)包含兩個部分︰第一部分依字母順序列出商品表與服務表,第二部 分依所屬類別將商品與服務依字母順序列出。

1 Preface of Nice Agreement, 8th edition。

(13)

第二項、分類之原則

每一個類別的標題原則上說明屬於該類別之商品或服務之範圍。要是 為了確定一個商品或服務的正確分類,應查閱相關類別中,依字母順序排 列的商品表及服務表與註釋。若商品或服務無法藉由類別表、註釋、依字 母順序排列之商品表及服務表加以分類,則應適用一般性說明中制定的分 類標準。茲列明如下3

一、商品分類

(一)、製成品原則上按其功能、用途進行分類,若該製成品之功能或用 途在任一類別標題中皆未提及,則該製成品根據按字母順序排列分類表上 可相比擬之製成品類推其分類。若無法找到可相比擬之製成品,可根據其 他輔助標準來分類,例如︰製造該製成品之材料或其操作模式。

(二)、多功能組合之製成品(例如結合收音機之時鐘)可以根據產品中任一 功能或用途來分類,若那些功能或用途在任一類別之標題中皆未提及,則 可依上述第 1 項之標準進行分類。

(三)、原料、未加工品或半成品原則上依其組成材料進行分類。

(四)、構成其他產品之一部分之商品原則上與該產品分類在同一類,但 必須是該種商品在正常情況下不能用於其他用途。除此種情況外,其餘依 上述第 1 項之標準進行分類。

(五)、一項商品無論是否為製成品,當根據其製造材料分類時,若有數 種不同之材料,則該商品原則上依其主要材料進行分類。

(六)、用於存放商品之盒、箱容器原則上與該商品置於同一類。

二、服務分類

(一)、服務原則上根據類別標題及註釋所說明之行業進行分類,或根據 按字母順序排列分類表上可相比擬之服務類推其分類。

(二)、租賃服務原則上與透過該出租物所提供之服務分在同一類(例如電 話出租分類在第 38 類)。

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(三)、提供諮詢、訊息、諮商之服務主要依照該諮詢、訊息、諮商所附 屬之主要服務之分類,如交通諮詢屬於第 39 類、企業管理諮詢屬於第 35 類、財務諮詢屬於第 36 類、美容諮詢屬於 44 類,經由電訊如電話、電腦 傳輸之諮詢、訊息、諮商不影響這些服務之分類。

第三項、尼斯分類修定之程序

尼斯協定規定成立一個由各會員國代表組成之專家委員會執掌分類 中之所有變更,尤其是商品或服務在不同類別中轉換、依字母順序排列分 類表之更新與必要註釋之引入。在第 19 次會議中並透過最新修正的「專 家委員會議事規則」4,明定代表、費用支出、會議期間、會議主席以及分 類修正的採用等會議事項。

尼斯協定也規定專家委員會得成立事前準備工作小組(Preparatory Working Group),其功能為對變更、增加分類等為先前之決定,而準備工 作小組其法源依據為尼斯分類第 3 條第 3 項第 4 款︰專家委員會…有權設 立次委員會和工作小組。然其決定非為最終且對專家委員會並無拘束之作 用,換言之,專家委員會才是分類修正之最終決定確定機關。例如在專家 委員會議第 19 次會議的決定就包括了︰專家委員會同意再次表決準備工 作小組於第 21 至 23 次會議中否決之提案5。專家委員會的工作內容除了有 權設立次級委員會和事前準備工作小組,對分類的變動作出決定以外,還 包括向聯盟會員國家提出建議,以利分類的使用並促進使用的一致化。

另外,聯盟會員國的商標主管機關、WIPO 國際局(International Bureau),或是依據尼斯協定第 2 款第 2 項參加專家委員會的政府間組織以 及經專家委員會特邀提出建議的國家或組織,可以對分類的變動提出建 議。提案應送國際局,並由國際局在審議該提案的專家委員會開會之前至 少兩個月,送交專家委員會各委員或觀察員。而就有關事項,尼斯聯盟每 一會員國有一票表決權,棄權不得計入票數6。修改分類的決定,應由出席 的特別聯盟國家以五分之四多數投票通過;修改係指將商品或服務項目從 一個類別轉到另一個類別,或建立新的類別。

4 Rules of Procedure of the Committee of Experts of the Nice Union,見 WIPO 文件: CLIM/CE/19/6 附件三。

5 見 WIPO 文件:CLIM/CE/19/6,第 22 至 27 點。

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第四項、 國際局就尼斯分類之最新建議

世界智慧財產權組織的國際局(International Bureau)自 1983 年起就 接受了尼斯聯盟第 7 次大會的建議,提供尼斯分類服務(Nice Classification Service),接受包括商標審查官、代理人和相關大眾等利害關係人士就特 定的商品或服務根據尼斯分類應如何歸類提出意見報告。國際局這樣的服 務自 1994 年起對各國商標審查官並不收費,對其他人則收取費用,費用 計算是每份報告基本費 60 瑞士法郎,加上內容每一字 3 瑞士法郎的費用7

雖然該服務需繳費,但是在 1994 年,國際局就做成 152 份報告,1995 年達到 206 份,1997 年光是前一季就達到 183 份,已經達到國際局能處理 的上限,對此,在 1997 年 9 月尼斯聯盟第 15 次大會時,國際局提出一份 提案,建議從 1998 年 4 月 1 日起,只接受會員國或區域組織的商標審查 官申請,而不再接受其他個人對有疑問的商品或服務分類的疑問8。尼斯聯 盟大會隨即討論國際局的提案,在德國、日本、法國和安多拉發言討論後,

大會就通過國際局的提案9

國際局就尼斯分類服務迄今已經陸續提出 19 次建議。專家委員會第 19 次會議於 2003 年 10 月 2 日至 10 日於日內瓦召開。該次會議中,專家 委員會對事前準備工作小組提出國際商品及服務分類之修正、更改及新商 品及服務之歸類建議進行確認。在該次會議後,國際局接著又在 2004 年 1 月 7 日及後陸續對尼斯新分類分別提出第 16 號、第 17 號、第 18 號及地 19 號建議,茲列明並整理如下:

第 16 號建議10包括將美容用之錠片和口香糖(Pastilles and chewing gum for cosmetic purposes)分類於第 3 類11,將沐浴用肥皂泡沫產生器(Soap bubbles and foam generators for shows)分類於第 11 類,將鑰匙鎖繩

(Lenyards 或 Keycords)分類於第 14 類。

第 17 號建議12包括將再生纖維包裝容器(Packaging containers of regenerated cellulose)分類於第 16 類,將碳粉匣補充服務(Refilling of empty toner cartridges)分類於第 37 類。

7 見 WIPO 文件:NA/XV/1,第 1 點。

8 同前註,第 4 點。

9 見 WIPO 文件:NA/XV/2,第 10 點。

10 見 WIPO 傳閱文件(Circular)C. NCL 50 及其附件。

11 美容用之錠片和口香糖商品(Pastilles and chewing gum for cosmetic purposes)實際商品內容未 見於我國市場,暫不可考。此商品在該建議中被建議移至第 3 類,見

http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about/recommen/recom_16.htm,最後瀏覽:2005/10/10。

(16)

第 18 號建議13則包括將食用酵素(Enzymes for human consumption)

分類於第 29 類,將調味用豆漿(Soya milk [condiment])分類於第 30 類,

將以提升團體工作效率為目的之監督(Supervision of teamwork to improve its effectiveness)分類於第 35 類,將電腦安全之顧問(Consultancy in the field of computer security)分類於第 42 類,將治療服務(Therapy services)分 類於第 44 類。

第 19 號建議14則包括失禁褲(Incontinence garments)分類於第 5 類,

將可下載電話鈴聲(Telephone ring tones [downloadable])分類於第 9 類,

將奶醬(Milk jam)分類於第 29 類,將浸泡葡萄酒中以增加酒風味的天然 薰木片(Toasted natural wood chips added to wine to improve its flavour)分 類於第 30 類。

另外,有關第 19 次專家委員會會議異動增刪之商品服務、第 24 次及 25 次準備工作小組會議建議異動之商品服務內容為本計畫欲達成目標之 一,將於本報告另設專節為詳細之整理。

第五項、小結

尼斯分類是在總結、吸收了許多國家商標註冊管理經驗的基礎上,逐 漸摸索建構起來的。它為各國商標的檢索、申請和檔案管理提供了統一工 具,為實現商標國際註冊創造了可能。尼斯聯盟會員國以商標註冊為目的 而採用相同的商品與服務國際分類,這樣的分類有相當的務實功能取向:

例如有些國家採取「一類一申請案」,以尼斯分類作為申請案指定商品服 務之限制,像是商標法修法前的我國15,有些是以分類作為申請註冊費用 的計算基礎,例如商標國際註冊的馬德里協定16。另外,尼斯協定第 2 條 第 1 項後段也規定17︰「本分類不應拘束聯盟各會員國有關註冊商標權利

13 見 WIPO 傳閱文件 C. NCL 61 及其附件。

14 見 WIPO 傳閱文件 C. NCL 68 及其附件。

15 我國 86 年商標法第 35 條第 1 項:「申請商標註冊,應指定使用商標之商品類別及商品名稱,

以申請書向商標主管機關為之。不同類別之商品應分別申請」。

16 Article 8 of Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks:「 …(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall include: (a) a basic fee; (b) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall; …」

17 Article 2 of Nice Agreement:「…In particular, the Classification shall not bind the countries of the Special Union in respect of either the evaluation of the extent of the protection afforded to any given

(17)

範圍之評估或是服務商標採用與否」。是故,各國對商標混淆誤認中之商 品類似判斷應依各國國內法為之。了解商品及服務國際分類的依據,有助 於確定申請註冊的權利範圍。而為我國與國際智慧財產權法制接軌,對尼 斯分類應時刻注意,以之作為重要參考指標。

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第二節 英國

第一項、概述

英國商標註冊制度始於 1876 年,當時英國第一部商標法(Trade Mark Act)的施行規則(Rules)中,所採行的商品分類共計有 50 類,而分類表的分 類模式是依字母順序排列,該套制度一直沿用到 1938 年。1938 年之後則 採取保護智慧財產權聯合國際局(BIRPI)的分類模式。在 1957 年,英國與 其他國家共同制定簽署協定加入尼斯聯盟,並於 1963 年 4 月 15 日正式開 始採用尼斯分類18

而如欲在英國取得商標註冊,目前有三個機構可以提供相關管道,第 一個是英國專利局商標註冊組(UK Registry),第二個是經由世界智慧財產 權組織(WIPO),利用馬德里議定書進行國際註冊,第三則是透過歐盟商 標局(OHIM)。

第二項、分類之原則19 一、分類(The classes)

英國的分類模式,主要還是依循 WIPO 所公佈之「商品及服務國際分 類」,再輔以註冊組(Registry)所提供之「商標分類檢索」(Trade Mark Classification Search)20資料庫。這套資料庫代表商標登記處(Registrar)對於 商品及服務分類的意見,其包含的項目超過 7 萬 5 千種,對於英國在處理 商品及服務分類與表達說明有相當的幫助。

二、國際分類(The international Classification )

第 8 版的尼斯分類已在 2002 年 1 月 1 日生效。而英國採取國際分類 的法源依據為英國商標法第 34 條第 1 項,該條規定「基於商標註冊之目 的,商品及服務應依規定之分類系統加以分類」21。而依商標法施行細則

18 WIPO Treaties Database,見 http://www.wipo.int/treaties/en,最後瀏覽:2005/05/31。

19 請參考 Chapter 5, Trade Marks Registry Work Manual, UK Patent Office, Sep. 2004。

20 http://www.patent.gov.uk/tm/reference/classguide.htm,最後瀏覽:2005/7/7。

21 英國商標法 34(1):「Goods and services shall be classified for the purposes of the registration of

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2000(Trade Mark Rules 2000)第 7 條之規定22,在現行已採用第 8 版的尼斯 分類情況下,本條應解為「註冊日期於 2002 年 1 月 1 日前之商品及服務 分纇,應依表 3﹝亦即在商品 34 纇,服務 8 類﹞之分類方式,在 2002 年 1 月 1 日之後者,則依表四,即最新的商品及服務國際分類為之」

三、商標登記處之決定為終局決定(The Registrar’s decision is final)

英國商標法第 34 條第 2 項規定:「任何商品或服務分類上的問題爭議 應交由商標登記處決定,其決定為最終決定」23。因此,在英國,雖然註 冊上雖然仍是依照國際分類,但英國商標法第 34 條第 2 項仍賦予商標登 記處(Registrar)有「關於任何商品或服務分類問題的最後決定權」。因為國 際分類並無法窮盡所有的商品及服務,故在無法確切歸類之情況,登記處 必須決定適當的分類,惟該行政上的最後決定權並不會排除法院之司法審 查權限24。但需注意,在透過馬德里國際註冊制度指定在英國註冊時,並 不適用該規定。

四、改類程序(Change to the classification)

英國商標法第 65 條授權商標登記處訂立相關改類規定。本條第 1 項 規定:「基於商標註冊之目的,若商標登記處認為有必要修正或替換商品 或服務之分類,其可制定相關規定」25

國際分類隨著時間不斷更新,但每一申請案則是依照申請當時所公佈 的分類方式。因此,新的分類方式並不會溯及既往影響既存的註冊案,除 非商標登記處認為該現行註冊案的類別有依據新分類之必要26

當新版分類表開始適用時,於新版中被重新歸類之項目,審查員應注 意依舊版分類註冊之商標是否有與依新版註冊之商標產生相衝突之情況。

英國的改類程序主要仍是依 WIPO 舉行之會議的結論。而改類程序之 主要目的是為了修正被認為違反一般常理或不一致之分類項目或對上述 情況增訂新的分類項目。

22 英國商標法施行細則第 7 條之原文為:

(1) For the purposes of trade mark registrations in respect of goods dated before 27th July 1938, goods are classified in accordance with Schedule 2

(2) For the purposes of trade mark registrations in respect of goods dated on or after 27th July 1938 and for the purposes of any registrations dated before that date in respect of which the specifications were converted under the old law, and for the purposes of trade mark registrations in respect of services, goods and services are classified in accordance with Schedule 3, which sets out the current version of the classes of the International Classification of Goods and Services

23 英國商標法 34(2) :「Any question arising as to the class within which any goods or services fall shall be determined by the registrar, whose decision shall be final.」

24 例如 GE Trade Mark 案(1969 RPC 418)。

25 英國商標法 65(1) :「Provision may be made by rules empowering the registrar to do such things as he considers necessary to implement any amended or substituted classification of goods or services for the purposes of the registration of trade marks」

(20)

五、商品或服務名稱須清楚 (Need for clarity in specification)

施行細則第 8 條第 2 項(a)與(b)款分別規定,「任何申請案應說明(a) 依表 4(指現行分類表)規定的相關分類」,以及「(b)該商品或服務的適當分 類,並需描述該商品或服務特性並說明何以適於歸在該類別。」

商品或服務名稱需具備可瞭解性(clarity)與一致性(consistency)。若檢 索者(searcher)難以藉由該名稱界定究竟涵蓋的商品或服務為何,則此種文 字是不被接受的。審查員應確定所有的商品或服務名稱是可被理解的。審 查員或許會要求申請人對申請案中的用語做進一步說明,但這不必然代表 該用語是不適當的。而判斷的標準在於,就此申請案中對該商品或服務的 名稱,在該相關的市場交易中的一般人(average person)可確定申請人欲註 冊的商品或服務特性,而不需再進一步的解釋。

主要可接受的用語,包含可在具公信力的字典、專業字典,或其他著 作中尋得相關定義者。若是專業領域中所通用的術語,只要可使人清楚了 解其涵義,並確定申請案的註冊類別,即便該術語並未見於專業字典中,

亦可接受。例如該新的用語僅在網路世界中流行亦是可被接受的27。 若未符合上述判斷標準,審查員不應接受該商品或服務名稱的用語。

六、說明中所包含用語之涵義(Meaning of terms contained in specification) 在 British Sugar PLC v. James Robertson & Sons Ltd 案28中,Jacob 法 官認為,構成商標說明性文字的用語,須針對實際的交易情況來判斷,畢 竟商標的說明文字關係到實際交易上的使用情況。

在 OFREX 案中29,Pennycuick 法官對於文具(stationery)的範圍有做解 釋。其認為就訂書針(staples)是否屬於舊英國分類中的第 39 類之文具範圍 中,最先的判斷方式是在牛津英文字典中找尋「文具」的定義。而文具的 定義是指「由文具商所販售之物品;寫作工具:書桌的附屬品」。故無疑 地,依照文具的固有定義,訂書針應歸屬該範疇內。

七、服務名稱(Interpreting specifications of service)

關於服務,其名稱範圍的界定應特別注意。在 Avenet Incorporated v.

Isoact Limited 案30中,Jacob 法官認為,服務的名稱應被詳細的審查,並且 不可以一空泛的用語涵蓋多種的行為。如果其他用語可更接近該服務的核 心性質並可更具體描述其行為,則不應以其他較廣泛的用語來描述。

八、WIPO 之商品或服務分纇的標題可否為商品或服務之名稱(Interpreting the WIPO class heading)

27 同註 19。

28 1996 RPC 280。

29 1963 RPC 169-171。

(21)

使用 WIPO 所公佈之商品及服務分類表的標題做為商品或服務的名 稱(statement)時,可能將導致對於所提供保護之範圍(the scope of protection provided)造成混亂不確定。根據尼斯國際分類之說明,各類之標題僅是為 界定某一商品或服務之歸類範疇。例如第 15 類為樂器,但特別註明包含 樂器架,則若以第 15 類之標題為名稱,則將造成不包含樂器架之結果。

若將各類之標題做為商品或服務之說明性文字(specification)時,則將 喪失其作為類別標題之機能,而成為申請案或註冊案中,商品或服務名稱 之一部份。如此一來,將不受這些標題特別註明包含或不包含之情況之拘 束,而僅就標題所涵蓋之範圍去界定。

9、意圖藉一申請案為所有商品或服務之商摽

英國商標法第3條第6項規定,「若該申請案是基於惡意註冊,則不應 使其可註冊該商標」31。亦即,申請人並沒有真正意圖使用之意願 (bona fide) 去將該商標使用於申請案中所載的所有商品或服務中。

第三項、分類之程序

在英國,對於商品或服務的檢索流程,第一步仍是檢索國際商品及服 務分類表。若無法被分類時,則進一步檢索註冊組之分類檢索資料庫。若

31 英國商標法第三條全文如下:

「3. - (1) The following shall not be registered -

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1), (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of- (a) the shape which results from the nature of the goods themselves,

(b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or (c) the shape which gives substantial value to the goods.

(3) A trade mark shall not be registered if it is -

(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or

(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).

(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law.

(5) A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).

(22)

仍無法分類時,則需參考國際商品及服務分類表之註釋,加以適當分類。

若仍無法加以適當分類,則仍以尼斯分類所提供之標準,商品有 6 項標準,

服務有 3 項標準,加以分類,此不再贅述。

當在對於申請案加以編輯分類(editing of classification)時,有三個基本 準則是需要被遵守的32

一、商品或服務應是可分類於申請案中所指定的類別。

二、申請案商品或服務的描述必須清楚;該分類號碼下的一般性說明文 字,並且是可理解的,以便讓承辦人員進行檢索。

三、商品或服務的範圍,不能超出類別內全部的內容。

英國商標局內部處理關於商標申請案件的單位,主要包含新案申請小 組(New Applications Team)與分類小組(Classification Team)。

一、新案申請小組(New Applications Team)

說明性文字最初會由新案申請小組(New Applications Team) 審核。審 核過程中,若有發現明顯會影響分類表所涵蓋商品或服務的分類錯誤時,

則會通知申請人改正33

二、分類小組(Classification Team)

分類小組的職責又可區分為對內與對外,以下分述。

(一)、對內行政工作

由於商品或服務日新月異,分類表不可能窮盡規定。針對難以歸類之 商品或行為態樣,分類小組必須不斷補充現行分類資料庫之不足,不斷地 加以更新,充實資料庫內容。並提供審查人員在處理困難案件上的相關意 見34。而審查員就新型的商品或服務之歸類有所建議時,分類小組亦應審 酌之35

(二)、對外行政工作

分類小組對外主要是提供分類上的意見諮詢。例如在申請案中,填寫

32 同前註 19,5.1。

33 同前註 19。

34 同前註 19。

(23)

分類號碼是申請人的義務,而在有疑問的案件中,申請人可免費諮詢分類 小組的意見。分類小組也藉由商標局所印製之商標期刊,可對商品或服務 之名稱的類別或用字加以檢查。如有必要,將安排與申請人會面,以便在 註冊前修正錯誤36

此外,由於 2002 年對於第 42 類的重新修正,導致商標可能有所變更,

故有重新分類之需要。分類小組應主動通知權利人,建議重新分類,並提 供完整的協助。此項服務並不收取任何費用。但須注意對於現存之註冊案 的重新分類並非是義務性的工作,但如果權利人有所要求則須為之37

分類小組也需審查依 TM23﹝指註冊人聲明對於某些商品或服務放棄 (surrender)之申請表﹞之申請案以及任何關於商品或服務名稱之修正的問 題38

對申請案說明書的詳細審查由審查員(Examiner)來執行。分類表是審 查上不可或缺的一部份,故審查員必須確認申請案可正確地被分類,不應 推定該申請人所為的分類是正確的〔但若說明已經十分清楚,且商品或服 務已被適當地歸類,則其分類不應被變更〕。

一申請案可能同時符合多項分類,此時應對所欲申請註冊之個別項目 符合哪一分類加以說明。反之,若商品或服務與申請書上所載之分類號碼 的範圍無關時,則申請人需再補充額外的分類項目,並支付其後所補充該 適當分類的申請費用。

若一申請案並無分類號碼,且又同時符合多項分類,例如洗衣粉,符 合第 1、3 與第 5 類,則新案申請小組將會發一封信函(deficiency letter)給 申請人,予其補正的機會。在申請書中填寫分類號碼是申請人的義務,而 在有疑問的案件中,申請人可免費諮詢分類小組的意見。

若是商品或服務名稱過度模糊以致無法被分類,則申請人負有交付更 進一步資料的義務,以便幫助釐清該名稱究竟所涵蓋範圍為何,並提供更 適當的文字加以描述。

若申請書上已指名註冊的是特定類別,則審查員有權對於對該模糊用 語加以界定該類別之範圍,以便建議更適當的用語。例如申請人想在註冊 在第 9 類之電腦;電腦程式;錄音帶與光碟片,以及其他具有磁性之紀錄 資料之物;以及 compusificator(compusificator 是一個假設的新商品名稱)。

36 同前註 19,5.1.23。

37 同前註 19,6.1.5。

(24)

此時審查員對第 9 類能包含之之項目先加以界定〔電腦;電腦程式;錄音 帶與光碟片,以及其他具有磁性之紀錄資料之物〕,並發一審查報告回函 給申請人,說明 compusificator 是無法理解並需要申請人進一步解釋。若 compusificator 被解釋後認為應歸屬別類,則申請案須由審查員再進行檢 索。

第四項、分類與商標審查

英國並不採取類似組群之模式進行商標審查,該國除了採取關鍵字搜 尋的模式外,並採取交叉檢索列表(Cross-search list)39的模式進行商標審 查。交叉檢索之功用在於針對一個正被檢索的申請案,為檢驗其是否與任 何前案之商標有相衝突,須確認在他種商品或服務類中,是否與所欲申請 註冊之商品或服務具有相類似之商品或服務種類40。以下即為英國現行之 交叉檢索表。

Application Class

Search Classes

01 01 34

02 02 34

03 03 05 21 34 35

04 04 34 39

05 03 05 10 30 32 34 35

06 06 17 19 20 34 35

07 07 08 09 11 12 21 34 35

08 07 08 34

09 09 10 11 16 21 28 34 35 38 42 44

39 http://www.patent.gov.uk/tm/reference/crosssearch/index.htm,最後瀏覽,2005/7/28。

40 原文為:「When an application is being searched to discover if there are any earlier marks which may conflict with the mark being applied for, we need to identify which other classes of goods or

(25)

10 05 10 34

11 07 11 21 34 35

12 07 12 34 35 37

13 13 34

14 14 21 34 35 37

15 15 34

16 09 16 28 34 35 41 42

17 06 17 19 34

18 18 25 28 34 35

19 06 17 19 34 35

20 06 20 24 34 35 42

21 03 07 11 14 21 34

22 22 34

23 23 34

24 20 24 34 40

25 18 25 40 34 35 42

26 26 34

27 27 34 35 37

28 09 16 18 28 34 35

29 29 30 31 34 35

30 05 29 30 34 35

31 29 31 34 35

32 05 32 33 34 35 42 43

33 32 33 34 35

(26)

34 All classes

35 03 05 06 07 09 11 12 14 16 18 19 20 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 41 42 44

36 34 35 36 42 44

37 12 14 27 34 35 37 39 42 44

38 09 34 38 41 42

39 04 34 37 39 42 43

40 24 25 34 40 42 44

41 16 34 35 38 41 42 44

42 09 16 20 25 32 34 36 37 38 39 40 41 43 44 45

43 32 34 39 43

44 09 34 35 36 37 40 41 42 44

45 34 42 45

需注意者,英國之交叉檢索並非是任何申請案之所欲註冊類別均須與 所指定之交叉檢索類別全類加以檢索,在部分商品或服務是僅需交叉檢索 某一大類中的小類。

交叉檢索表界定出一般商標審查員應考量的檢索範圍,並連結至所欲 申請之商品與服務。但該表並非已窮盡列舉,其效用僅在幫助審查員在檢 索方向上更為正確。

無交叉檢索的參考類別包含第 1、2、13、15、22、23、26 與 34 類。

有交叉檢索的參考類別包含︰

第 3 類之藥皂; 清潔皮膚, 頭皮和身體之非添加藥物之製劑; 洗髮精; 有益 健康的準備為個人衛生; 家庭清潔和擦亮的材料; 牙膏; 牙膏; 化妝品和 化妝用品41須交叉檢索第 5 類之為皮膚, 頭皮或身體的配藥, 醫藥和或加有

41 Medicated soaps; non-medicated preparations for the skin, scalp and body; shampoos; sanitary preparations for personal hygiene; household cleaning and polishing materials; dentifrices;

(27)

藥物的製劑; 為醫療目的有益健康的製劑42,止汗藥和防臭劑置於個人使用 (援引唯一標記被歸檔在 1971 之前 3 月 23 日)43;第 21 類之清洗的和擦亮 的材料; 牙刷; 牙線44、第 35.07 類之檢索第 35 類,商標表彰特定零售商 品之銷售商(例如專職郵購訂單表, 網際網路網站等),包含下列各種之商品:

肥皂;針對皮膚,頭皮和身體之不添加藥物的製劑;洗髮精;有益健康的 製劑,化妝品,化妝用品為銷售型態45

其他例如︰

第 4 類須交叉檢索第 39.02 類;

第 5 類須交叉檢索第 3、10、30、32、與 35.07 類;

第 6 類須交叉檢索第 17、19、20 與 35.07 類;

第 7 類須交叉檢索第 8、9、11、12、21 與 35.07 類;

第 8 類須交叉檢索第 7 類;

第 9 類須交叉檢索第 10、11、16、21、28、35.07、38.01,42.03、42、與 44.03 類;

第 10 類須交叉檢索第 5 類;

第 11 類須交叉檢索第 7、21 與 35.07 類;

第 12 類須交叉檢索第 7、35.07 與 37.03 類;

第 14 類須交叉檢索第 21、35.07 與 37.04 類;

第 16 類須交叉檢索第 9、35.07,41.04,41.05 與 42 類;

第 17 類須交叉檢索第 6 與 9 類;

第 18 類須交叉檢索第 25、28 與 35.07 類;

第 19 類須交叉檢索第 6、17 與 35.07 類;

第 20 類須交叉檢索第 6、24、35.07 與 42.02 類;

第 21 類須交叉檢索第 3、7、11 與 14 類;

第 24 類須交叉檢索第 20 與 40.01 類;

第 25 類須交叉檢索第 18、35.07、40.01 與 42.02.類;

第 27 類須交叉檢索第 35.07 與 37.02 類;

第 28 類須交叉檢索第 9、16、18 與 35.07.類;

第 29 類須交叉檢索第 30、31、35.07 與 35.08 類;

第 30 類須交叉檢索第 5、29、35.07 與 35.08 類;

第 31 類須交叉檢索第 29、35.07 與 35.08 類;

42 Pharmaceutical, medicinal and/or medicated preparations for the skin, scalp or body; sanitary preparations for medical purposes.

43 Anti-perspirants and deodorants for personal use (cite only marks filed before 23 March 1971)

44 Cleaning and polishing materials; toothbrushes; dental floss

45 Search Class 35 in respect of marks for specialist retail outlets (including specialist mail order catalogues, internet web sites etc.) which bring together a variety of:

Soaps; non- medicated preparations for the skin, scalp and body; shampoos; sanitary preparations;

(28)

酒類部份,則和酒精濃度高低有關。例如第 32 類須交叉檢索第 5、33、

35.07、35.08、42 與 43.01 類;第 33 類須交叉檢索第 32、35.07 與 35.08 類外,酒精飲料的分類︰所有啤酒(不管酒精含量) 均符合 32 類; 非常低 (1.2% 或較少酒精由容量) 或非酒精酒, 蘋果酒或梨酒歸於 32 類; 酒, 萍 果酒或梨酒酒精濃度超過 1.2%歸於 33 類; 因此, 低酒精酒, 蘋果酒或犁酒 可能被分類在或 33 類或 32 類之下。

第 35 類須交叉檢索者為︰35.01 交叉檢索 36.01,35.02 交叉檢索 36.02,

35.03 交叉檢索 36.02,35.04 交叉檢索 41.03,35.05 交叉檢索 36.02,35.04 交叉檢索 41.03,35.05 交叉檢索 36.02,35.06 交叉檢索 35.07 交叉檢索 3、

5、6、7、9、11、12、14、16、18、19、20、25、27、28、29、30、31、

32、33、42 與 44.03,35.08 交叉檢索 29、30、31、32 與 33 類;

第 36 類須交叉檢索者為︰36.01 交叉檢索 35.01 與 42.01,36.02 交叉檢索 35.02、35.03 與 35.05,36.03 交叉檢索 42 與 44.02;

第 37 類須交叉檢索者為︰37.01 交叉檢索 42.01,37.02 交叉檢索 27,37.03 交叉檢索 12 與 39.03,37.04 交叉檢索 14,37.05 交叉檢索 42 與 44.03;

第 38 類須交叉檢索者為︰38.01 交叉檢索 41.01,38.02 交叉檢索 9,38.04 交叉檢索 42.03;

第 39 類須交叉檢索者為︰39.01 交叉檢索 42 與 43.02,39.02 交叉檢索 4,

39.03 交叉檢索 37.03;

第 40 類須交叉檢索者為︰40.01 交叉檢索 24 與 25,40.02 交叉檢索 42 與 42,40.03 交叉檢索 42 與 44.03,40.04 交叉檢索 42;

第 41 類須交叉檢索者為︰41.01 交叉檢索 38.01,41.02 交叉檢索 42 與 44.01,41.03 交叉檢索 35.04,41.04 交叉檢索 16,41.05 交叉檢索 16 與 42,

41.06 交叉檢索 42;

第 42 類須交叉檢索者為︰42.01 交叉檢索 36.01 與 37.01,42.02 交叉檢索 20 與 25,42.03 交叉檢索 9 與 38.04;

第 43 類須交叉檢索者為︰43.01 交叉檢索 32 與 42,43.02 交叉檢索 39.03 與 42;

第 44 類須交叉檢索者為︰44.01 交叉檢索 41.02 與 42,44.02 交叉檢索 36.03 與 42,44.03 交叉檢索 9、35.07、37.06、40.03 與 42,44.04 交叉檢索 37。

第 45 類須交叉檢索者為:42 類。

(29)

第五項、小結

英國現行在處理類似商品或服務時,是以前述的「交叉檢索表」當成 審查員的檢索工具。但從英國商標局的內部工作手冊第五章開宗明義即載 明︰「工作手冊的內容不應該被硬性的完全適用。必須全面性的考量相關 要素及個案的特性。行政機關的內規(practice)與程序不應被忽視,但基於 個案的特殊時空背景,縱發生與內規相悖離之結論,亦是被允許的。」46

「必須謹記一件事,本章的內規不能被硬性套用在所有案件中,必須全面 性的考量相關要素及個案的特性,審查員不應忽視內規,但個案中的特殊 情況與內規抵觸時,縱使發生與內規相悖離之結論,亦是被允許的。這是 一個資深的行政人員應顧及的」47。從上述文字可知,英國審查人員並不 將內部的工作手冊或相關內規當成唯一的圭臬,而僅視其為一個參考的依 據,真正應注意的是每一個案中時空背景與特性的不同之處,方能不違背 全面性與個案考量之精神。

46 該聲明見於 http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt5/index.htm,最後瀏覽:

2005/05/31。

(30)

第三節 澳洲

第一項、概述

澳洲商標局(The Australian Trade Marks Office)根據澳洲 1995 年商標 法第 44 條,在商標審查上必須拒絕商標權人以外就近似商標指定於相似 或密切相關商品與服務註冊48。而審查上判斷相似或密切相關商品與服務

(similar goods or closely related services)則以尼斯分類配合交叉搜尋表

(見後述)來進行。澳洲早於 1961 年 4 月 8 日正式開始採用尼斯分類,

並且參加了陸續的尼斯協定之校訂,同時澳洲也允許一申請案跨類別申請

49

第二項、分類之原則

1、分類 (The classes)

商品及服務的分類主要依據 WIPO 所公佈的 「商品及服務的國際分類

」 (the International Classification of Goods and Services) ,這些分類與其標 題都詳列在澳洲商標法規的商品服務分類目錄裡,而目錄隨著尼斯分類不 斷地更新。

2、國際分類 – 尼斯

尼斯分類的列表分成兩個部份:第一個部份陳述特定商品及服務分配 至各種分類上,是以字母順序排列的。第二個部份則列出所有分類以及各 種分類的具體內容。一般來說,澳洲商標局會在必要的時候向 WIPO 請益 尼斯分類的內涵;然而明文規定50澳洲商標登記處有權利做出任何決定以 矯正商品及服務的分類。

48 澳洲商標法 44 條:「…an application for the registration of a trade mark (applicant's trade mark) in respect of goods (applicant's goods) must be rejected if: (a) the applicant's trade mark is substantially identical with, or deceptively similar to:(i) a trade mark registered by another person in respect of similar goods or closely related services…」

49 澳洲商標法 27 條:(5)An application (other than an application under section 51 for the registration of 2 or more trade marks as a series) may be made in respect of goods and services of one or more of the classes provided for in regulations made under subsection 19(3)」。

(31)

3、商品的分類

欲將一個官方判決先例與尼斯分類沒有列入的物品做分類,則必須遵 守下列準則51

(1)成品原則上根據功能或目的做分類。

例如:濾水器被分為第 11 類是因為它的功能或目的是過濾用水,而第 11 類包含了供水方面的商品。

(2)如果分類表中沒有相關的準則,此成品將被歸類於與其類似的商品列表 中(按照字母次序排列)。

例如:乾臘腸與香腸為類似商品,因而被分類為第 29 類。

(3)如果沒有可供互相比較的商品,將採用其他類別的準則;像是某件商品 的製材或是生產過程模式。

例如:手帕若是紙製者被分為第 16 類,若是由紙以外的材料所製成則被 分為第 24 類。它們是以製材去做分類的。

(4)若是多用途的複合成品,可根據其個別功能或隱含之目的去分類。

例如:可收聽廣播的時鐘為一複合物品,可被分為第 9 類或是第 14 類。

未加工材料,非成品或半成品原則上根據其成分來做分類。

例如:未加工或半加工的一般金屬被分為第 6 類。

(5)若某商品可用以製成其他物品的一部份(且此商品一般來說無其他用 途),原則上將兩者分為同一類。

例如:手錶的皮帶被分成第 14 類而不是第 18 類。

(6)不論是否為成品,只要是多種材料所製成的商品,將根據其製材中占大 多數者來分類。

例如:有塑膠裝飾的金屬盒子被分為第 6 類,但若塑膠的部份佔大多數則 被分為第 20 類。

(7)某件物品的容器原則上與其所收納的物品分為同一類。

例如:小提琴收納盒與小提琴皆分為第 15 類。

4、服務的分類

(1)勞務原則上根據服務種類的標題;此標題區分了活動的範圍。

(32)

例如:醫療保險根據其最主要的相關活動來區分,因此它被分為第 36 類—

保險服務,而不是被分為第 44 類—醫療服務。

(2)勞務可根據列表(按照字母次序排列)中其他類似者來做分類。

例如:會計服務與商業服務分為同一類,第 35 類。

(3)租稅服務原則上與租稅目標分成同一類別。

例如:電話稅與電信服務都屬於第 38 類。

第三項、分類之程序

在評估分類時,必須考量下列問題52

(1)在跨類申請(multi-class applications)上,商品或服務是否以分類編號 來分組?

所欲申請之商品或服務可以一種以上的分類去申請,此種申請案即為 跨類的申請。其申請標的之說明必須根據以下原則:

1.商品或服務必須根據它們的分類而一同被歸類。

2.分類號碼必須根據各群組逐一指定,而且;

3.群組必須按照其分類號碼順序排列。

凡指定商品及/或服務未配合所屬之類別,可能將該等項目轉移到正確類 別,如該等類別亦出現在申請書上。如錯誤分類之商品或服務無法以這種 方式轉移,申請人必須刪除或增加額外類別,惟必需繳納增加類別之費 用。如審查員原檢索案並未包括,應依據新類別及相關類別進行額外檢索。

(2)申請者所提出的說明是否明確清楚?若否,當此項說明並非一般術 語,則申請者將被要求做更詳盡的說明。

所有的用來說明商品服務的字語必須是很容易被了解接受的。尼斯分 類以及官方判決所用過的字語無疑地會被接受;其他的字語除非能在專業 字典中查詢,或者是與特定行業一致的簡單術語53

52 同前註,Part. 14.4。

(33)

(3)該商品或服務是否在尼斯分類或官方判決的列表中能被清楚地歸類?

(4)申請說明所聲稱之商品或服務是否與申請書之分類不符?

(5)該商品或服務是否有轉換類別的需要?

在多重分類的申請上,如果商品或服務的分類發生錯誤,可以將其移 轉至同申請書上既存的另一分類;若是申請書中不存在適合的分類,可新 增一個分類來涵蓋此標的物。

(6)申請者所提出的修正案是否放寬了申請說明的界線?若是,則不被允 許。

在實務上,分類的決定確認了商品與服務的界線,但值得注意的是,

分類只是一個開始,其目的是確認所申請的商品服務是否被正確地分類。

如果申請的分類發生明顯的錯誤、申請書中有模糊不清的敘述、抑或不當 擴張了範圍,則原本的申請書便只應提供搜尋或是作為解答疑問的參考資 料。如果有部分說明模糊不清,審查員應要求申請者提出更進一步的資 訊;此諮詢應要求申請者提出其相關資料及說明以決定分類54

遇到很難分類的新商品或服務,若該商品或服務無法透過尼斯分類、

先前先例或其他可用的相關資源來進行分類時,此項商品或服務將被視為 待分類,若最後決定了新的名稱並完成分類時,會將其加入官方網上列表。

第四項、分類與商標審查

在進行商標審查時,澳洲並不採取類似組群之方式進行商標審查,而 亦是以交叉檢索列表(Cross-search list)的方式進行。交叉檢索之功用在於針 對一個正被檢索的申請案,為檢驗其是否與任何前案之商標有相衝突,須 確認其商品與服務原本類別及其他類別中是否與所欲申請註冊者相近似 進的商標指定於相類似的商品或服務。而交叉檢索只是界定出一般商標審 查員應參考之範圍,並非單一決定的判斷標準。

(34)

以下是澳洲自 2002 年 1 月 1 日起適用之最新交叉檢索表55

(35)

第五項、小結

澳洲在商品與服務的分類以尼斯分類為基準,並隨著時代潮流在演 進,不斷地修正。這些修正並不回顧既有的註冊或申請,先前之案件仍受 先前的分類標準所規範,此有案例可考56。在任何商標申請上,對於商品 及服務清楚且精確的敘述是個非常重要的,因為它決定了接下來註冊的權 利範圍。正確地分類也非常重要--方能提供相近似的商標精準的搜尋範圍。

而在審查時,審查員在決定商品與服務類似與否不應只倚賴其分類的 名稱--應該考量實際商品或服務的本質。因此,在有必要時,初始的搜尋 必須橫跨所有的 45 種分類。例如,「暫時的膳宿服務」被歸為第 43 類,

但在 2002 年 1 月之前是被歸為第 42 類的;2002 年 1 月之前,所有關於第 42 類商品勞務的申請必須先搜尋第 43 類中既存的「暫時的膳宿服務」申 請案並做出相關考量。

56 如 Australian Wine Importers Trade Mark (1889 6 RPC 311) 和「Cal U Test」(1967 FSR 39) 兩案

(36)

第六項、澳洲商標審查手冊第十四章(本部分由經濟部智慧財產局協 助提供)

第十四章 商品及服務分類 目錄:

相關法條

1. 分類之目的 2. 分類系統 2.1 類別

2.2 國際分類-尼斯分類 2.3 轉換為尼斯分類

3. 清楚之商品/服務名稱及正確分類之規定 4. 審查之分類程序

4.1 介紹

4.2 商標第 64 條及第 65 條變更範圍之限制規定 4.3 第一次及其他報告之審查實務差異

4.4 分類程序之快速指南 4.5 以類別區分商品或服務 4.6 釐清商品及/或服務名稱

4.7 申請人錯誤分類之商品或服務 4.8 申請案增加類別

4.9 移轉一案多類之商品或服務 4.10 變更錯誤分類之商品/服務範圍

4.11 以服務類別主張之商品或以商品類別主張之服務 5.分類原則及發現特定項目之正確類別

5.1 分類工具

5.2 某些特定商品及服務之分類 6.商品/服務名稱之用語

6.1 一般因素

6.2 應避免或合格之用字及用語

6.3 已註冊商標非使用於商品/服務範圍 6.4 排除及限制性用語

6.5 類別標題之範圍 6.6 不切實際之廣泛名稱

6.7 對一切或其他一切商品或服務之主張

(37)

7.國際協約國文件 附表:

A1 分類系統之歷史 A2 分類原則

A3 無法接受之商品及服務名稱之註冊文字 A4 檢索尼斯分類

A5 交叉檢索類別-2000 年 6 月以前

A6 交叉檢索分別類-2000 年 6 月到 2001 年 12 月 A7-2002 年 1 月 1 日起交叉檢索

相關法條 商標法

第 19(3)項 得註冊之商標

第 27(3)、(4)及(5)項 申請 - -如何提出 第 32 條 商標局長決定有爭議之商品分類 第 64 條 申請資料公告前進行變更

第 65(3)項及(5)項 申請資料公告後進行變更 第 82 條 改變分類

商標法施行細則

第 3.1 條 商品及服務分類 第 4.1 條 申請案核准格式 第 4.2 條 申請規定

第 4.4 條 商品及或服務名稱 附表 1 商標及服務分類

1. 分類之目的

本章說明分類目的、分類準則、適用變更之限制規定及審查之工作程序。

同時包括分類系統逐步發展之資料。

澳洲商標局使用商品及服務之國際分類,共區分為 45 類,每一類涵蓋不 同組群之相關商品或服務。此一系統經尼斯外交會議同意,簡稱作尼斯。

此一系統主要係行政管理的工具,簡化檢索使用或打算使用在相同或相關 之商品及/或服務上。商標申請利用此系統,且審查員依商標法第 44 條進 行檢索時亦使用該系統。該等檢索得延伸超出申請案指定之類別並涵蓋其 他類別,因為其涵蓋相關商品及服務。類別之區分稱作交叉檢索類別,如 附表 A7 所示。申請人或其代理人於檢索商標註冊案申請案時亦使用該系

(38)

統,以避免與其商標相衝突。

商品及或服務之清楚正確說明為商標申請案之重要部分,因為可以確定申 請案之商標專用權之範圍。正確分類亦十分重要,因為有助於相衝突商標 之正確檢索。商標局提供分類建議時,申請人或其代理人負有正確說明其 商標及/或服務以便申請註冊於正確類別之責任。

2. 分類系統 2.1 類別

2.1.1 指定項目以商品及服務類別區分。所有類別連同標題詳列於 1995 年商標法施行細則附表 1。該附表得隨時修正以反映新版之尼斯分類(附 表 A1)。其詳細分類載於世界智慧財產權組織(WIPO)發行之商品及服 務國際分類。

2.1.2 本商標局維護一非尼斯涵蓋之本局判決之商品及服務資料庫。當 作 WIPO 出版之補充本,幫助審查員及其他人士從線上存取資料。IP 澳洲 所屬州辦事處皆備有本局資料庫已經核准之案例。但不會出現在澳洲商標 線上檢索系統(ATMOSS)。

2.1.3 商標局之商標註冊申請表格包括一尼斯分類標題列表。該等標題 僅簡略指出每一類商品或服務之範圍(本章第 6.5 項)。某些情況下,該列 表不夠詳盡無法提供正確分類。

2.2 國際分類 - 尼斯分類

2.2.1 尼斯分類分為兩部分。第一部份包括兩個字母列表,一個用於商 品及另一個用於服務,顯示特定商品及服務分配之類別。第二部分載明類 別及每一類別的內容。

2.2.2 澳洲商標局詮釋尼斯必要時會請教 WIPO。商標法第 32 條賦予商 標局長決定任何商品或服務所屬類別以及商標局長決定該等事項是否可 上訴之權力。因此第 32 條賦予商標局長就正確商品及服務分類之一般權 力。

2.3 轉換為尼斯分類

2.3.1 長久以來特定商品及服務之分類已經修正。雖然一般原則是避免 重大修正,但必要時仍需修正並涵蓋新版尼斯分類。是項修正由專家委員 會經準備工作小組會議後決定。新版之分類資料載於澳洲商標公報,類別 標題之修正則修正細則附表 1。其他修正得限定在商品及服務之字母順序

參考文獻

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