第二章 尼斯協定及各國商品及服務分類之研究
第二節 英國
第一項、概述
英國商標註冊制度始於 1876 年，當時英國第一部商標法(Trade Mark Act)的施行規則(Rules)中，所採行的商品分類共計有 50 類，而分類表的分 類模式是依字母順序排列，該套制度一直沿用到 1938 年。1938 年之後則 採取保護智慧財產權聯合國際局(BIRPI)的分類模式。在 1957 年，英國與 其他國家共同制定簽署協定加入尼斯聯盟，並於 1963 年 4 月 15 日正式開 始採用尼斯分類18。
而如欲在英國取得商標註冊，目前有三個機構可以提供相關管道，第 一個是英國專利局商標註冊組(UK Registry)，第二個是經由世界智慧財產 權組織（WIPO），利用馬德里議定書進行國際註冊，第三則是透過歐盟商 標局(OHIM)。
第二項、分類之原則19 一、分類(The classes)
英國的分類模式，主要還是依循 WIPO 所公佈之「商品及服務國際分 類」，再輔以註冊組(Registry)所提供之「商標分類檢索」(Trade Mark Classification Search)20資料庫。這套資料庫代表商標登記處(Registrar)對於 商品及服務分類的意見，其包含的項目超過 7 萬 5 千種，對於英國在處理 商品及服務分類與表達說明有相當的幫助。
二、國際分類(The international Classification )
第 8 版的尼斯分類已在 2002 年 1 月 1 日生效。而英國採取國際分類 的法源依據為英國商標法第 34 條第 1 項，該條規定「基於商標註冊之目 的，商品及服務應依規定之分類系統加以分類」21。而依商標法施行細則
18 WIPO Treaties Database，見 http://www.wipo.int/treaties/en，最後瀏覽：2005/05/31。
19 請參考 Chapter 5, Trade Marks Registry Work Manual, UK Patent Office, Sep. 2004。
20 http://www.patent.gov.uk/tm/reference/classguide.htm，最後瀏覽：2005/7/7。
21 英國商標法 34(1)：「Goods and services shall be classified for the purposes of the registration of
2000(Trade Mark Rules 2000)第 7 條之規定22，在現行已採用第 8 版的尼斯 分類情況下，本條應解為「註冊日期於 2002 年 1 月 1 日前之商品及服務 分纇，應依表 3﹝亦即在商品 34 纇，服務 8 類﹞之分類方式，在 2002 年 1 月 1 日之後者，則依表四，即最新的商品及服務國際分類為之」
三、商標登記處之決定為終局決定(The Registrar’s decision is final)
英國商標法第 34 條第 2 項規定：「任何商品或服務分類上的問題爭議 應交由商標登記處決定，其決定為最終決定」23。因此，在英國，雖然註 冊上雖然仍是依照國際分類，但英國商標法第 34 條第 2 項仍賦予商標登 記處(Registrar)有「關於任何商品或服務分類問題的最後決定權」。因為國 際分類並無法窮盡所有的商品及服務，故在無法確切歸類之情況，登記處 必須決定適當的分類，惟該行政上的最後決定權並不會排除法院之司法審 查權限24。但需注意，在透過馬德里國際註冊制度指定在英國註冊時，並 不適用該規定。
四、改類程序(Change to the classification)
英國商標法第 65 條授權商標登記處訂立相關改類規定。本條第 1 項 規定：「基於商標註冊之目的，若商標登記處認為有必要修正或替換商品 或服務之分類，其可制定相關規定」25。
國際分類隨著時間不斷更新，但每一申請案則是依照申請當時所公佈 的分類方式。因此，新的分類方式並不會溯及既往影響既存的註冊案，除 非商標登記處認為該現行註冊案的類別有依據新分類之必要26。
當新版分類表開始適用時，於新版中被重新歸類之項目，審查員應注 意依舊版分類註冊之商標是否有與依新版註冊之商標產生相衝突之情況。
英國的改類程序主要仍是依 WIPO 舉行之會議的結論。而改類程序之 主要目的是為了修正被認為違反一般常理或不一致之分類項目或對上述 情況增訂新的分類項目。
22 英國商標法施行細則第 7 條之原文為：
(1) For the purposes of trade mark registrations in respect of goods dated before 27th July 1938, goods are classified in accordance with Schedule 2
(2) For the purposes of trade mark registrations in respect of goods dated on or after 27th July 1938 and for the purposes of any registrations dated before that date in respect of which the specifications were converted under the old law, and for the purposes of trade mark registrations in respect of services, goods and services are classified in accordance with Schedule 3, which sets out the current version of the classes of the International Classification of Goods and Services
23 英國商標法 34(2) ：「Any question arising as to the class within which any goods or services fall shall be determined by the registrar, whose decision shall be final.」
24 例如 GE Trade Mark 案(1969 RPC 418)。
25 英國商標法 65(1) ：「Provision may be made by rules empowering the registrar to do such things as he considers necessary to implement any amended or substituted classification of goods or services for the purposes of the registration of trade marks」。
五、商品或服務名稱須清楚 (Need for clarity in specification)
施行細則第 8 條第 2 項(a)與(b)款分別規定，「任何申請案應說明(a) 依表 4(指現行分類表)規定的相關分類」，以及「(b)該商品或服務的適當分 類，並需描述該商品或服務特性並說明何以適於歸在該類別。」
商品或服務名稱需具備可瞭解性(clarity)與一致性(consistency)。若檢 索者(searcher)難以藉由該名稱界定究竟涵蓋的商品或服務為何，則此種文 字是不被接受的。審查員應確定所有的商品或服務名稱是可被理解的。審 查員或許會要求申請人對申請案中的用語做進一步說明，但這不必然代表 該用語是不適當的。而判斷的標準在於，就此申請案中對該商品或服務的 名稱，在該相關的市場交易中的一般人(average person)可確定申請人欲註 冊的商品或服務特性，而不需再進一步的解釋。
主要可接受的用語，包含可在具公信力的字典、專業字典，或其他著 作中尋得相關定義者。若是專業領域中所通用的術語，只要可使人清楚了 解其涵義，並確定申請案的註冊類別，即便該術語並未見於專業字典中，
亦可接受。例如該新的用語僅在網路世界中流行亦是可被接受的27。 若未符合上述判斷標準，審查員不應接受該商品或服務名稱的用語。
六、說明中所包含用語之涵義(Meaning of terms contained in specification) 在 British Sugar PLC v. James Robertson & Sons Ltd 案28中，Jacob 法 官認為，構成商標說明性文字的用語，須針對實際的交易情況來判斷，畢 竟商標的說明文字關係到實際交易上的使用情況。
在 OFREX 案中29，Pennycuick 法官對於文具(stationery)的範圍有做解 釋。其認為就訂書針(staples)是否屬於舊英國分類中的第 39 類之文具範圍 中，最先的判斷方式是在牛津英文字典中找尋「文具」的定義。而文具的 定義是指「由文具商所販售之物品；寫作工具：書桌的附屬品」。故無疑 地，依照文具的固有定義，訂書針應歸屬該範疇內。
七、服務名稱(Interpreting specifications of service)
關於服務，其名稱範圍的界定應特別注意。在 Avenet Incorporated v.
Isoact Limited 案30中，Jacob 法官認為，服務的名稱應被詳細的審查，並且 不可以一空泛的用語涵蓋多種的行為。如果其他用語可更接近該服務的核 心性質並可更具體描述其行為，則不應以其他較廣泛的用語來描述。
八、WIPO 之商品或服務分纇的標題可否為商品或服務之名稱(Interpreting the WIPO class heading)
27 同註 19。
28 1996 RPC 280。
29 1963 RPC 169-171。
使用 WIPO 所公佈之商品及服務分類表的標題做為商品或服務的名 稱(statement)時，可能將導致對於所提供保護之範圍(the scope of protection provided)造成混亂不確定。根據尼斯國際分類之說明，各類之標題僅是為
「3. - (1) The following shall not be registered -
(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1), (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,
(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:
Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.
(2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of- (a) the shape which results from the nature of the goods themselves,
(b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or (c) the shape which gives substantial value to the goods.
(3) A trade mark shall not be registered if it is -
(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or
(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).
(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law.
(5) A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).
仍無法分類時，則需參考國際商品及服務分類表之註釋，加以適當分類。
若仍無法加以適當分類，則仍以尼斯分類所提供之標準，商品有 6 項標準，
服務有 3 項標準，加以分類，此不再贅述。
當在對於申請案加以編輯分類(editing of classification)時，有三個基本 準則是需要被遵守的32︰
一、商品或服務應是可分類於申請案中所指定的類別。
二、申請案商品或服務的描述必須清楚；該分類號碼下的一般性說明文 字，並且是可理解的，以便讓承辦人員進行檢索。
三、商品或服務的範圍，不能超出類別內全部的內容。
英國商標局內部處理關於商標申請案件的單位，主要包含新案申請小 組(New Applications Team)與分類小組(Classification Team)。
一、新案申請小組(New Applications Team)
說明性文字最初會由新案申請小組(New Applications Team) 審核。審 核過程中，若有發現明顯會影響分類表所涵蓋商品或服務的分類錯誤時，
則會通知申請人改正33。
二、分類小組(Classification Team)
分類小組的職責又可區分為對內與對外，以下分述。
（一）、對內行政工作
由於商品或服務日新月異，分類表不可能窮盡規定。針對難以歸類之 商品或行為態樣，分類小組必須不斷補充現行分類資料庫之不足，不斷地 加以更新，充實資料庫內容。並提供審查人員在處理困難案件上的相關意 見34。而審查員就新型的商品或服務之歸類有所建議時，分類小組亦應審 酌之35。
（二）、對外行政工作
分類小組對外主要是提供分類上的意見諮詢。例如在申請案中，填寫
32 同前註 19，5.1。
33 同前註 19。
34 同前註 19。
分類號碼是申請人的義務，而在有疑問的案件中，申請人可免費諮詢分類 小組的意見。分類小組也藉由商標局所印製之商標期刊，可對商品或服務 之名稱的類別或用字加以檢查。如有必要，將安排與申請人會面，以便在 註冊前修正錯誤36。
此外，由於 2002 年對於第 42 類的重新修正，導致商標可能有所變更，
故有重新分類之需要。分類小組應主動通知權利人，建議重新分類，並提 供完整的協助。此項服務並不收取任何費用。但須注意對於現存之註冊案 的重新分類並非是義務性的工作，但如果權利人有所要求則須為之37。
分類小組也需審查依 TM23﹝指註冊人聲明對於某些商品或服務放棄
分類小組也需審查依 TM23﹝指註冊人聲明對於某些商品或服務放棄