功能性問題

概說

特殊商標有時會含有特定的功能，例如粉紅色用於藥包時，表示退燒 藥，特殊造形的噴嘴，也許可發揮某種噴灑功能。這種情形在傳統的商標 形式不太會發生。

含有特定功能的物品，必須透過嚴格的專利條件來予保護。法律為防 止廠商欲達長期保護特定功能的目的，規避專利法，以商標來偷渡，規定 新式的商標形式必須不具功能性。功能性是基於技術上、實用上、以及競 爭上的角度來衡量。

國際法制 美國

美國法的功能性指產品設計使產品較有效地發揮功能，以達預定的目 的，而非使產品看起來較有美感，或用以辨認產品的商業來源。

依照美國智慧財產權法的基本政策，就功能性的及實用的特色而言，

公開散布專用權的有效根據只有一個，即實用專利（utility patents）法。

雖然歷代律師竭力使用（或誤用）式樣專利（design patent）、商標、營業 包裝、及著作權法，以企求得到專用權，法院對於這種巧妙規避實用專利 嚴格要件的企圖，通常予以拒斥，而很努力地刺激競爭。如果原先沒有有 效的實用專利，則「重製功能性的特徵，是合法的競爭活動。」（美國最 高法院一九八二年「英武實驗室公司與艾維斯實驗公司（Inwood

Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. ）」案中懷特法官的同意意見，見

美國最高法院報告第四五六冊第八四四頁、八六三頁；美國專利季報第二 一四冊第一頁、九頁）。

實用的特色不能享受商標或營業包裝的保護或註冊。如果特色有助於 產品的實用性，或有助於製造或運送的經濟性，該特徵只能根據實用專利 的法律予以保護。

附錄：In re Morton-Norwich Products, Inc. [ 功能性 ]

United States Court of Customs and Patent Appeals, 1982 671 F.2d 1332

申請人 Morton-Norwich Products, Inc.申請註冊噴瓶外觀為商標，使 用於噴式漿液（按上漿後可使衣服定型）、髒污清除 劑、家 用噴 式清潔劑 、 家用清潔液、一般油污清除劑、殺蟲劑。申請人擁有該外觀的美國式樣專 利，以及噴頭結構的專利。

申請人提出證據，證明消費者看到此設計，會立即聯想到申請人的產 品，且截至一九七一年，已售出一億三千二百萬個噴瓶，競爭的產品使用 不同的設計。申請人也提出消費者調查。但是審查員認為此設計「只是不 具識別性且純為功能性的商品容器，再加上純功能性的板機控制的噴霧出 口   實質上為實用的及非任意性的   」，因而拒絕予以註冊。專利局 內的商標審判及上訴法庭維持此決定，說：「申請註冊的外觀，主要是基 於功能性的（實用的）考慮。因此，縱有任何事實上的第二重意義，不得 註冊  。」本案上訴至海關及專利上訴法院。

上訴法院認為，功能性可分為兩種情形，即事實上的功能性及法律上 的功能性。前者是常人所說的功能性，指產品或容器的設計有事實上的功 能，此時法律可承認它是來源的表記（按即指商標）。法律上的功能性則 相反，指該設計不得受商標的保護。

法院認為：「功能性的」指「實用的」，針對「物品」（object）的「設 計」（design）而言。常人說「實用」時，指物品，而法律上的「實用」則 指向設計。每一物品本身都是實用的，具有某種功能，例如盤子有它的功 能，但法律上所探討者是物品（盤子 ）的 設計，即外觀。所謂「實用 的」，

指在（事實上的）功能或製造經濟方面為較佳。認定「較佳」，須參酌競 爭上複製的需要，即競爭者是否能複製此功能而有效地競爭（指是否有法 律上的功能性）。

法院認為認定是否有功能性，可參酌下列四項因素：

(1) 關於該設計，有一實用專利（指發明專利），該專利揭露申請註冊 的設計的實用優點，此時該專利即為「功能性」的證據；

(2) 設計者經由廣告宣揚設計的實用優點；

(3) 有其他的替代設計；

(4) 該設計出自相當簡單或廉價的製造方法。

本案問題在於申請人的塑膠噴瓶是否具有法律上的功能性。

法院認為本案噴瓶及噴頭的設計不是基於事實上功能性的考量。市面 上有不同設計的噴瓶及噴頭，表示本案的設計並非競爭者在競爭上所需 要。本案的噴瓶雖然很有用，實施所欲的功能，並不具法律上的功能性。

因此，法院不認為給予營業包裝（trade dress）的保護會妨礙競爭，或者 侵害他人有效地競爭的權利。

本案中，上訴法院只就功能性為判決。本案尚有識別性的問題待審酌，

法院於是把它發回專利局。

歐盟

歐體商標指令也有功能性的規定。依照指令第三條（e）款的規定，下 列商標得予以核駁：（1）導因於商品本身性質的形狀；（2）商品的形狀為 獲致技術結果所必要；（3）商品的形狀對於商品提供實質的價值。歐洲實 務界就各該規定的論述很少。上述規定都明文提及形狀，所以表面上似適 用於立體商標，至於其他非傳統商標（如顏色）是否適用，不無疑義。 上 述 (1) 似也可能解為與識別性課題有關。至於 (3) 情形，似可解為包括美 國法所說的美感功能性，但該款文字似涵蓋更廣。

歐洲法院 Philips 案是歐洲功能性的主導案例。²² 法院在該案中指出，

歐體商標指令 3(1)(e)之規定，係基於公眾之利益，防止因為商標的保護而 賦予商標權人獨占某項消費者欲在競爭者商品上尋求的技術解決

（technical solution）或功能特徵（functional characteristics）。如果有 人欲尋求技術上或功能上排他的保護，必須尋求專利或其他法律之保護，

22 Case C-299/99 , Philip s Electro nics N. V. v Remi ngto n Co nsu mer Prod ucts Ltd [2002] E.C. R. I-5475; [2 003]Ch. 159; [2003] R.P.C. 2, p.14, E CJ ( A-G[2 001] R.P.C 38, p.745)

而該項保護皆具年限。因而，一個欲註冊的形狀（shape），如果其必要的 特徵能夠實施技術上的功能（whose essential characteristics perform a technical function），而該項商品形狀純歸因於其技術的結果時（the shape of a product are attributable solely to the technical result），該項形狀即 不得註冊。法院特別指出，即使有其他的替代方案可以達到相同的功能，

該形狀仍不得註冊。因為，商標法禁止一項技術功能，藉由商標註冊的方 式獲得排他的權利。因此，在 Philips 案中，雖然 Philips 指出其他的競爭 者有許多替代方案可達到與其三刀頭刮鬍刀立體商標相同的功能，但法院 仍認該商標具功能性。Philips 另外有一修改式的三刀頭刮鬍刀立體商標，

該三刀頭為苜蓿葉之形狀，而非一般三刀頭之形狀，Philips 並主張，只要 所申請的形狀中含有任何一個不具功能性的特徵時，該形狀即得註冊。但 是法院仍認為一個形狀可否註冊，應就其必要的特徵加以評價，假如該必 要的特徵完全係基於其技術的結果時，其即具功能性而不能取得商標權。

日本

日本商標法第四條第一項第十八款規定，僅由為確保該商品或商品包 裝之功能所不可或缺之立體形狀所構成之立體商標，不得註冊。根據商標 審查基準第三項第十六款之說明，為判斷該立體商標是否為此類商標時，

應特別就下列事項進行判斷：（1）為確保相關功能之其他替代形狀是否存 在；（2）以其他替代形狀替代該當立體形狀時，是否可以同等費用生產該 類替代形狀。不論如何，在該款之說明中，日本商標法主管機關認為，縱 使是為確保該商品或商品包裝之功能所不可或缺之立體形狀，亦係「商品 形狀」或「商品包狀之形狀」，原則上此類立體形狀多該當於上述商標法 第三條第一項第三款規定，而不具有識別性，因此有商標法第四條第一項 第十八款規定之適用者，僅限於已因使用而取得第二層意義之立體商標。

大陸

立體商標的審查，除了識別性的問題，最 重的便是「功能 性」的問題。

大陸商標法第十二條明言：「以三維標誌申請注冊商標的，僅由商品自身 的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實 質性價值的形狀，不得註冊。」亦即立體商標具功能性者不得註冊。

大陸功能性之規定，基本上係源自於歐盟之規定，二者似乎皆僅就立 體標示或形狀是否因功能性而不得註冊的問題加以規範，對於其他商標形 式可能產生功能性的問題，則未規範。然歐體商標指令第三條（e）款規 範的對向為「形狀」（shape），大陸商標法第十二條規範的主體則係「三維 商標」。在內含上，歐體指令所包括的範圍似乎更廣。

本條前段所指「由商品自身的性質產生的形狀」或「獲得技術效果而 需有的商品形狀」，所強調的是基於形狀所帶來的技術上或實用上的功能 性。後段「使商品具有實質性價值的形狀」係對美感功能性的規範，指如 果從美學角度考慮，能影響或刺激消費者消費需求的商品形狀。不過，此 條的解釋，可能較以往美感功能性的範圍為廣。

我國法制 概說

九十二年商標法接受立體形狀可做為商標的形式，因而加入功能性的 配合規定，要求商品或包裝的立體形狀，不得為發揮它的功能所必要者，

否則即不予註冊（23-I-4）。又商標權人主張註冊商標受侵害時，對方可以 提出功能性的抗辯，即所註冊的商品或包裝的立體形狀，是為發揮它的功 能所必要者，不受商標權的效力所拘束（30-I-2）。[按以上所引條號的法 條中，「發揮功能」均寫為「發揮功能性」，其中的「性」字應予刪除。]

傳統的商標只重文字、圖形等平面標識，本質上不是商品的一部，不 太會有功能性的問題。非傳統的商標，有時是商品本身，或商品的一部，

可能會具有某種功能。功能性的規定是針對非傳統的商標而設。

檢討及建議

商標法的功能性規定（23-I-4，30-I-2）只針對立體商標。其實，顏色 商標也有功能性的問題，例如前述粉紅色藥包的例子，顏色組合要點明文 規定顏色組合不得具有功能性（要點 ）。商標法修法時，宜明文把顏色及

商標法的功能性規定（23-I-4，30-I-2）只針對立體商標。其實，顏色 商標也有功能性的問題，例如前述粉紅色藥包的例子，顏色組合要點明文 規定顏色組合不得具有功能性（要點 ）。商標法修法時，宜明文把顏色及