商標侵害的抗辯

概說

法律上「抗辯」（defense）一詞，就嚴格的意義而言，似可以指對於 某一已經成立的行為可憑以主張免責的事由。一般所說的抗辯，意義常較 鬆散，似泛指一切可憑以主張不負責的事由，不問該事由可憑以主張所指 的的行為未成立或已經成立，但仍可以免責。本節使用「抗辯」一詞，指 一般所謂的抗辯意義，是針對商標法第三十條的規定。該條採「不受商標 權拘束」一語規定行為人可不負責的事由。

我國現行法制

本節是關於商標法第三十條的規定。該條規定：

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或 服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本 身之說明，非作為商標使用者。

二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或 類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人 並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流 通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商 標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。

檢討及建議

刪除功能性抗辯

商標法第三十條第一項第二款關於功能性之規定為國際上之特例。商 品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能所必須者，本不得註冊（第二十三 條第一項第四款）。現既已註冊則表示其無功能性。倘他人欲求免責，應 以異議或評定之途徑（本計畫建議將異議規定併入評定）撤銷該註冊，主 張商標權不存在，不宜於撤銷前主張功能性之抗辯。故該款功能性之規定 應予刪除。

增加指名式使用

建議於第一項第二款增加指名式使用（denominative use）不受商標權 拘束之規定。所謂指名式使用，指他人以商標權人之商標說明或表示商標 權人之商品、服務或其他事項。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該他 人之商品或服務之內容、性質或特性，其多出現於比較式廣告或維修服務

（如維修特定廠牌之汽車），或用以表示自己產品（如零組件等）與商標 權人之產品相容。指名式使用與第一款之合理使用（說明性使用）不同，

前者係以他人商標表明他人之商品或服務，而後者則說明自己之商品或服 務。指名式使用之規定已為近代商標法制所採，例如歐體商標指令第六條 第一項(c)款及美國之判例。我國實務亦予承認，但因法無明文，難免有不 同之解讀及認定。

耗盡原則

第二項前文是一般所說的「耗盡原則」。但書規定似仿照歐體指令第七 條第二項之規定，即如存有合法事由，可使商標權人反對商品之繼續商業 流通者，尤其當商品之情狀於進入市場後已改變或受損者，耗盡原則不適 用。

現行商標法將歐體指令之「反對」改為「防止」。其次，歐體商標指令 針對商品情狀已改變或受損者，現行商標法則未為要求，因之縱使商品情 狀仍屬完好如初，商標權人亦有機會主張不適用耗盡原則。如此不啻大幅 削弱耗盡原則之適用，使商標權人得藉以抑制轉售或二手市場之競爭，難 免濫用權利（參看公平交易法第第四十五條條）。再且，歐體指令之「合 法事由」含意不明，實施多年，似未見有代表性之說明案例。現行商標法 之「正當事由」究何指，亦未見論著或判決予以闡明。

按商標法在避免混淆之虞。至於商標權人認為商品變質、受損等，倘 無致混淆之虞或使商標權人蒙不白之冤者，商標權人應無權禁止他人以原 商標再出售商品。商標權人僅得援用其他法律體系解決問題。依照美國法 制，商品經商標權人初次銷售後，經使用或整修再由第三人以原商標出售 者，其有致混淆或誤導之虞者，不適用耗盡原則（參看美國不公平競爭法 律整編第二十四條(b)款），其規定較具體可行，且與商標侵害之理論呼應，

建議參酌美國法之規定。由於其規定較長，可將其另置一項（第三項）。

附錄：Champion Spark Plug Co. v. Sanders [ 整修商品 ]

United States Supreme Court, 1947 331 U.S. 125

原告 Champion Spark Plug Co. 製售火星塞，使用 CHAMPION 商標。

被告 Sanders 收集使用過的原告火星塞，加以整修、出售。整修產品上有 Champion 字，包裝外盒上也印有 Champion，並註明特定等級型式的字母 及圖，另印上「保證可靠的完全過程火星塞」及「完全過程的整新火星塞」。 內盒之上加字指明火星塞業經整新。但被告的公司名稱地址未印在外盒 上。被告並提供顧客原告的使用須知。每一火星塞上都印有黑底藍色「整 新」（renewed）小字。

原告在聯邦地方法院告被告商標侵害及不公平競爭，案經上訴至美國 最高法院。

本件上訴並未質疑下列二項認定或結論：（1）被告所採促銷方法的性 質有所誤導；（2）被告的促銷方法不僅侵害商標，且從事不公平競爭。所

以本件上訴的課題是商標侵害及不公平競爭的救濟手段，尤其是被告是否 必須去除 Champion 商標。

最高法院認為本案情節輕微，所以在救濟手段方面，允准最低程度的 救濟，即禁令（injunction），被告無需去除 Champion 商標，但必須為充 分揭露，明確表示產品是使用整修過的產品，並標示被告的名稱及地址。

法院不許原告請求計算利潤及損害賠償。故維持上訴法院的判決。

最高法院認為，本案二手火星塞仍為 Champion 火星塞，而非其他廠 牌。整修產品未必都符合新品規格。「但此有如福特（Ford）或雪佛蘭

（Chevrolet）汽車。我們不會認為當車子汽缸被磨砂（reground），換掉 活塞圈（piston rings）時，除非去除 Ford 或 Chevrolet 名稱，禁止販售。」

最高法院認為：有時縱使明言為使用整修過產品，其情形可能太過分

（extensive）或太根本（basic），以原名稱稱該物品會有誤稱（misnomer）。 但本案情形尚不致如此。又整修品的品質會較新品差，此已為大家所預 期，通常消費者的花費可減少。此即本案情形。只要講明所售者是使用及 整修過的物品，而非新品，品質差並不重要。此時二手商品當然會沾商標 的光，但只要因折舊或整修所生的品質差異不歸究於原廠，此沾光為法律 所許。原廠所能得到的保護只是充分揭露而已。上訴法院所判的救濟，並 無不當。本案沒有詐欺或矇混（palming off）。無需加諸更嚴苛的管制。