商標法整體法制 暨
具體修法建議之研究
委託單位：經濟部智慧財產局 研究單位：開元法律專利事務所
計 畫 顧 問： 麥卡錫 (J. Thomas McCarthy) 教授 計畫主持人： 趙晉枚 博士
協同主持人： 劉孔中 博士 協同主持人： 黃銘傑 博士 資深研究員： 包志成 顧問 研究員： 李恬野 律師
中 華 民 國 九 十 四 年 十 一 月 三 十 日
商標法整體法制 暨
具體修法建議之研究 期末報告
目 錄
目 錄... i
第一章 緒言………1
第一節 緣起 ...1
本計畫的目標 ... 1
商標法制... 1
本報告條號引用方式 ... 7
第二節 識別符號概說 ...8
總說 ... 8
商標 ... 8
證明標章... 8
團體標章... 8
團體商標... 9
地理標示... 9
檢討及建議 ... 9
「表彰」商品或服務 ... 9
團體標章... 11
團體商標... 11
第二章 特殊商標之規定及審查………...
12第一節 總說 ... 12
第二節 特殊商標的形式 ... 12
概說 ...12
國際法制...13
TRIPS ...13
AIPPI ...14
美國 ...16
歐盟 ...19
英國 ...19
德國 ...19
大陸 ...20
我國法制...21
概說 ...21
檢討 ...23
建議 ...23
第三節 識別性問題 ... 25
概說 ...25
國際法制...25
TRIPS ...25
美國 ...26
歐盟（德國等）...35
日本 ...35
大陸 ...36
我國法制...37
概說 ...37
檢討與建議 ...37
第四節 功能性問題 ... 39
概說 ...39
國際法制...39
美國 ...39
歐盟 ...41
日本 ...42
大陸 ...42
我國法制...43
概說 ...43
檢討及建議 ...43
第五節 明確性問題 ... 43
概說 ...43
國際法制...44
美國 ...44
歐盟（英德等）...44
大陸 ...48
我國法制...48
現行法制...48
檢討及建議 ...49
第三章 商標權之行使與保護…………...
52第一節 商標權... 52
商標權的意義 ...52
註冊制與使用制...52
商標權的取得 ...53
商標權採屬地主義...53
商標的國際性 ...53
第二節 商標的使用 ... 54
國際法制...54
TRIPS ...54
WIPO ...54
AIPPI ...55
美國 ...55
歐盟 ...56
日本 ...57
大陸 ...58
我國法制...58
檢討及建議 ...58
第三節 商標授權 ... 60
概說 ...60
立法緣由及沿革...62
商標授權制度的比較研究及檢討...65
授權的性質 ...65
授權的模式及種類...68
授權的成立 ...73
授權的效果 ...74
授權登記的廢止...84
授權與品質管制...85
再授權...92
加盟經營...92
商標授權契約 ...93
商標法有無強制授權的規定 ...94
總結 – 建議 ...94
附錄：大陸與台灣法制的比較...97
第四節 未使用的效果 – 廢止註冊 ... 99
概說 ...99
檢討與建議 ... 100
第五節 商標設質 ... 101
我國 ... 101
大陸 ... 101
日本 ... 101
檢討與建議 ... 102
第六節 商標侵害的成立 ... 103
侵害總說... 103
侵害與減損 ... 103
混淆之虞的概念... 103
什麼是商標近似？... 104
相關規定的適用及解讀... 104
類似商品及服務... 106
國際法制... 107
美國 ... 107
歐盟 ... 121
英國 ... 123
德國 ... 124
日本 ... 125
大陸 ... 127
檢討及建議 ... 128
第七節 商標侵害的抗辯 ... 130
概說 ... 130
我國現行法制 ... 130
檢討及建議 ... 131
刪除功能性抗辯... 131
增加指名式使用... 131
耗盡原則... 132
附錄：Champion Spark Plug Co. v. Sanders [ 整修商品 ] ... 132
第八節 商標侵害的救濟 ... 133
大陸 ... 133
我國法制... 134
概說 ... 134
檢討及建議 ... 135
第九節 商標減損 ... 136
概說 ... 136
前言 ... 136
減損的意義 ... 137
國際法制... 138
美國 ... 138
美國的修正草案（INTA 建議案） ... 143
歐盟（德國等）... 149
日本 ... 150
大陸 ... 152
我國法制... 152
概說 ... 152
檢討及建議 ... 153
第十節 加強著名商標的保護 ... 154
第十一節 商標仿冒 ... 156
TRIPS ... 156
AIPPI ... 156
檢討及建議 ... 156
附錄：商標權及商業表徵被侵害之救濟之探討... 157
第四章 不 公 平 競 爭 法 制 與 商 標 侵 權 間 之 分 際….………….………
163第一節 引言 ... 163
不公平競爭與公平交易法... 163
公平交易法與商標法 ... 163
第二節 公平交易法的運作 ... 164
第三節 公平交易法的檢討 ... 186
第四節 各種識別標識 ... 192
附錄：關於識別標識的建議條文及理由（劉孔中）... 197
第五節 表徵探微 ... 205
前言 ... 205
表徵的概念 ... 205
表徵侵害的要件... 207
著名商標... 211
公平法或商標法的抉擇... 213
表徵與商業名稱... 213
「表徵」用語 ... 213
「表徵」的類型... 214
商業名稱與商標... 215
第六節 完備的商標法 ... 216
公平法立法針對的需要... 216
令人困惑的公平法... 216
泛黃簡陋的公平法... 221
異養兄弟... 222
商標法已茁壯 ... 222
回歸商標法 ... 224
總結及建議 ... 224
第五章 其他商標法制課題………..
226第一節 聲明不專用 ... 226
概說 ... 226
國際法制... 226
歐盟（英） ... 226
美國 ... 227
日本 ... 228
大陸 ... 228
我國法制... 229
現行法制... 229
立法緣由及沿革... 230
檢討及建議 ... 231
第二節 異議及評定的合併 ... 233
概說 ... 233
國際法制... 234
日本 ... 234
大陸 ... 236
我國法制... 237
現行法制... 237
檢討與建議 ... 240
第三節 全面審查制的檢討 ... 243
第四節 團體標章 ... 254
概說 ... 254
檢討及建議 ... 254
第五節 團體商標（集體標章） ... 257
概說 ... 257
國際法制... 258
巴黎公約... 258
WIPO ... 258
美國 ... 258
歐盟 ... 259
日本 ... 259
大陸 ... 260
我國法制... 261
概說 ... 261
檢討與建議 ... 261
第六節 證明標章 ... 263
概說 ... 263
檢討與建議 ... 263
第七節 地理標示 ... 266
TRIPS ... 266
日本 ... 270
大陸 ... 270
我國 ... 279
總說 ... 279
檢討及建議 ... 280
第八節 商標主管機關 ... 280
沿革 ... 280
檢討及建議 ... 281
第九節 爭議案的言詞審理 ... 282
現況 ... 282
TRIPS ... 283
美國體制... 283
檢討及建議 ... 284
第十節 最高法院為終審法院 ... 285
最近重點商標侵權案例 ………...
287美國商標案例... 287
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. [ 餐廳設計 ]... 287
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. [ 單一顏色 ]... 288
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. [ 童裝設計 ] ... 291
In re Oppedahl & Larson LLP [ 增加頂級域名 ] ... 294
In re Chatam International Inc. [ 無識性之部分與混淆之虞 ] ... 294
TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. [ 功能性 ]... 295
Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corporation [ 功能性 ] ... 297
Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc. （假處分）[ 類名 ] ... 299
Microsoft Corp. v. Lindows.com, Inc. （速簡判決）[ 類名 ] ... 302
In re Consolidated Specialty Restaurants, Inc. [ 地域誤導 ] ... 304
NASDAQ Stock Market Inc. v. Antartica S. A. [ 減損之虞 ] ... 305
In re Dell Inc. [ 網頁上使用 ] ... 306
Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corporation [ 網路搭掛廣告 ] ... 306
AutoZone Inc. v. Tandy Corp. [ 併用主商標 ]... 308
Brennan’s Inc. v. Dickie Brennan & Co. [ 使用超出同意契約 ] .... 309
Brennan’s Inc. v. Brennan’s Restaurant LLC [ 地理區隔 ] ... 310
Kos Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp. [ FDA 核准之藥名 ] .... 311
Beacon Mutual Insurance Co. v. OneBeacon Insurance Group [ 非購 買者的混淆 ] ... 312
Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles [ 指名式使用 ] ... 313
Mosley v. V Secret Catalogue, Inc. [ 減損 ] ... 318
KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression I, Inc. [ 舉證責任 ] ... 320
Bumble Bee Seafoods L.L.C. v. UFS Industries Inc. [ 以商標標示產品 成分 ] ... 321
Nitro Leisure Products, L.L.C. v. Achushnet Co. [ 整修商品 ] ... 322
Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc. [ 經銷商使用原廠商標 ] ... 323
Lucas Nursery and Landscaping Inc. v. Grosse [ 吐槽網站 ]... 324
Coca-Cola Co. v. Purdy [ 反墮胎狂使用著名商標為網域名 ] ... 325
歐洲商標案例... 327
Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt [ 圖形表示 ] ... 327
Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau [ 單一顏色 ] ... 329
Heidelberger Bauchemie 案（ECJ C-49/02 June 24, 2004）... 330
Henkel KGaA v. OHIM [ 商品形狀 ] ... 333
Alcon Inc. v OHIM [ 通用名稱 ] ... 334
Sunrider Corporation v. OHIM [ 說明性 ] ... 335
Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG [applicant] v OHIM [defendant] : application for annulment of decision refusing registration of EASYBANK ... 336
Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport [ 聯想之虞 ] ... 336
General Motors Corp. v. Yplon S.A. [ 減損 ]... 338
Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd.（ECJ C-408/01 October 23, 2003） ... 339
Procter& Gamble Company v OHIM ... 342
Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff v. Gofkid Ltd.（“Davidoff”） 案判決（ECJ C-292/00 January 9, 2003） ... 344
The Gillette Company and Gillette Group Finland v. LALaboratories （“Gillette”）案（ECJ C-228/03 March 17, 2005） ... 347
Automic Austria GmbH v.OHIM（“Automci Austria”）案判決（Case T-318/03 April 20,2005） ... 352
LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA [ 如何認定商標相同 ] .. 355
Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [ 作為忠誠標記 ] ... 356
日本商標案例... 357
養樂多容器案（2001 年 7 月 17 日東京高等法院判決） ... 357
T-Mobile 事件（2001 年 7 月 17 日東京高等法院判決）... 358
L’Air du Temps 香水商標事件（2000 年 7 月 11 日最高法院判決） ... 360
大力水手商標權利濫用事件（1990 年 7 月 20 最高法院判決） ... 362
JamJam 商標損害賠償事件（名古屋地方法院 2001 年 11 月 9 日判決） ... 363
大陸商標案例... 365
「敌杀死」商標侵權糾紛案 ... 365
「PDA」商標 v.s. 「pda .com .cn」域名案 ... 367
「大廚」商標撤銷註冊爭議案 ... 369
「仙草蜜」、「八寶粥」包裝裝潢... 371
「向阳牌」商標爭訟案... 372
奧林匹克五環標誌商標侵權案 ... 375
「彼得兔 Peter Rabbit」商標侵權糾紛中之「確認不侵權之訴」... 377
我國商標案例... 379
「HELLO KITTY」、「MY MELODY」商標侵權民事裁判 ... 379
「HELLO KITTY 及圖」商標侵權案刑事裁判 ... 381
「台于興業股份有限公司標章」商標註冊申請案... 385
「雅皮」商標註冊申請案... 387
「勞力士」V.S.「蘇黎世」 ... 388
「台專 PAT」商標評定案 ... 393
「BELKIN 及圖」異議案... 396
商標法制檢討及建議摘要 ………...
403附錄 ……….……..
407商標法建議修正條文對照表 ... 407
與麥卡錫教授會談紀錄... 485
與 INTA 人員會談紀錄 ... 487
與日本商標代理人會談紀錄 ... 489
與歐洲商標代理人會談紀錄 ... 490
與大陸商標代理人會談紀錄 ... 491
與美國專利商標局人員會談紀錄... 493
與 TTAB 首席法官會談紀錄 ... 496
與 OHIM 商標及設計管理部歐雷力理事會談紀錄 ... 498
現行商標法整體法制檢討座談會紀錄 ... 500
商標法修法建議條文研討會會議紀錄 ... 561
曾華松前大法官之修法建議 ... 588
律師公會全國聯合會之修法建議... 590
台北律師公會之修法建議... 590
參考書目 ………...
593英文部分... 593
中文部分... 595
第一章 緒言
第一節 緣起
本計畫的目標
本計畫目標在提供智慧財產局 (下稱「智慧局」) 研究成果報告書一 份，俾智慧局掌握商標法制的發展動向及各種需求，以及法制改進的具體 建議及方向，作為修法籌畫之參考。
為達成該目標，本報告除配合計畫的要求，參考國內外各項立法例、
條約、案例、建議案等資訊外，並理出若干基本概念（見後述），以作為 理論的基礎。
又本委辦計畫時間較短，承辦單位雖戮力研究、蒐集資料、開會討論、
撰寫等，錯繆疏漏或不足難免，各撰寫人體例的整合仍有未逮之處，日後 可視需要適時補正。
商標法制
我國的商標法令，最早的是清光緒三十年（一九○四年）六月二十三 日頒行的商標註冊試辦章程，計二十八條。民國建立後，北京政府於民國 十二年五月四日頒布商標法，五月八日頒布商標法施行細則。至民國十九 年五月六日，國民政府公布商標法，同年十二月三十日實業部發布商標法 施行細則。此後，商標法又於民國二十四年及二十九年修正。政府遷台後，
於民國四十七年十月二十四日公布商標法，之後又於民國六十一年、七十 二年、七十四年、七十八年、八十二年、八十六年、九十一年、九十二年 多次修正。
關於商標權的發生，各國都採用屬地主義，即每一商標在它所註冊或 所承認的主權領域內，是分別獨立存在的。此原則並經納入巴黎公約。該 公約第 6 (3) 條規定：「在本聯盟一國家適當註冊之標章，應認其係與在本 聯盟其他國家 (包括其本國) 所註冊之標章獨立存在。」
雖是如此，商標具有國際性。廠商會在不同的國家使用相同的商標銷 售產品。為確保商標形象的一致性，廠商需要在所涉的各國分別獲取商標 權，得到國際上的保護。因此廠商必需面對各國的商標法制。為落實商標 的國際保護，國際上訂有若干規範，例如 TRIPS，以避免法制的重大歧異。
我國法制屬國際法制的一環，與國際的制度接軌或調和，事屬必然。
民國九十二年五月的商標法修正條文自同年十一月二十八日起施行
（94）。這次修正配合與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱「TRIPS」）
以及國際的認知及趨勢，採行多項重大而開創性的變革。此次修正是全面 性的，它除引入不少新觀念及制度外，也調整補強原有的體制、法條文字 等。原有的條文次序都予以重新排列，所以許多條號都有變動。實務上最 常引用的舊法第三十七條，現在改列第二十三條。
新法的修正重點如下：
修改若干用語。例如以「商標」一詞統稱舊法的「商標」及「服務標 章」(2)，以表示兩者的區別已無必要。「商標專用權」一詞，改為「商 標權」(1, 27)。「撤銷商標專用權」改為「廢止註冊」（57）。聲明不專 用時的「特別顯著性」改為「識別性」（19）。
明定維護市場公平競爭為立法宗旨之一（1）。
舊法上申請商標註冊須用以表彰營業的商品，且須確具使用意思。新 法刪除此營業及使用意思的要求（2）。
申請註冊主張優先權時，無需同時提出國外申請的申請案號，該案號 可以後補（4）。
容許單一顏色、聲音、立體形狀註冊（5）。但立體形狀，必須非為發 揮該形狀功能所必要者（23-I-4）。
明定商標使用包括利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介來 使用商標（6）。實際使用之商標雖與註冊之商標不同，但依社會一般 通念並不失其同一性者，仍認為註冊商標的使用；使用商標出口者，
亦同（58）。
容許智慧局訂定商標規費繳納的時間，不一定限於申請時一次繳足
（11）。
商標註冊簿以及商標申請等程序，得以電子方式為之（13, 14）。
商標審查的處分書應由審查人員具名（16）。
申請商標註冊，商標應以視覺可感知的圖樣表示（此規定基本上是因 應顏色、聲音、立體形狀的商標）（17）。
商標註冊申請，得一申請包括二類以上的商品或服務（17）。
明定商標近似須「有致相關消費者混淆誤認之虞」（18, 23-I-12, 23-I-13）。
商標減損他人商標者，不得註冊（23-I-12）。
商標有著名之法人、商號或其他團體之名稱，僅於有致相關公眾混淆 誤認之虞時，始不得註冊（23-I-16）。
商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註 冊（23-I-17）。
相同或近似於他國酒類之地理標示者，不得註冊（23-I-18）。
增加註冊費之規費項目。該規費應於核准審定書送達後二個月內繳 納，否則核准審定失其效力，不予註冊（25）。但註冊費亦得分二期繳 納，第二期得於註冊公告日起三年屆滿前三個月內繳納，或於屆滿後 六個月內加倍繳納，否則商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅
（26）。
商標註冊的程序，改採註冊後異議制，即核准審定後，申請人若按時 繳註冊費（見前述），即予以註冊，任何人 得於註冊 公告後 三個 月內，
提出異議（40）。舊法的核准審定公告即相應廢除。
廢除聯合商標及防護商標（舊法第二十二條刪除）。已註冊的聯合商 標，視為獨立的商標（86）。已註冊的防護商標，於專用期間屆滿前，
應申請變更為獨立的註冊商標（87-I）。
商標權註冊期間之延展，不再審查商標是否有使用，或商標是否有不 得註冊之事由（28，舊法條文之相關規定刪除）。但是商標於註冊後三 年未使用，註冊仍得依法撤銷（草案稱 廢 止），此規 定並無 變更（57，
現 31）。
明定商標權排他效力的範圍及商標侵害的界定。排他範圍如下：(1) 於 同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；(2) 於類似之商品 或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞 者；(3) 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，
有致相關消費者混淆誤認之虞者。在此排他效力的範圍內，他人使用 商標應得商標權人之同意（29）。如未經同意，構成商標權的侵害
（61-II）。
商品或包裝的立體形狀，係為發揮它功能所必要者，不受他人商標權 的拘束（30-I-2）。
「有關機關依法拍賣或處置」，亦可主張權利耗盡的抗辯（30-II）。
明定商標註冊事項之變更，非經登記，不得對抗第三人（32）。
商標授權經登記後，商標權移轉者，授權契約對受讓人仍繼續存在
（33）。
商標授權在商品、容器等上標示顯有困難時，得於營業場所或其他相 關物品上為授權標示（33）。
移轉商標權之結果，致二商標權人的商標有混淆之虞時，各商標權人 應附加適當的區別標示（36）。
商標設質時，質權人非經商標權人授權，不得使用商標。同一商標設 定數質權時，其優先次序依質權登記之先後定之（37）。
商標權人得以書面向主管機關表示拋棄商標權，但有授權登記或質權 登記時，應先經被授權人或質權人的同意（38）。
明定異議應就每一註冊商標各別提起（40）。
異議程序不因商標權的移轉而受影響，此時受讓人得聲明承受被異議 人的地位（44）。
異議人得於異議審定書送達前，撤回異議，撤回後，即一事不再理
（45）。
明定經審定異議成立者，應撤銷商標的註冊（46）。
提起評定之期間，原則上定為五年（舊法為二年、十年或無限期），自 註冊公告之日起算，因侵害他人之著作權、專利權或其他權利而提起 評定者，自判決確定時（在註冊後）起算。若干重大之違反，提起評 定之期間不設限制（51）。
評定註冊有無違法，依註冊公告時的法律規定（52）。
增訂評決時無害錯誤的規定，即申請評定的事由於為評決時已不存在 者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立的評決（54）。
明定提起評定的案件，不問是否已確定，均一事不再理（55）。
明定異議或評定時，得提出市場調查報告作為證據（43, 56）。
異議或評定程序中，有關商標權的民刑訴訟程序，得停止進行（49, 56）。
配合行政程序法的用語，「撤銷商標專用權」用語改為「廢止其註冊」。
且任何人皆得依法申請廢止註冊，不再限於「利害關係人」（57）。
違反商標法關於授權之規定，不再為廢止註冊之事由（舊法相關規定 刪除）。
侵害他人著作權、專利權或其他權利時，已增訂為不得註冊的事由
（23-I-17），故可依評定的方式處理，不再列入廢止註冊之事由（舊 法相關規定刪除）。
增訂新的廢止註冊（舊法稱為「撤銷商標專用權」）之事由，即(1) 因 移轉商標而致二商標有混淆之虞時，未附加適當的區別標示
（57-I-3）；(2) 商標已成為通用標章、名稱或形狀（57-I-4）；(3) 商 標使用有致公眾誤認誤信商品或服務之性質、品質或產地之虞
（57-I-5）；(4) 商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，
經法院判決侵害確定（57-I-6）。
廢止註冊之事由，如涉及被授權人的行為，而商標權人明知或可得而 知而不為反對的表示時，亦構成廢止註冊之事由（57-II）。
商標雖已三年未使用，如於他人申請廢止註冊前又開始使用者，不廢 止註冊（57-III）。
增訂註冊或註冊申請可分性的規定。換言之，商標申請或註冊得依其 所包括的商品或服務，分別情形處理。商標申請人或權利人得請求分 割，情形有二：(a)申請的分割：申請人得就申請所指定的商品或服務 請求將註冊申請分割為二件以上註冊申請（21）。(b)商標權（註冊）
的分割：商標權人亦得就註冊指定的商品或服務，申請分割其商標權，
此項分割可以在商標註冊被異議或評定確定前為之（31）。商標權的分 割，可容許商標權人就商標權的各部分商品或服務，分別處分或處理，
並可使商標權之某部分不致被異議或評定波及。此外，如事件只涉及 商標中的部分商品或服務，可僅就該部分為處理。例如異議、評定無 效或廢止之事由只涉及部分商品或服務時，得僅就該部分撤銷或廢止 註冊或評定無效（47, 56, 57-IV）。
增訂減損亦構成商標權的侵害（62-I）。
使用他人的商標作為網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，亦 可能構成商標權的侵害（62）。
配合 TRIPS 的規定，強化商標權的執行，就商標權的侵害行為，詳訂 有關的邊境措施，即海關查扣輸入或輸出的侵權物品的具體規定
（65-68）。
增訂產地亦為證明標章的證明事項（72-I）。
證明標章的註冊申請人不得從事欲證明之商品或服務的業務
（72-II），以免球員兼裁判。
明定證明標章須證明他人的（而非自己的）商品或服務是否符合標準
（73）。
團體標章係用以 (a) 表彰具有法人資格之公會、協會或其他團體或 (b) 表彰其會籍（74-I）。
團體商標係用以表彰前述團體之成員所提供之商品或服務（76-I）。
擅自使用他人商標，有刑責，舊法條文之「意圖欺騙他人」的刑責要 件，業經刪除（81）。
新法施行後，相關的法規隨之修正或制定，以落實或配合新法的規定，
包括下列諸項法規：
1. 商標法施行細則 2. 商標規費收費準則
3. 海關查扣侵害商標權物品實施辦法 4. 地理標示申請證明標章註冊作業要點 5. 著名商標或標章認定要點
6. 商標識別性審查要點 7. 聲明不專用審查要點
8. 零售服務標章註冊審查要點
9. 商標審定核駁理由先行通知實施要點 10. 商標使用之注意事項
11. 商標爭議案件聽證作業要點
12. 商標審查人員提請評定商標註冊無效作業要點 13. 商標法利害關係人認定要點
14. 商標鑑定案件作業程序 15. 混淆誤認之虞審查基準
16. 立體、顏色及聲音商標審查基準
新法固然比較進步、完整，但因修正幅度廣大，且各國法制持續發展，
日新月異，為明白掌握法規實施效果，並與先進國家法制並駕齊驅，應於 施行後確實追蹤考核實務上施行情形。其次，透過對現行商標法制實施之 研究，可積極蒐集產官學界適用法律之反應與各國法制資訊，以適時掌握 商標法規定有無缺失，並達成國際調和化之目標，復能立即提出具體修正 草案以達立竿見影之效果。再且，新法的規定本身存有若干不明或不妥之 處，或理論上有所欠缺，或適用上有所窒礙，商標法制仍有繼續檢討修正 之必要。
本報告條號引用方式
為求精簡，本報告以括弧引用商標法及商標法施行細則時，有時採用 下列方式：
舉例：
(A) 「57-I-2」指商標法第五十七條第一項第二款。
(B) 「細 5-1」指商標法施行細則第五條第一款。
(C) 「77 之 1-1」指商標法第七十七條之一第一款。
說明：
(1) 如果括弧內只有條號，而未指出是商標法或施行細則時，該條號指 商標法的條號。
(2) 如果引用商標法施行細則，括弧內會說「細」、「細則」、或「施行 細則」。
(3) 條號以阿拉伯數字表示，例如「第二條」寫為「2」。
(4) 條號有「之」幾的情形，於阿拉伯數字之後加「之」。例如「第七 十七條之一」寫為「77 之 1」。
(5) 項號以大寫羅馬數字表示，例如「第十七條第一項」寫為「17-I」。
(6) 款號也以阿拉伯數字表示，例如「第二十三條第一項第十三款」寫 為「23-I-13」。雖然款號與條號都以阿拉伯數字表示，兩者不會混 淆。括弧內第一次出現的阿拉伯數字一定是條號。
(7) 條、項、款之間加一短橫線（即 hyphen），例如「第五十七條第一 項第二款」寫為「57-I-2」。
又舊法上有「商標」（用於商品）及「服務標章」（用於服務）。新法以
「商標」一詞統括兩者。為求簡化起見，並配合新法的用語，除前後文另 有所指外，本報告所謂「商標」，除前後文另有所指外，包括商品及服務 的標章；所謂「商品」，包括商品及服務。
第二節 識別符號概說
總說
商標商標是商品或服務的識別符號（2），用來識別商品或服務是出自某一製造 者、提供者或授權者。
在商標的專業用語上，前述的製造者、提供者或授權者，稱為來源
（source; origin）。所以我們也可以說商標是識別商品或服務來源的符號。
依照以往的商標法條文，商標是商品的識別符號，服務標章是服務的 識別符號。民國九十二年五月二十八日修正的商標法配合若干國際上的制 度，取消這種區別，廢除「服務標章」的用語，凡是商品或服務的識別符 號，一律稱為商標（2）。
從學術或市場的角度來談，商標一詞是課題性的用語，包括服務標章，
甚至包括證明標章及團體標章。它表示商標法所含蓋的各種識別符號。
證明標章
證明標章用來證明商品或服務符合某特定的標準，例如特性、品質、
精密度等的標準（73）。
從某一角度來談，證明標章也是一種識別符號。不過它並不識別商品 或服務的來源，而是識別商品或服務是否符合特定的標準，例如美國承保 人實驗室的 UL(U 在左上，L 在右下)，證明電器用品等是否符合標準。
團體標章
依照商標法的規定，團體標章指公會、協會或其他團體為表彰其組織 或會籍所用的標章（74-I）。
在國際上，一律使用「集體標章」（collective mark）一詞。根據國際 上通行的意義，集體標章應指用來表示下列兩種情形的標識：(1) 表示某 人、企業等是某一以會員為基礎的組織的會員，例如扶輪社的會員戴上扶 輪社的轉輪標記，表示她是扶輪社的會員。(2) 表示某商品或服務是出自 某一以會員為基礎的組織的會員，例如農漁產品供銷合作社的會員使用該
合作社的集體標章來銷售自己的產品。簡言之，集體標章是用來識別成員 的符號。
商標法上的團體標章接近前述「集體標章」 (1) 的意義。這不是集體 標章主要規範的對象。因為它不涉及商品或服務，不是商標法的基本任務。
團體商標
民國九十二年五月二十八日修正公布的法納入「團體商標」的制度。
它指公會、協會或其他團體為表彰該團體的成員所提供的商品或服務
（ 76-I）。這是前述「集體標章」 (2) 的意義，也是國際上通常所指的集 體標章。
團體「標章」和團體「商標」的主要差異，在於前者不涉及商品或服 務，只單純地表示成員的會員身分，而後者本質上是商標，由成員集體使 用，以銷售成員的商品或服務。
地理標示
地理標示（產 地 表 記 ） 是 指 表 示 產 品 源 自 某 產 地 的 表 記 。 此 表 記 通 常 會 包 含 產 地 的 地 名，例 如 B o r d e a u x（波 爾 多 ）表 示 葡 萄 酒 產 自 該 地 。 它 也 可 能 包 括 地 標 （ 例 如 艾 菲 爾 鐵 塔 暗 示 巴 黎 為 產 地 ）、 風 景 （ 例 如 瑞 士 的 馬 特 合 恩 峰 M a t t e r h o r n 可 能 表 示 瑞 士 為 產 地 ）、著 名 人 物（ 例 如 莫 札 特 表 示 奧 地 利 為 產 地 ）、 或 產 品 容 器 （ 例 如 德 國 所 使 用 某 種 特 別 的 酒 瓶 可 表 示 此 酒 產 自 德 國 ）。
當 地理標示（產 地 表 記 ） 象 徵 品 質 或 聲 譽 時 ， 該 產 地 的 產 品 提 供 者 即 不 願 他 地 的 產 品 使 用 相 同 或 誤 導 的 表 記。T R IP S 賦 予 地 理 標 示 若 干 保 護 ， 以 防 止 他 人 不 當 使 用 。
檢討及建議
「表彰」商品或服務
「表彰」一詞常出現在商標法中，例如：「表彰自己之商品或服務」
（2）、「表彰商品或服務之標識」（5-II）、「表彰其組織或會籍」（7 4 - I ）、
「表彰團體或其會員身分」（7 5 ）。它也出現在商標法令及有關的文章及報 導。「表彰」是商標的基本功能。另外，公平交易法第二十條及其規章使 用「顯示」、「表示」及「表彰」。
但是，「表彰」在商標法上究指何意，鮮有人注意。事實上，並非人人 都瞭解它的含意。常人有認其指說明、表示或彰顯者，因而與該詞應指之
意義相悖（比較參看商標法第五條第二項及第二十三條第一項第二款）。
商標法修正案（八十二年）在立法院二讀時，某立法委員發言說：「本席 覺得第二條條文的文法不太通，條文中的『表彰』，應是若你做的好由別 人來表彰你，那有自己表彰自己之理？ … 本席仍提議將第二條條文改為：
『凡為彰顯各自企業或團體所生產 … 之產品，欲專用商標者，應依本法 申請註冊。』」（見八十二年立法院公報第八十二卷第五十九期第四十五頁）
在智慧局使用的商標法英譯本，第二條的「表彰」譯為與 identify 同 質的 distinguish (區別，辨別) ，第五條的「表彰」譯為 identification (為 identify 之名詞)。
譯述英文商標法文獻者，鮮有將 identify 譯為「表彰」者。例如經濟 部智慧財產局訂頒之「地理標示申請證明標章註冊作業要點」第 2.2（1）
點，即將 TRIPS 之英文 identify 譯為辨別。
國際條約及文獻論及商標的概念時，都說商標是用以「辨認」或「辨 識」(identify)自己的商品，並與他人的商品相「區別」(distinguish)。這 個概念和我國商標法第五條第一項的意義及法條結構相當。該項規定：「商 標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購 買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」所以「表 彰」應指辨認或辨識而言，與其後的「區別」有別。商標法其他規定所謂 的「表彰」，也應同樣解釋。
商標法第五條第二項的「表彰」（指辨認或辨識）和「區別」，兩者似 指同一意義。因為商標本是用以區別自己和他人的商品，如果能區別，似 就是表彰（辨認）自己的商品。其實不然，表彰與區別固然通常是一體的 兩面，兩者的內涵仍有差異。所謂表彰自己的商品，應是指憑以辨認自己 的商品而言，例如看到電視機上的 SONY，即可以辨認出這是新力公司或 它授權的公司所製的產品。而所謂區別，則表示自己的商品與他人的商品 來源有所不同。
商標法「表彰」的意義只適用商標法。我國一般生活或文獻沒有此項 意義；常人不易探悉它的真意。此二字很可能是出自日文漢字，在我國似 乎最早出現在北京政府頒布的商標法第一條。該條規定：「凡因表彰自己 所生產製造加工揀選批售或經紀之商品，欲專用商標者，須依本法呈請註 冊。」
時至今日，「表彰」二字應該功成身退。站在法律社會化、全民化的立 場，並兼顧國際上所使用的 identify 一字，吾人或者可考慮以大家能懂的
「辨認」或「辨識」代之。故建議參照國際通行之用語，將商標法「表彰」
二字一律改為「辨識」，以開宗明義，並符合社會大眾及商業上之普遍認 知。
團體標章
團體標章不涉及商品或服務，不是商標法的基本任務，建議廢除此制 度（見後述）。
團體商標
建議將「團體商標」名稱改為「集體標章」（見後述）。
第二章 特殊商標之規定及審查
第一節 總說
本報告所說的特殊商標是國際上常說的非傳統的（non-conventional, non-traditional）商標形式 (format)課題。1 我國已容許若干非傳統的商標 註冊，並且可依照公平交易法予以保護。非傳統的商標和傳統商標所適用 的原則大致相同，但因為情形特殊，有若干需要特別探討的課題，例如識 別性、功能性、明確性、如何審查等。
「特殊商標」一詞，視情形也可能被認為指商標以外的標章，例如證 明標章、團體標章、團體商標、地理標示等。為配合國際上的通行用語，
並免誤解，本報告也常採用「非傳統」一詞。
第二節 特殊商標的形式
概說
如前所述，特殊商標涉及商標的形式（format）。商標的形式或標的指 能作為商標憑以辨識的素材，例如中英文的文字、圖形設計等。
自從歐體商標指令以來，2 國際上關於商標的形式，常用 sign（標識）
一字，有時也用 indication（表記，與 sign 應同意）或表徵（designation）。
國際上較普遍的表達是凡有識別性的「標識」（sign）可為商標。此意謂二 要件：一為「標識」，一為識別性。但 sign（標識）一字究指何意，國際 上從未見官方的解釋。
以往各國多只承認傳統式的商標，即平面的視覺圖形文字等。商標是 用來辨認並區別商品或服務的文字、設計、圖畫或其他的辨識符號。如果 從恢宏的角度來看，只要它是辨識商品或服務的符號，都可以成為商標。
1 商標形式（format）或標的，指能作為商標憑以辨識的素材，例如中英文的文字、圖形設計等。
國內也有以要素（element）稱之者。兩用語的實質差異不大。不過，商標形式多指向商標的類 型，如立體、聲音等。而要素只著重特定商標的部分（參看商標法第十九條）。
2 自從歐盟成立後，諸多關於「歐體」的用詞，各界有時以「歐盟」代之。本報告原則上仍維 持原文用語的字面意義，多用「歐體」一詞，但因資料及研究來源的不同，未能完全統一。
因此，各國的文字、字母、數字、商品等級及樣式的標示、地名、地理名 稱、姓名、別名、廣播頻道、縮寫、標語、廣告詞、設計、符號、文字標 章的背景 （影）、商品的包裝、幾何圖形、圖畫、照片、標紙、單一顏色、
顏色組合、商品的形狀、商品容器的形狀、建築物外形、汽車、衣服等都 可以成為商標的形式。
以上所說的商標形式，都是視覺上可以感受到的，3 包括平面的及立 體的形式。此外，聲音 （聽覺）、氣味（嗅覺）等也可以成為商標的形式。
各國所認可的特殊商標的形式，範圍並不相同。觀念上，以被認可的 形式作為商標，並不表示它當然能成為商標。因為商標的成立，還有其他 的要件，例如識別性等。有若干商標的形式不容易有識別性，例如單一的 顏色等。
國際法制
4TRIPS
與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，本報告稱「TRIPS」）第十六條第一項規 定：「凡能區別一事業與其他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應 能構成商標。該標識，諸如文字（包括人名）、字母、數字、圖形要素及 顏色組合，以及任何此等標識之結合，應有資格註冊為商標。標識非先天 上能區別相關之商品或服務者，會員得規定註冊須有賴經由使用取得之識 別性。會員得要求，標識須為視覺可感受者，作為註冊之條件。」
依此規定，凡能區別事業之商品或服務之標識都可成為商標。TRIPS 特 列舉下述形式，明定它們可成為商標，並可註冊為商標：文字（包括人名）、 字母、數字、圖形要素及顏色組合，以及任何此等標識之結合。
但是會員得要求，標識須為視覺上可感受者，作為註冊之條件。換言 之，會員可以不註冊非視覺上可感受的標識。這是會員必須接受的最低義 務。
3 本報告關於 TRIPS 第十六條第一項中所說的「visually perceptible」的商標及概念，均一律以「視 覺可感受」來說明，而不用「視覺可感知」用語，以與商標法第十七條第二項「視覺可感知之圖 樣」區別。
4 本報告所謂國際法制，在說明非中華民國之法制，包括大陸法制。
「視覺可感受」一語，可能有不同的解讀。就文義而言，它指標記本 身是否可以由人眼看到。但此語也可能被解為標記的表示（例如於申請書 上表示），是否可採用視覺可以感受的方式，例如聲音標章於申請商標註 冊時，可否用五線譜予以表示。第二種解讀似乎和歐體商標指令第二條所 說的「能以圖形表示」（capable of being represented graphically）觀念 相近。5 依該條的規定，凡是能以圖形表示的標記，都可成為商標的形式。
所謂圖形表示，不是指商標本身，而是指表現的方式。
參看 TRIPS 的起草背景，「視覺上可感受」的要件目的在訂出會員的 最低義務，不在強求會員過分擴大商標的形式。視覺商標（別於聲音、嗅 覺等商標）應該是國際間較傳統或較廣為接受的商標。所以 TRIPS 所說「視 覺可感受」，似應指憑視覺可以感覺到的商標，有別於以其他感官（如聽 覺）感受的商標。又 TRIPS 不規定商標註冊的程序層面（如圖樣等），而 留給各會員及國際條約（如商標法條約）去規範。
因此，依照國際上的通說，所謂「視覺可感受」，指商標的形式是眼睛 可以看到的，因此不包括聲音商標、嗅覺商標等。此規定不在訂定商標註 冊申請時必須提供的圖樣。
AIPPI
國際工業財產權保護協會（簡稱 AIPPI，為法文名稱 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle 的縮寫，
該協會的英文名稱是 International Association for the Protection of Intellectual Property）多年來經常就智慧財產權的課題提出觀察及意見，
主要集中在專利方面。提出意見的方式是採問題決議的方式，問題依序編 號。就商標課題偶爾也提出意見。
在 148 號問題，AIPPI 就立體形狀所涉商標與工業設計的分際問題，
於二○○○年四月十四日決議如下：
[ 按：AIPPI 該決議中所說的「立體形狀」，指立體物件 (objects) 、結 合體 (compositions) 、或形狀 (shapes) 。「商標」或「商標保護」也包括
5 英文 represented graphically 一詞，本報告譯為「以圖形表示」。有認為可譯為「以圖文表示」
者。由於「圖文」二字可能包含過廣的意涵（見後述「明確性問題」節的討論），本報告譯為「以 圖形表示」。
營業包裝 (trade dress) 或產品外裝 (get up) 。「商標」也包括服務標章；「工 業設計」也包括式樣專利 (design patents) ，但不包括實用專利 (utility patents) 。]
1. 立體形狀得依工業設計及商標予以保護，但須符合各保護模式的通常 要件。工業設計的保護通常有期間限制，但商標保護只要符合關於使 用及／或註冊應適用的法律要求，通常能無限期地繼續。除這些主要 的要件外，為取得及維持商標保護，會有其他應符合的要求。
2. 立體形狀要受工業設計保護，必須是新的，縱使新穎性的標準在各國 家或領域並不相同，例如有些法制區要求全球新穎性，其他僅要求當 地新穎性。
3. 立體形狀要受商標保護，必須具有識別性，且不得單為功能性或必要 者，它也必須符合其他一般適用於商標的條件。
4. 立體形狀要具有識別性，必須向相關的消費公眾表示產品或服務的來 源。所要求的識別性標準在各國家或領域未必相同。立體形狀是否能 被認為具有商標保護的先天識別性，或只能於經由使用取得識別性後 始受商標法的保護，留交在各法治區的適當立法機關或法院決定。當 要求取得的識別性之時，應僅於斟酌巴黎公約第六條之四 c 所規定的一 切相關聯事實及情況後，始能為事實的認定。
5. 單為功能性或必要者，即其單 ： (a) 導因於商品本身之性質者，或 (b) 為取得關於標章所包括商品或服務性質的技術結果所必要者，商標法 不應保護。
6. 立體形狀依照商標法及工業設計法可能獲重疊的保護，但必須符合每 一保護類型的條件。立體形狀已受工業設計或其他智慧財產權模式保 護或之前受保護者，沒有特定的規定排除其商標保護。
7. 受工業設計保護的立體形狀，單單使用不會導致識別性的喪失及商標 保護 (或受保護資格) 的喪失。但工業設計所有人不分皂白地授權，而 未遵照商標授權的要求，可能使立體形狀喪失識別性及商標的保護資 格。遵照適當的商標標示程序，及對於侵害者擅自使用採 取法 律行動，
有助於避免立體形狀識別性的喪失。
8. 立體形狀工業設計保護期滿，對於同一立體形狀商標保護的繼續，應 無影響，但如商標中止發揮商標功能，或因其他國內商標法所規定的 理由，商標權會喪失。如商標權喪失，同一立體形狀的工業設計權仍 得繼續有效。
9. 提出工業設計申請，不應基於同一立體形狀的先前商標申請，接受其 公約優先權，反之亦然。
10. 立體商標的商標保護，不應因該形狀與文字標章或其他形式的標識併 用的事實而受排斥。立體形狀與文字標章或其他形式的標識併用能獲 致立體形狀的取得識別性，並能預防立體形狀因不使用理由而喪失權 利。
11. 商標侵害的認定，應著重形狀為來源的符號；工業設計侵害的認定，
應著重產品本身形狀之複製。對於商標及設計侵害的民事救濟應大致 相類。
AIPPI 呼籲未符合前述一般原則的國家及其他法治區使其立法與之符合。
AIPPI 之後又 181 號問題決議 (二○○四年六月十九日至二十三日) 中，涵蓋立體形狀以外的非傳統性商標。內容如下：
非傳統性商標註冊及保護的條件 決議：
1) 非傳統性商標應原則上能構成註冊的商標
2) 非傳統性商標的表示必須清晰、精確、易於接觸（accessible）及瞭解
（intelligible）。公眾須能瞭解商標的性質。
3) 顏色本身能註冊為商標。在諸多情形，顏色本身僅於基於經由使用而取 得的識別性方可註冊。也有情形，顏色本身得基於在若干商品或服務之 先天識別性而可註冊。
4) 關於立體形狀，第 148 號問題決議第五項予以確認。
5) 聲音能註冊為商標，不應受限於圖形表示的要求。聲音標章得以樂譜 (musical notation) 或其他說明 (description) 或藉由明確複製該聲音表 示之。
6) 氣味能註冊為商標，不應受限於圖形表示的要求。氣味標章應藉明確說 明或複製該氣味表示之。
7) 商標局應合作調和及推廣有效表示非傳統性商標的方法。
美國
美國實務對於商標的形式採最廣的認定。事實上，前述 TRIPS 規定「凡 能區別一事業與其他事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商 標。」即反映出美國法的概念。
因此，各國的文字、字母、數字、商品等級（grade）及樣式（style）
的標示、地名、地理名稱、姓名、別名、廣播頻道、縮 寫、標 語、廣 告詞、
設計、符號、文字標章的背景或背影、商品的包裝、幾何圖形、圖畫、照 片、標紙、單一顏色、顏色組合、商品的形狀、商品容器的形狀、建築物 外形、汽車、衣服、營業場所的整體設計等，不問平面的及立體的形式，
以及聲音 （聽覺）、氣味（嗅覺）等，都可以成為商標的形式。
移動性標章（motion mark）多出現在網上，目前在美國已可註冊，
Netscape 的標章已獲註冊。所謂移動性指短時間內移動而言。
附錄：Kellogg Co. v. National Biscuit Co. [ 商品形狀 ]
Supreme Court of the United States, 1938 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109
原告國家餅乾公司（National Biscuit Company）的前身於一九○一 年建大 廠製售稱為「薄麥」（shredded wheat）的餅乾，一般所知的薄麥 是枕頭形。此產品是由全麥壓成薄塊烘製而成，早在一八九三年即由巴氏 推出，透過若干公司產銷。但直至原告的前身建大廠製售後，此產品才開 始暢銷。被告家樂公司（Kellogg Company）的業務是製售早餐穀物
（cereals），自一九二八年開始製售家樂氏薄片（Kellogg’s Shredded Wheat）。原告於是訴請法院禁止被告製售通稱 shredded wheat 的早餐食 品，聲稱被告的行為是不公平競爭，因為被告使用 shredded wheat 名稱，
製造枕頭形餅乾。此案上訴至美國最高法院。
原告主張被告侵害它的商標「Shredded Wheat」。法院認為：原告對 於 Shredded Wheat 一詞沒有排他權。因為該詞是該商品的類名（generic term，相當於我國商標法的「通用名稱」），可相當精確地說明此商品；此 用語是枕頭形餅乾一般知悉的名稱。因為它是類名，最先製造此商品者未 取得排他權。早在一八九四年，即此商品由巴氏推出的次年，它就被公眾 稱為 shredded wheat。多年來未見有人試圖以此用語作為商標。當原告的 前身在一九○五年申請將它註冊為商標時，某威廉氏提出異議。因為威廉 氏早在一八九四年就建構一具製造 shredded wheat 的機器，以 Shredded Wheat 名稱製售該產品。專利局於是拒絕予以註冊，並經法院維持該決定 在案。
原告辯稱它已取得第二重意義（secondary meaning），有排他權。美 國最高法院認為此時無適用第二重意義的餘地。它說：雖然原告及前身曾 長期獨家製造此產品，許多人會把此產品以及它一般知悉的名稱和原告的 工廠聯想在一起，要成立「shredded wheat」的商標權，原告必須證明者
不僅僅是該詞的附帶意義（subordinate meaning）。它必須證明「此用語 在消費大眾腦海中的主要意義（primary significance）不是指產品
（product），而是指產製者（producer）」。原告尚未就此予以證明。
原告也主張它對於薄麥的枕頭形有排他權（按即指商標權）。美國最高 法院認為，如果大家都可生產某一物品，而公眾已經習於看到該物呈某一 形狀，在公眾的腦海中此形狀主要可聯想到該產品，而非某一特定的產製 者，此時特定的產製者無法再主張排他權，其情形和 shredded wheat 名稱 並無不同。換言之，法院認為枕頭形無識別性，無商標權。
美國最高法院也認為枕頭形具有功能性。如果以其他形狀代枕頭形，
會增加製造成本，降低品質。所以原告對於枕頭形不能專有。
法院因此認為被告有權使用 shredded wheat 名稱及枕頭形。雖是如 此，法院指出被告是否公平地行使權利的問題。所謂公平，指被告的使用 須能合理地區別原被告的產品。原告及前身曾長期獨家製造此產品，許多 人會把此產品以及它一般知悉的名稱和原告的工廠聯想在一起。法院說，
此時原告有權要求被告使用合理的注意，告知公眾被告產品的來源。
依照法院的認定，原被告都只以盒裝銷售此餅乾。被告的標準盒子裝 有十五片餅乾；原告的盒子有十二片。被告的盒子很特別，在大小尺寸、
形式或顏色方面，都不像原告的盒子。兩者標貼的差異很明顯。被告的盒 子上有草寫體粗字 “Kellogg’s Whole Wheat Biscuit”（家樂氏全麥餅乾）
或 “Kellogg’s Shredded Whole Wheat Biscuit”（家樂氏薄全麥餅乾）。它 們的尺寸大小及間距讓人一看就知道是被告的產品。被告的盒子上有一個 兩片薄全麥餅乾放在一碗牛奶的圖，此圖很像原告所註冊的圖，但是所有 被告的盒子上，都顯眼地打出被告的名稱 Kellogg，以降低混淆的可能。
有些旅館和餐廳供應的餅乾沒有盒子，客人也許會認為送上來的被告 餅乾是原告的餅乾。但是凡熟悉原告產品的人不會被誤導。被告的餅乾約 有原告的三分之二大，外觀上不同。再者，可能欺罔的情形微不足道。被 告的餅乾只有 2.5﹪賣給旅館和餐廳，其中 98﹪是二片盒裝。這些盒子很 特別，上面顯眼地打出被告的名稱。如果要在產品本身上面打上標識，來 表示它是被告的產品，在商業上實為強人所難。餅乾通常是連盒送到客人 面前，極少事前拿掉盒子。
法院認為，被告的義務不在確保每一購買人知道產品是被告所製，而 在使用合理的方法來避免混淆。沒有證據可顯示被告有矇混（passing off）
或欺罔的行為。被告銷售產品，已經採取合理的防範措施，以防免混淆或 欺罔。法院因此判被告勝訴。
歐盟
依照歐體商標指令第一條的規定，凡能以圖形表示的（capable of being represented graphically）任何標識，包括人名、設計、字母、數字、
商品或包裝的形狀。都可以成為商標，但該標識必須具識別性。歐體商標 指令第二條的規定（得為商標者），已納入各會員的商標法，只是立法體 例上的差異而已。
關於圖形表示的要求，歐洲目前認為氣味（smell）標章難以圖形表示。
6 僅僅提出化學成分或書面說明，或存放樣品，仍屬不足。同樣地，味覺 商標也不被 OHIM 接受。7 至於聲音標章，如能提供樂譜或書面文字，則 可接受。另外雷射商標則被拒絕。8
歐盟關於商標的形式多涉及明確性問題，其詳見後述。
英國
英國將此規定納入一九九四年商標法第一條第一項，為求文意明確，
分成兩句規定，並且作標點符號的處理。第一項第一句規定得為商標的通 則，即：「本法所稱『商標』（trade mark），意指任何能以圖形表示之標識，
其能將一事業之商品或服務與其他事業者區別者。」第二句規定例示若干 商標的形式，即：「商標得特別包括文字（words）（包括人名）、設計
（designs）、字母（letters）、數字（numerals）」或商品或其包裝（packaging）
之形狀（shape）。
英國法的「包括人名」是加在括弧內，直接置於「文字」之後，文意 上比較清楚地顯示出人名和其後的設計等不是平行併列。
德國
德國商標法9 第三條第一項的規定和前述歐體指令的體例相若，但是有
6 英文 Community trade mark 一詞，由於歐盟（European Union）的成立，有稱之「歐盟商標」
者。由於歐盟與歐洲共同體（European Community）為不同的體系，有不同的意涵，本報告多採 用通稱的「歐體商標」，但因資料及研究來源的不同，未能完全統一。
7 R-120/2001-2, August 4, 2003。
8 Checkpoint Security Services Ltd’s Application, June 7, 1999, Regy。
9 此法的官式名稱是「關於保護商標及其他標識之法（商標法）」。
若英國法，把歐體指令中「words, including personal names, designs…」
「words」後的逗點刪掉，表示人名（personal names）是文字的一種，和 之後的 designs 等不是平行併列。此外，德國法的例示情形較多，有文字
（包括人名）、設計、字母、數字、聲音標識（acoustical signs）、立體外 形（three-dimensional configuration）（包括產品之形狀或包裝），以及其 他外裝（get-ups），包括顏色及顏色組合。
德國法的例示顯然較開闊，有二點特色。其一，採用「立體外形」一 詞，該詞包括產品之形狀及包裝。其二，明文加入「外裝」（get-ups），納 入顏色及顏色組合，似亦可包括傳統上屬不公平競爭法保護的標的。
德國法關於得為商標的標識，只說它們「得以商標保護」，沒有明文提 到註冊，表示該規定適用於註冊及非註冊的情形，以配合德國法納入不公 平競爭商標保護的規定（另參看該法第一條等）。此點和歐體指令不同，
後者只規範供註冊的商標（指令第一條）。
大陸
按大陸有「特殊標誌」的規定，這不是本報告所說的特殊商標。大陸 特殊標誌管理條例第二條規定：「本條例所稱特殊標誌，是指經國務院批 准舉辦的全國性和國際性的文化、體育、科學研究及其他社會公益活動所 使用的，由文字、圖形組成的名稱及縮寫、會徽、吉祥物等標誌。」特此 先予說明。
大陸商標法配合 TRIPs 的最低義務，把「視覺可感受的」標識規定在 商標的形式中，使用「可視性標誌」一語，條文不提及聲音等非視覺的商 標形式（第八條）。大陸商標法第八條第一項規定：「任何能夠將自然人、
法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、
圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以 作為商標申請註冊。」
中國大陸對目前僅容許具識別性之可視性標誌作為商標，包括三維標 誌、顏色組合等特殊商標（商標法第八條），但是聲音、氣味等非視覺性 標誌仍不能成為商標的形式。
前述大陸商標法法條之規定，一方面似乎是依 TRIPS 的規定，凡為視 覺的標誌皆可為商標，他方面似不容許單一之顏色標誌作為商標。依據大 陸代理人之說法，目前中國大陸在實務上基本不容許未與其他形式結合的 顏色商標註冊，亦不容許單純之顏色標誌作為商標。但是其拒絕之理由係 因該等標誌不具識別性或該等標誌根本不能作為商標，則不得而知。
我國法制
概說商標的形式種類繁多。我國商標註冊實務過去只接受平面的文字、圖 形、記號等。商標形式的開放是一種風潮，也是加入世界貿易組織的基本 要求。我國為配合加入世界貿易組織，先是局部開放新式商標，民國八十 六年的商標法配合 TRIPs 的規定，開始允許顏色組合的註冊（第五條第一 項）。至於立體商標、聲音商標、嗅覺商標等，仍不予註冊。
九十二年的商標法更擴大商標的形式，包括聲音、立體形狀，而且把 舊法的「顏色組合」改為「顏色」。參酌修法的立意，新法的「顏色」，除 顏色組合外，也包括單一顏色。
新法第五條第一項規定：「商 標得以 文字、圖形、記 號、顏色、聲音、
立體形狀或其聯合式所組成。」現在舉例解說如下：
(1) 文字：即各種中外文的文字，例如中文「中油」、「開元」，英文
「SUNRIDER」、「HIMARK」等。
(2) 圖形：即現實或設計的圖像，例如老虎圖像、幾何圖形、熊寶寶 圖等。
(3) 記號：例如三角形、數字等。
(4) 顏色：此處所說的顏色指顏色本身，例如顏色組合（如中油公司 加油站屋簷邊的紅白藍組合）。它不是指施色的文字、圖形等。八 十六年的商標法用「顏色組合」一詞。九十二年時把它改為「顏 色」（即刪除「組合」二字）。從立法的背景來看，單一顏色（如 紅色、黃色、藍色等）也可做為商標（另見後述）。
(5) 聲音：例如獅子吼聲、音樂等。
(6) 立體形狀：即立體物的形狀（非指立體圖）。例如瓶子（可口可樂 的瓶子）、建築物、商品本身（泰迪熊的外形）、立體實物等。
(7) 聯合式：此指包括上述 (1) 至 (6) 商標形式中二種以上的結合形 式。例如商標上含有「通天 」二 字（ 文字 ）及一 梯子圖（圖 形）。
民國九十二年商標法修正後，智慧局配合新法訂頒「立體、顏色及聲 音商標審查基準，於民國九十三年七月一日施行。該基準就新法下非傳統 性商標作若干例示。
立體商標 (基準 2.3)
(1) 商品本身的形狀；
(2) 商品包裝容器之形狀；
(3) 立體形狀標識 (商品或商品包裝容器以外之立體形狀)；
(4) 服務場所之裝潢設計；
(5) 文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式。
顏色商標 (基準 3.1 及 3.3.1) (1) 單一顏色；
(2) 顏色組合。
聲音商標 (基準 4.1) (1) 廣告歌曲；
(2) 旋律；
(3) 人說話的聲音；
(4) 鐘聲；
(5) 鈴聲；
(6) 動物叫聲。
關於以上立體商標的例示，智慧局特別明 列「服務 場所 之裝潢 設計」，
立意開闊。此種設計固然有立體形，一般比較不會把它當作立體商標看。
我國非傳統性商標的註冊實務發展迅速，相較於商標法制先進國家的 情形，未必遜色。截至目前為止，非傳統性商標的申請有相當數量，具體 情形如下：
商標種類 立體 聲音 顏色 總數
註冊申請件數 329 42 144 515
註冊件數 62 5 19 86
核駁件數 45 2 33 80
訴願件數 8 0 6 14
[ 以上資訊是王美花 (Mei-Hua Wang)的專題論文“Review and
Recommended Improvements for Examination of Three Dimentional, Color and Sound Marks in Taiwan”所提供，該論文收錄於經濟部智慧財
產局二○○五年十月二十日及二十一日舉辦的「The 2005 Taipei
Symposium on Trademark Law and Policy」（二○○五年商標法及政策台 北研討會）專刊內。]
檢討
從 TRIPS 的規定可知，視覺可感受的標識是會員的最低義務。大陸商 標法第八條第一項規定：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品 與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維 標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。」把
「可視性標誌」明文納入，就立法面而言，和 TRIPS 的要求吻合。許多其 他國家也把 TRIPS 的文字納入商標法。
我國關於商標形式的規定，實質上似已超越 TRIPS 的要求，除立體形 狀外，還包括聲音標章。不過法條未明文說包括「視覺可感受的」標識，
商標法第五條是否能涵蓋一切的視覺標章，尚非無研酌的餘地。10 例如營 業場所的整體外觀設計等是否包括於該條內，即可討論（我國予以納入立 體標章，見前述）。另外，TRIPS「視覺可感受的」標識，究竟範圍如何，
也有不同看法。
商標法第五條第一項的規定，依照智慧局的實務認定，是採所謂「封 閉式」的規範。換言之，商標的形式採列舉限制式。依照此封閉式的設 計，
有認為我國現制商標的形式不包括移動式商標（movement mark, motion mark）11 及立體圖像商標（或雷射商標）（holographic mark）。12此兩種 形式應該都屬於 TRIPS 所說的「視覺可感受的」標識。
另外，非傳統性商標也包括氣味等商標。但商標法未予納入。
建議
我國得成為商標之形式（format）近年已大幅放寬，業者對於近年之放
10 本報告此處所探討者非我國商標法是否包括非視覺可感受的商標，而在是否已包括一切視覺 可感受的商標，因為視覺可感受是TRIPS 的最低義務。包括非視覺可感受的商標在邏輯上不等 於包括一切視覺可感受的商標。本報告無意亦未提出我國將商標的形式限於一切視覺可感受的商 標，而不包括非視覺可感受的商標。
11 移動式商標，我國亦有稱「動畫商標」者。
12 另有認為我國法是否包括動畫或雷射商標，甚至手勢商標，仍有討論空間。
寬，似亦能接受。就法條的週延性而言，除非我國全面開放各種商標形式
（見下述），商標法第五條似宜明文加入「視覺可感受之標識」，如此可完 全滿足 TRIPS 的要求，且可參酌 TRIPS 的發展，在實務上可進可退。
國際上有全面放寬之趨勢。例如美國容許一切可資區別之標識，舉凡 聲音、單一顏色、氣味標識、建築物實體、營業場所之設計、銷售之特殊 方式等，如符合商標識別性等要件，均受保護。歐盟近年亦大幅放寬，凡 得以圖形表示之標識，均可註冊（歐體商標指令第二條）。另與貿易有關 之智慧財產權協定（以下簡稱「TRIPS」）亦明定：「凡能區別一事業與他 事業之商品或服務之標識或標識之結合，應能構成商標。」（第十五條第 一項）。
故建議我國全面開放商標的形式。全面開放，亦可解決或舒緩商標法 與公平交易法間分際的若干問題（見後述）。13 全面開放的建議修正條文（第 五條第一項及第三項）如下：
（第一項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀、其 他用於識別商品或服務之標識或其聯合式所組成。
（第三項）第一項其他用於識別商品或服務之標識，主管機關得視商 業之需求及商標審查之情形另訂實施日期。
上述第三項是新增，因若干非傳統性商標，其審查並非易事，商業上 亦未必有實際需求。故授權主管機關得另訂實施日期。此項另訂實施日期 之規定在技術上也可明定僅適用於申請註冊的商標，使第一項成為商標形 式的原則性規定，可擴及適用於未註冊的商標。14
非傳統商標的申請審查較繁鎖、較費時。依我國現制，這些商標的申 請所繳審查費和一般的商標一樣。基於使用者付費的角度，且這些商標所 有人會較有資力 (通常必須取得第二重意義才可註冊)，酌予提高非傳統商 標申請的規費，應可被接受。
13 有認為是否全面開放，與商標法及公平交易法間適用分際的課題是兩件事。就形式上，姑不 論實質，確似為兩件事。
14 本計畫亦建議明文保護未註冊之著名商標，該商標須符合商標法第五條第一項對商標形式。
第三節 識別性問題
概說
識別性是商標的先決條件，商標如果沒有識別性，便不 得註冊（5-II；
23-I-1, 2, 3 等）。關於識別性的觀念，我國也許是受日文漢字的影響，過 去法條（八十二年法第五條、之前的舊法第四條）及實務上都稱為「特別 顯著」、「特別顯著性」或「顯著性」。
識別性指該商標應足以使商品或服務的一般購買人認識它是辨認商品 或服務的標識，並可藉以與他人的商品或服務相區別（5-II）。這種識別性 稱之為「先天上有識別性」（inherently distinctive）。
另外一種情形，如果商標先天上無識別性，但經過相當時間的使用，
以致在消費大眾的腦海中，把該標章與它的所有人聯想在一起，也就是說 事實上消費大眾可以憑標章來辨認標章所有人的商品。這種情形稱為後天 的識別性。美國通稱「第二重意義」（secondary meaning）。
法律之所以規定商標必須有識別性，在於商標最基本功能是用來辨認 自己的產品，並與他人的產品相區別。商標既然是來源的辨識符號，它必 須具有識別性，乃理所當然。
傳統的文字或圖形商標，用來辨識商品或服的來源，比較直接，已為 消費者接受。而特殊商標（如立體形狀、聲音等）固然可給予消費者視 覺、
聽覺、嗅覺的感受，消費者很可能認為只是裝飾罷了。這是特殊商標所面 臨的問題。此時該標識勢必取得後天的識別性，才受保護。
國際法制 TRIPS
依照 TRIPS 第十六條第一項的規定，構成商標的標識必須能區別一事 業與其他事業之商品或服務。標識非先天上能區別相關之商品或服務者，
會員得規定註冊須有賴經由使用取得之識別性（按即通常所說的第二重意 義）。
所以特殊商標可因先天的識別性和後天的識別性（第二重意義）而受 保護。TRIPS 沒有規定是否每種標識都可以因先天或後天的識別性而受保 護，或某種標識只能因後天的識別性而受保護。
