第三章 商標權之行使與保護
第十節 加強著名商標的保護
(一) 商標法第二十三條第一項第十五(不包括他人肖像)、十六款應刪除 名稱可以是自然人之姓名、藝名、筆名、字號，亦可以是各種團體或 法人(例如政黨、社團、財團法人、教派、大學、工會、城市)之名稱，乃 至團體的徽章及徽記。未註冊為商標之商號或個人名稱，若在交易中因為 使用而取得商標之區別功能，則沒有理由不將之視為標章之一種，進而一 體適用著名標章之保護標準保護名稱即可。商標法第二十三條第一項第十 五(不包括他人肖像)不要求混淆之虞、減損之虞，第十六款不要求減損之 虞，在商標、商號、個人名稱之造成差別待遇，應刪除。
(二) 商標法應明文宣示著名標章如同註冊商標享有完整之商標權
商標法過於強調註冊保護制度，致未註冊之著名標章權人可得到之保 障有限，並不能禁止他人單純使用其標章（未以之申請註冊）之仿冒行為 (商標法第六十一條以「商標權人」為前題，而「商標權人」依第二十七條
第一項限於註冊之商標)，亦無法對後者主張損害賠償。其次， 商標法第 62 條第 1 款視為侵害商標權，不包括未註冊之著名商標。本條沒有「之虞」
之要件，應該要有實質減之證明（美國最高法院 Victoria’s Secret 即認為 其聯邦反商標減損法（FTDA）要求必須有實際減損106）。我們認為，商標 是無體財產，對其侵害不同於對其他權利侵害，無法亦無庸具體而實際，
特別是當侵害發生在非相同或類似的商品上，或是以淡化方式侵害商標 時，更是難以證明有實質減損，107 因此本款規定應以有減損著名標章之識 別性或信譽「之虞」即足。其次，本款規定限於已註冊之著名標章始享有 此項保護，固然達到世界貿易組識智慧財產權協定之水準，但是著名標章 既然不以是否已經註冊為要件，又何必在此將未註冊之著名標章排除在 外？因此本款規定宜刪除著名商標須為「註冊商標」之限制。最後，著名 標章權人所關切的是如何防止其標章之識別性或信譽被減損，至於行為人 是否「明知」其為「著名之註冊商標」，並非所問，更何況要證明行為人
「明知」極為困難，因此建議，本款規定亦不以行為人「明知」為要件。
(三) 商標法應禁止不當利用著名標章之行為
商標法第二十三條第一項第七款禁止「混淆」：（「相同或近似於他人著 名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」）、減損著名商標識別性或信 譽之行為，但卻不禁止榨取著名商標商譽之商標註卌。但是世界貿易組識 智慧財產權協定、歐盟、德國與美國之商標法制一致認為，對著名標章之 保護，除了禁止在相同或類似商品或服務上申請註冊有混淆之虞的商標及 淡化著名標章區別力及聲譽之商標之外，亦必須禁止在非相同或類似商品 或服務上不當利用著名標章，以防止榨取商譽（或稱形象轉移 image transfer），即相關大眾對於系爭商標所屬事業之同一性或關聯性雖然並未 混淆，但是其中之一可能攀附、坐收另一商標之商譽所生的經濟果實108。 (四) 善意註冊而於註冊後並未使用之後商標，不得限制著名標章權利人申 請評定後商標註冊無效之期間
世界智慧財產權組織「著名標章保護條款」第四條第六項建議，若後
106 見後附重點商標梫權案例 Mosley 案。
107 Mostert, in Mostert (ed.), Famous and Well-Known Marks, 74.
108 Piper,“ Der Schutz der bekannten Marken“, 435.
商標之註冊出於善意，而於註冊後並未使用，則由於其未使用，以致著名 標章權利人無法注意到後商標之存在而申請評定，故會員國在此不得限制 著名標章權利人申請評定後商標註冊無效之期間。此項意見值得於下次修 正時納入我國商標法。
(五) 著名標章權利人行使權利時應補辦商標註冊
第十一節 商標仿冒
TRIPS
關於商標仿冒案件，TRIPS 要求會員應採取刑事程序，課以刑罰，此 為會員的最低義務（第六十一條）。所謂仿冒案件，指故意的商標仿冒
（wilful trademark counterfeiting）而達商業規模者而言。刑事處罰應包 括徒刑及/或罰金，其程度須有遏阻效果，而且與相當情節的犯罪的處罰程 度要一致。除此之外，會員也得採行適當的措施，包括抵押、沒收或銷毀 侵權物品。至於其他侵害情形（非屬前述仿冒行為），會員亦得採取刑事 程序，課以刑罰，但必須該行為為故意的行為，且達商業規模。
從這些規定可知，TRIPS 針對的對象在商標仿冒，為明確表示適用的 對象，TRIPS 特別要求符合三項要件：（1）故意行為；（2）仿冒；（3）達 商業規模。就一般瞭解，仿冒豈有非故意者？TRIPS 的規定似意指行為人 必須具有仿冒的意圖，而非僅僅有為特定行為的故意而已。
AIPPI
國際工業財產保護協會（AIPPI）就 TRIPS 第六十一條刑責課題，在 一六九號問題，作出下列決議（實體部分）：
(1) 刑事責任必須基於故意為非法行為，知其行為為非法或漫不在意 地罔顧其為不法（wilfully committing an unlawful act knowing such act to be unlawful or with reckless disregard for the unlawfulness thereof）。
(2) 刑事處罰可考慮以侵害者的費用刊登判決書。
檢討及建議
現行商標法侵害之標準為混淆之虞，非必指實害或仿冒。第八十一條 刑責之規定原係針對仿冒行為，而依現行法之規定，侵害（混淆之虞）有 故意者似均應課以刑責，未免極度苛刻，並予商標權人以刑逼民之機會，
為舉世所僅見。按本條民國八十二年之規定含有「意圖欺騙他人」之意思 要件，後於九十二年修正時未悉何故刪除。
建議參酌 TRIPS、AIPPI、美國及法制先進國家的法制， 將本條規定 之主觀要件明定為「意圖利用他人已註冊商標混淆消費者」。
附錄：商標權及商業表徵被侵害之救濟之探討 109
一、 前 言
按現行商標法中對不法商標權設有專章以規範，第七章 61 至 71 條為 民事部分，第九章 81 至 83 條為刑事部分。至於未註冊之商業表徵（包括 未註冊之著名商標）之保護則委諸公平交易法等其他相關之法規加以規 定。但是、由於不同法規之用詞並非完全相同，主管機關亦不相同，對於 同一名詞之定義亦有不同，解釋及認定標準亦常會有所出入，因此在實務 之運作上常會有各行其是之情況發生，無法達到水乳交融、相輔相成之原 始需求。為此，吾人亦有就此一部份加以探討之必要。
二、 沿 革
查我國早期之商標法中即有侵害註冊商標專用權之刑事罰則及民事賠 償之相關規定（12 年 39 至 43 條；14 年 35 至 39 條）。民國 19 年至 61 年 間適用之商標法中則無相關之規定，相關之案件則完全依民法損害賠償及 刑法妨害農工商之相關條文辦理。至 59 年行政院向立法院提出商標法之 修正案（61 年修正公布）中明白指出：有鑒於侵害商標專用權之案件日益 增加，且日趨嚴重，影響國家之形象至鉅。故於第三章商標權中增列第三 節商標權之保護，明定侵害商標專用權之民、刑事責任（57 至 61 條），立 法院於一讀會（委員會）審查時，則將章節名稱改為-第五章保護，條次則 變動為第 60 至 64 條。至二讀會（院會）時，則將條次及內容重新規劃整 合為 61 至 66 條。其具體之內容如下：
§61--商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵 害；
其受有損害時，並得請求賠償。
為前項排除侵害之請求者，得請求將用以從事侵害行為之商標及有
109 本節由包志成先生撰寫。
關文書予以銷毀。
§62-有左列情事之一者，為侵害他人之商標專用權，依刑法 253 條之規 定處罰之：
1- 於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之 圖樣者。
2- 於有關同一商品或同類商品之廣告、標貼、說明書、價目表 或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或 散布者。
§63-惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部分，
而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而 不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以 下罰金。
§64-有左列情事之一者，推定為侵害商標專用泉所生之損害：
1- 侵害人因侵害行為所得之利益。
2- 商標專用權人使用其註冊商標，通常所可獲得之利益，因 侵害而減少之部分。
商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，商標專用權 人仍得請求損害賠償。
§65-商標專用權人依前四條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人 負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。
§66-依第 26 條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用 前五條之規定。
其修法之理由略為：1-行政院原草案中「商標權之侵害」係作反面之規定，
缺乏積極意義，故將其章目改為「保護」，以符合本法第一條保障商標專 用權之本旨。 2-原第三節有單獨成為一章之必要，故將其改為第五章。3-第 61 條旨在對侵害他人商標專用權之情事，加以明確規定，俾對已經註 冊之商標，予以嚴密之保護。4-第 62 條係鑒於邇來侵害他人商標專用權 之情事，時有所聞。如不有效加以制止，勢必影響今後之經濟發展。刑法 對於此類罪行，雖有明文處罰之規定，但於本條之內增列處罰一事，能起 提示作用，殆屬有益而無害。為特別加重處罰，在目前情況之下，亦無此 必要，爰於本條文之末增加「依刑法 253 條之規定處罰之。」字樣，俾收 警戒之效。5-惡意使用他人商標作為公司或商號名稱以謀求非法立意之情
形，亦為近年常有之現象，故增列第 63 條以為規範。6-因商標專用全被 侵害而請求損害賠償時，依民事訴訟法第 277 條規定，被害人需對其損害 數額負舉證之責。惟商標專用權為無體財產權之一種，其損害數額甚難估 定，舉證甚為困難，從而對商標專用權之保護，自嫌薄弱，爰於本（64）
形，亦為近年常有之現象，故增列第 63 條以為規範。6-因商標專用全被 侵害而請求損害賠償時，依民事訴訟法第 277 條規定，被害人需對其損害 數額負舉證之責。惟商標專用權為無體財產權之一種，其損害數額甚難估 定，舉證甚為困難，從而對商標專用權之保護，自嫌薄弱，爰於本（64）