第二章 美國商業方法專利之發展沿革
第二節 商業方法可專利性判斷標準之案例分析
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法院在 Gottschalk v. Benson84案中就明白點出，「方法是否取得專利的保護，無關 乎使用裝置是何種特別的形式85。」也就是說，商業方法發明是否透過電腦軟體 據以實施，不是把商業方法發明變成可專利的標的的鑰匙，關鍵在於商業方法是 否具備美國專利法第 101 條所明訂之專利適格性的基本條件，以及它是否符合專 利三要件的實質內涵。聯邦巡迴上訴法院已經藉由 State Street Bank 案推翻將商 業方法永久排除在可專利範疇的見解，並重申「判斷專利請求項是否包涵法定適 格標的，不應該把焦點放在標的是否為這四個特定類型之一，應該要考量標的的 實質特性（essential characteristics），也就是考慮標的的實際功效（practical utility）
86」。
在司法機構對方法發明的法律見解闡述下，法定適格標的的認定絕非「非黑 即白」的二分法標準，而是彈性地進入實體考量去檢驗方法發明的實濟內涵，也 就是方法發明所要達到的具體成效。延續這樣的邏輯，透過單純的字面解釋，商 業方法發明就是方法之一，不會因為它利用人類智能表現的抽象概念或是牽涉數 學演譯法，就被摒除在可專利標的之外，它是美國專利法第 101 條認定法定專利 適格標的製程的子項目之一。因此，商業方法當然可以作為法定專利的標的。
第二節 商業方法可專利性判斷標準之案例分析
當商業方法發明被認為是可專利標的之後，如何透過具體審查判斷商業方法 的專利適格性，就成為極為重要的核心課題。也就是，究竟商業方法發明要達到 什麼樣的條件，才能滿足可專利性的要求？為了解決這個爭議不休的問題，聯邦 巡迴上訴法院和最高法院藉著歷年的關鍵性的判決，逐步發展出在 Alice 案前不 同時期的判斷基準，藉此確立牽涉抽象概念之商業方法具有專利適格性，試圖讓 產業界、專利審查機構和下級法院有所依循。
第一項 Diamond v. Diehr
87案
本案爭議事實係利用數學公式之電腦程式控制固化合成橡膠的製程，是否屬
84 409 U.S. 63 (1972).
85 Id. at 69.
86 State Street Bank, 149 F.3d at 1375.
87 450 U.S. 175 (1981)：本案件並非商業方法專利案件，是電腦軟體專利的指標性案件。之所以 將此案列入商業方法可專利性判斷的分析，是因為該案件自此確立軟體為法定專利適格標的，
為透過電腦或軟體據以實施的電子商務之商業方法發明，開啟成為可專利適格標的的契機。
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於美國專利法第 101 條所要保護的專利適格標的。下表整理系爭案件之歷史發展
（見表 2-1）。
表 2-1：Diehr 案件發展簡表
受理機構 裁決/判決結果 理由
專利商標局 不適格 非法定專利適格標的 專利商標局上訴委員會 不適格 非法定專利適格標的
關稅與專利上訴法院 無 駁回：不能僅因系爭專利申請項牽 涉電腦程式就判定為不可專利標的
最高法院 適格 是法定專利適格標的
第一款 案由事實
在合成橡膠壓模固化的過程中，有三項關鍵因素會影響最終完美的塑形：被 壓模產品的厚度、壓膜製程時產品所受的溫度，以及產品在固化歷程所留置的時 間。以往橡膠業者未能精準掌握壓模製程的溫度起伏，因此無法透過電腦程式操 控整個合成橡膠固化的時間，當然就無法提供品質一致的固化壓模。因此，準確 測量壓模歷程中溫度的變化，就是製作合成橡膠的關鍵技術。
Diehr 和 Lutton 在 1975 年向美國專利商標局提出專利申請，專利申請項是 一種製造橡膠產品時控制溫度和時間的方法，他們套用 Arrhenius 公式去計算壓 模過程中已知的時間、溫度和固化關係，並且將所測得的數據透過數位電腦持續 記錄，找出壓模固化的最適當機制，再結合電腦發出開模的信號。
然而，專利商標局以專利請求項非屬專利法第 101 條所列之法定專利標的之 一而予以核駁，Diehr 不服這項行政決定，因而上訴至專利商標局上訴委員會（the Patent and Trademark Office Board of Appeals）。委員會認同專利商標局的裁決，
Diehr 仍不服，因此上訴至關稅與專利上訴法院（the Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA）。關稅與專利上訴法院認為，系爭專利請求項是為製作合 成橡膠壓模的一種製程或方法，讓開模時機變得準確，改善現有壓模的過程，不 能僅因系爭專利申請項牽涉電腦程式，就判定為不可專利標的88，以此駁回委員
88 In re Diehr, 602 F.2d 982 (1979).
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會的裁決。爾後基於 Diehr 的申請，最高法院同意並發佈移審令（writ of certiorari）， 改由最高法院接手審理。最高法院最終認為，不會因利用不可專利標的的除外原 則，就直接否定它的專利適格性，系爭牽涉數學公式和數位電腦程式運用的橡膠 固化製程，確實符合美國專利法第 101 條所指涉的可專利標的89。
第二款 判決評析
最高法院藉著討論 Benson 案，重申在 Cochrane v. Deener 案90已經確立可專 利性的判斷線索（clue）──沒有利用特定機器的製程發明，關鍵在於是否發生 轉化或變成另外一個物質或狀態91。基於這樣的立論，最高法院認為系爭固化合 成塑膠的物理暨化學製程，確實將未固化的合成塑膠轉變成另一個狀態，這是無 需爭辯的事實92。因此，最高法院已經認為系爭專利請求項當然滿足專利的適格 性要求93。
然後，最高法院又引述 Parker v. Flook94。該案提出當專利請求項使用不可專 利的數學公式或自然法則，其專利適格性不會因此被根本排除，必須要具體考慮 整個專利請求項。最高法院認為，雖然本案的專利請求項使用 Arrhenius 公式，
而單單這個知名數學公式本身，當然是不可專利的標的。但是，當系爭製程因為 利用這個數學公式產生更有效率的結果，自不應該排除在美國專利法第 101 條法 定專利標的之外95。最高法院繼續闡述，製程是連續一系列的步驟，即便每一個 步驟都是已知且廣為人使用，但集合起來仍舊是一個新的製程。因此，判斷系爭 方法專利請求項一定是需要整體考量96。
而 且 ， 最 高 法 院 還 檢 驗 系 爭 專 利 請 求 項 是 否 違 反 「 先 佔 除 外 原 則
（exclusionary principle as pre-emption）」，仔細檢視本案的專利請求項。法院認為 雖然使用 Arrhenius 公式，但是它將此數學公式的運用，僅僅限於特定橡膠壓模
89 Diehr, 450 U.S. 175 at 177.
90 94 U.S. 780 (1877).
91 See Diehr, 450 U.S. 175 at 184: ‘…we repeated the above definition recited in Cochrane v. Deener, adding: “Transformation and reduction of an article’ to a different state or things” is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machine.’
92 Diehr, 450 U.S. 175 at 184.
93 Id.
94 437 U.S. 584 (1978).
95 Diehr, 450 U.S. 175 at 188.
96 Id.
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固化的製程，沒有企圖獨佔這個數學公式97。因此，基於引用的上述兩案，肯定 自然法則和數學演算法是不可專利標的，但製程絕對不會因涉及法定專利標的除 外原則，就直接排除可專利性之可能。
除此之外，最高法院在立論本案當中也明確指出，判斷美國專利法第 101 條 專利適格性的關鍵，在於系爭製程是否展現專利法所要保護的功能（function）
98，而這個專利法所要保護的功能，就是「物質轉化（transform）或轉變（reduce）
成另一個狀態或事物」99，也因此確立美國 1980 年代專利適格性的判斷標準。
電腦相關發明先從 1972 年的 Benson 案揭開序曲，緊接著在 1978 年的 Flook 案持續發酵，最後在 1981 年的 Diehr 案達到巔峰，是美國 1970 年代開始的第一 波開放專利政策。司法機構在逐步擴張法定可專利標的的專利政策下，電腦程式 不再因為牽涉數學公式或演繹法而根本否定專利適格性的可能，只要與方法或裝 置結合，產生「轉化或轉變成另一個狀態或事物」的結果，就可以申請軟體專利。
換句話說，Diehr 案正式開啓電腦程式專利的時代100。而資訊時代裡面，結合電 腦或網路實施電子商務的方法，不啻是這個擴張專利標的政策下的受益者。電子 商務的商業方法正是透過電腦程式據以實施，只是實踐的場域是在商務、金融或 貿易環境。在這樣法律見解下，解除商業方法不得為可專利標的的禁錮，也就指 日可待！
第二項 State Street Bank v. Signature Financial Group
101案
本案是關於投資基金的金融資料處理方法，其爭議事實是結合電腦管理共同 基金投資架構之會計系統是否屬於法定專利標的。下表整理系爭案件之歷史發展
（見表 2-2）。
表 2-2：State Street Bank 案件發展簡表
承審法院 判決結果 理由
麻州地方法院 不適格 商業方法除外原則
97 See id. at 187-88.
98 Id. at 192.
99 Id.
100 同註 71，馮震宇，頁 21。
101 450 U.S. 175.
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聯邦巡迴上訴法院 具有可專利性 雖然牽涉數學演算法，但透過電腦資料 處理後，產生的數值可作實際運用，亦 即達到轉化，並且產生「有用、具體且 有形的結果」
第一款 案由事實
Signature Financial Group（以下簡稱 Signature）開發的「軸幅式財務服務架 構 資 料 處 理 系 統 （ Data Process System for Hub and Spoke Financial Services Configuration）」在 1993 年取得專利，是一套集合個別共同基金（稱為 Spokes）
讓資產集中形成合夥投資基金（稱為 Hub）的金融管理系統，藉由規模經濟讓經 理人操盤時享有合夥的稅務優惠。這套系統獨到之處在於，它會根據共同基金的 投資比例每日結算合夥投資基金下個別的損益分配，並且追蹤記錄所有相關的歷 史資料，在會計年度結算時提供詳實報稅與會計用途的收益、費用及資本損益報 表。
這套系統的運作邏輯其實是一般經理人在現實金融市場裡操作共同基金的 普遍手法，過程中需要縝密且精細的計算，因此透過電腦提高效率與準確度是有 其絕對必要。State Street Bank 和 Signature 都是提供合夥基金財務管理服務的仲 介公司，起初 State Street Bank 要求 Signature 進行授權以避免日後發生侵權糾 紛，但雙方談判破裂後，State Street Bank 旋即向麻州地方法院提出訴訟，指稱系 爭專利是無效專利。
地方法院引用 Hotel Security Checking Co.案，以商業方法不是專利法所要保
地方法院引用 Hotel Security Checking Co.案，以商業方法不是專利法所要保