聯邦巡迴上訴法院對涵蓋商業方法專利複查程序之回應

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從最終書面決定的結果來評論，階段性涵蓋商業方法複查程序似乎是一個對 聲訴人極為有利的訴訟程序³⁵²，高達九成六終結審理的案件判定系爭涵蓋商業方 法專利請求項為不具可專利性³⁵³。對商業方法專利來說，委員會一開始便採取最 寬鬆合理認定（broadest reasonable construction）的政策³⁵⁴，就已經讓以幫助商業 發展為目的的商業方法專利，容易落入「涵蓋商業方法專利」的範圍。一旦委員 會受理聲訴案件，委員會也先行假設，至少有一個專利請求項有相當之可能是不 可專利的請求項。再加上大多結合電腦實施的商業方法專利，本質上難以成立認 定的技術特徵，根本注定了商業方法專利無法輕易通過專利審查暨上訴委員會之 法定適格標的複查程序³⁵⁵。涵蓋商業方法複查程序，無疑是為現行專利篩選制度 再增加一道快速過濾不良商業方法專利的有效防線。

第三節 聯邦巡迴上訴法院對涵蓋商業方法專利 複查程序之回應

SAP America Inc. v. Versata Development Group Inc. 是專利審查暨上訴委員 會審理的第一件涵蓋商業方法專利複查程序的案件，也是依照美國發明法完成

「 階 段 性 涵 蓋 商 業 方 法 專 利 複 查 程 序 」 的 準 司 法 代 表 案 例 ， 案 件 編 碼 為 CBM2012-00001³⁵⁶。該案件同時也是本論文第三章第二節討論涵蓋商業方法專利 複查程序（CBM Review）審結後上訴至聯邦巡迴上訴法院的 Versata 一案³⁵⁷。

SAP 在涵蓋商業方法專利複查程序正式生效當天（即 2012 年 9 月 16 日）

向專利審查暨上訴委員會提出聲訴請求。委員會在審查 SAP 提出的聲訴書狀和 Versata 的預先回覆書狀後，於 2013 年 1 月 9 日正式受理，並在同年 6 月 11 日 即作出最終書面決定，認定系爭涵蓋商業方法專利不符合美國專利法第 101 條之 規定，不具可專利性³⁵⁸。Versata 不服最終書面決定，向委員會提出重新聽審之要 求，但遭委員會拒絕，於是便直接向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。最終，聯邦巡

352 P. Andrew Riley, Jonathan Stroud, and Jeffrey Totten, supra note 340.

353 See Patent Trial and Appeal Board Statistics 9/30/2015, supra note 313.

354 37 C.F.R §42.300(b).

355 P. Andrew Riley, Jonathan Stroud, and Jeffrey Totten, supra note 340.

356 CBM2012-00001 SAP America v. Versata Development Group, Inc. Final Decision, Paper 70 (June 11, 2013), available at http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/cbm2012_00001_070.pdf (last visited:

December 25, 2015).

357 793 F.3d 1306.

358 SAP America v. Versata Development Group, Inc., supra note 356.

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迴法院仍然判定 Versata 敗訴³⁵⁹。

由於這是首件涵蓋商業方法專利複查程序的上訴案件，聯邦巡迴上訴法院除 了進行實體裁決，判斷系爭專利是否為「涵蓋商業方法專利」，又是否為適格專 利標的等之外，更重要的是，法院非常仔細討論聯邦巡迴上訴法院與專利審查暨 上訴委員會之間的關係，包括法院是否有權審理委員會成立聲訴案件的決定、是 否有權審理聲訴案的最終裁決，以及委員會是否在授權範圍內作出適當的法律判 決等關鍵性議題。

第一項 聯邦巡迴上訴法院之於專利審查暨上訴委員會的審查範圍

Versata 案是上訴人 Versata 不滿意最終書面裁決，並向上訴法院（即聯邦巡 迴上訴法院）挑戰最終書面決定之的法律地位的首件案例³⁶⁰。其根據的條文是專 利法第 324 條 e 項：「專利局局長是否受理獲證後複查程序的決定是終局決定，

不得為上訴的理由³⁶¹。」換句話說，在施行「涵蓋商業方法專利複查程序（CBM Review）」後第一次有上訴人挑戰獲證後複查程序不得上訴（No Appeal）的終局 決定。聯邦巡迴上訴法院認為可以直接參照法院對專利法第 314 條 d 項多方複 查程序的司法見解，套用在獲證後複查程序的專利法第 324 條 e 項。也就是說，

聯邦巡迴上訴法院審查的範圍僅限於最終書面決定，而非審查委員會決定受理涵 蓋商業方法專利複查程序與否的決定³⁶²。法院繼續論述，認為上訴人當然有權挑 戰委員會受理聲訴案的決定，但應該侷限在最終書面決定內容的授權依據³⁶³。畢 竟決定受理專利複查聲訴的決定（institutions）與專利無效的決定（invalidation）， 是專利審查暨上訴委員會兩個截然不同的裁決³⁶⁴。而發明法確實賦予委員會形成 兩種不同決定的權利，而唯一受制於專利法第 324 條 e 項的限制是委員會形成受 理的決定，並非最終書面決定之結果³⁶⁵。

然而，在確定聯邦巡迴上訴法院有權審理委員會的上訴裁決之後，法院審理 的權限是否也包涵委員會根據發明法第 18 條判定系爭專利為涵蓋商業方法的決

359 793 F.3d 1306.

360 Id. at 1315.

361 35 U.S.C. §324(e): “The determination by the Director whether to institute a post-grant review under this section shall be final and non-appealable.”

362 Versata, 793 F.3d, at 1315.

363 Id. at 1317.

364 Id. at 1319.

365 Id.

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corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.”

371 37 C.F.R §42.301 (b): “Technological invention. In determining whether a patent is for a technological invention solely for purposes of the Transitional Program for Covered Business Methods (section 42.301(a)), the following will be considered on a case-by-case basis: whether the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and solves

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在仔細檢視施行細則第 42.301 條之後，聯邦巡迴上訴法院認為，專利商標 局並沒有提出具有指標性的判斷方法³⁷²，反而在其頒佈的「涵蓋商業方法複查之 施行施行細則」中，以及本案正式受理涵蓋商業方法複查程序的成案書³⁷³裡，有 較明確的說明。聯邦巡迴上訴法院同意專利商標局認為所謂的「金融的（financial）」

只是單純指涉與金錢相關的事務³⁷⁴，而且「涵蓋商業方法專利」並不限制在金融 產業的服務或產品，也絕非只指金融機構的活動³⁷⁵。從表面字義來看，「涵蓋商 業方法專利」應該囊括廣泛的金融相關活動，亦未限制只有金融機構所提供之產 品或服務才歸屬此類³⁷⁶。法院認為，正因為國會體認到涵蓋商業方法專利涵攝範 圍之廣泛的問題，才會特別制定這個特殊的複查程序，專門審理此類型專利³⁷⁷。 因此，聯邦巡迴上訴法院同意專利審查暨上訴委員會的見解，認為「涵蓋商業方 法專利」應作廣義的法律詮釋。

然而，國會賦予專利商標局制定唯一法定篩選「涵蓋商業方法專利」條件的 規則（即「科技性發明除外原則」），聯邦巡迴上訴法院藉著本案闡明，專利商標 局在此設下新穎且非顯而易知的標準其實是謬誤的，因為所審查的發明正是先前 已核定的專利，當然假設符合專利的新穎且非顯而易知性之特性³⁷⁸。因此，聯邦 巡迴上訴法院並沒有多所琢磨在新穎且非顯而易知的判斷，而是將焦點放在「使 用技術方法解決科技難題」的「技術特徵」上，但也發現專利審查操作指南的三 項判斷非科技性發明起並沒有起到明確的指標作用：（1）單純利用大眾已知的科 技；（2）使用前案已知技術；（3）結合前案架構達成一般、可預期的成果³⁷⁹。雖 然法院認同專利商標局對於「使用技術之方法解決科技之難題」的判斷觀點，但 整體來說，聯邦巡迴上訴法院認為專利商標局的「科技性發明」定義不僅沒有實 質篩選的助益，甚至有些語焉不詳³⁸⁰。

a technical problem using a technical solution.”

372 Versata, 793 F.3d, at 1323.

373 2013 WL 5647661.

374 Versata, 793 F.3d, at 1324.

375 Id. at 1325.

376 Id.

377 Id.

378 Id. at 1326.

379 Id. at 1326: ‘There are 1) “recitation of known technologies”; 2) “reciting the use of known prior art technology”; 3) “combining prior art structures to achieve the normal, expected, or predictable result of that combination.”’

380 Id. at 1327.

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第三項 涵蓋商業方法專利複查程序中可挑戰的可專利性範圍

根據專利法第 328 條 a 項：「⋯⋯專利審查暨上訴委員會審查專利請求項之可 專利性，並核發最終書面決定⋯⋯³⁸¹」，明文規定委員會複查程序審結時必須提供 最終書面決定，而這個內容必須關乎系爭專利之有效性的裁決判斷，也就是獲證 後複查程序的可專利性審查的實質範圍。聯邦巡迴上訴法院認為，明文上可專利 性的審查條件應該是指專利法第 102 與 103 條，即新穎性與非顯而易知性的可 專利性條件，而專利法第 101 條，即專利適格性，並非名列可專利性條件之一，

僅是可專利發明的審核開端（heading）。但是最高法院已經透過多年判例言明，

專利法第 101 條是挑戰專利有效性與可專利性的關鍵條件之一³⁸²。因此，聯邦巡 迴上訴法院綜觀涵蓋商業方法複查程序的目的，肯定委員會引用專利法第 101 條 挑戰發明法第 18 條的「涵蓋商業方法專利」之可專利性，確實於法有據。

既然聯邦巡迴上訴法院確認美國專利法第 101 條是法律認定的可專利性條 件之一，當然可以挑戰「涵蓋商業方法」的可專利性，因此全案的審理就進入商 業方法專利有效性審查最難解的部分──抽象概念的認定，以及抽象概念轉化的 程度問題³⁸³。在本案中，聯邦巡迴上訴法院再次整理牽涉抽象概念的經典判決後，

提出深刻的反省，重申要劃下美國專利法第 101 條抽象概念清楚的界線，是非常 困難的事情，因為每個案例都有其獨特性，必須個案處理，由法官獨立分析後才 能作出終局決定³⁸⁴。因此，對產業界來說，雖然最高法院對抽象概念的定義依舊 不是那麼明確，但作為侵害商業方法專利之一方，美國專利法第 101 條專利標的 之適格性，仍然是反擊商業方法專利之可專利性的最佳訴訟工具。

第四節 小結

二十世紀末法院因一起 State Street Bank 判決案，引發一波美國專利制度史 上的商業方法專利浪潮，也促使司法機構後續藉由 Bilski 案和 Alice 案重新樹立 高標準的專利適格性判斷標準。國會更因此制定發明法案，企圖重整美國的專利 制度，以改善現行專利品質低落的問題，並遏止非專利實施實體接連提起的無益 訴訟。此外，專利商標局還為此次大規模修法，擴增了準司法裁量權利，希望能

381 35 U.S.C. § 328(a): “If a post-grant review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 326 (d).”

382 Versata, 793 F.3d, at 1330.

383 參見本論文第三章第三節討論。

384 Versata, 793 F.3d, at 1356

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夠迅速有效地複查商業方法專利之可專利性。

雖然專利商標局的「階段性涵蓋商業方法專利複查程序（Transitional CBM Review）」成效卓著，但是對最高法院掙扎許久的牽涉抽象概念商業方法之專利 適格性認定，並未提供實質的助益，畢竟這是兩個不同層次的問題。關鍵在於，

雖然專利商標局的「階段性涵蓋商業方法專利複查程序（Transitional CBM Review）」成效卓著，但是對最高法院掙扎許久的牽涉抽象概念商業方法之專利 適格性認定，並未提供實質的助益，畢竟這是兩個不同層次的問題。關鍵在於，

在文檔中 商業方法專利適格性研究：從美國Alice v. CLS Bank及其後續出發 - 政大學術集成 (頁 96-103)