Alice 案後美國專利商標局審查基準的判斷標準

（Interim Examination Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C.

101）」 、2010 年 7 月 27 日公佈的「鑑於 Bilski v. Kappos 之製程申請項臨時專利標的適格性判 斷基準（Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos）」、2013 年 6 月 13 日公佈的「最高法院 Association for Molecular pathology v.

Myriad Genetics, Inc.判決（Supreme Court Decision in Association for Molecular pathology v.

Myriad Genetics, Inc.）、2014 年 3 月 4 日公佈「申請項涉及自然法則、自然現象＆天然產物之專

利標的適格性判斷基準（Guidance For Determining Subject Matter Eligibility of Claims Reciting or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena & Natural Products）、2014 年 6 月 25 日「鑑於 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.之初步審查指南（Preliminary Examination Instructions in views of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank

步驟 1

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象概念，有些則是涉及自然法則、自然現象和自然產物。然而，最高法院宣判 Alice 案六個月後，專利商標局公佈了「2014 年過渡期專利適格性審查基準²²⁵」，試圖 整合不同專利標的除外原則的審查標準，變成單一審查基準。不再因牽涉不同的 專利標的（例如專利標的牽涉抽象概念或自然法則），就適用不同的檢驗規則；

並以最高法院和聯邦巡迴上訴法院已判決的案例作為範本，詳加說明審查官的具 體檢驗流程。今年（2015 年）7 月公佈的「2015 年 7 月專利標的適格性補充更 新（July 2015 Update on Subject Matter Eligibility）」²²⁶，提供更詳細的解說，回應 社會大眾對去年底才公佈的臨時審查基準，所提出的各項疑慮。

雖然專利商標局對專利標的之適格性審查基準，與最高法院的專利適格性判 斷標準，大抵都是兩步驟的分析架構，但檢視其各步驟的具體衡量因素，會發現 行政審查與司法判決對於專利標的之適格性判定，仍存在些許差異。專利商標局 在「2014 年過渡期專利適格性審查基準」中，已經清楚表達審查基準僅作為行政 審查的依歸，不發生司法效應。只是為了幫助審查官面對各種科技發明申請專利 時，能夠讓行政審查流程更有效率，也讓審核標準更趨一致²²⁷。更重要的是，目 前這個審查基準還在持續修正當中²²⁸，本論文僅能就已公告之「2014 年過渡期 專利適格性審查基準」和「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」，進行分析。

第一項 專利標的適格性之行政審查基準

「2014 年過渡期專利適格性審查基準」是美國專利商標局頒訂最新的專利 適格性判斷審查基準，也是目前專利商標局內部採用的統一審查依據。這個臨時 性的審查基準彙整最高法院三大案件的司法見解及一般大眾回應²²⁹。主體內容—

—除外原則之兩部分析（Two-part Analysis for Judicial Exception）審查流程說明

——於去年（2014 年）12 月 16 日透過聯邦公報（Federal Register）正式公佈，

而針對爭議較多的專利標的除外原則之一——抽象概念——則續行提供兩次說

International, et. al.）、2014 年 12 月 6 日公佈的「2014 年過渡期專利適格性審查基準」和 2015 年 7 月 30 日「2015 年 7 月專利標的適格性補充更新」等。

225 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準。

226 July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf (last visited: December 25, 2015).

227 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74619-20。

228 July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, supra note 226.

229 同註 133，2014 年過渡期專利適格性審查基準，頁 74619。

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明範本，分別在 2015 年 1 月 27 日²³⁰及同年 7 月 30 日²³¹，詳細解釋行政審查機 關認定的不適格專利標的，以及適格專利標的之裁量標準。

第一款 行政審查認定之適格專利標的

根據現行的「專利審查手冊」（Manual of Patent Examining Procedure，簡稱 MPEP）²³²第 2106 條，專利商標局認定的可專利標的必須是美國專利法第 101 條 所列四大法定標的類型之一，並且不可完全等同於法定專利標的之除外原則本身

233。

換句話說，只有製程、機器、製造物和組合物是專利商標局所認定的可專利 標的，但各自涵蓋的概念相當廣泛，不利於審查。因此，專利商標局進一步賦予 各自明確的行政定義：製程是一個動作或一系列步驟，透過執行後，轉化成另一 個狀態或物質；機器是一個具體的物，可以是裝置或是動力與裝置的結合體，用 來產生特定的功效；製造物是無論利用人力或是機械動能，足以讓物質產生新型 態、新品質等的物體；組合物則是兩種以上的物質組合在一起²³⁴。

除了確定可專利標的所指涉的項目之外，專利商標局分別在「專利審查手冊」

和「2014 年過渡期專利適格性審查基準」中利用法規和判例，列舉出所有專利標 的牽涉除外原則之已認定為不可專利標的，包括電磁信號、自然發生的有機現象 或有機體、人類、法律合約關係、遊戲規則、電腦程式、公司、單純印刷品排列、

化學原理、協調清算風險、避險機制、透過清算所處理資訊、將廣告當成可交易 元素或貨幣、對比新舊資料找出商機、利用分類組織貯存及傳送資料和單純利用 數學演算法等（見表 3-7）。

230 2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility: Examples: Abstract ideas, available at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf (last visited: December 25, 2015).

231 July 2015 Update Appendix 1: Examples, available at

http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf (last visited: December 25, 2015).

232 現行美國專利商標局審查官審查專利是依循 2015 年第九版「專利審查手冊」（最新修訂

2015 年 11 月），http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/（最後瀏覽日：2015 年 12 月 25 日）。

233 MPEP §2106: Patent Subject Matter Eligibility: “There are two criteria for determining subject matter eligibility and both must be satisfied. The claimed invention (1) must be directed to one of the four statutory categories, and (2) must not be wholly directed to subject matter encompassing a judicially recognized exception […].”

234 MPEP §2106(I).

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表 3-7：美國專利商標局認定之不可專利標的

專利審查手冊 2014 年過渡期專利適格性 審查基準

綜合整理

信號傳遞的傳送形 式

傳送信號的電磁 電磁信號

人類本身 人類

兩方的法律契約合 同

創造合約關係 法律合約關係

電腦程式本身 電腦程式

公司 公司

單純印刷品排列 單純印刷品排列

資料本身 利用分類組織貯存及傳送資料 利用分類組織貯存及 傳送資料

單離 DNA、人體新陳代謝所 產生的特定自然反應

自然發生的有機現象 或有機體

賓果遊戲管理 遊戲規則

油脂與水結合的化學原理 化學原理

協調清算風險 協調清算風險

避險機制 避險機制

透過清算所處理資訊 透過清算所處理資訊 將廣告當成可交易元素或貨幣 將廣告當成可交易元

素或貨幣

對比新舊資料找出商機 對比新舊資料找出商 機

透過數學迴歸整理資訊 使用公式計算塑膠成型時間 利用公式更新警告限制 駐波現象所對應的數學公式 利用數學計算達到數值轉換等

單純利用數學演算法

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第二款 抽象概念之認定與類型

不像最高法院不願意定義抽象概念，專利商標局則展現積極的態度，透過整 理歷年的司法詞彙（judicial descriptors），在「2015 年 7 月專利標的適格性補充 更新」中表列出其認為最高法院所指涉的抽象概念類型，並且再三強調，審查官 審核專利申請項時必須是近似於（similar to）所列類型之一，才能判定系專利請 求項所牽涉的除外原則是抽象概念。換句話說，專利商標局沒有兀自地對抽象概 念提出行政自為認定的定義，而是在既有的司法框架下，積極地從含糊的司法詞 彙中找出具體可茲依循的概念描述，並用列舉的方式²³⁵（見表 3-8）確保審查官 不會恣意擴張抽象概念的涵攝範圍²³⁶。

專利商標局歸類出四 大類型的抽象概念：基礎經濟行為（ Fundamental Economic Practice）、概念本身（An Idea ‘of Itself’）、組織人類活動的特定方法

（ Certain Methods Of Organizing Human Activity ） 和 數 學 關 係 ／ 公 式

（Mathematical Relationships/Formulas），並且主張這些認定的抽象概念無關乎

「古老（old）」或「長久存在（long-prevalent）」，即便是新的概念，例如網頁廣 告的創新運用，只要它們是科學研究和科技工程的基礎工具，就符合這裡所指設 的抽象概念²³⁷。

第一類型：基礎經濟行為

專利商標局從 Bilski 案、Alice 案和 buySAFE 案歸納這類型的抽象概念與經 濟和商業相關，像是人際間合約、責任義務歸屬和商務關係等等，並且清楚表達 這裡所指的「基礎」與「古老」、「廣為人知」無關，而是單純指「根本」的意思

238。

第二類型：組織人類活動的特定方法

專利商標局從許多的最高法院和聯邦巡迴法院的案件綜合歸納，認為這類型 的抽象概念與個人對內和對外活動有關，可以再細分成四小類：（1）關係的治理、

人際間買賣關係、社交活動或人類行為的管理；（2）法律責任歸屬；（3）廣告、

235 See July 2015 Update: Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet, available at http://www.

uspto.gov/sites/default/files/documents/IEG%20July_2015_Quick_Ref_Sheet.pdf (last visited:

December 25, 2015).

236 See July 2015 Update: Subject Matter Eligibility, available at http://www.uspto.gov/sites/default/

files/documents/ieg-july-2015-update.pdf (last visited: December 25, 2015).

237 Id. at 3.

238 Id. at 4.

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標局來說，其兩部分析的第二部，包括步驟 2A 與 2B，是檢驗專利請求項是否為 美國專利法第 101 條所指之適格的法定專利標的，是依循司法歷年重要判例所整 理出的篩選門檻。

步驟 1：專利請求項之法定專利標的類型分析

專利商標局明白指出，審查官採用最寬鬆合理之認定標準來界定專利標的的 類型²⁴²。當專利請求項同時包括認定的可專利標的與認定的不可專利標的時，行 政機關會以違反美國專利法第 101 條裁定該專利請求項為不可專利標的²⁴³。然 而，從完整專利檢驗的流程來看，專利請求項類別的分析對專利商標局而言，並 不是一項篩選機制，而僅是分類的作用，其目的在於將具有潛在專利適格性的專 利標的與不可專利標的區別出來，進而確認是否需要進一步作適格性分析而已。

因為，無論是否為適格專利標的或不適格專利標的，都還會進行其他可專利性條 件的檢驗，即美國專利法第 102、103 和 112 條的審查²⁴⁴。

步驟 2A：專利請求項是否涉及法定專利適格標的的除外原則

專利商標局開宗明義就說明，這些除外原則之間沒有清楚的界限，例如涵 蓋數學公式的專利標的可能是抽象概念，同時也是自然法則；或是涵蓋自然產 物的專利標的牽涉自然法則，同時也涉及自然現象等²⁴⁵。因此，行政審查的關 鍵不在清楚區別除外原則的類型，而是判定蘊含在專利請求項的概念，是否涵

專利商標局開宗明義就說明，這些除外原則之間沒有清楚的界限，例如涵 蓋數學公式的專利標的可能是抽象概念，同時也是自然法則；或是涵蓋自然產 物的專利標的牽涉自然法則，同時也涉及自然現象等²⁴⁵。因此，行政審查的關 鍵不在清楚區別除外原則的類型，而是判定蘊含在專利請求項的概念，是否涵

在文檔中 商業方法專利適格性研究：從美國Alice v. CLS Bank及其後續出發 - 政大學術集成 (頁 63-82)