第二章 美國商業方法專利之發展沿革
第一節 專利保護標的之政策演進
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回歸方法專利認定的法源基礎，美國國會在 1790 年制定第一部專利法時，
即利用正面列舉方式將法定適格標的限制在特定範疇。以 1790 年專利法來看，
法定專利標的共有六類：技術（art）、製造物（manufacture）、引擎（engine）、機 器（machine）、裝置（device）」或任一前項之改良（improvement）46。由此可知，
立法之初並未將「製程（process）」列入專利的法定適格標的。直到 1952 年大規 模修訂專利法時，才將「製程」取代「技術」一詞，正式讓「製程」明文成為法 定專利適格標的之一，進而形成現行美國專利法第 101 條的基本架構47，並且透 過同法第 100 條 b 項的製程定義48，讓「方法（method）」自此成為法定適格專利 標的之一，進而確立商業方法之可專利性的法源基礎。
然而，商業方法可專利性的可議之處，主要在於「商業方法」發明是否屬於 美國專利法第 101 條49「製程」法定專利標的中的「方法」。本章將先從美國法定 專利標的的政策演進談起，帶出商業方法發明之可專利性的歷史發展脈絡，並藉 由分析美國聯邦巡迴上訴法院與最高法院論述商業方法之可專利性的三件經典 判決，梳理出美國司法判決機構與行政審查機關在審理過程中，對於現代商業方 法之專利適格性的判準演進。
第一節 專利保護標的之政策演進
任何一個實用性的發明（invention）必須通過嚴格的行政專利審查後，才能 稱為「發明專利（utility patent）」，而這個審查的歷程正是在檢視該項發明是否符 合各個可專利性（patentability）條件的基本要求。專利法裡普遍認為可專利性條 件包括五個要件，而且這五個要件是有先後檢驗順序的關卡（圖 2-2），只有同時 通過這五個要件檢驗的發明才可以取得專利權的排他保護。這五道門檻依序分別 是：（1）可專利的標的（patentable subject matter）：標的除了必須是美國專利法 第 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物和組合物（composition of matter），
46 See http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-system-celebrates-212-years (last visited: December 25, 2015)
47 現行美國專利法第 101 條的原型可追溯製至 1793 年專利法（Patent Act of 1793）: ‘…any use any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter…’ 當時已經將法定專利標 的限縮成四類，分別是技術、機器、製造物、組合物。
48 35 U.S.C. §100 (b)(1998): ‘…The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.’
49 35 U.S.C §101(1994): ‘Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.’
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或「非物之發明」的製程其中任一一項，還需要滿足專利適格性（patent eligibility）
的要求50；（2）產業利用性（utility）;（3）新穎性（novelty）;（4）非顯而易知 性（non-obviousness）;（5）明確性（specification）與可實施性（enablement）。
然而，整個美國專利制度建立的時空背景是源自工業革命（industrial revolution）
以來的機械時代（machine age）。長久以來，發明專利多半是與製造業或產業科 技息息相關。因此，工業或技術發明大多數是機器或製造物，當然通過可專利性 檢驗的第一道審查程序，直接進入專利三要件的實質審核，即產業利用性、新穎 性和非顯而易知性，只有少數的發明會被歸類在美國最高法院認定具有爭議的除 外原則類型51。
圖 2-2：美國發明專利的可專利性審查門檻
（資料來源：本研究自行繪製）
隨著全球資訊科技的快速發展與傳統產業結構的巨大變革，興新科技逐漸崛 起，例如軟體程式、生物科技、醫療診斷方式，甚至是商業方法，新形態的「科 技」使得美國專利法第 101 條慨括性文字劃定法定專利標的適用範圍開始模糊。
50 美國專利法第 101 條列出四個標的類型是法定的可專利標的，這個可專利標的只是取得進行
可專利審查的資格，尚未進入可專利性的實體審查。而專利適格性是可專利性條件的第一道把 關門檻，實質審查內容並非在專利法明文呈現，而是美國最高法院透過一系列判決逐步發展的 判例法。
51 雖然美國專利法第 101 條用列舉方式限縮可專利標的的範圍，但概括條文讓司法機關在法律
詮釋上有廣泛適用空間。因此，美國最高法院透過累積的判決先例，在 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980) 確立法定專利標的的三個除外原則：自然法則（laws of nature）、物理 現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract ideas），是不具可專利性的標的。
專 利 三 要 件
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所謂的「法定專利標的（statutory subject matter）」，係指在專利法上獲得壟 斷性保護的客體。專利制度所要保護的對象是「科技」54，乃是將思想具體實施 或落實的技術，也就是思想的實際運用55。對於美國專利法之父 Thomas Jefferson 而言，他同時也是美國第一部專利法的作者，機器、製造物都是足以辨識的科技
52 See Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).; Mayo v. Prometheus, 132 S.Ct. 1289 (2012).;
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107 (2013).; Alice Corp. v.
CLS Bank International, 134 S.Ct. 2347 (2014).
53 W Edward Ramage, The Unsettled State of Business Method Patents, IP VALUE 2014, http://www.iam-media.com/Intelligence/IP-Value/2014/Legal-perspectives-Cross-border/The-unsettled-state-of-business-method-patents.
54 Robert P. Merges, As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577, 581 (1999).
55 同註 35，宋皇志，頁 153。
56 See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. at 3245 (2010).
57 See id. at 3235.
58 Supra note 49, 35 U.S.C §101.
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或組合物都是顯而易見、實體且有形的標的，但方法不是物的發明，也不是相關 的改良或物的新功能應用，根據同法第 100 條 b 項：「⋯⋯所謂的『製程』是指 製程、技術或方法，也包括已知製程、機器、製造物、組合物或材料的新用途59。」
透過文義解釋，「法定專利標的」的範圍明明白白限制在這四個特定類型。但仔 細探究，無論是美國專利法第 101 條或是補充說明的第 100 條 b 項，國會皆採用 慨括文字，也就是不明確的法律用語定義「法定專利標的」，因此司法機構就擔 負起詮釋這廣泛法條的重要使命。
在 1970 年代開始美國的專利制度瀰漫一股開放的專利政策。在這樣的潮流 之下，司法機關將法定專利標的的範圍，擴大解釋成「太陽底下人類創作的任何 事物（anything under the sun that is made by man）60」都有可能成為專利適格標 的。但在鬆綁法定專利標的的門檻時，法院也透過一系列判決來限縮看似無所不 包的法定專利標的涵攝範疇，進而確立不可專利標的的三個除外原則，明確屏除 自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract ideas）等三項事物。因為美國最高法院認為這類的發現是屬於全體人類共享的資 產61，是科學研究與科技工程的基礎工具62，不應該由一人所專有。
換言之，美國專利制度下所認定的法定專利標的，自然而然就是專利法第 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物或組合物，與「非物之發明」的製程，
而且根據案例法（case law）形成的法理，自當排除自然法則、物理現象和抽象 概念，也就是說，這三個是法定專利適格標的的除外原則。
第二項 商業方法除外原則
雖然 1970 年代開始美國逐漸放寬法定專利標的的範疇，但對商業方法而言，
美國在二十世紀，整整一個世紀，幾乎是全盤否定商業方法的可專利性。這樣的 專利態度最主要是源自於 1908 年 Hotel Security Checking Co.案63。該判決的專利
59 Supra note 48, 35 U.S.C. §100 (b).
60 See Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980).
61 Id.
62 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972).
63 See State Street Bank, 149 F.3d at 1375；see also Josh Lerner, Where Does State Lead? A First Look at Finance patents, 1971-2000, 57 JOURNALOF FINANCE, 901, 903 (2002)；參見李志安，〈商
業方法相關智慧財產權問題之研究〉，科技法律透析，13 卷 12 期，頁 54，2001 年 12 月；馮震
宇，〈開創電子商務專利的判決：State Street 判決影響電子商務的未來〉，智慧財產權發展趨勢
與重要問題研究，頁 112，2011 年 1 月，2 版。
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請求項（claim）是一套防止餐旅從業人員盜用公款的記帳系統，換言之，就是一 套商務處理系統。美國第二巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Second Circuit）認為這套記帳系統不具發明性，系爭之發明 既不是系統
（systems）也不是方法（methods or means），僅僅只是既有現金查帳的建議而以，
當然不具可專利性64。此案之後，只要專利請求項牽涉商業方法就直接被排除在 可專利標的之外，開啟主導美國專利史長達 90 年的「商業方法除外原則」。
然而，在 1998 年 State Street Bank65案中，聯邦巡迴上訴法院率先指出 1952 年專利法修訂後，商業方法的可專利性資格就和其它方法專利沒有差別，需等同 視之66。之後，美國法院更回頭檢視由 Hotel Security Checking Co.案所立下的「商 業方法除外原則」，發現當時法院核駁這套記帳系統的理由，並非因為它不符合 法定適格標的的基本條件，而是它無法通過專利三要件的審查──也就是產業利 用性、新穎性和非顯而易知性。因此，「商業方法除外原則」是司法機構和專利 審查機關未細究 Hotel Security Checking Co.案之判決理由而產生的錯誤演繹。他 們誤以為 Hotel Security Checking Co.案立下「商業方法除外原則」，從而根本否 定商業方法是法定專利標的之一67。歷經 90 年後，聯邦巡迴上訴法院在二十世 紀末透過 State Street Bank 案，正式揚棄「商業方法除外原則」。
之所以會有這樣的詮釋，因為做生意的方法往往是人類在日常生活逐步發展 出的商業活動，就是商業慣例或是因應市場需求而驅動的商業行為，例如零售、
服務或商品的交易行為。這些概念性經營策略的商務模式其實可以透過一定步驟、
流程具體付諸實踐，也就是所謂的商業方法68，所強調的是據以實施的執行步驟 和相關歷程。過去只要是商業活動中所涉及的交易、計算都可以算是商業方法，
但隨著科技進步和網路興起，如今則多指涉藉由電腦設備執行商業活動的各種方 法69。毫無疑問，如果商業方法只停留在理論概念性的商務模式層次，就僅只是
64 Hotel Security Checking Co., 160 F. 467 at 469-471.
65 525 U.S. 1093 (1998)
66 State Street Bank, 149 F.3d at 1375.
67 See id. at 1375；參見劉孔中、宿希成，〈論商業方法、電子商務相關發明之專利保護──理論 與實務之探討〉，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 9，2000 年 9 月；註 63，李志安，頁 54。
68 Paul Timmers, Business Models for Electronic Markets, 8 ELECTRONIC MARKETS-THE
INTERNATIONAL JOURNAL 3, 5 (1998)；參見陳龍昇，〈由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法 發明之專利適格性〉，臺北大學法學論叢，84 期，頁 239-40，2012 年 12 月；顏上詠、陳帝
INTERNATIONAL JOURNAL 3, 5 (1998)；參見陳龍昇，〈由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法 發明之專利適格性〉，臺北大學法學論叢，84 期，頁 239-40，2012 年 12 月；顏上詠、陳帝