商業方法專利適格性研究：從美國Alice v. CLS Bank及其後續出發 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文 . 商業方法專利適格性研究：政治. 大. 從美國 Alice 立 v. CLS Bank 及其後續判決出發. ‧ 國. 學 y. sit er. al. n. . io. . Nat. . ‧. From Alice v. CLS Bank to Patent Eligibility: Trend and Development. Ch. engchi. i n U. v. . 指導教授：馮震宇博士研究生：郭彥君撰中華民國. 1 0 5. 年. 1. 月 .

(2) 謝辭 . 想說卻還沒說的，還很多。攢著是因為想寫進論文，讓人慢慢地讀著，淡淡地記著。就算從沒人翻閱，也值了。歷經三年半的寒暑，終於在乙未羊年的年終之際我完成了「萬言書」。回想兩年前已碩士二年級的我，才剛開始摸索論文的方向。當時選修一門「智慧財產權法專題研究」，是馮震宇老師為在職專班開設的智慧財產進階課程，更是我第一次接觸智財法。對初次接觸的我，豐富的內容與大量的經典案例介紹，為我的. 政治大設的「智慧財產訴訟實務」，終於確定我將以專利作為論文發展的主題。在此，立. 智慧財產之路奠下良好的基礎。之後，我又修習熊誦梅法官和沈宗倫老師共同開. ‧ 國. 學. 我誠心感謝三位老師一路以來的啓發。. 本論文的完成，我由衷感謝我的指導老師——馮震宇老師，悉心指導專利門. ‧. 外漢的我。在論文準備初期，鼓勵我先修習一學期專利相關的進階課程後，才正. y. Nat. 式進入撰寫的階段，並且在整個撰寫時期，時時提點我專利最新發展，在最關鍵. io. sit. 的時刻導正我的論文方向。當然我還要感謝兩位口試委員——沈宗倫老師和李素. al. n. . er. 華老師，因為他們諄諄提醒，在口試時鼓勵與指導，才讓我的論文更臻完整。. Ch. engchi. i n U. v. 對一個在職人士的我來說，從職場重返校園，真的大大豐富我的人生！除了有系統學習法學知識以外，我非常幸運地結識一群互相提攜的同窗好友。在工作之餘，仍堅持擠出寶貴的相處時間，相互鼓勵與分享生活體驗。我要感謝脾氣直拗的黃師傅，總是悉心安排登山班遊；謝謝千杯不醉的賢德大哥，總是不吝分享人生道理；還有最重要的「半年之約」小組成員：多啦 A 夢萬、財務長布蘭達、美少女愷薇、被迫加入的彥成。正因為這個六個月完成論文的約定，總是彼此督促與鼓勵，才讓怠惰的我下定決心達成這艱鉅的任務。最後，我要感謝我的家人三年多的體恤與包容。過去我時常因為週末要上課或是準備學校功課，而無法參與家族聚會或出遊。尤其最後的這六個月，全心投入論文的準備，不知不覺中犧牲與家人相處的寶貴時間。再一次謝謝我的爸爸與媽媽、哥哥與嫂嫂，以及兩位可愛又可惡的姪女與侄子！.

(3) 摘要在資訊科技與知識經濟緊密結合的新時代，網際網路發達與電子商務普及使得「電子化」當道的商業方法發明成為專利申請的新趨勢。尤其是美國在 1990 年代末期正式承認商業方法是可專利標的之後，原本就是資訊科技龍頭與全球貿易大國的美國，也因此成為商業方法專利的「新樂園」。電子商務業者紛紛搶進，積極申請並取得美國的商業方法專利。相較於歐洲直接排除商業方法的可專利性，美國是公認對商業方法專利審查寬鬆的國家。然而，這樣的專利政策也使得美國商業方法專利的品質良莠不齊，進而引發許多專利爭議的訴訟案件。2014 年的 Alice 案可謂美國商業方法專利的分水嶺，美國最高法院藉此宣告商業方法專利. 政治大. 寬鬆政策的終結，並將專利適格性作為嚴格審查可專利性的首要門檻。. 立. 為深入了解美國商業方法專利的來龍去脈與未來趨勢，本論文首先回顧美國. ‧ 國. 學. 歷年具有指標性的商業方法專利案件，接著探討 Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對專利適格性的法律見解。藉由檢視美國專利商標局頒佈的最新審查基準，以及分. ‧. 析美國發明法針對商業方法專利施行的新措施，本研究發現：一、雖然商業方法仍是美國法定可專利標的，但這個資格認定只是取得進入專利審查的入場券，還. y. Nat. sit. 必須進一步檢視其專利適格性，才能確定系爭商業方法是法定專利適格標的。二、. al. er. io. 最高法院在 Alice 案立下的「兩步驟分析架構」是專利適格性的最高判斷標準。. v i n C h，使得行政審查的判斷準則與司法齊步專利商標局據此修改最新審查基準，將「兩 engchi U 部分析方法」當作可專利性審查的第一道防線。四、發明法案推行「涵蓋商業方 n. 這個標準不但提高專利審查門檻，更將判斷核心聚焦在「科技技術」。三、美國. 法專利複查程序」，是快速有效篩選品質不良之商業方法專利的最佳訴訟途徑。. 如今美國已形成立法、司法與行政三方同步嚴格把關商業方法專利的態勢。審視此次美國專利政策的轉變，不但將商業方法專利的審查門檻提高，也順勢讓專利政策回歸專利追求實用技術的立法初衷。有鑒於此，對積極發展電子商務為產業升級的臺灣，無論是產業界或是政府相關單位來說，都有必要關注並積極跟上這次全球專利政策風向的轉變！. 關鍵字：商業方法、可專利性、專利適格性、兩步驟分析架構、涵蓋商業方法專利 .

(4) 目次第一章緒論................................................................................................................ 1 第一節研究動機：網際網路時代商業方法的專利適格性爭議 ..................................... 1 第二節研究問題與研究目的：美國商業方法專利適格性的發展趨勢及後續影響 ..... 5 第三節研究方法與限制 ..................................................................................................... 8 第四節章節安排................................................................................................................. 9. 第二章美國商業方法專利之發展沿革 ................................................................... 12. 政治大. 第一節專利保護標的之政策演進 ................................................................................... 13. 立. 第一項法定專利標的 .................................................................................................. 15. ‧ 國. 學. 第二項商業方法除外原則 .......................................................................................... 16 第三項電腦軟體專利與商業方法專利之差異與關聯............................................... 18. ‧. 第四項商業方法作為法定專利適格標的 .................................................................. 20 第二節商業方法可專利性判斷標準之案例分析 ........................................................... 21. y. Nat. sit. 第一項 Diamond v. Diehr 案 ......................................................................................... 21. er. io. 第二項 State Street Bank v. Signature Financial Group 案........................................... 24. al. v i n Ch 第三節小結....................................................................................................................... 30 engchi U n. 第三項 Bilski v. Kappos 案 ........................................................................................... 27. 第三章 Alice 案對美國商業方法專利適格性判斷之影響 ...................................... 32 第一節 Alice 案的商業方法專利適格性認定 .................................................................. 33 第一項案由事實 ........................................................................................................... 33 第二項法律分析 ........................................................................................................... 34 第二節 Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對商業方法專利適格性之判斷 .......................... 41 第一項 buySAFE, Inc. v. Google, Inc.案....................................................................... 43 第二項 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.案 ...................................................... 45 第三項 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.案 ............................... 49 第四項判決評析 ........................................................................................................... 53 i.

(5) 第三節 Alice 案後美國專利商標局審查基準的判斷標準 ............................................. 56 第一項專利標的適格性之行政審查基準 ................................................................... 57 第二項商業方法之行政審查分析 ............................................................................... 66 第四節小結 ....................................................................................................................... 70. 第四章美國專利制度改革對商業方法專利之新挑戰 ........................................... 75 第一節美國發明法案修訂之緣由與目的 ....................................................................... 76 第二節專利審查程序之重要變革與影響 ....................................................................... 77 第一項專利審查暨上訴委員會 ................................................................................... 79. 政治大. 第二項獲證後複查訴訟程序 ...................................................................................... 80 第三項涵蓋商業方法專利複查程序 ........................................................................... 82. 立. 第三節聯邦巡迴上訴法院對涵蓋商業方法專利複查程序之回應................................ 89. ‧ 國. 學. 第一項聯邦巡迴上訴法院之於專利審查暨上訴委員會的審查範圍....................... 90 第二項認定「涵蓋商業方法專利」的裁決 .............................................................. 91. ‧. 第三項涵蓋商業方法專利複查程序中可挑戰的可專利性範圍............................... 93. sit. y. Nat. 第四節小結 ....................................................................................................................... 93. n. al. er. io. 第五章結論與建議：商業方法專利的關鍵要點與前瞻趨勢 ............................... 96. i n U. v. 第一節結論：商業方法可專利性之爭議焦點與美國專利政策之最新走向................ 97. Ch. engchi. 第二節商業方法專利的產業提醒與政策建議 ............................................................. 106. 參考文獻.................................................................................................................... 109. ii.

(6) 表次表 2-1：Diehr 案件發展簡表…………………………………………………………22 表 2-2：State Street Bank 案件發展簡表……………………………………………..24 表 2-3：Bilski 案件發展簡表…………………………………………………………27 表 3-1：Alice 案件發展簡表………………………………………………………….33 表 3-2：Alice 案件最高法院提出的轉化判斷標準………………………………….37 表 3-3：聯邦巡迴上訴法院引用 Alice 案作為專利有效性判決之案件. 政治大. （2014 年 7 月至 2015 年 7 月）……………………………………………..42. 立. 表 3-4：buySAFE 案件發展簡表……………………………………………………..43. ‧ 國. 學. 表 3-5：DDR 案件發展簡表………………………………………………………….46. ‧. 表 3-6：Versata 案件發展簡表………………………………………………………..49. Nat. sit. y. 表 3-7：美國專利商標局認定之不可專利標的……………………………………..59. n. al. er. io. 表 3-8：美國專利商標局認定之抽象概念類型……………………………………..61. Ch. i n U. v. 表 4-1：美國發明法之新規定及其生效日…………………………………………..78. engchi. 表 4-2：三種獲證後複查訴訟程序之比較…………………………………………..82. iii.

(7) 圖次圖 1-1：2012-2015 年美國生技、診療方法與商業方法的專利月申請量……...…4 圖 2-1：1997-2004 年美國專利商標局核准商業方法專利的年核准量…….……12 圖 2-2：美國發明專利的可專利性審查門檻…………………………………..…..14 圖 2-3：軟體專利與商業方法專利的關係圖…………………………………..…..19 圖 3-1：最高法院「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」…………….…..35 圖 3-2：聯邦巡迴上訴法院 buySAFE 案的「兩步驟專利適格性分析架構」.….45. 政治大. 圖 3-3：聯邦巡迴上訴法院 DDR 案的「兩步驟專利適格性分析架構」……….49. 立. 圖 3-4：聯邦巡迴上訴法院 Versata 案的「兩步驟專利適格性分析架構」….….53. ‧ 國. 學. 圖 3-5：美國司法現行的「兩步驟專利適格性分析架構」……………….……...56. ‧. 圖 3-6：專利商標局針對物與製程的專利標的適格性測驗…………………..…..66. Nat. n. al. er. io. sit. y. 圖 4-1：「涵蓋商業方法專利複查程序」的時程表概覽…………………………..83. Ch. engchi. iv. i n U. v.

(8) 第一章. 緒論. 隨著網際網路（Internet）在 1990 年代中期的興起與快速發展，這種可以挾帶大量資訊的服務，翻轉人際之間資料分享的各種形式，傳統的媒介，例如電話、電視、報章雜誌、其它紙本出版品，都因為網際網路而被賦予新形態的呈現與傳輸方式。但是網際網路的影響不只在個人層面，對於虛擬科技的追求甚至席捲整個產業，當網路購物（online shopping）——這種在線上進行無實體的採購行為 ——出現後，深深影響上下游的供應鏈，整個世界的產業鏈結已經從工業時代的。國際貿易進入資訊時代的電子商務（electronic-business 或 electronic-commerce）特別是位居商業活動中下游的終端交易，包括商家對消費者模式（business-to-. 治政大服務提供，更是如雨後春筍般地蓬勃發展。它有效地突破時空限制與產業藩籬，立成為不受傳統市場區隔與地域疆界限制的全球新興商業領域。隨之而來的是，有 consumer, B2C）和消費者對商家模式（consumer-to-business, C2B）的商品買賣與. ‧ 國. 學. 越來越多的產業創新不再只侷限於傳統的商品研發設計與製造流程規劃，而是逐漸聚焦將此類商務行為或活動「微型化」、「軟體化」，也就是與電腦或是網際網. ‧. 路結合，並且透過程式（program）或軟體（software）將無形商務的內涵具體呈現（embodiment）出來，進而將它專利化（patenting），藉以取得在各區域市場的. y. Nat. n. al. er. io. 擊。. sit. 競爭優勢。這樣的商業發展趨勢，也對各國專利政策與實務發展，產生極大的衝. 第一節研究動機：n i C. hengchi U. v. 網際網路時代商業方法的專利適格性爭議在過去，專利往往被認為是製造業或高科技產業生存競爭的重要武器，與商業活動的關係並不密切1。但是，當二十世紀末美國正式承認商業方法（business method）是專利法的保護標的，可以獲得排他性的壟斷專利權保護之後，業者為了提升自己的產業競爭力，開始積極申請專利，以保護其所開發的商業方法。這些商業方法可能是投資理財的工具、網路的行銷模式，或是線上交易的軟體程式等等。. 馮震宇，〈論電子商務之法律保護與因應策略〉，月旦法學雜誌，80 期，頁 190，2002 年 1 月。. 1. 1.

(9) 專利、網路和商務的結合，促使許多公司自行研發或收購取得商業方法專利（business method patents），就是希冀透過商業方法專利來增強加自己公司的競爭優勢，吸引投資者的目光或獲取未來的談判籌碼2。商業方法專利意味著整體產業的競爭，已經從過去有形的勞力與技術移轉，變成對無形的知識與創意競爭 3. 。然而，這個新興的時代產物──商業方法專利，也因為它的「微型化」、「軟體. 化」與無形的特性，在美國的專利系統裡引發不小的爭議。首先，在美國專利商標局（United State Patent and Trademark Office, 簡稱 USPTO 或 PTO）所核准的大量商業方法專利中，大多數的創新程度不高，導致整體專利品質不佳的後果4。其次，由於許多專利主張實體（Patent Assertion Entity，簡稱 PAE）或非專利實施實體（Non-Practicing Entity，簡稱 NPE），實際上並不從事具體的商品銷售或勞務服務，而是利用所擁有的商業方法專利來進行法律訴訟，藉以取得專利賠償金. 政治大經濟成長。在美國，就連紅十字會（Red Cross）這種國際性的非營利組織，都立. 或權利金。這些商業方法專利的濫權濫訴行為，已經嚴重阻礙當前的科技創新與 5. 曾經因為利用電腦徵求公眾捐款的商業方法，而被指控專利侵權6。. ‧ 國. 學. 對商業方法專利而言，美國著名的科技法學者 Mark Lemley 教授，早在美國. ‧. 專利商標局於二十世紀末開始核准電子商務相關的商業方法專利時，就曾大力抨. y. Nat. 擊專利與電子商務的結合，將導致競爭者不得使用相同的商務遊戲規則，或者被. io. sit. 迫支付授權金或權利金等，這樣的專利保護勢必會阻礙往後電子商務的發展7。. n. al. er. 同樣一開始就對商業方法專利抱持反對意見的重量級智慧財產法學者，還包括. i n U. v. Robert P. Merges 教授。他認為商業方法專利實際上就是將商業概念（business. Ch. engchi. concepts）專利化，這種不具可專利性的專利會嚴重破壞原先專利的實體審查制 8. 度。當然，也有學者認為在資訊經濟當道的時代，商務本身就有促進新形態自. 同前註，頁 191。劉尚志、陳佳麟、蘇裕鈞，〈電腦軟體與電子商務專利之發展與策略（上）〉，智慧財產權，20 期，頁 38，2000 年 8 月。 4 李治安，〈網路時代中商業方法可專利性之政策分析〉，經社法治論叢，29 期，頁 228，2002 年 1 月。 5 Patent Report, The White House, PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION, June 2013, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf (last visited: December 25, 2015). 6 See 157 CONG. REC. H4496 (daily ed. June 23, 2011) (statement of Rep. Crowley) 7 See Matt Richtel, Are Patents Good or Bad for Business Online? New York Times, Cybertimes, Cyber L.J., August 28, 1998, available at https://partners.nytimes.com/library/tech/98/08/cyber/cyberlaw/28law.html (last visited: December 25, 2015). 8 See generally Robert P. Merges, As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577 (1999). 2 3. 2.

(10) 動化服務產生的功能，也就讓商務模式（business models）的發明，在本質上有技術創新（technological advances）的特性，因此在數位時代裡，予以結合電腦實施的商業方法專利，並無不可9。. 然而，商業方法專利除了在學界引發爭論之外，更重要的是，商業方法專利在美國社會裡，特別是競爭激烈的商業環境，已引發了一連串的訴訟爭議。於是，從 2010 年起，美國最高法院（the United States Supreme Court）先是透過 Bilski v. Kappos10、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.11和 Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.12等判決，以司法最高單位之尊插手介入並企圖導正現行專利審查制度。接著，在 2014 年 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l 13 案達到高峰——最高法院連續以違反美國專利法第 101 條專利適格性. 政治大 Court of Appeals for the Federal 立 Circuit，簡稱 CAFC）的判決結果，並且重申自然. （patent eligibility）為由，推翻偏向維護專利權人權利之聯邦巡迴上訴法院（the. 法則（laws of nature）、物理現象（physical pheromone）和抽象概念（abstract ideas）. ‧ 國. 學. 並不符合專利適格性的基本原則。這樣的逆轉趨勢，使得「什麼才是美國專利法第 101 條規範的可專利客體（patentable subject matter）」，成為美國當前專利制度. ‧. 的重要課題與一大顯學。. y. Nat. io. sit. 從已獲准專利之後引發的專利訴訟來看，美國史丹佛大學衍生的智財訴訟研. n. al. er. 究公司 Lex Machina 的最新專利訴訟調查報告指出14，Alice 案可視為美國以專利. i n U. v. 適格性為由判定專利為專利無效（patent invalidated）判決的重大分水嶺。因為即. Ch. engchi. 便是在著名的 Bilski 案判決後（最高法院將避險機制認定為抽象概念，因而認定系爭專利請求項為不適格專利標的），因違反美國專利法第 101 條而被判定無效或廢止專利的當季訴訟案件量，也只有 9 件。但是到了 Alice 案15判決當季及 2015 年第一季截止，各有 17 和 28 件專利被取消的判決，足足增加二至三倍。而且在. Supra note 7: “One reason for the change was the recognition that these business models were in and of themselves technological advances, because businesses were inventing new ways of automating services, said Pamela Samuelson, a professor at the Boalt Hall School of Law at the University of California at Berkeley. Previously, business models were not necessarily seen as technological advances, she said.” 10 561 U. S. 593 (2010). 11 132 S.Ct. 1289 (2012). 12 133 S.Ct. 2107 (2013). 13 134 S.Ct. 2347 (2014). 14 2014 Patent Litigation Year in Review, available at https://lexmachina.com/resources/ (last visited: December 25, 2015). 15 美國最高法院 Alice 案的宣判日為 2014 年 6 月 19 日。 9. 3.

(11) 近年專利有效性爭議的訴訟案件中，因違反不同可專利性條件而喪失專利權的法理依據，美國專利法第 101 條是最常被引用的不可專利事由16。. 除了因不符專利適格性而喪失專利保護的訴訟案件明顯增長之外，Alice 案對於嗣後商業方法申請專利的案件量，以及通過行政審查的核准率，亦有所影響。從美國專利商標局公佈的 2015 年專利資料概覽來看17，首先，在 Alice 案判決宣佈後申請商業方法專利的數量確實還有幾波小的申請高峰，但申請數量都未突破當年度六月的最高申請量。整體來說，商業方法的專利申請案件是趨緩減少的（見圖 1-1）。其次，專利商標局審核通過並獲得專利保護的商業方法專利核准率，更是直線下滑。在 2014 年年平均還有百分之 28.8，到了 2015 年 5 月的審核率已下降至百分之 13.8，足足下滑了 15 個百分點。也就是在 Alice 案之後，申請美國. 政治大. 商業方法專利的核准率只比一成多一點而已。. 立. ‧. ‧ 國. 學 y. Nat. sit. 生技、診療方法（指專利分類碼 435、506、530、536 和 514）. er. io. 商業方法（指專利分類碼 705）. al. n. v i n Ch 圖 1-1：2012-2015 年美國生技、診療方法與商業方法的專利月申請量 engchi U （資料來源：美國專利商標局）無論是行政的審核程序或是法院的訴訟判決，顯然 Alice 案已經對於美國專利審查要件的篩選條件，產生重大的影響。有評論者更直言，這場「愛麗絲風暴（Alicestorm）」正在席捲整個美國專利制度18。毫無疑問地，Alice 案已為爭議多年的美國專利課題──可專利性（patentability）──定下一個通則性的檢測方法，. 16. See 2014 Patent Litigation Year in Review, supra note 14. November 2015 Patents Data, at a Glance, available at http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml (last visited: December 25, 2015). 18 Robert R. Sachs, Alicestorm: Patent Invalidations and USPTO Practice after Alice, BilskiBlog, 2015.01.13, available at http://www.bilskiblog.com/blog/2015/01/alicestorm.html (last visited: December 25, 2015). 17. 4.

(12) 並且將專利適格性提升為專利審查的必要篩選條件19。這對新興科技領域來說，尤其是在專利適格性有疑慮的商業方法，影響尤其重大。也必然會對全球的商業活動，產生極其深遠的巨大影響。臺灣與美國的貿易關係，向來密切。而且，有許多美國跨國企業的商業方法（例如 Oracle、IBM 等）或電子商務平臺（例如近年來席捲全球的 eBay），都直接或間接影響到臺灣的個別企業與臺灣對美的貿易關係。因此有必要對美國商業方法專利的演進歷史與未來發展趨勢──商業方法的專利適格性問題，以及它對臺灣商業方法專利的啟發，深入研究。. 第二節研究問題與研究目的：美國商業方法專利適格性的發展趨勢及後續影響. 政治大用專利保護的態度，有極大的差異。歐洲的專利公約（European Patent Convention）立第 52 條 2 項 c 款明文規定：商業方法是排除在可專利發明（patentable invention）綜觀世界兩大主要的專利擁有實體──美國和歐洲20，二者對於商業方法利. ‧ 國. 學. 之外21。歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）公佈的審查指南第 G 章 3.5 節也明確指出：商業方法牽涉抽象或人類智能的特徵，無論是多複雜的方法. ‧. 或是任何的科技考量，只要可以運用人類大腦運算，且不具有任何技術特徵. sit. y. Nat. （technological character），就屬於不可專利的發明（non-patentable inventions）22。. er. io. 然而，歐洲專利公約並沒有完全斬斷商業方法可專利性的後路。它在公約同. al. n. v i n C h 3.6 節就明定，只要申請的專利標的具備技。歐洲專利局在審查指南的同章第 engchi U 術特徵，就不受公約第 52 條 2 和 3 款的限制。在立法層次上，雖然歐洲專利. 條文第 3 項附上了但書，明文不可專利的發明限縮在商業方法態樣本身（as such）. 23. 24. 19. Alice v. CLS Bank: United States Supreme Court Establishes General Patentability Test, August 2014, WIPO Magazine, available at http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0004.html (last visited: December 25, 2015). 20 Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System, June 2015, World Intellectual Property Organization, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (last visited: December 25, 2015). 21 Article 52(2)(c) EPC 1973: “The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:…(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers.” 22 Guideline for Examination in the EPO G-II, 3.5: “Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business: … These are further examples of items of an abstract or intellectual character…. This method may exclusively be carried out mentally and thus lacks technical character, regardless of the complexity of the method or any technical considerations involved…” 23 Article 52(3) EPC 1973: “Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.” 24 Guideline for Examination in the EPO G-II, 3.5: “Programs for computer:… if the claimed subject5.

(13) 公約開宗明義就以高門檻排除商業方法的可專利性，然而在實際審查裡則是利用「開小門」的方式，讓具備技術特徵的商業方法通過可專利性的審查，如同篩子一般，必須通過嚴格的層層過濾，才能成為具備技術特徵並符合專利應有品質的商業方法專利。. 在實務操作方面，歐洲專利局是根據「技術特徵」來審查專利申請，也就是能夠「利用方法解決科技問題」（“problem and solution approach”）25。而且，這樣的技術特徵並非聚焦在商務或金融特性上面，而是取決於科技領域的新穎與非顯而易知26。換句話說，歐洲專利局判定商業方法的可專利性或不可專利性，不論專利申請項是否為做生意的方法，主要關鍵在於是否能夠從據以實施的電腦技術中找到它的技術特徵27。這種從立法層次就定下高科技門檻的歐洲專利審查. 政治大. 制度，無論對實務的行政審查或是司法判決，都立下明確的法條可茲依循。. 立. 相較於歐洲，美國則被認為是對商業方法審查極為寬鬆的地方28。因為不像. ‧ 國. 學. 歐洲專利法是以直接負面表列的方式明文排除商業方法，美國專利法條文是採取在條文中以正面廣泛性文字界定可專利標的，嗣後再藉由法院判決──也就是法. ‧. 官造法的方式──將核准範圍限縮調整29。換言之，美國專利制度是採取「先鬆. y. Nat. 後緊」的篩選取向，這種寬鬆的立法態度，往往讓美國的專利發展容易受到一時. io. sit. 的專利政策所影響。如同美國法院在 1970 年代開始逐步放寬可專利標的的限制，. n. al. er. 到了 1998 年時大開專利篩選之門，正式承認商業方法的可專利性。然而時隔才. i n U. v. 16 年，2014 年的 Alice 案雖然沒有完全推翻商業方法的可專利性，但專利篩選. Ch. engchi. 之門確實已經大幅緊縮，有評論者甚至認為，美國對於商業方法的專利審查，已 30. 經逐漸向歐洲的專利制度靠攏！. matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3).” 25 Robert. J. Harriosn, Business Method Patents in Europe, 24 IP Law Group, September 2012. 26 Id. 27 Stefan Wanger, Business Method Patents in Europe and their Strategic Use: Evidence from Franking Device manufacturers, LMU Working Paper, 8, November 2006. 28 吳科慶、林育弘，〈由 CLS v. Alice 案看美國電腦軟體相關發明審查基準之變革趨勢分析〉，智慧財產權月刊，頁 21，177 期，2013 年 9 月。 29 同前註。 30 See generally Jan Walaski, Business Method Patents after Alice: US Moves Closer to Europe, Inside IP: Venner Shipley’s Intellectual Property Magazine, 10-11, Autumn/Winter 2014, available at http://www.vennershipley.co.uk/uploads/files/Website_files.pdf (last visited: December 25, 2015); see also Alice v. CLS Bank: United States Supreme Court Establishes General Patentability Test, supra note 19. 6.

(14) 至於我國專利法的立法精神，則是兼具美國的正面定義和歐洲的反面排除方式。例如：專利法第 21 條正面定義發明，「指利用自然法則之技術思想之創作。」同法第 24 條則反面規定不予發明專利保護之客體，包括「一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」雖然商業方法並未名列在我國專利法不予專利之列，但是從同法第 21 條的正面認定專利的保護標的來看，我國專利法試圖保護的發明專利僅僅限制在「利用自然法則之技術思想的創作」，也就是可專利性的前題已經筐限在自然法則的運用範疇。因此，單純利用「抽象概念」的商業方法，自然而然就欠缺可專利性的法源依據31。但我國經濟部智慧財產局在 1998 年頒佈「特定技術領域之審查基準——電腦軟體相關之發明」即將商業方法發明視為電腦軟體相關發明的特殊類型32；再根據. 政治大年）上半年智慧財產局也剛核准通過一件商業方法的專利申請立. 檢索，智慧財產局早在 1998 年就已核准過電子商務之相關專利33，今年（2015 34. 。因此，從專利. 實務上，並未完全排除商業方法作為可專利的標的35。. 學. ‧ 國. 法的條文內容來看，我國專利法的立法精神是排除商業方法；但是在專利審查的. ‧. 美國是世界上擁有最多商業方法專利的地區，其對商業方法專利適格性的政. y. Nat. 策轉向，特別是 2014 年 Alice 案之後的發展趨勢，對於世界各國專利制度的走. io. sit. 向，絕對會產生相當程度的影響。由於我國智慧財產局的專利審查基準，大多是. n. al. er. 以歐美判例──特別是美國──的實務見解作為修定專利法與專利審查基準的. i n U. v. 主要依據，因此，本研究特別將研究焦點聚集在美國商業方法可專利性的演進歷. Ch. engchi. 程，以及相關判決。希冀透過本論文關注時下正火速發展電子商務的智慧財產保護，釐清美國商業方法所牽涉的專利問題。特別是從分析美國司法、行政和立法部門之間對於商業方法的基本立場與實際作為，來探究未來商業方法專利的國際. 劉孔中、宿希成，〈論商業方法、電子商務相關發明之專利保護——理論與實務之探討〉，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 224-26，2000 年 9 月；謝銘洋，〈智慧財產權第六講：智慧財產權之取得（二）〉，月旦法學教室，7 期，頁 149-50，2003 年 5 月。 32 王偉霖，〈美國商業方法專利之最新發展與趨勢〉，科技法律評析，2 期，頁 89，2009 年 6 月 33 中華民國專利公告號 326088 號，發明名稱為匹配證券訂單之交叉網路及方法。參見前註，頁 226-27。 34 中華民國專利證書號數：I482116，發明名稱為分散式交通工具派遣方法、分散式交通工具派遣系統與分散式交通工具派遣服務商業方法。 35 陳龍昇，〈淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護〉，萬國法律，145 期，頁 67-9， 2006 年 2 月；宋皇志，〈方興未艾之電子商務發明專利適格性的爭議——從智慧財產法院一〇一年度民專上更（二）字第五號民事判決談起〉，月旦法學雜誌，232 期，頁 170-72，2014 年 9 月。 31. 7.

(15) 發展趨勢。也希望這樣的歸納分析，能對我國專利政策的擬定與專利法規的修訂，提供最新的參考依據；進而使我國的專利制度能夠順利地與國際接軌，以保護多年來在海內外辛苦打拼的臺灣企業與社會民眾。. 第三節研究方法與限制本論文採取文獻分析法及案例分析法，整理並探究從 Alice 案判決後一年美國專利制度所發生的變化，尤其是在司法判決、行政審查與立法條文上的實務趨勢。. 文獻分析法. 治政大首先，本論文將搜集、整理與分析國內外針對美國商業方法可專利性的相關立文獻，包括法學期刊、審查基準、過渡期審查指南，以及聯邦公報等，以勾勒出 ‧ 國. 學. 近年來美國商業方法專利發展的整體輪廓。但因為發生在 2014 年的 Alice 案最高法院見解，迄今仍在下級法院逐漸發酵階段，未能立即反映與完整呈現在上述. ‧. 文獻當中，因此本論文也將採用部分專業科技法相關的部落格資料，以歸納當前美國學界與實務界對商業方法專利的看法，並探討在新的美國專利制度下商業方. y. Nat. n. al. er. io. 案例分析法. sit. 法專利的發展趨勢。. Ch. engchi. i n U. v. 其次，本論文將藉由精選與分析美國商業方法專利之重大案例，試圖從中剖析美國司法實務透過判決所形成的法律見解，以釐清美國近年對商業方法之可專利性的政策轉變。進而從中整理出美國法院對於商業方法之可專利性的判斷標準，再提出美國現行專利適格性的司法判斷通則。. 研究限制. 人類的科技進步日新月異，相關的商業行為與專利法規也與時俱進，當引領世界潮流的美國逐步放寬可專利標的的界限，讓現行的專利制度可以容納更多新形態的科技態樣時，卻因而引發專利適格性的諸多爭議。但是專利適格性的爭議標的其實不僅限於商業方法，還包括生物科技、醫療診斷和軟體介面等等。本論 8.

(16) 文僅就「非物之發明」（即無實體之科技發明）作討論，並將討論客體限縮在與商務環境最息息相關的商業方法，討論其在美國現行專利制度下商業方法之可專利性的實務動向。. 又因為 Alice 案後下級法院──包括各州地方法院和聯邦巡迴上訴法院── 皆有審理商業方法專利之相關案件，各法院解讀 Alice 案審查標準的詮釋方法內容或有些許差異，但絕大多數都以系爭專利申請項為不適格專利標的為由，駁回或撤銷其專利。因此本論文僅討論對美國全國具有指標性意義之法院案件，即選擇美國最高法院和專利的專業法院──聯邦巡迴上訴法院──作為主要的分析個案。. 政治大目前最新版本的是 2014 立年 12 月出版的「2014 年過渡期專利適格性審查基準. 最後，美國專利商標局在 Alice 案後公佈兩次臨時性的專利適格性審查指南，. （2014 Interim Patent Eligibility Guidance）」和 2015 年 7 月公佈的「2015 年 7 月. ‧ 國. 學. 專利標的適格性補充更新（July 2015 Update on Subject Matter Eligibility）」，只是目前專利商標局仍針對 2015 年補充更新尋求公眾的建議，以作為續行修正行政. ‧. 審查專利適格性判斷之參考。目前徵詢公眾意見已於 2015 年 10 月 28 日截止，. y. Nat. 專利商標局也已經將意見整理完畢並公佈在官網上36，迄今尚未進一步出版更新. io. sit. 的審查標準。因此，本論文僅就現階段可獲取之最新專利適格性審查指南作為分. n. al. er. 析對象，亦未納入專業團體或個人對補充更新之建議。這些限制都使得本論文的. i n U. v. 研究發現僅具原則性的參考價值，而非針對個案內容的具體分析。. Ch. engchi. 第四節章節安排 Alice 案究竟是美國商業方法專利的「魔鬼終結者」，或是「不可能的任務續集」？本論文嘗試從美國法院認定可專利性之商業方法的司法審理歷程開始，逐步進入 Alice 案的關鍵細節加以分析，接著分別就該案所影響的後續司法判決，以及它對行政審查機關──專利商標局──審查基準的影響，進行分析。此外，本論文也將探討美國最新的專利改革法案，對於商業方法專利所產生的新挑戰，進而總結出美國商業方法專利適格性的專利政策走向。最後，本論文將進一步檢視臺灣商業方法專利施行的現況，看看美國當前的商業方法專利適格性問題，對. 36. http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/comments-public/comments-july-2015-updatesubject-matter-eligibility (last visited: December 25, 2015). 9.

(17) 於臺灣的電子商務相關業者與立法、行政機關，究竟能提供什麼樣的專利政策啟發？本論文接下來的各章內容，可概述如下：. 第二章將以歷史法學的角度，探討商業方法在美國專利史上的演進歷程，並藉此釐清相關的法理概念。首先定義何謂法定專利標的，並鎖定專利適格性作為探討商業方法是否可以核可專利的關鍵要素後，接著釐清商業方法專利和軟體專利之間的差異，進而確認商業方法作為法定專利適格標的法源基礎。最後透過美國司法判例的系列回顧，包括 Diamand v. Diehr37、State Street Bank v. Signature Financial Group38和 Bilski v. Kappos39三件經典案例，分析在 Alice 案之前美國專利適格性範圍解讀的時移勢易。. 政治大影響。首先析述最高法院在立Alice 案對商業方法專利適格性判定的法律見解，接. 第三章則以 Alice 案為中心，討論其對後續司法判決與行政審查基準的重大. 著討論 Alice 案後，聯邦巡迴上訴法院針對商業方法之專利爭議案件的專利適格. ‧ 國. 學. 性判斷，包括 buySAFE, Inc. v. Google Inc.40、DDR Holdings, Inc. v. Hotels.com41 和 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.42，從中歸納 Alice 案後美. ‧. 國司法實務對專利適格性判斷的準則。之後再闡述專利商標局受到最高法院. y. Nat. Alice 案影響所公佈最新專利標的適格性的檢驗方法，並分析其中商業方法專利. n. al. er. io. 性判斷的差異。. sit. 申請項之範例說明。最後歸納出美國司法判決與行政審查對商業方法之專利適格. Ch. engchi. i n U. v. 第四章著重從立法的角度探討商業方法專利之相關法律問題。首先析述此次美國專利制度改革為了有效解決因商業方法專利所引起的訴訟爭議，特地在行政審查機關下另行設計具有司法判決效力之獲證後複查訴訟程序（post-grant review proceedings）。接著探討適用該複查程序之商業方法專利的類型，以及複查結果所代表的司法意義。再藉由剖析專利商標局首件上訴至聯邦巡迴上訴法院的「涵蓋商業方法專利複查程序（post-grant review for covered business method patents）」案件，闡述法院對於行政審查機關裁決的回應。最後討論在行政執行與司法背書的情況下，歸結出美國立法政策裡所藴涵商業方法專利適格性的政策意涵。 37 38 39 40 41 42. 450 U.S. 175. 525 U.S. 1093. 561 U.S. 593. 765 F.3d 1350. 773 F.3d 1245. 793 F.3d 1306. 10.

(18) 第五章是結論與建議，總結 Alice 案後美國在法院判決與行政審查上對於商業方法專利適格性的整體走向與相關啟發。首先確認在 Alice 案後，專利適格性已經成為美國專利審查的關鍵篩選條件，並從司法判決與行政審查的實際案例中逐漸釐清當前美國商業方法專利的發展趨勢。接著反思臺灣商業方法專利的實行現況，比較它與當前美國專利政策之間的發展落差。最終回歸全球專利制度對商業方法成為專利適格標的高技術標準，建議臺灣相關單位對商業方法專利策略調整之必要，以順勢趕上國際專利政策轉向的時代潮流。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 11. i n U. v.

(19) 第二章美國商業方法專利之發展沿革在美國專利史上，二十世紀末出現的商業方法專利一直備受爭議，主要是因為它的專利適格性一直備受挑戰與質疑。回顧歷史，第二巡迴上訴法院早在 1908 年 Hotel Security Checking Co v. Lorraine Co.案 43 確立的「商業方法除外原則（business method exception doctrine）」，長期以來一直主導美國司法判決與行政審查的見解──從根本否定商業方法發明的可專利性。直到 1998 年聯邦巡迴上訴法院 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group 案44才推翻此一原則，大開商業方法專利之門。特別是 1990 年代中期網際網路與電子商業蓬勃發展之後，許多業者紛紛將現實生活中的「經商之道（method of doing business）」，搭上電子化的潮流或是與網際網路結合，並以此「微型化」、「軟體化」的商業方. 政治大的官方統計數據（見圖 2-1），1997 年獲准的商業方法專利才 196 件，隔年就增立長一倍，達到 398 件。從 2004 年起，商業方法專利的核准數量更是直線攀升，法申請專利，開始湧現一股電子商務的商業方法專利風潮。根據美國專利商標局. ‧ 國. 學. 在 2013 年有多達 4,939 件的商業方法專利獲得核准，是 1997 年核准數量的 25 倍。直到 2014 年才稍有下降的態勢45。整體而論，在 2013 年和 2014 年是美國. ‧. 商業方法專利核准的高峰期，平均幾乎是 3 到 4 件申請案就會有 1 件通過專利商標局的審核取得商業方法專利。. sit. n. al. er. io. 5000. y. Nat. 6000. 4000. Ch. engchi. i n U. v. 3374. 4939. 4099. 4044. 3413. 3000 2000 1000 196. 398 557. 612. 403 375 369 264. 1623 1298 1022941 617. 0. 圖 2-1：1997-2014 年美國專利商標局核准商業方法專利的年核准量 43. 160 F. 467 (2d Cir. 1908). 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 45 See http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/stcteca/usastcl_gd.htm (last visited: December 25, 2015) 44. 12.

(20) 回歸方法專利認定的法源基礎，美國國會在 1790 年制定第一部專利法時，即利用正面列舉方式將法定適格標的限制在特定範疇。以 1790 年專利法來看，法定專利標的共有六類：技術（art）、製造物（manufacture）、引擎（engine）、機器（machine）、裝置（device）」或任一前項之改良（improvement）46。由此可知，立法之初並未將「製程（process）」列入專利的法定適格標的。直到 1952 年大規模修訂專利法時，才將「製程」取代「技術」一詞，正式讓「製程」明文成為法定專利適格標的之一，進而形成現行美國專利法第 101 條的基本架構47，並且透過同法第 100 條 b 項的製程定義48，讓「方法（method）」自此成為法定適格專利標的之一，進而確立商業方法之可專利性的法源基礎。. 然而，商業方法可專利性的可議之處，主要在於「商業方法」發明是否屬於. 政治大專利標的的政策演進談起，帶出商業方法發明之可專利性的歷史發展脈絡，並藉立. 美國專利法第 101 條49「製程」法定專利標的中的「方法」。本章將先從美國法定. 由分析美國聯邦巡迴上訴法院與最高法院論述商業方法之可專利性的三件經典. ‧ 國. 學. 判決，梳理出美國司法判決機構與行政審查機關在審理過程中，對於現代商業方法之專利適格性的判準演進。. ‧. sit. y. Nat. 第一節專利保護標的之政策演進. er. io. 任何一個實用性的發明（invention）必須通過嚴格的行政專利審查後，才能. al. v i n Ch 合各個可專利性（patentability）條件的基本要求。專利法裡普遍認為可專利性條 engchi U 件包括五個要件，而且這五個要件是有先後檢驗順序的關卡（圖 2-2），只有同時 n. 稱為「發明專利（utility patent）」，而這個審查的歷程正是在檢視該項發明是否符. 通過這五個要件檢驗的發明才可以取得專利權的排他保護。這五道門檻依序分別是：（1）可專利的標的（patentable subject matter）：標的除了必須是美國專利法第 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物和組合物（composition of matter），. 46. See http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-system-celebrates-212-years (last visited: December 25, 2015) 47 現行美國專利法第 101 條的原型可追溯製至 1793 年專利法（Patent Act of 1793）: ‘…any use any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter…’ 當時已經將法定專利標的限縮成四類，分別是技術、機器、製造物、組合物。 48 35 U.S.C. §100 (b)(1998): ‘…The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.’ 49 35 U.S.C §101(1994): ‘Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.’ 13.

(21) 或「非物之發明」的製程其中任一一項，還需要滿足專利適格性（patent eligibility）的要求50；（2）產業利用性（utility）;（3）新穎性（novelty）;（4）非顯而易知性（non-obviousness）;（5）明確性（specification）與可實施性（enablement）。然而，整個美國專利制度建立的時空背景是源自工業革命（industrial revolution）以來的機械時代（machine age）。長久以來，發明專利多半是與製造業或產業科技息息相關。因此，工業或技術發明大多數是機器或製造物，當然通過可專利性檢驗的第一道審查程序，直接進入專利三要件的實質審核，即產業利用性、新穎性和非顯而易知性，只有少數的發明會被歸類在美國最高法院認定具有爭議的除外原則類型51。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. n. al. er. io. sit. y. 專利三要件. Ch. i n U. v. 圖 2-2：美國發明專利的可專利性審查門檻. engchi. （資料來源：本研究自行繪製）. 隨著全球資訊科技的快速發展與傳統產業結構的巨大變革，興新科技逐漸崛起，例如軟體程式、生物科技、醫療診斷方式，甚至是商業方法，新形態的「科技」使得美國專利法第 101 條慨括性文字劃定法定專利標的適用範圍開始模糊。. 美國專利法第 101 條列出四個標的類型是法定的可專利標的，這個可專利標的只是取得進行可專利審查的資格，尚未進入可專利性的實體審查。而專利適格性是可專利性條件的第一道把關門檻，實質審查內容並非在專利法明文呈現，而是美國最高法院透過一系列判決逐步發展的判例法。 51 雖然美國專利法第 101 條用列舉方式限縮可專利標的的範圍，但概括條文讓司法機關在法律詮釋上有廣泛適用空間。因此，美國最高法院透過累積的判決先例，在 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980) 確立法定專利標的的三個除外原則：自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract ideas），是不具可專利性的標的。 50. 14.

(22) 美國司法機關在探究立法理由之後，從 1970 年代開始對法定適格標的作出比較寬鬆的法律詮釋，一步步放寬專利適格標的的涵攝範圍。也就在司法當局有意擴增法定專利標的的專利政策下，專利審查的第一道門檻並未受到太多的重視。因此，導致專利商標局依循寬鬆的專利適格性審查標準核准許多品質良莠不齊的方法專利，終於招來許多批評聲浪。從 2010 年起，美國最高法院接連以無法通過可專利性審查的第一道門檻——專利適格性——終結審理案件52，使得美國專利法第 101 條專利標的之專利適格性認定，逐漸受到重視53，進而重新確認專利審查的關鍵要件！. 第一項法定專利標的. 治政斷性保護的客體。專利制度所要保護的對象是「科技」大，乃是將思想具體實施立或落實的技術，也就是思想的實際運用。對於美國專利法之父 Thomas Jefferson 所謂的「法定專利標的（statutory subject matter）」，係指在專利法上獲得壟 54. 55. ‧ 國. 56. 學. 而言，他同時也是美國第一部專利法的作者，機器、製造物都是足以辨識的科技（是明確可觸摸的「物之發明」）。從農業時代進展到工業時代，發明一直都是. ‧. 實體且有形的，但邁入資訊時代後，電腦軟體的出現，嚴重挑戰過去對傳統科技實體發明的具體認知。發明變成虛擬的電子信號，是無法用肢體觸及的無體形式。. y. Nat. sit. 科技發明與產業應用的「微型化」、「軟體化」趨勢，大幅鬆動過去以具體可觸摸. n. al. er. io. 實體發明作為法定專利標的傳統判斷標準57。. Ch. i n U. v. 美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現任何新的且實用的製程、機. engchi. 器、製造物或組合物，或是上述（類型）任何新的且實用的改良，依本法所定之要件賦予專利權58。」由此可知，美國國會開宗明義列舉限制法定專利標的的類型，也就是只有製程、機器、製造物或組合物這四種主要的特定類型可以進行專利適格性審查的檢驗，是專利法所認定的「法定專利標的」。其中機器、製造物 52. See Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).; Mayo v. Prometheus, 132 S.Ct. 1289 (2012).; Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107 (2013).; Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S.Ct. 2347 (2014). 53 W Edward Ramage, The Unsettled State of Business Method Patents, IP VALUE 2014, http://www.iam-media.com/Intelligence/IP-Value/2014/Legal-perspectives-Cross-border/Theunsettled-state-of-business-method-patents. 54 Robert P. Merges, As Many As Six Impossible Patents before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577, 581 (1999). 55 同註 35，宋皇志，頁 153。 56 See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. at 3245 (2010). 57 See id. at 3235. 58 Supra note 49, 35 U.S.C §101. 15.

(23) 或組合物都是顯而易見、實體且有形的標的，但方法不是物的發明，也不是相關的改良或物的新功能應用，根據同法第 100 條 b 項：「⋯⋯所謂的『製程』是指製程、技術或方法，也包括已知製程、機器、製造物、組合物或材料的新用途59。」透過文義解釋，「法定專利標的」的範圍明明白白限制在這四個特定類型。但仔細探究，無論是美國專利法第 101 條或是補充說明的第 100 條 b 項，國會皆採用慨括文字，也就是不明確的法律用語定義「法定專利標的」，因此司法機構就擔負起詮釋這廣泛法條的重要使命。. 在 1970 年代開始美國的專利制度瀰漫一股開放的專利政策。在這樣的潮流之下，司法機關將法定專利標的的範圍，擴大解釋成「太陽底下人類創作的任何事物（anything under the sun that is made by man）60」都有可能成為專利適格標. 政治大包的法定專利標的涵攝範疇，進而確立不可專利標的的三個除外原則，明確屏除立的。但在鬆綁法定專利標的的門檻時，法院也透過一系列判決來限縮看似無所不. 自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）和抽象概念（abstract. ‧ 國. 學. ideas）等三項事物。因為美國最高法院認為這類的發現是屬於全體人類共享的資產61，是科學研究與科技工程的基礎工具62，不應該由一人所專有。. ‧ y. Nat. 換言之，美國專利制度下所認定的法定專利標的，自然而然就是專利法第. io. sit. 101 條所列之「物之發明」的機器、製造物或組合物，與「非物之發明」的製程，. n. al. er. 而且根據案例法（case law）形成的法理，自當排除自然法則、物理現象和抽象. i n U. v. 概念，也就是說，這三個是法定專利適格標的的除外原則。. Ch. engchi. 第二項商業方法除外原則雖然 1970 年代開始美國逐漸放寬法定專利標的的範疇，但對商業方法而言，美國在二十世紀，整整一個世紀，幾乎是全盤否定商業方法的可專利性。這樣的專利態度最主要是源自於 1908 年 Hotel Security Checking Co.案63。該判決的專利. 59. Supra note 48, 35 U.S.C. §100 (b). See Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980). 61 Id. 62 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972). 63 See State Street Bank, 149 F.3d at 1375；see also Josh Lerner, Where Does State Lead? A First Look at Finance patents, 1971-2000, 57 JOURNAL OF FINANCE, 901, 903 (2002)；參見李志安，〈商業方法相關智慧財產權問題之研究〉，科技法律透析，13 卷 12 期，頁 54，2001 年 12 月；馮震宇，〈開創電子商務專利的判決：State Street 判決影響電子商務的未來〉，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 112，2011 年 1 月，2 版。 60. 16.

(24) 請求項（claim）是一套防止餐旅從業人員盜用公款的記帳系統，換言之，就是一套商務處理系統。美國第二巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Second Circuit）認為這套記帳系統不具發明性，系爭之發明既不是系統（systems）也不是方法（methods or means），僅僅只是既有現金查帳的建議而以，當然不具可專利性64。此案之後，只要專利請求項牽涉商業方法就直接被排除在可專利標的之外，開啟主導美國專利史長達 90 年的「商業方法除外原則」。然而，在 1998 年 State Street Bank65案中，聯邦巡迴上訴法院率先指出 1952 年專利法修訂後，商業方法的可專利性資格就和其它方法專利沒有差別，需等同視之66。之後，美國法院更回頭檢視由 Hotel Security Checking Co.案所立下的「商業方法除外原則」，發現當時法院核駁這套記帳系統的理由，並非因為它不符合. 政治大用性、新穎性和非顯而易知性。因此，「商業方法除外原則」是司法機構和專利立. 法定適格標的的基本條件，而是它無法通過專利三要件的審查──也就是產業利. 審查機關未細究 Hotel Security Checking Co.案之判決理由而產生的錯誤演繹。他. ‧ 國. 學. 們誤以為 Hotel Security Checking Co.案立下「商業方法除外原則」，從而根本否定商業方法是法定專利標的之一67。歷經 90 年後，聯邦巡迴上訴法院在二十世. ‧. 紀末透過 State Street Bank 案，正式揚棄「商業方法除外原則」。. sit. y. Nat. er. io. 之所以會有這樣的詮釋，因為做生意的方法往往是人類在日常生活逐步發展. al. 出的商業活動，就是商業慣例或是因應市場需求而驅動的商業行為，例如零售、. n. v i n 服務或商品的交易行為。這些概念性經營策略的商務模式其實可以透過一定步驟、 Ch U i e h n c g 流程具體付諸實踐，也就是所謂的商業方法，所強調的是據以實施的執行步驟 68. 和相關歷程。過去只要是商業活動中所涉及的交易、計算都可以算是商業方法，但隨著科技進步和網路興起，如今則多指涉藉由電腦設備執行商業活動的各種方法69。毫無疑問，如果商業方法只停留在理論概念性的商務模式層次，就僅只是 64. Hotel Security Checking Co., 160 F. 467 at 469-471. 525 U.S. 1093 (1998) 66 State Street Bank, 149 F.3d at 1375. 67 See id. at 1375；參見劉孔中、宿希成，〈論商業方法、電子商務相關發明之專利保護──理論與實務之探討〉，臺大法學論叢，30 卷 4 期，頁 9，2000 年 9 月；註 63，李志安，頁 54。 68 Paul Timmers, Business Models for Electronic Markets, 8 ELECTRONIC MARKETS-THE INTERNATIONAL JOURNAL 3, 5 (1998)；參見陳龍昇，〈由美國 Bilski v. Kappos 案探討商業方法發明之專利適格性〉，臺北大學法學論叢，84 期，頁 239-40，2012 年 12 月；顏上詠、陳帝利，〈歐洲與美國商業方法專利學理之研究〉，東海大學法學研究，21 期，頁 247，2004 年 12 月。 69 李治安，〈網路時代中商業方法可專利性之政策分析〉，經社法制論叢，29 期，頁 219，2002 65. 17.

(25) 抽象的管理理論或商業營運概念，當然是專利法所要排除的不可專利客體——抽象概念。一旦與電腦結合或透過自動化設備處理商業資料或進行財務資訊演算，產生實際的應用結果，本質是抽象概念的商業方法就有機會變身成為美國專利法第 101 條認定的可專利性適格標的。. 第三項電腦軟體專利與商業方法專利之差異與關聯過去專利權多授與實體發明，但隨著科技的演進，硬體設備與時俱進之外，人類文明再次大躍進是因為電腦軟體的出現、普及與廣泛應用，軟體的創新將人類科技推進到「無形（intangible）」的境界70。除了傳統的製造業與科技業之外，商業活動也紛紛結合軟體進行複雜的演算與執行功能，形成一股軟體應用商業化. 治政的電子商務相關發明，往往讓人誤以為商業方法是電腦軟體的一種商業應用，將大立商業方法專利視為軟體專利的下位概念。我國的專利審查基準，更直接把商業. 的潮流71。尤其現在大多數的商業方法都仰賴電腦軟體與網路輔助執行，即所謂 72. ‧ 國. 學. 方法專利視為電腦軟體專利的特殊類型73。但是從美國專利的歷史觀點探究，可以清楚發現電腦軟體和商業方法，其實是兩種各自獨立──但經常相互結合──. ‧. 的專利類型。. y. Nat. sit. 根據美國專利商標局 2000 年公佈的商業方法專利白皮書，明確指出商業方. al. er. io. 法專利的核心主體是商務資料處理（business data processing）。其實，早在十八. n. 世紀末，美國就曾經核准過美國第一件財務專利，遠遠早於電腦軟體，甚至電腦. Ch. i n U. v. 硬體的誕生。而且，早期美國的財務專利多半是紙本技術（paper-based technologies）. engchi. 的產物或方法；反而是電子機械設備或軟體操控裝置隨著科技演進，而逐步應用在商務資料處理系統上74。這份白皮書也是美國專利商標局首次明確定義何謂商業方法。值得注意的是，利用自動化設備執行財務或管理資料的處理方法，不以電腦軟體為限，只是以現今科技來看，大部分的商業方法發明都和電腦軟體密不可分。年 1 月。 70 同註 63，李治安，頁 60。 71 馮震宇，〈從商業方法專利論軟體專利的發展與保護（一）〉，智慧財產權月刊，3 期，頁 2021，1999 年 3 月。 72 參見註 63，李治安，頁 61。 73 參見王偉霖，〈美國商業方法專利之最新發展與趨勢〉，科技法律評析，2 期，頁 89，2009 年 6 月。 74 See http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/menu/busmethp/whitepaper.pdf (last visited: December 25, 2015) 18.

(26) 然而，電腦軟體的可專利性也並非毫無爭議。美國司法過去普遍認為電腦程式是一種數學演繹法（mathematical algorithm），牽涉人類心智推理的思考歷程（mental steps），據此形成「數學演繹法除外原則」，判定電腦軟體是不可專利的標的。但自 1981 年 Diamond v. Diehr75一案，美國最高法院指出專利請求項不會因其牽涉數學公式（mathematical formula）就當然否定其可專利性，而是需要整體觀之76。並且當專利請求項展現專利法所要保護的功能，就滿足美國專利法第 101 條對專利標的適格性的要求77。美國也因 Diehr 案自始開啓軟體專利的新時代。在電腦軟體成為美國法定專利標的後78，仰賴電腦軟體執行或操作的現代商. 政治大子商務之商業方法專利間，有著緊密不可分的關聯。但更重要的是，商業方法專立. 業方法發明，就很難再被摒除在專利適格標的之外79。確實，軟體專利和現代電. 利絕非附屬於電腦軟體專利的範疇內，電腦軟體也並非全然為了商業目的而設計，. ‧ 國. 學. 兩者之間只是因網路數位科技的發展與應用，產生交集（見圖 2-2）80，千萬不可混淆。只是商業方法與電腦軟體的交集所涵蓋的面向越來越廣，幾乎含納了現代. ‧. 絕大多數運用在電子商務的商業方法發明，才會讓人誤以為商業方法專利是軟體. n. al. er. io. sit. y. Nat. 專利的子類型之一。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-3：軟體專利與商業方法專利之關係圖 75. 450 U.S. 175 (1981). Id. at 176. 77 Id., at 192. 78 美國專利商標局 1996 年 2 月 16 日首度公佈第一版的「電腦相關發明審查指南（Examination Guidelines for Computer-Related Inventions）」，等於正式承認軟體發明的可專利性。 79 See Robert P. Merges, supra note 54, at 585. 80 同註 63，李治安，頁 61。 76. 19.

(27) （資料來源：本研究自行繪製）. 第四項商業方法作為法定專利適格標的（做生意的方法），是人類智能發展出的商務營運模商業方法即「經商之道」式，本身涉及商業習慣、銷售手法等抽象概念，本質是不可專利的，理論上不應該給予專利權的保護。但是，當商業方法依附在自動化設備或電子裝置上，甚至與網路結合，也就是所謂的「電子化」或「數位化」之後，人類智能的推演歷程就體現在具體可實施操作的技術上。自從美國聯邦巡迴上訴法院在 1998 年的 State Street Bank 案中推翻專利實務長久以來建立的「商業方法除外原則」後，美. 政治大. 國專利制度再也無法全盤否定商業方法專利適格性的可能性。. 立. 美國最高法院對方法專利的定義是「為了產生特定結果，某物質處理的方式，. ‧ 國. 學. 其可以是實施在標的客體（subject matter）上的一個行為或是一系列動作，使標的轉化（transformed）或變成（reduced）不同狀態或事物81。」以此定義分析美. ‧. 國專利商標局的商業方法發明歸類──「專利分類碼 705：自動化商業方法（Automated Business Methods）」，包括機器及為了執行資料處理或運算過程所產. y. Nat. sit. 生的相應方法，這些機器或相應的方法是用於（1）企業的執行、行政或管理；. al. er. io. （2）財務資料的處理；或（3）產品或服務售價的決策82。這個自動化商業方法. n. 的描述，與美國司法見解對方法成為法定專利標的的認知，相當契合。換句話說，. Ch. i n U. v. 商業方法是為了達到商務營運之目的，透過機器或資料處理方法將資料加以轉換，. engchi. 所具體實施的財務或企業管理之資料處理。. 更精確地說，在概念上無論是美國司法體系或是專利商標局對商業方法的定義，其實都沒有限制商業方法一定要與特定裝置結合，只是在實務上，利用電腦或自動設備的操作，往往可以增加商業效率或提高服務品質83。因此，美國最高. 81. Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788 (1876). ‘Class 705 encompasses machines and their corresponding methods for performing data processing or calculation operations, where the machine or method is utilized in the 1) practice, administration, or management of an enterprise, or 2) processing of financial data, or 3) determination of the charge for goods or services.’ See U.S. Patent and Trademark Office, USPTO White Paper - Automated Business Methods - Section III Class 705, available at http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patentbasics/types-patent-applications/utility-patent/business-methods-20 (last visited: December 25, 2015). 83 胡心蘭、蔡岳勳, 〈促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議——以 In re BILSKI 案為例〉，政大智慧財產評論，7 期，頁 125，2009 年。 82. 20.

(28) 法院在 Gottschalk v. Benson84案中就明白點出，「方法是否取得專利的保護，無關乎使用裝置是何種特別的形式85。」也就是說，商業方法發明是否透過電腦軟體據以實施，不是把商業方法發明變成可專利的標的的鑰匙，關鍵在於商業方法是否具備美國專利法第 101 條所明訂之專利適格性的基本條件，以及它是否符合專利三要件的實質內涵。聯邦巡迴上訴法院已經藉由 State Street Bank 案推翻將商業方法永久排除在可專利範疇的見解，並重申「判斷專利請求項是否包涵法定適格標的，不應該把焦點放在標的是否為這四個特定類型之一，應該要考量標的的，也就是考慮標的的實際功效（practical utility）實質特性（essential characteristics） 86. 」。. 在司法機構對方法發明的法律見解闡述下，法定適格標的的認定絕非「非黑. 政治大就是方法發明所要達到的具體成效。延續這樣的邏輯，透過單純的字面解釋，商立. 即白」的二分法標準，而是彈性地進入實體考量去檢驗方法發明的實濟內涵，也. 業方法發明就是方法之一，不會因為它利用人類智能表現的抽象概念或是牽涉數. ‧ 國. 學. 學演譯法，就被摒除在可專利標的之外，它是美國專利法第 101 條認定法定專利適格標的製程的子項目之一。因此，商業方法當然可以作為法定專利的標的。. ‧. io. sit. y. Nat. 第二節商業方法可專利性判斷標準之案例分析. n. al. er. 當商業方法發明被認為是可專利標的之後，如何透過具體審查判斷商業方法. i n U. v. 的專利適格性，就成為極為重要的核心課題。也就是，究竟商業方法發明要達到. Ch. engchi. 什麼樣的條件，才能滿足可專利性的要求？為了解決這個爭議不休的問題，聯邦巡迴上訴法院和最高法院藉著歷年的關鍵性的判決，逐步發展出在 Alice 案前不同時期的判斷基準，藉此確立牽涉抽象概念之商業方法具有專利適格性，試圖讓產業界、專利審查機構和下級法院有所依循。. 第一項 Diamond v. Diehr87案本案爭議事實係利用數學公式之電腦程式控制固化合成橡膠的製程，是否屬 84. 409 U.S. 63 (1972). Id. at 69. 86 State Street Bank, 149 F.3d at 1375. 87 450 U.S. 175 (1981)：本案件並非商業方法專利案件，是電腦軟體專利的指標性案件。之所以將此案列入商業方法可專利性判斷的分析，是因為該案件自此確立軟體為法定專利適格標的，為透過電腦或軟體據以實施的電子商務之商業方法發明，開啟成為可專利適格標的的契機。 85. 21.

(29) 於美國專利法第 101 條所要保護的專利適格標的。下表整理系爭案件之歷史發展（見表 2-1）。. 表 2-1：Diehr 案件發展簡表. 受理機構. 裁決/判決結果. 理由. 專利商標局. 不適格. 非法定專利適格標的. 專利商標局上訴委員會. 不適格. 非法定專利適格標的. 關稅與專利上訴法院. 無. 駁回：不能僅因系爭專利申請項牽涉電腦程式就判定為不可專利標的. 最高法院. 適格. 立. 第一款案由事實. 是法定專利適格標的治政大. ‧ 國. 學. 在合成橡膠壓模固化的過程中，有三項關鍵因素會影響最終完美的塑形：被壓模產品的厚度、壓膜製程時產品所受的溫度，以及產品在固化歷程所留置的時. ‧. 間。以往橡膠業者未能精準掌握壓模製程的溫度起伏，因此無法透過電腦程式操. y. Nat. 控整個合成橡膠固化的時間，當然就無法提供品質一致的固化壓模。因此，準確. er. io. sit. 測量壓模歷程中溫度的變化，就是製作合成橡膠的關鍵技術。. al. n. v i n Ch 一種製造橡膠產品時控制溫度和時間的方法，他們套用 e n g c h i U Arrhenius 公式去計算壓模過程中已知的時間、溫度和固化關係，並且將所測得的數據透過數位電腦持續. Diehr 和 Lutton 在 1975 年向美國專利商標局提出專利申請，專利申請項是. 記錄，找出壓模固化的最適當機制，再結合電腦發出開模的信號。. 然而，專利商標局以專利請求項非屬專利法第 101 條所列之法定專利標的之一而予以核駁，Diehr 不服這項行政決定，因而上訴至專利商標局上訴委員會（the Patent and Trademark Office Board of Appeals）。委員會認同專利商標局的裁決， Diehr 仍不服，因此上訴至關稅與專利上訴法院（the Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA）。關稅與專利上訴法院認為，系爭專利請求項是為製作合成橡膠壓模的一種製程或方法，讓開模時機變得準確，改善現有壓模的過程，不能僅因系爭專利申請項牽涉電腦程式，就判定為不可專利標的88，以此駁回委員 88. In re Diehr, 602 F.2d 982 (1979). 22.