第三章 Alice 案對美國商業方法專利適格性判斷之影響
第一節 Alice 案的商業方法專利適格性認定
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第一節 Alice 案的商業方法專利適格性認定
Alice 案是關於銀行利用電腦執行金融交易的商業方法案件。其爭議事實是 使用電腦作為第三方仲介以降低交割結算風險的財務系統，它是否為美國專利法 第 101 條中所載的專利適格標的？下表整理系爭案件從 2011 年 3 月在 Columbia 特區地方法院第一次宣判到 2014 年 6 月美國最高法院終局判決之間的整個訴訟 歷程（見表 3-1）。
表 3-1：Alice 案件發展簡表
判決日 管轄法院 判決結果 判決理由
2011.03.09 Columbia 特區地 方法院
不適格 無法通過「機器或轉化測 試」，並且認定是抽象概念。
2012.07.09 聯邦巡迴上訴法 院
適格 通過「機器或轉化測 試」。
無明顯證據顯示系爭專利 不具專利適格性。
2013.05.10 聯邦巡迴上訴法 院（全院聯席）
不適格 系爭方法和相關電腦的系統發 明是抽象概念，不是法定適格 標的。
2014.06.19 最高法院 不適格 居間降低交割風險的抽象 概念不具可專利性。
使用通用電腦的方法請求 項，無法成功將抽象概念 轉化成具專利適格性的發 明。
第一項 案由事實
訴訟兩造的一方──Alice Corporation（以下簡稱 Alice Corp.）──是一家擁 有許多金融風險管理相關專利的澳洲公司，其中一項專利是對未來未知特定事件
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（specified, yet unknown, future events）之風險管理系統134。這套系統乃是由第三 方架設電腦交易平臺，讓雙方當事人在此平臺交換債務款項（financial obligations）
達到降低交割風險的目的；而降低風險的方式則是在交易產生時，只有滿足雙方 已同意的債務設定才會進行實際交割。更具體來說，Alice Corp.這項專利是利用 電腦根據當事人在交割機構帳戶的實際資產設算出虛擬的影子應收與應付款項
（shadow credit and debit），只有當當事人確實有足夠的資產時，電腦才會通知相 對之金融機構進行交割135。換句話說，這套金融系統是利用信賴第三方進行驗證 交易當事人的財務能力後，再根據雙方已同意的債務款項，讓其中一方完成支付。
訴訟兩造的另一方──CLS Bank──則是一家打著以降低外匯市場交割風 險為號召的金融服務企業。CLS Bank 在 2007 年向 Columbia 特區地方法院提起 訴訟，指稱 Alice Corp.此項專利無效，亦或它並無侵權之嫌。地方法院根據 2010 年 Bilski 案立下的判斷標準，認為系爭專利請求項只是運用無利害關係之仲介促 進雙方交換義務以消弭風險的抽象概念，是不可專利標的136。Alice Corp.不服，
上訴至聯邦巡迴上訴法院。雖然聯邦巡迴上訴法院最初採用反面推論，認為沒有 明顯證據（manifestly evident）顯示系爭請求項是不適格的抽象概念，不能推論 為不適格專利標的，因而推翻地院的判決。但 CLS Bank 不服，也提起上訴。接 著，聯邦巡迴上訴法院法官全院聯席（en banc）會議改判定系爭之方法專利不具 專利適格性。最後該案上訴至最高法院，最高法院仍然維持聯邦巡迴上訴法院全 院聯席的終局判決，確認系爭專利請求項不具專利適格性定案。
第二項 法律分析
Alice 案統整過去四十多年最高法院曾經就「抽象概念」進行討論的歷年判 決，包括 Benson、Flook、Diehr 和 Bilski 案，從中找到一脈相連的分析邏輯，完 全避開「機器或轉化測試」的討論，而是採納 2012 年最高法院在 Mayo 案137提 出的兩步驟專利適格標的之分析架構。乍看之下，這個新標準似乎為商業方法專 利的判斷點亮一盞明燈，讓業界終於有一條清楚可茲遵循的道路；但事實上，這 個判斷標準不僅拉高抽象概念通過專利適格性的門檻，也衍生出一些新的問題。
134 Alice Corp. v. CLS Bank, 134 S.Ct. at 2352 (2014).
135 Id.
136 Id. at 2353.
137 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012).
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第一款 兩步驟分析架構
最高法院開宗明義闡述，為了檢驗系爭專利之適格性，採用 Mayo 案最新確 立的兩步驟專利適格性分析架構138（見圖 3-1）。第一步先確認系爭專利請求項是 否涵蓋法定專利適格標的的除外原則（exceptions to eligibility）。當確定專利請求 項的標的為抽象概念、物理現象或自然法則時，就進入第二步分析，此時必須考 量系爭專利請求項的內涵，無論是個別或是整體，是否有「明顯超越（significantly more than）」除外原則本身之意涵，進而產生實質意義139。
圖 3-1：最高法院的「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」
138 Alice Corp., 134 S.Ct. at 2355.
139 Id. at 2353.
步驟 1 專利請求項是否為法 定專利適格標的的除
外原則？
步驟 2
專利請求項的項目，其所 增 添的 元素 是否 足夠 轉 化適格的專利標的：是否 有「發明概念」？
專利請求項是 法定專利適格標的
專利請求項不是法 定專利適格標的
否
否 是
是
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第二款 最高法院之判決結果
最高法院以分歧的聯邦巡迴上訴法院全院聯席意見140為由，找到充分立場插 手劃定極具爭議的法定專利適格標的範圍。延續聯邦巡迴上訴法院對系爭專利請 求項的分類：方法、系統和媒體（media）141，各自檢驗，由大法官 Thomas 主筆 的判決，無論是方法、系統或媒體專利請求項都無法通過 Mayo-Alice 分析架構 的第二步驟142，因此得出系爭專利請求項並非專利適格的發明。而大法官 Sotomayor、大法官 Ginsburg 和大法官 Breyer 共同發表協同意見書，贊同本案論 述。
步驟 1：確認專利請求項是否涉及法定專利適格標的的除外原則
最高法院先以 Bilski 案的避險機制為例，以協調清算（intermediated settlement）
是基礎的經濟行為（economic practice），是又使用第三方仲介亦是現代經濟的基 石（a building block），兩大理由歸結系爭專利請求項是法定專利標的除外原則的 抽象概念。在確認系爭專利請求項是否利用法定專利標的之除外原則後，還需進 一步判斷系爭專利請求項沒有「先佔」除外原則本身的意圖。接著再援引 Diehr 案指出，就算專利請求項牽涉專利標的的除外原則，也不當然否定其專利適格性。
因此判定需要進入第二步分析，端看專利請求項是否有發生轉化效果143。換句話 說，最高法院透過步驟 1 確認使用第三方仲介降低交割結算風險的財務系統，它 所運用的僅是協調清算概念，如同避險機制一樣，都是抽象概念，是美國專利法 第 101 條的專利適格標的的除外原則之一144。
步驟 2：檢驗專利請求項所增添的部分是否足以讓該發明轉化（transform）為專 利適格標的
為了替轉化找出可操作的依循標準，最高法院回顧從 1970 年代開始迄今的 五個重要判例，在這個步驟裡同時利用「反面排除」與「正面定義」來劃定轉化
140 聯邦巡迴上訴法院全院聯席會議在 Alice 案的法律見解分歧，法官各有其不同的法律觀點。
從結果來說，10 位列席法官中共有 7 位認為系爭方法專利請求項是不具專利適格性，是最大共
識，其它系爭之系統和媒體專利請求項的法律見解則沒有多數共識。請參見CLS Bank Int’l v.
Alice, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. May 10, 2013)。
141 在此所稱「方法專利請求項」係指交換債務的方法。「系統專利請求項」係指用來執行這套
交換債務方法的電腦系統。「媒體專利請求項」係指包含程式碼的電腦可讀媒體，以執行上述電 腦系統。三個專利請求項都是利用電腦進行施作。
142 Mayo 案是關於自然法則的專利請求項判斷，最高法院非常肯定該案的論述方法，認為深具
啓發意義，可以直接套用在專利請求項涉及抽象概念的分析。
143 Id. at 2354.
144 Alice Corp., 134 S.Ct. at 2356.
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Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972) Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)
一般電腦是無法幫助涵納抽象概念 的專利請求項轉化成具有專利適格 性的發明專利。
Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010)
單純將抽象概念限制在特定科技領 域使用（field of use），不足以達到「轉化」的要求。
Mayo Collaborative Services v.
Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct.
1289 (2012) 法達到「新且有用（new and useful）」的應用標準。其次，法院又舉 Flook 案─
─知名數學公式結合電腦應用於特定領域的製程──為例，認為僅僅將抽象概念
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說明書寫上「應用之（apply it）147」，是不足以讓抽象概念轉化達到專利適格性 的要求。之後，法院重申 Bilski 案的觀點，帶出第三項反面子條件──單純將抽 象概念限制在特定科技領域使用（field of use），亦無法達到質變的效果。最終，
最高法院將這三項反面排除的子條件結合在一起，即「一般電腦」加上「應用」， 再加上「限制使用的科技領域」，都不足以讓抽象概念成功轉化為專利適格標的
148。因此，基於上述三項反面排除的子條件，最高法院認為系爭專利請求項所產 生「影子帳戶」和電磁記錄功能，僅是一般電腦最為人熟知且常見的一般功能，
並沒有因此提升電腦本身的功效。換句話說，最高法院透過步驟 2，肯定系爭專 利沒有達到「明顯超越」的要求，未能成功地讓不可專利的協調清算──抽象概 念──轉化為可專利的適格標的。
第三款 Alice v. CLS Bank 案判決評析
最高法院用 Bilski 案對聯邦巡迴上訴法院長久以來偏袒專利權人的判決結 果擊發第一聲反駁的槍響後，前後歷經近五年的時間，終於藉著 Alice 案打破一 貫保守的態度，插手介入，為牽涉抽象概念的專利申請範圍訂下最高的司法指導 方針──「發明概念」是滿足轉化的關鍵構成要件。也就是說，利用抽象概念的 方法發明，只要其中的元素或是整個方法蘊含「發明概念」，即符合美國專利法 第 101 條所定義的法定適格標的。然而，這看似明確的判斷標準卻也因為最高法 院一貫的保守態度，留下懸而未決的新難題：（1）最高法院所認定的「抽象概念」， 其真正的定義為何？以及（2）「發明概念」所涵攝的範圍究竟邊界在哪裡149？
從 Benson 案開始，最高法院一直閃避回答這個關鍵性問題──「什麼是抽 象概念」。在 Alice 案中，最高法院依然拒絕論證抽象概念的真實意涵150，反而利 用舉例和比對的方式，推論系爭協調清算足為抽象概念。首先，法院指出早在 19
從 Benson 案開始，最高法院一直閃避回答這個關鍵性問題──「什麼是抽 象概念」。在 Alice 案中，最高法院依然拒絕論證抽象概念的真實意涵150，反而利 用舉例和比對的方式，推論系爭協調清算足為抽象概念。首先，法院指出早在 19