結論：商業方法可專利性之爭議焦點與美國專利政策之最新走向

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利改革法案對商業方法專利施行的最新措施，歸結出美國商業方法在「後 Alice 時期」的可專利性判斷標準。作為論文的總結，本章將先彙整前述第二、三、四 章的重要研究發現，然後藉由這些相關線索，回頭反思臺灣專利制度的現況，進 而對臺灣電子商務產業及現行專利審查實務，提出具體的產業提醒與政策建議。

也期盼本論文的粗淺分析，能夠為我國商業方法專利的相關理論與實務進展，略 盡綿薄之力。

第一節 結論：商業方法可專利性之爭議焦點 與美國專利政策之最新走向

美國最高法院利用判例法立下抽象概念、自然法則和物理現象是專利法所要 排除保護的不可專利標的，而商業方法的本質，正是運用法院認為不具可專利性 的抽象概念。這也使得以商業方法申請專利的正當性，一直備受質疑，更讓許多 非專利實施實體興起一連串無助益的訴訟紛爭。最高法院在 2014 年借著 Alice 案對美國成久固習的專利審查制度開了重重的一槍，其指標性的意義更是不可言 喻。讓「什麼是專利適格標的」重新回到美國可專利性審查的關鍵，成為第一道 把關門檻，更重要的是，Alice 案使得美國對於專利適格性的判斷界線愈臻明確！

商業方法發明，其實就是替抽象概念披上具體應用的外衣。因此，如何將蘊 含抽象概念、不適格作為可專利標的的商業方法，轉化成適格的商業方法專利，

一直是商業方法可專利性的爭議焦點。因此，本論文特別聚焦在商業方法專利的 兩大議題：其一，將抽象概念轉化成為適格專利標的的具體條件，其二，有效過 濾現行不適格商業方法專利的機制。這兩個關鍵問題，主導著當前美國商業方法 專利的最新趨勢。

是以，藉著整理美國歷年司法判決與行政、立法機關對商業方法施行的相關 措施，本論文共得出四項主要的研究發現：（一）商業方法仍然是美國專利法第 101 條規定的可專利標的。（二）美國最高法院提出的「Mayo-Alice 兩步驟專利 適格性分析架構」是當前專利適格性檢驗的最高標準；在聯邦巡迴上訴法院的後

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續詮釋下，「解決科技領域的技術問題」成為通過此判斷標準的關鍵性條件。（三）

美國專利行政審查機關——專利商標局——的最新專利審查基準，已經與司法專 利適格性判斷標準同步。（四）「涵蓋商業方法專利複查程序」，是目前過濾不適 格商業方法專利的最佳訴訟途徑。

一、商業方法發明在美國是法定可專利標的

商業方法成為美國法定可專利標的的歷程，可說是峰迴路轉！透過文獻整理 與歷年案件的回顧，本論文發現，美國早期是根本否定商業方法的可專利性，在 1998 年後才因為專利審查標準改變，造成門戶洞開，轉而正式承認無實體標的 的商業方法是符合法定要件的可專利標的。但歷經十年多的時間，美國司法最高 單位——最高法院——重申專利審查的關鍵標準，再度將焦點放回專利適格性，

作為第一道把關可專利性的門檻，嚴格過濾具有專利適格性之可專利的商業方法 發明。

會有這樣的發展，是因為美國專利法採取概括性文字，不像歐洲專利公約明 文排出商業方法的可專利性。在美國必須借助最高法院形成的案例法，劃定可專 利標的的涵攝範疇。美國專利法第 101 條開宗明義就表示「非物之發明」的「製 程」，也是專利法所要保護的法定專利標的。而且，根據同法第 100 條 b 項的補 充說明，「方法」乃是「製程」的子類型之一。因此「商業『方法』」就字面意義 來說，當然是「方法」其中的一種，只是其產生的結果關乎於商用目的罷了。毫 無疑問地，「商業方法」確實符合美國專利法所認定的法定可專利標的。

然而，在美國專利制度下，成為可專利標的只是取得進入專利審核的入場券，

至於最終是否能夠獲得專利權的保護，還必需進一步通過重重可專利性審查³⁸⁸。 首先迎面而來的第一道門檻——專利適格性，就是來確定其是否經得起專利應有 品質的考驗。這道專利適格性的審查門檻，是美國司法系統累積多年的實務經驗 之後，在近年才逐漸發展出來的關鍵篩選機制。

早期美國並沒有完整的專利適格性的觀念，司法機構與行政機關是基於 1908 年 Hotel Security Checking Co.案確立的「商業方法除外原則」，全盤否定商

388 可專利性審查條件，請參考第二章第一節。

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業方法的可專利性。到了 1970 年代新興科技的崛起，讓美國境內興起一股開放 的專利政策，司法在一步步放寬可專利標的的範疇之後，繼 1980 年 Diehr 案承 認軟體專利是法定專利標的後，商業方法就在 1998 年聯邦巡迴上訴法院管轄的 State Street Bank 案，因為結合電腦程式（即所謂的軟體）產生具體、有形的數值 結果後，得到司法的認可，自始無實體的商業方法成為美國專利制度下的法定專 利適格標的。

然而，大開商業方法專利之門的效應，在美國迅速地引發一波商業方法專利 浪潮。只是這一波浪潮並沒有為美國科技帶來正面的影響，反而因為大部分的商 業方法專利創新程度不高，導致整體專利品質下降，引發不小的批評聲浪。最高 法院追根究底發現，商業方法專利的最大爭議，在於它的專利適格性。因此在 2010 年藉著 Bilski 案，對商業方法專利開了不具備專利適格性的第一槍，也讓 專利審查的第一道門檻，不再僅聚焦在系爭專利請求項是否為美國專利法第 101 條所指涉的法定專利標的類型，而是必須進一步檢驗其具體內涵——也就是當專 利請求項利用不具可專利性的除外原則時，需要仔細審查其專利適格性。又歷經 五年，最高法院在 Alice 案中統整專利適格性的審查標準，自此設立可專利性審 查的第一道嚴格把關門檻。

從美國專利法的角度來說，商業方法是符合條文字面定義的「製程」之一，

自然而然成為法定的專利標的。但必須要注意的是，法定專利標的不等同於專利 適格標的。法定專利標的的資格取得，就如同是專利審查的門票，拿到了門票，

不代表已通過重重可專利性的審查，而專利適格性正是跨入專利審查門檻之後的 第一道正式考驗。即使最高法院在 Alice 案中否定系爭商業方法專利的專利適格 性，但未因此全盤推翻商業方法之法定專利標的的地位。據以觀之，商業方法仍 然是美國專利制度上認定的法定專利標的之一。

二、「科技技術」是美國司法認定符合專利適格性的關鍵

雖然美國高法院在 Bilski 案已經提出專利適格性是可專利審查第一道關卡 的想法，但是最高法院直到 Alice 案才具體提出「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性 分析架構」，並且將它定為最高的專利適格性檢驗工具。而在這個分析架構裡，

最高法院認為「發明概念」才真正是幫助不具可專利性的抽象概念轉化成專利適 格標的的關鍵，但沒有進一步說明何謂「發明概念」。本研究透過剖析「後 Alice

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時期」聯邦巡迴上訴法院審理商業方法專利的代表性爭議案件，發現所謂的「發 明概念」正是在尋找專利請求項的內涵是否有「解決科技領域裡技術問題」的特 性。

「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析架構」分成兩個步驟：第一個步驟是判 定系爭專利請求項是否有利用可專利標的的除外原則。第二步驟是分析系爭專利 請求項是否有增添遠多於除外原則本身的元素，並且加入一定程度的「發明概念」， 使得原先不具可專利性的專利請求項，得以轉化成專利適格標的。對商業方法發 明來說，在第一個階段的判斷只是起一個分類的作用，單純判斷此商業方法發明 所利用的想法本身，是否為「抽象概念」。當法院認定此商業方法發明確實利用

「抽象概念」後，才會進一步進入第二階段的分析，判斷系爭專利請求項除了利 用「抽象概念」之外，是否蘊含「發明概念」使得系爭專利請求項「明顯超越」

除外原則本身，進而轉化成專利適格標的。

其實最高法院一直沒有明確定義第一階段「抽象概念」的具體內涵，而是利 用舉例和比對的方式，傳達最高法院認定的「抽象概念」意涵。透過整理「後 Alice 時期」聯邦巡迴上訴法院審理商業方法專利的案件，本研究發現「人類活動的基 石」是司法判定「抽象概念」的關鍵用語，也就是當專利請求項所涉及的活動或 執行步驟是與基礎原則或根本事實有關時，就會解讀成「人類活動的基石」。而 商業方法的本質，就是利用數學公式或人類推理能力去完成或處理貿易、金融或 商務的一系列特定步驟。此類的方法發明，就是利用人類心智運算或邏輯推演的 歷程，當然符合「人類活動的基石」的意義，也就是司法認定的「抽象概念」。 想當然爾，商業方法發明還需要進一步透過「Mayo-Alice 兩步驟專利適格性分析 架構」的第二步驟檢驗，以確認它的專利適格性。

在確定商業方法利用「抽象概念」後，最高法院還會檢視系爭專利請求項是 否有企圖「先佔」這個抽象概念的全部應用，也就是所謂的「先佔除外原則」。 一般來說，「先佔除外原則」是利用反向思考來判斷是否發生意圖壟斷這個抽象 概念各個層面的應用。換言之，如果賦予系爭專利請求項壟斷的專利保護權，在 這個「抽象概念」下，完全不存在任何一個不侵權的實施態樣，就表示系爭專利

在確定商業方法利用「抽象概念」後，最高法院還會檢視系爭專利請求項是 否有企圖「先佔」這個抽象概念的全部應用，也就是所謂的「先佔除外原則」。 一般來說，「先佔除外原則」是利用反向思考來判斷是否發生意圖壟斷這個抽象 概念各個層面的應用。換言之，如果賦予系爭專利請求項壟斷的專利保護權，在 這個「抽象概念」下，完全不存在任何一個不侵權的實施態樣，就表示系爭專利