Alice 案後聯邦巡迴上訴法院對商業方法專利適格性之判斷

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（3） 無論是商業方法專利或是透過電腦實施的方法發明，只要專利申請項的一 部分或是整體，任一項元素能夠滿足「發明概念」的要求，就符合專利適 格標的之條件。

（4） 「發明概念」是將涉及抽象概念的專利申請項，成功轉化成專利適格標的 的重要關鍵。

（5） 「機器或轉化測試」仍然未被最高法院否定，但即便專利申請項通過「機 器或轉化測試」，也不必然表示其具有專利適格性。

不難發現，Bilski 案將商業方法發明通過專利適格性檢驗的門檻推往較高的科技 性要求，Alice 案雖沒有明說，卻也定下愈抽象愈無體的專利申請項，其可專利 性就愈難成立的高聳門檻¹⁶⁹。

第二節 Alice 案後聯邦巡迴上訴法院 對商業方法專利適格性之判斷

最高法院在 2014 年 6 月定調 Alice 案後，地方法院和聯邦巡迴上訴法院紛 紛引用該案判決，判定多起專利適格性有爭議的訴訟案件為無效專利。歷經一年 又一個月，繫屬聯邦巡迴上訴法院因專利標的適格性而爭訟的案件共計 19 件¹⁷⁰， 只有 1 件通過專利適格性的審查，幾乎全部都被判定為無效專利（見表 3-3）。其 中 buySAFE, Inc. v. Google, Inc.¹⁷¹是 Alice 案後第一起有關商業方法之專利適格 性爭議的案件；DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.¹⁷²則是唯一在 Alice 案後通 過商業方法專利適格性審查的案件；而 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc.¹⁷³則是最新的商業方法專利之有效性的相關判決，同時也是第一起 在美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）新設立的獲證後 複查程序（post-grant review，簡稱 PGR）之後，上訴至聯邦巡迴上訴法院的案 件。

本論文接下來試圖藉由這起三起案件的分析，找出「Mayo-Alice 兩步驟專利 適格性分析架構」是否因為聯邦巡迴上訴法院的判決而愈臻明確，或者其已背離

169 Nathan Peske, supra note 163, at 541.

170 參見 Westlaw International database（最後瀏覽日期：2015 年 9 月 30 日）

171 765 F.3d. 1350 (2014).

172 773 F.3d. 1245 (2014).

173 793 F.3d. 1306 (2015).

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2014.07.11 Digitech Image Techs. LLC v. Electronics for Imaging Inc., 758 F.3d 1344

軟體 不適格

2014.08.26 Planet Bingo LLC v. VKGS LLC, 576 Fed.Appx. 1005

軟體 不適格

2014.09.03 buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350

商業方法 不適格

2014.11.14 Ultramercial Inc. v. Hulu LLC, 772 F.3d 709

商業方法 不適格

2014.12.05 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245

商業方法 適格

2014.12.17 University of Utah Research Foundation v.

Ambry Genetics Corp., 774 F.3d 755

自然法則/

自然現象

不適格

2014.12.23 Content Extraction and Transmission LLC v. Wells Fargo Bank Nation Association, 776 F.3d 1343

軟體 不適格

2015.03.09 Fuzzysharp Technologies Inc. v. Intel Corporation, 595 Fed. Appx. 996

軟體 不適格

2015.03.17 Gametek LLC v. Zynga Inc., 597 Fed.

Appx. 644

軟體 不適格

2015.04.08 Dietgoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC, 599 Fed. Appx. 956

軟體 不適格

2015.05.15 Federal Home Loan Mortgage Corp. aka Freddie Mac v. Graff/Ross Holdings LLP, 604 Fed. Appx. 930 (Mem)

商業方法 不適格

2015.05.22 Allvoice Developments US, LLC v.

Microsoft Corp., 612 Fed.Appx. 1009

軟體 不適格

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2015.06.11 OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc., 788 F.3d 1359

商業方法 不適格

2015.06.12 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371

自然法則/

自然現象

不適格

2015.06.23 Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc., 790 F.3d 1343

軟體 不適格

2015.07.01 In re Webb, 609 Fed. Appx. 643 (Mem) 軟體 不適格 2015.07.06 Intellectual Ventures I LLC v. Capital One

Bank (USA), 792 F.3d 1363

軟體 不適格

2015.07.09 Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc., 793 F.3d 1306

涵蓋商業 方法

不適格

2015.07.20 Thales Visionix, Inc. v. United States, 122 Fed.Cl. 245

buySAFE, Inc.（以下簡稱 buySAFE）是一家擁有使用第三方作為擔保網路交 易安全專利的公司。它在 2011 年 12 月 22 日向 Delaware 地方法院提出訴訟，認 為 Google 公司的「信賴貯存裝置（Trusted Stores）」侵害其專利。然而，Google

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公司反指控系爭專利根本不具專利適格性¹⁷⁵。

地方法院首先利用「機器或轉化測試」審查系爭專利之專利適格性，發現雖 然其確實利用電腦，但所附加的功能並沒有為機器增添有意義的限制，僅是加速 運作的效率，甚至在沒有電腦輔助下，單靠人類邏輯運算亦可完成，因此判定系 爭專利請求項是不具專利適格性的抽象概念¹⁷⁶。但是，地方法院沒有因此直接判 定系爭專利為無效專利，而是繼續檢驗更廣泛的抽象概念判斷原則，因為最高法 院早在 Bilski 案已確立「機器或轉化測試」並非檢驗專利適格性的絕對方法¹⁷⁷。

當時（2011 年 12 月至 2013 年 7 月）Alice 案的終局判決尚未出來，因此，

地方法院引用 2011 年聯邦巡迴上訴法院在 CyberSource Corp. v. Retail Decision, Inc.¹⁷⁸案中提出的一般性判斷標準──「特定（specific）或限制（limited）應用」， 認為系爭專利請求項沒有附著在特定機器，亦沒有限制特定的具體應用或特定產 業中¹⁷⁹。根據這兩項判斷標準，認定系爭專利請求項並非美國專利法第 101 條要 保護的專利標的。

buySAFE 不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院。適逢 Alice 案終局判決剛剛公佈，

成為在 Alice 案後第一起聯邦巡迴上訴法院處理關於美國專利適格性判斷的案件。

但法院沒有開門見山地援用「兩步驟分析架構（a two-step analysis framework）」， 反而巧妙地將兩步驟各自處理的議題，轉變成本案的兩個關鍵爭議點：（1）系爭 請求專利項是否為法院認定的抽象概念？以及（2）為何利用電腦執行抽象概念 無法通過「發明概念」的檢驗標準¹⁸⁰？

聯邦巡迴上訴法院引用 Bilski 案和 Alice 案認為，這種牽涉合約關係的商務 安排本質上是無體的，而且合約關係是長久固存之商業活動的基礎經濟行為¹⁸¹。 因此，這個想法不足以讓運用抽象概念的系爭請求專利項，超越抽象概念本身的 藩籬¹⁸²。再者，Alice 案已明確指出，在普通步驟中加入高度一般性（a high level of generality）的活動或行為，並不足以被視為「發明概念」，甚至是將特定概念

175 See buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 943 F.Supp.2d. at 333.

176 Id. at 335.

177 Id. at 337.

178 654 F.3d 1366, 1371 (2011)：涉及利用網路驗證信用卡交易的案件。

179 buySAFE, Inc., 943 F.Supp.2d. at 337.

180 buySAFE, Inc., 765 F.3d. at 1353.

181 Id.: ‘the contractual relations at issue constituted “a fundamental economic practice long prevalent in our system of commerce”; see also Bilski, 130 S.Ct. at 3218; Alice, 134 S.Ct. at 2356- 57.

182 Id. at 1354.

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限制在特定科技環境下使用，或是透過一般電腦執行，皆無法達到「發明概念」

門檻的要求¹⁸³。

針對 buySAFE 的請求，法院認為系爭請求專利項──限制在特定的合約關 係裡的線上交易行為之第三方擔保──並未改變抽象概念的本質，加上利用電腦 與網路接收及傳送資訊，也不算是「發明概念」。準此，聯邦巡迴上訴法院綜合 上述論點，認為本案是單純、直接的「不具可專利性之抽象概念」¹⁸⁴。

圖 3-2：聯邦巡迴上訴法院 buySAFE 案的「兩步驟專利適格性分析架構」

第二項 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.

¹⁸⁵

案

本案牽涉利用網站視覺效果留住瀏覽者的電子商務經營手法。系爭專利請求

183 Id.

184 Id. at 1355.

185 773 F.3d 1245(2014)

步驟 1 專利請求項是否為抽

象概念？

步驟 2

專利請求項的內涵是否 有「發明概念」？

專利請求項不是法 定專利適格標的

否 是

人類活動之基石 ●

悠久歷史 ●

先佔除外原則 △

使用一般電腦 ●

限制在特定科技領域 ●

說明書寫上「應用之」

圖例說明

● 判決有討論

△ 判決無討論

其他 法院自行提出新的 判斷條件

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項是利用結合主網站 「介面外觀（“look and feel”）」的聯結網頁，提供合作廠商 訊息，避免因外部聯結而流失網頁瀏覽者的商務方法。它是否為美國專利法第 101 條的法定適格專利標的？以下整理系爭案件之歷史發展（見表 3-5）。

表 3-5：DDR 案件發展簡表

判決日 管轄法院 判決結果 理由

2013.06.20 E.D. Texas 州地方法院 具有專利適格性¹⁸⁶ 沒有明顯抽象性 2014.12.05 聯邦巡迴上訴法院 具有專利適格性¹⁸⁷ 沒有明顯抽象性

對電子商務的網站經營者來說，瀏覽者數量是非常重要的。過去架設網站的 技術讓瀏覽者點選主網站嵌入的第三方廠商電子廣告，就會被帶離主網站進入廠 商網站，主網站因此流失這名瀏覽者。為了解決主網站因廣告置入而流失瀏覽者 的風險，合成網頁應運而生，網頁架構是主網站介面外觀，但提供的內容則是第 三方合作廠商的資訊，讓瀏覽者點選外部廣告後，仍誤以為該網頁是由主網站所 提供。

DDR Holdings, LLC（以下簡稱 DDR）是一家擁有結合主網站視覺元素和第 三方產品資訊產生合成網頁專利技術的公司。該專利的優先權日是 1998 年 9 月 17 日，分別在 2006 年 1 月 31 日和 2010 年 10 月 19 日取得專利權¹⁸⁸。National Leisure Group, Inc.（以下簡稱 NLG）則是一個旅遊代辦集團，透過網際網路與旅 遊網站和主打航遊業者結盟，讓消費者在主網站下直接選購外部廠商的航行旅程，

並且利用系統產生並引導點選廠商網告的消費者到合成網頁。而正是這個合成網 頁結合主網站的介面外觀，以及連結外部廠商的商品資訊，讓 DDR 指控 NLG、

Digital River, Inc.（以下簡稱 Digital River）和其他九家公司侵權。直到 2012 年 時，DDR 已與這九家公司達成和解，只剩下 NLC 和 Digital River 持續訴訟。2013 年 6 月 20 日地方法院判定 DDR 勝訴，NLC 依舊不服，上訴至聯邦巡迴上訴法 院¹⁸⁹。

186 系爭案件有數個爭議的專利申請項，包括第 1、3、19、339 和 572 號等等，在此係指第 339 號（US 7818399）——結合遠距行銷為網站擴大商機的方法（Methods of Expanding Commercial Opportunities for Internet Websites through Coordinated Offsite Marketing）。

187 同前註。

188 DDR Holdings, LLC, 773 F.3d at 1250.

189 Id. at 1251.

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聯邦巡迴上訴法院開宗明義就採用「Mayo-Alice 兩步驟分析架構」，確定系 爭請求項是否牽涉專利適格標的除外原則的抽象概念。第一步檢驗，法院認為系 爭請求專利項與先前 State Street Bank、In re Alappal¹⁹⁰、In re Bilski 和 Alice 案不 同，既不是數學演算法，也不是基礎經濟行為，留住網站瀏覽者（retaining website visitors）是屬於網路時代獨特商務挑戰的抽象概念¹⁹¹。接著進行第二步檢驗──

尋找「發明概念」。法院認為系爭專利請求項不是單純地將網路時代以前的經濟 行為搬到網路世界執行，而是去解決在電腦科技裡的根本問題，只有在電腦網路 中才會發生的問題¹⁹²。

法院闡述「店中店（store within a store）」在網路時代以前就已存在，但是消 費者走進實體店面，縱使看到第三方廠商的資料，也絕不可能即時位移至廠商實 體店鋪進行購買¹⁹³。即便「店中店」是既存的概念，但大部分的發明本來就是奠 基在已知的基石上才得以創新，這種讓消費者同時存在出現在不同虛擬店舖的概 念，純然僅發生在「網際空間（cyberspace）」。而消費者能夠在同一個網站下完 成不同店舖的購物行程，卻不會有「進」、「出」不同商店的感覺，正是系爭專利 請求項所解決「留住消費者關注度」的挑戰¹⁹⁴。

然後，法院也檢視「先佔除外原則」，認為系爭專利請求項沒有企圖先佔「讓 兩個網頁看起來一樣，以增加銷售量」的概念¹⁹⁵。透過外包廠商（outsource provider）

然後，法院也檢視「先佔除外原則」，認為系爭專利請求項沒有企圖先佔「讓 兩個網頁看起來一樣，以增加銷售量」的概念¹⁹⁵。透過外包廠商（outsource provider）

在文檔中 商業方法專利適格性研究：從美國Alice v. CLS Bank及其後續出發 - 政大學術集成 (頁 48-63)