第四章 、 歐洲法上商標侵權責任
第二節 、 商標間接侵權案例發展
法國根據歐盟電子商務指令所訂定之法規為數位經濟信賴保護法(Law of Confidence in the Digital Economy, LCEN)，而電子商務指令第 14 條關於網路服 務者之免責規定則規定於 6.I.3 LCEN。且如同電子商務指令第 15 條，於
6.I.7LCEN 亦豁免網路服務提供者之一般監控義務181。惟其法條之實際運用為何，
仍須仰賴法院於判決中之判斷。
第二節、商標間接侵權案例發展
事實上，歐洲較少使用“間接侵權”四個字，僅適用民法上之共同侵權或是提 供場所之輔助侵權去判斷，但將其實際上討論之責任移至美國架構下討論的話，
相近於美國之”間接侵權”之概念，因此以下仍以”間接侵權”表示之。
在各國法上判斷網路服務提供者是否應負擔所謂間接侵權責任時，除了各國 法律解釋之外，更多時候是在大經濟環境下，商標所有人的影響力與網路服務平 台者的影響力之間角力結果，舉法國為例，法國的經濟命脈掌握在部分國際化妝、
精品品牌，或許也是影響法國在 LVMH 與 eBay 案中加重網路服務平台提供者責 任其中一個重要因素。
惟，除去最終責任判斷之結果，歐洲各國在判斷網路服務提供者之責任時，
仍有大體之脈絡得作為參考，以下將就商標間接侵權之案例做介紹，討論各國法 條於網路服務提供者之間接侵權判斷上之運用，希望能夠釐清各國對於網路服務 提供者之責任要求。部份案例上訴至歐盟法院，亦將一併討論。
第一項、Rolex v. Ricardo/eBay
於德國 2004 年至 2008 年，關於網路服務提供者之商標權侵害案件共有三件 上訴至德國聯邦最高法院(Der Bundesgerichtshof)，請求聯邦最高法院作出判決，
181International Association for the Protection of Intellectual Property(AIPPI), Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors,2010.03,page4, available at https://www.aippi.org/download/commitees/216/GR216france_en.pdf
67
此三件判決後被統稱為一、二、三號網路拍賣判決(Internet-VersteigerungⅠ,Ⅱ,Ⅲ)，
此為歐盟領域最早就此類型案件作出判決之內國法最高法院182，極具意義。此三 件判決原告皆為 Rolex，而第一號網路拍賣判決之被告為 Ricardo，第二號及第三 號判決之被告則為 eBay。以下將就此三件判決分別介紹：
(一)網路拍賣判決Ⅰ- Rolex v. Ricardo
原告 Rolex 為世界知名之鐘錶公司，而擁有於國內及國際註冊之 Ricardo 及 其五角皇冠的商標，其發現在 Ricardo 公司經營之拍賣網站上，有侵害 Rolex 商 標品之仿冒品存在，且甚至清楚標明「仿冒品」(fake)、「複製品」(replica)等字 樣，Rolex 發函要求 Ricardo 處理，但 Ricardo 僅將 Rolex 主張侵權之產品頁面移 除，拒絕全面檢查其他於其網站上的是否還有其他類似之侵權行為183。Rolex 因 而主張 Ricardo 應對其所受之損害負責，被告 Ricardo 則抗辯其無須為第三人所 造成之損害負責，且其並無監控所有使用者行為之可能，應得據電信服務法 (Teledienstegesetz, TDG)第 11 條184而免責。
於地方法院判決 Rolex 勝訴，並要求 Ricardo 網頁應禁止 Rolex 之複製品於 拍賣網站上販售。上訴法院則駁回 Rolex 之主張，認為網路服務平台不需因其使 用者之行為而負擔商標侵權責任，其理由係因 Ricardo 僅係使用自動化程式，依 使用者之設定對拍賣之行為進行處理，並無法監控使用者提供之內容185，且 Ricardo 亦無意思上之協力，因此不符合妨害人之責任，亦無須承擔妨害人責任 而負損害賠償之責186。全案上訴至聯邦最高法院。
聯邦最高法院於 2004 年 3 月作出判決，法院否定了網路服務提供者之直接
182彭建仁，拍賣網站經營者就商標侵權之法律責任─以歐盟法為中心，頁 44，國立政治大學法律
學研究所碩士論文，2012 年 7 月。
183Christian Ruetz, Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits, E.I.P.R. 2005 27(3), N67-68, 2005 ; Re Internet Auctions of Counterfeit Watches(Case I ZR 304/01) Before the
Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), [2006] E.C.C. 9, 2006
184於 2007 年Telemediengesetz 取代 Teledienstegesetz，其第 11 條規定於 TMA 第 10 條
185Trademarks and Unfair Competition Committee, ONLINE AUCTION SITES AND TRADEMARK INFRINGEMENT LIABILITY, page 9, available at
http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf
186彭建仁，同註 182，頁 44。
68
侵權可能，認為網路服務提供者使用自動化程式而顯示使用者張貼之資訊，而未 參與使用者之銷售、競價等程序，無協助參與侵權行為之意圖，因此不須為損害 負責187。於商標間接侵權行為部分，依德國電信服務法(Teleservice Act2002, TDA) 第 11 條(等同於 TMA 第 10 條之內容)，網路內容儲存服務提供者應符合兩項要 解，德國電信服務法(Teleservice Act2002, TDA)第 11 條(等同於歐盟電子商務指 令 14 條及 TMA 第 10 條)僅能限制損害賠償責任，而不影響禁制令之申請，即網
187Christian Ruetz, supra note at 183, at 67
188Id.
189Telemedia Act, supra note 162, at §10
190See Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 18, 1955, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 492, 1955 (Ger.);Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Jan.
15, 1957, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] GRUR 352, 1957 (Ger.).轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, supra note 94, at 69
191Sofia H. Ahmed, Life, Liberty, and The Pursuit Of Luxury: eBay's Liability For Contributory Trademark Infringement In The United States, German, And France, 5 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
INTERNATIONAL LAW &MANAGEMENT REVIEW 247(2009)., at 263-64
192Christian Ruetz, supra note at 183, at 68
193Mary Bagnall, David Fyfield et.al, Reprinted with permission from INTA Bulletin Vol. 65 No. 1 (January 1, 2010) , Copyright 2010 International Trademark Association, Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out, 2010, page 6, available at
http://www.mayerbrown.com/files/News/6f3fa5bd-0c31-42ce-a5f0-ffb46ceca324/Presentation/NewsAt tachment/72d339fb-cb84-4fce-ba9f-5ab682a97a78/OnlineAuctioneers.pdf (最後瀏覽日 10/24/2014)
69
而此機制係應採取「合理的技術實施(reasonable technical imposition)」之標準194。 本判決中法院認為網路服務提供者不僅有移除仿冒品之義務，更有義務 阻止未來再度發生相似之案件，即使電子商務指令第 15 條禁止加諸網路服務提 供者主動偵察之義務，仍需配合各會員國法律，而具有積極中止或預防侵權行為 之義務195。因此依判決意旨，於網路服務提供者已知悉有仿冒情事存在後，應盡 可能確保其網站上不再刊登侵害受害人之商品196。
於本案中間接侵權中關於「知悉」(knowledge)的標準並不明確，僅管法院同 意它應該是指實際知悉而非過失，但無法得知網路服務提供者之知悉是指得知有 非商標權利人在使用商標，或是須知悉有商標非法使用之情形存在，且當網路服 務提供者重覆收到關於對於某特定使用者之侵權通知，是否即表示其對於該使用 者之後的侵權行為有所知悉？197德國法院未討論此部份之原因可能在於存在妨 害人責任之救濟手段，因此雖然美國法院針對此知悉標準做強力的辯論，但德國 法院並無此部份的討論，僅以「使用自動化程式」而排除網路服務提供者之知悉 要件198。另外雖然本件判決中，德國最高法院要求網路服務提供者有預防之後侵 權行為發生之義務，但卻沒有表明係為針對特定使用者或是所有使用者，另外，
亦未表明何為可於技術上實現之監控機制199。 (二)網路拍賣判決Ⅱ- Rolex v. eBay
2007 年，Rolex 對另一拍賣網站 eBay 提出訴訟，本案事實與上述案件類似，
eBay 拒絕調查於其網站上的 Rolex 仿冒品。Rolex 主張 eBay 對於平台上之交易 具控制力，且得於侵權行為中附加內容並由中獲利，另外，Rolex 主張 eBay對 於網頁上之侵權行為有所察覺，且具有可以防止侵權之技術。而 eBay 則主張其 僅提供一科技平台以促成交意，且當得知有侵權行為存在時已立即移除，因此應
194Christian Ruetz, supra note at 183, at 68
195Directive 2000/31/EC(2000), supra note 140, at §15
196BGH Urt. v.11.3.2004, a,a.O., at 764, 轉引自彭建仁，同註 182，頁 45。
197Christian Ruetz, supra note at 183, at 68
198Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, supra note 94, at 69
199Christian Ruetz, supra note at 183, at 68
70
不須負擔侵權責任200。本案於地方法院及高等法院皆認為網路服務提供者不須因 使用者之行為而負擔商標侵權責任，Rolex 提起上訴201。
就商標直接侵權及間接侵權部份，法院維持其見解，並進一步確認當侵害尚 未發生，而妨害人有理由可預見於此情形下有相當機會發生時，妨害人應採取一 定措施以避免其後之損害。此法理基礎與預防性不作為請求權(vorbeugender Unterlassungsanspruch)相同，即於權利有受侵害之餘時即可請求預防，而不需要 等到權利真正被侵害後始得請求救濟202。至於網路服務平台提供者應提供何種措 施，法院認為應設置一篩選軟體，得以搜尋特定字句以檢驗當前之商品搜尋刊登 情況，於必要時甚至應以人工操作檢查，只要網路服務提供者盡其所能而仍不能 發現部分侵權事實，主觀上即不具備故意或過失203。德國聯邦最高法院亦建議也 許可以設置一觸發機制，當價格低於 800 歐元時，即可能賦予 eBay 主動防止侵 權之義務，但如此意來等同於要求 eBay 於一般認知下主動調查，極不合理204， 最終德國聯邦最高法院僅要求監控義務僅針對能夠輕易鎖定之侵權行為，若網路 服務提供者無法滿足此種標準之監控義務，則須承擔間接侵權責任205。另外於 eBay 案中法院提出若為知名商標應受更多保護，因為它更容易被第三方侵犯，
但至今法院亦未針對此論點仍未有相關判決206。 (三)網路拍賣判決Ⅲ- Rolex v. eBay
於 2008 年，聯邦最高法院再度就類似案件為判決，除就直接與間接商標侵 權部份均以拍賣不具故意而否認原告請求外，於收到侵權通知後，除應立即移除
200Internet Auction II (I ZR 35/04) Bundesgerichtshof (Germany), [2007] E.T.M.R. 70, at 1149-51
201Sofia H. Ahmed, supra note 191, at 262
202BGH Urt. v. 19.4.2007, a.a.aO, at 2639-2640, 轉引自彭建仁，同註 182，頁 46。
203ASY Cheung & K.H. Pun, Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers, E.I.P.R. 2009, 31(11), 559-567. ,at 563
204Sofia H. Ahmed, supra note 191, at 264
205Mary Bagnall , David Fyfield et.al , supra note 193, at 6
206International Trademark Association, Combating Contributory Infringement on the Internet, available at
http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CombatingContributoryInfringementontheInternet.aspx (最後 瀏覽日 10/24/2014)
71
或遮蔽該侵權內容外，並應確保其後不會類似之侵權行為發生，始得免除其責任
207，與前兩件判決見解之觀點基本一致。
綜合觀察德國聯邦最高法院判決，自2004-2008年之三宗網路拍賣判決之立 場並無太大改變，確立德國聯邦最高法院對類似案件之立場208。
第二項、Hermes/LVMH v. eBay
法國法院於 2008 年間，對於知名品牌廠商控告 eBay 之案件作成數件判決，
其不僅如同德國給予商標權利人得申請禁制令之權利，亦認為 eBay 需負擔網頁 中侵害原告權利所造成之損害賠償，以下將就 Hermes 及 LVMH 判決分別介紹：
(一)Hermes v. eBay
eBay 於法國及歐盟之商業模式與美國相同，eBay 會將使用者提供的內容放 置於網頁上，但並不參與使用者與消費者間之交易，亦並未控制其產品清單之質
eBay 於法國及歐盟之商業模式與美國相同，eBay 會將使用者提供的內容放 置於網頁上，但並不參與使用者與消費者間之交易，亦並未控制其產品清單之質