以比較法觀點論網路服務提供者之商標間接侵權責任 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文. 以比較法觀點論網路服務提供者之商標間接侵權責任 The Internet Service Provider’s Liability of Secondary Infringement under Trademark：A comparative Study of Taiwan, USA and Europe. 何皓華. 指導教授：沈宗倫教授中華民國 104 年 1 月.

(2) 致謝. 終於結束了，在口試結束的時候，不由得大嘆了一口氣，在準備口試及論文的過程中，一直有度日如年的感覺，所以在全部結束的時候，才會更感到如釋重負吧。真的很感謝所有幫助過我的人們，感謝來參加口試的人們，讓我舒緩了不少緊張的情緒，感謝口試委員馮老師跟許老師，給了我很多中肯的建議和思考方向，感謝我的室友們，協助我忙東忙西，雖然是我的口試卻好像他們口試一樣。另外，在這漫長的研究所就讀過程中，要感謝我的家人，給予了我最大的自由與寬容，並讓我沒有經濟壓力的完成學業，雖然他們常常對我的選擇存疑，卻仍選擇接受我的選擇。感謝指導老師沈宗倫老師，謝謝老師這幾年的指導及包容，老師的言教跟身教，都讓我受益良多。感謝所有研究所的同學，一邊跟我一起抱怨著論文難寫，一邊給予我許多建議，每天被我騷擾著，聽著我的牢騷，陪著我一起度過這段難熬的日子，謝謝淑珺、采琳、美齡、岳珊、方妤，在研究所能夠認識妳們，真的滿好的。感謝玉蘭及學弟妹，在學姊偷懶想不去學校時，總是能夠提供即時又完善的協助，讓我能夠省下不少往返的時間。感謝所有大學同學特別是慌慌、阿凱、麥克、強棒、莉莉、裕蕙，總是聽我說著他們聽不懂的話，在我偷懶的時候，催促諷刺著要我趕快寫論文，然後又在我覺得很煩很累的時候，約我出去吃飯跟玩耍，叫我放寬心，總之就是個又給藥又給糖的概念。感謝高中同學們，把“小皓畢業沒?”“小皓什麼時候要畢業阿”變成了打招呼，還扣住了我的影片檔，讓沒啥自制力的我沒有繼續沉淪下去。最後，還要感謝其他關心我，衷心祈禱我能盡快順利畢業的人們。在寫論文的過程中，我真的再度感覺到我是一個擁有很多愛的孩子，真的真的很謝謝你們 (下台一鞠躬)。. I.

(3) 摘要. 網路發展衝擊了現在的商標保護機制。有鑑於網路科技發展日新月異，智慧財產權的侵害態樣也不再單純，隨著科技發展逐漸改變，現有的法規已不足以應付現在的科技時代。現在許多人相比於一般逛商圈、電視購物的方式，越來越多人使用網購的方式購買商品，但是當賣家透過網路服務平台販售偽商品而侵害商標權人之商標權時，除了直接侵害商標的賣家，做為中間媒介的網路服務提供者是否亦應擔負責任？目前由於侵害者眾多、追查困難及訴訟經濟的考量，商標權人通常都會選擇中間的網路服務提供者作為訴追對象，雖然由於各國環境差異，導致在保護消費者與網路服務提供者的交易或是商標權人的利益上，有所不同：若是太過保護消費者及網路服務提供者，雖然能夠保護交易安全，但相對犧牲了商標權人的權利，但若是太過加重網路服務提供者的責任，又會破壞網路服務提供者的經營模式，因此，法院必須權衡兩方利益，發展對商標間接侵權一套相關的判斷機制。台灣目前雖然對於商標權間接侵權的案例仍十分缺乏，但隨著目前消費者的消費型態來看，此種商標侵權態樣亦將隨之成長，而為了因應將來狀況，建立相關的法規範是急迫的事。目前台灣針對著作權及專利權雖然都有間接侵害的相關判決討論，但針對商標間接侵權卻仍未有相關法規規範，在 5 月商標法的修正案中，也未試圖加入相關討論。本文試圖分析國外商標間接侵權的發展，並參考台灣對於網路服務平台提供者的責任避風港限制，分析台灣環境該如何得移植國外商標間接侵權的相關標準，並建立一套我國的商標間接侵權的判斷機制。. 關鍵字:商標法、商標間接侵權、安全港. II.

(4) 目錄第一章、緒論.............................................................................................................. 1 第一節、研究動機及目的.................................................................................. 1 第二節、研究方法與範圍.................................................................................. 3 第一項、研究方法...................................................................................... 3 第二項、研究範圍...................................................................................... 4 第三節、論文架構.............................................................................................. 4 第二章、網路服務提供者可能牽涉商標侵害之相關態樣...................................... 6 第一節、網路服務提供者之定義...................................................................... 6 第一項、網路服務提供者之類型.............................................................. 7 第一款、網路購物平台........................................................................ 7 第二款、非網路購物平台.................................................................... 9 第二節、網路服務提供者的商標使用及侵權態樣.......................................... 9 第一項、網路上的商標使用...................................................................... 9 第一款、網路購物平台...................................................................... 12 第二款、非網路購物平台.................................................................. 14 第二項、商標的侵權態樣........................................................................ 18 第一款、網路購物平台上的商標侵權.............................................. 21 第二款、非網路購物平台上的商標侵權.......................................... 22 第三節、小結.................................................................................................... 23 第三章、美國法上商標侵權責任............................................................................ 25 第一節、美國法上商標侵權責任相關法規範................................................ 25 第一項、Lanham act ................................................................................. 25 第二項、商標直接侵權責任.................................................................... 25 第三項、商標間接侵權責任行為態樣.................................................... 26 第一款、輔助侵權責任 Contributory Infringement ......................... 27 第二款、代理侵權 Vicarious infringement........................................ 29 第二節、美國商標法上商標間接侵權判斷標準之建立................................ 31 第一項、Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc .................. 31 第二項、Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc. .... 32 第三項、Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc. ........................................ 34 第四項、Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc ........................ 35 第五項、Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc ....................................................... 35 (一)背景事實 ....................................................................................... 36 (二)法院判決 ....................................................................................... 37 (三)小結 ............................................................................................... 40 III.

(5) 第六項、Rosetta Stone v. Google ............................................................. 45 (一)背景事實 ....................................................................................... 45 (二)法院判決 ....................................................................................... 46 (三)小結 ............................................................................................... 49 第三節、美國商標法間接侵權之限制............................................................ 50 第四節、小結.................................................................................................... 54 第四章、歐洲法上商標侵權責任............................................................................ 57 第一節、歐洲法上商標侵權責任相關法規範................................................ 57 第一項、E-commerce Directive(2000/31 EC) ......................................... 57 第二項、German：Trade Marks Act (Markengesetz).............................. 59 第三項、UK：Trade Marks Act 1994 ...................................................... 63 第四項、France：CPI .............................................................................. 64 第二節、商標間接侵權案例發展.................................................................... 66 第一項、Rolex v. Ricardo/eBay ............................................................... 66 第二項、Hermes/LVMH v. eBay.............................................................. 71 第三項、L’oreal v Ebay ............................................................................ 74 第四項、Google France v Louis Vuitton .................................................. 84 第三節、小結.................................................................................................... 86 第五章、我國法上商標侵權責任............................................................................ 92 第一節、我國商標侵權之相關法規範............................................................ 92 第一項、商標法........................................................................................ 92 第一款、商標法上直接侵權責任...................................................... 92 第二款、商標法上擬制侵權責任...................................................... 93 第二項、民法............................................................................................ 94 第二節、我國法上引進國外間接侵權判斷標準之可能性............................ 95 第一項、比較各國法上關於間接侵權的判斷標準................................ 95 第二項、建立我國網路商標間接侵權責任範圍.................................... 97 第一款、將擬制侵權責任擴大解釋適用於網路服務提供者.......... 97 第二款、適用民法共同侵權.............................................................. 99 第三款、制定安全港準則................................................................ 101 第三節、小結.................................................................................................. 117 第六章、結論.......................................................................................................... 120 參考文獻............................................................................................................ 126. IV.

(6) 第一章、緒論第一節、研究動機及目的近幾年來，科技迅速發展，電腦使用普及，網際網路在人類生活中使用密度逐年升高，形成了另一廣大的消費市場，隨時都有數千萬人使用網際網路，搜尋引擎每天都有新網頁產生，銷售業者亦看上網際網路這塊具有高度潛力的市場。網路網路的便利帶動了網路社會的形成，越來越多人開始利用網路從事交易，但網路的社會與傳統社會相比，因為網路虛擬性及中間科技的協助，在判斷網路上侵權行為人及侵權行為時無法像傳統社會一樣簡單評斷，利用資訊流通快速及生活便利的益處，利用網際網路侵害他人權利事件層出不窮，雖各國積極立法保護商標權人，但畢竟比不過科技變遷速度，商標新興型態的侵害仍持續發生，法環境的灰色地帶依舊存在。網路在近年來發展相當迅速，依據財團法人台灣網路資訊中心 2014 年「台灣寬頻網路使用調查」報告，截至 2014 年 5 月 27 日為止，全國一共有 17,637,992 人具網路使用經驗，12 歲以上民眾的上網率已呈現穩定趨勢，近三年來都達到七成七。使用行動及無線區域網路上網者皆有大幅度成長，其中最近半年行動上網的成長幅度更為驚人，從 2012 年的 25.91%成長為 2014 年的 47.27%。逐漸升高的網路使用率表示將來的環境與網路環境息息相關，據於 2014 年 5 月 5 日至 5 月 26 日間之調查，這半年間網路購物服務使用之比例為 29.67%1，相較去年大幅成長，意指每 4 人中即至少有 1 人曾使用網路購物服務，這也衝擊了現在的商標保護機制。此種商標侵權的行為已經不僅僅出現在傳統的市場上，也開始出現在網路交易平台，而有鑑於網路科技發展日新月異，智慧財產權的侵害態樣也不再單純，隨著科技發展逐漸改變，現有的法規已不足以應付現在的科技時代。現在許多人相比於一般逛商圈、電視購物的方式，越來越多人使用網購的方. 1. 參見財團法人台灣網路資訊中心統計報告 http://www.twnic.net.tw/index4.php(最後瀏覽日： 12/24/2014) 1.

(7) 式購買商品，但是當賣家透過網路服務平台販售偽商品而侵害商標權人之商標權時，除了直接侵害商標的賣家，做為中間媒介的網路服務提供者是否亦應擔負責任？品牌，對一個企業而言，是最重要的企業價值，如何建立並鞏固一個品牌形象，需要的不只是長時間的維持自身產品或服務品質，並需要取得消費者信賴，有時甚或是培養自己的企業社會形象，可以說，若需要使企業永續經營，品牌的建立是不可或缺的存在。而品牌最重要的就是它的商標，當然並不僅僅是指商標的本身，而是商標背後代表的企業格調、品質及該產品的價值；我們統稱為商譽，這是其他不管外觀再如何相同卻使用低劣材料，及低規格的製作流程的偽造品，也無法取代的。但是就算無法取代，卻由於現在資訊發達，而發展走捷徑的方式；有一些仿造品不想花長時間培養專屬於自己的品牌，而是透過模仿著名商標的產品或服務或是在產品上貼上著名企業的商標，而讓許多消費者相信該仿造品是隸屬於該著名商標或是得到該著名商標的背書，而購買該仿造的產品或服務，此長久以來不僅消費者對於著名商標背後代表的商譽會失去信心，低劣的偽造品更可能對消費者造成損害，此種行為應該被遏止。隨著網際網路的發達，電子商業在這幾年間開始蓬勃發展，有許多企業也看準時機進入這塊市場，越來越多人選擇在家裡點點滑鼠，不出門而使用網路交易平台如 eBay、Yahoo!奇摩拍賣等進行交易，可以說將來電子商務將會是主流，另外，隨著科技的進步，網上的商標侵權案例亦產生了不同的侵權態樣，除了網路交易平台之外，社群網站，搜尋引擎、網站、電子公示板等新科技的發生，也使得商標爭端千變萬化，我國目前的法律規範是否足以應付不無疑問。目前由於侵害者眾多、追查困難及訴訟經濟的考量，商標權人通常都會選擇中間的網路服務提供者作為訴追對象，雖然由於各國環境差異，導致在保護消費者與網路服務提供者的交易或是商標權人的利益上，有所不同：若是太過保護消費者及網路服務提供者，雖然能夠保護交易安全，但相對犧牲了商標權人的權利，. 2.

(8) 但若是太過加重網路服務提供者的責任，又會破壞網路服務提供者的經營模式，因此，法院必須權衡兩方利益，發展對商標間接侵權一套相關的判斷機制。台灣目前雖然對於商標權間接侵權的案例仍十分缺乏，但隨著目前消費者的消費型態來看，此種商標侵權態樣亦將隨之成長，而為了因應將來狀況，建立相關的法規範是急迫的事。目前台灣針對著作權及專利權雖然都有間接侵害的相關判決討論，但針對商標間接侵權卻仍未有相關法規規範，在 5 月商標法的修正案中，也未試圖加入相關討論。本文試圖分析國外商標間接侵權的發展，並參考台灣對於網路服務平台提供者的責任避風港限制，分析台灣環境該如何得移植國外商標間接侵權的相關標準，並建立一套我國的商標間接侵權的判斷機制。. 第二節、研究方法與範圍第一項、研究方法利用搜尋引擎如〈google〉、法學資料庫〈westlaw、lexus〉及國際智慧財產權組織等尋找相關文獻、判決、法規及新聞等，將搜集到的文章大略瀏覽、分類後整理，再依據本論文各章章節歸納國內外相關看法。本文並將章節分為美國及歐洲地區，利用法院判決及學者研究資料分別分析他們各自對於此議題的態度，現在此議題正在發展當中，但看其判決發展，不論是在美國及歐洲地區之間，或是美國各級法院之間的態度皆尚未有所定論，期以將其不同之判決結果與學者論點研究整理，並進而理解他們對於此議題之態度變化及解決辦法。我國目前雖並未對商標間接侵權案例做出相關判決，但針對其餘智慧財產權如專利權及著作權等，皆有對網路服務業者應處的角色及相關免責標準做出論述，因此，雖然實務上仍無建立針對網路平台業者的商標侵權責任，但可透過嘗試與我國現在網路服務提供者的著作權或專利權之判決比較，分析我國對於網路服務提供者及權利人間對於網路上侵權的責任態度，並藉此整理出適合我國之網路服務提供者於商標侵權免責的判斷機制。 3.

(9) 第二項、研究範圍本文的研究重點鎖定在網路服務提供者的商標間接侵權行為，除了一般很容易聯想到的網路交易平台業者對於使用者在平台上販賣偽造品的行為之外，亦包括搜尋引擎業者對於廣告主對於關鍵字廣告可能造成的商標間接侵權。雖然現今仍有學者主張關鍵字廣告應以搜尋引擎業者直接侵權觀之，但仍不否認其亦能構成商標間接侵權，且雖然在控制力上有所不同，惟與交易平台業者皆係處於一中立媒介，本文嘗試由此兩種網路服務提供業者的角色異同，並理解分析法院在判斷兩種不同業者的判斷責任比重，試圖找出兩者共通的判斷標準。歐美地區對於商標法間接侵權議題的研究，起步較早，且我國商標法亦是承襲於英美法，因此本文之研究以美國及歐盟地區判決為主，若能整理歐美地區對於此議題的看法，應可遵循其脈絡掌握未來我國商標法間接侵權看法趨勢，事實上，於我國一百年五月三十一日立法院三讀通過之商標法修正草案增加了「商標擬制侵害」之概念，有些類似美國法所述之商標間接侵權概念，惟依目前法條概念，似乎仍限制於製造商等實體中介商，而尚未擴張到網際網路世界。究竟網路服務提供者負擔的責任應為多重，當網路服務提供者須負擔間接侵權責任時，是否應類似著作權法建立一網路服務提供者的避風港條款？若需建立此避風款條款，必須符合怎麼樣的標準？其知情標準究竟為何？是否一定需要被害人有所損害？是否必須商標之使用造成混淆誤認之虞？這許多問題都還需要分析判決後進行整理。另因為本人語言能力不足，文中提到之歐洲判決，無法實際閱讀原文，因此歐洲判決部分將以其他英文文獻或中文文獻研讀整理。. 第三節、論文架構第一章是緒論，說明本文研究主題為網路服務提供者的間接侵權行為，研究動機及目的，並論述所採之研究方法及研究範圍，會簡單介紹目前的因網際網路 4.

(10) 快速發展環境所帶來對商標侵權之態樣的影響，並大略提到商標間接侵權目前發展概況。第二章則是概述網路服務提供者及商標侵權之關係。先將本文中網路服務提供者做定義之後，其中包括網路購物平台及非網路購物平台，再以最常見的關鍵字廣告及網路交易平台上之仿冒為例分別闡述兩種類型可能涉及之侵權態樣。第三章提出美國法上商標法上相關法規範，介紹美國法中直接侵權及間接侵權之相關理論，並引出美國法上間接侵權判斷標準的建立及成立要件，包括判斷成立輔助侵權與否的 Inwood 法則，及擴張到網際網路空間的商標侵權問題，另亦提出美國商標法間接侵害責任的相關限制。第四章則是以歐洲法上相關商標侵權責任為主，從歐洲各國的商標法規範開始，及歐盟 2000 年之電子商務指令，到各國與商標間侵權責任相關之判決介紹，並比較與美國判決對於網路服務提供者之結果，探究網路服務提供者於各國不同環境下對於防止商標侵權的責任比重。第五章以我國商標權法出發，介紹我國對於商標侵權責任的定義及要件，並判斷我國引進國外網路服務提供者間接侵權判斷標準的可能性，參考我國著作權法相關案例，討論商標法上是否能仿照建立一安全港準則，或是有其他對於網路服務提供者商標間接侵權的解決方式。第六章為結論及建議，歸納各章作為本文之結論，以我國新修正商標法為探討，並輔以國外判決，結合目前我國環境，建立更為健全的網路服務提供者的商標間接侵權責任範圍。. 5.

(11) 第二章、網路服務提供者可能牽涉商標侵害之相關態樣本章將先定義本文中所牽涉之名詞，並以是否為網路購物網站為分界討論其分別可能構成的商標侵權態樣。. 第一節、網路服務提供者之定義網際網路服務提供者依據提供之服務不同，可大略分為三種：網路服務連線提供者(Internet Access Provider,IAP)；網路服務平台提供者(Internet Platform Provider,IPP)及網路服務內容提供者(Internet Content Provider,ICP)2。網路服務連絡提供者係指提供數據機、光纖等令使用人能連結上網的服務之業者，以我國而言，中華電信之 HiNet、台灣固網即屬於此種服務，另外，隨著網際網路發展，及智慧型手機的開發，不只台灣大哥大等電信業者，連帶便利商店業者也有意加入這塊市場；網路服務平台提供者則係指連上網際網路服務後之各項網路應用服務，包含檔案傳輸服務 P2P(Peer to Peer)、FTP(File Transfer Protocol)等，電子郵件、網路交易平台 Yahoo!奇摩拍賣及 Pchome 等，及搜尋引擎 Google、新浪等皆是，網路服務平台上提供使用者在網路上進行資訊交換與取得資訊資源；網路服務內容提供者係透過網路將內容提供給使用者，包括入口網站(Yahoo 番薯藤)業者、網路新聞(聯合新聞網、中時電子報)等，另並非只有營業機構才可被稱為網路服務內容提供者，個人建構之網站或轉貼的內容亦可能是網路服務內容提供者。但因網路服務市場競爭激烈，大部分的網際網路服務提供者並不單純提供一種服務，而是可能兼有提供連線、應用服務及資訊內容，例如在我國中華電信之 HiNet，除了提供連結上網之服務外，亦在入口平台提供焦點娛樂等資訊內容，並可依使用者之需求選擇信箱及搜尋引擎等應用服務，可說是集上述 IAP、IPP、 ICP 為一體的網路服務提供者。 2. 財團法人資訊工業策進會科技法律中心，網際網路服務提供者法律責任與相關法制之研究，行政院經濟建設委員會委託研究，頁 67，2003 年 12 月，www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=2522，(最後瀏覽日 12/20/2014) 6.

(12) 第一項、網路服務提供者之類型由上所述，網路服務提供者可分為三種類型，惟雖網路服務提供者皆係提供平台讓使用者能夠連結外界的角色，但若仔細比較，網路服務連線提供者係為一單方連結的立場，網路服務連線提供者提供網路硬體設備，而使用者使用其設備，其連結存在於使用者與服務提供方之間。而網路服務內容提供者亦同，網路服務內容提供者做為提供資訊一方，使用者則取得資訊，此連結的是使用者與服務提供方。而網路服務平台提供者與以上兩者不同，並非由網路服務平台者提供實質的硬體設備或內容，而是藉由提供的網路應用服務，讓網路使用者能自由交流，交換資訊，亦即網路服務平台提供的較多是網路使用者間的連結。相較於網路服務連線提供者及網路服務內容提供者之單方面的連結，提供使用者與使用者間的連結的網路服務平台提供者,在控制其在平台上所出現之服務或資訊的掌控度更為複雜。且因網路服務平台提供者大部份由提供平台上之廣告或使用者之利用而獲利，為了吸引更多網路使用者以從使用者之利用行為中獲利，現今會員申請之審核複雜度降低，導致網路使用者水準參差不齊，其網路使用者間個人的品格、認知等等，都使得使用者的使用情形更為複雜，發生侵權糾紛的機會亦相對提高。本文將就商標侵權行為較常見之網路服務平台提供者分為網路購物平台類型(如 eBay/Yahoo!奇摩拍賣)及非網路購物平台類型(如 Google/bing)二類加以討論。第一款、網路購物平台網路購物平台，顧名思義，就是提供消費者在網際網路上進行交易行為之虛擬平台，它係將實體世界的拍賣交易模式搬上網路，是一種因應科技發展，結合網路特性而出現的新興電子商務模式。以買賣方為區別，大致可分為兩種模式，若網路購物平台業者兼任賣方之角色，直接提供自己的商品給消費者，此種行為除了透過網際網路管道之外，與一. 7.

(13) 般實體交易行為並無不同，則稱為直接拍賣平台3(Momo 購物網、Yahoo!奇摩購物中心)。若網路購物平台業者未兼任賣方之角色，僅為提供平台介面，並撮合交易雙方，使其進行買賣契約，此種模式則稱之為純粹仲介網站4，任何人只需登錄成為會員並進入平台，即可在平台上進行搜尋商品、販售、競價、得標等行為，平台業者既不會介入交易更不會交付物品收取價金，目前較有名的網路購物平台包括美國的 eBay、Amazon.com，台灣的 Yahoo!奇摩拍賣、露天拍賣等。網路購物平台的即時性、互動性及跨國跨區域性，使有購買需求的使用者在任何時間任何地點皆可搜尋自己所需的物品，並進行交易行為，這種模式所帶來的便利性大大超越了舊有的交易模式，再加上透過網際網路交易，不僅不需要實體店面的租金成本，人事成本亦可大幅降低，使其成為現今電子商務中最具獲利潛利的商業模式。而網路購物平台之純粹仲介模式究竟如何運作，以 eBay 為例，登入 eBay 平台前首先必須註冊為會員並且簽定使用者合約(user agreement)，使用者合約內包括 eBay 的使用方式、張貼內容規定、不得違反任何法律、政策及侵害第三人之權利之要求、發生法律爭議後處理的方式5，及 eBay 提供的可選擇是否加入之智慧財產權保護機制 VeRO6介紹及等等。買方在註冊登錄後即可使用購物平台購買自己想要的物品，在使用者搜尋到想要的物品後視買家選擇的競價模式競標。競價模式分為兩種，一種係拍賣競價方式：使用者依序在網路平台上競標並以拍賣時間到期時價高者得標，待賣家同意後完成交易。另一種則是賣家訂價方式：以賣家訂出之價格為準，買方同意價格後直接在賣家賣場上下標，待賣方回覆後即完成交易。若是身為賣方，則先選擇你的產品分類、撰寫詳細產品資訊介紹、上傳產品圖片、付款方式後即可開始販賣物品。 3. 葉采蓉，論網路拍賣平台業者之民事責任，頁 27，國立清華科技法律研究所碩士論文，2008 年 8 月。 4 同前註。 5 eBay 使用者政策，參見 eBay User Agreement http://www.ebay.com/，(最後瀏覽日 03/25/2014) 6 eBay 讓智慧財產權人選擇是否加入 VeRO，透過此機制，智慧財產權人能提出有侵權之虞的連結，eBay 將會調查。參見 http://pages.ebay.com/tw/en-us/help/tp/vero-rights-owner.html，(最後瀏覽日 03/25/2014) 8.

(14) 隨著目前網際網路的發展，這樣簡單方便的交易方式，讓現代購物方式產生了很大的轉變，低成本低門檻的網路購物平台成了各家業者的兵爭之地，但網路購物平台為吸引人氣而降低入會門檻，而不預先審查使用者資格、也不論是否填寫真實身份皆可註冊為會員，造成網路購物平台組成成員龍蛇混雜，法律上爭議之機會易隨之提高，包括常見的著作權侵權及商標侵權問題。第二款、非網路購物平台非網路購物平台，即是除了能實際交易物品的網路購物平台，其他透過網際網路提供網路應用服務的網路平台，此類型平台大部分以提供資訊為導向，除了由使用者提供原創內容以達到資訊交流的各式 BBS(電子佈告欄)、網路論壇(卡提諾論壇、mobile01)之外，提供資訊查詢的搜尋引擎亦屬於此。搜尋引擎係由網路使用者鍵入其欲查詢之關鍵字(Query)，搜尋引擎則會透過內部程式過濾網頁內容，並以資訊的相關度高低排列顯示於搜尋結果頁。自然，依各搜尋引擎的演算法編寫方法不同，亦導致在搜尋結果頁的顯示方式有些微差距，但若是查詢品牌名稱，有相當機率官方網站的首頁會顯示於第一頁。. 第二節、網路服務提供者的商標使用及侵權態樣侵害商標權之構成要件首要為侵權行為，亦即商標使用或侵權之態樣7。因目前網際網路的發達，傳統對於商標使用之解釋已無法規範現今五花八門的商標使用方式，故此節將討論商標使用於商標侵權判斷之重要性，並就網路服務平台提供者及網路服務平台使用者可能在商標使用定義上之爭議整理，最後將商標使用之議題連結至商標侵權及本文欲討論之商標間接侵權。第一項、網路上的商標使用商標使用是否為商標侵權的先決要件，此乃商標法的重要爭議事項，目前學. 7. 參見邵瓊慧，商標侵權使用之判斷─兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊，135 期，頁 7，2010 年 3 月。 9.

(15) 說上之意見仍不一致8，但在司法上採取肯定的見解9。主張商標使用之理論者，主張商標的價值僅得透過商標的使用而建立，且亦僅當第三人以商標的方式利用時才生商標價值被剝奪的可能性。若以非商標使用之方式使用商標，則與商標價值無涉，不應與商標侵權產生關聯，否則任何人皆可透過商標侵權之名義，過度干涉其他人的商業行為。且若是商標侵權須以商標使用為先提要件，則未傷害商標實際價值之非商標使用之行為，即不需要再進行後續混淆誤認之虞的檢驗，可直接就「商標使用」要件排除侵害可能，減低交易成本10。而反對者則是認為商標使用在現今數位時代判斷標準模糊，商標非與物品直接連結，導致商標使用有解釋空間，在無法明確界定「商標使用」的情形下，司法實務易擅下判斷，對外不能建立明確的公示外觀，造成增加交易成本的可能性，且若是太過於依賴“商標使用”此一先決要件，而忽略了之後「混淆誤認之虞」的判斷，部份雖無商標使用卻有混淆誤認之虞之行為，反因“商標使用”之要件而排除，而導致商標權人無法救濟之窘況11。另外，商標法的價值在於保護商標背後的信賴價值，而非純粹商標使用之行為，商標使用應只是侵權的混淆誤認之虞要件中的一個面向12，不應讓「商標使用」之要件成為商標侵權的門檻，而取代混淆誤認之虞的判斷。「商標使用」於商標侵權之重要法律意義在於確認商標使用本身具有連結商. 8. 就美國法學者，肯定見解請參見例如：Stacey L. Dogan & Mark L. Lemley, Grounding Trademark Law through Trademark Use, 92 IOWA L. REV. 1669(2007).(以下簡稱 Dogan & Lemley, Trademark Use)；否定見解請參見例如：Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Confusion over Use: Contestualism in Tradeark Law, 92 IOWA L. REV 1597(2007);Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Lessons from the Trademark Law through Trademark Use, 92 IOWA L. REV 1703(2007).。我國法學者採肯定說者，請參見例如；蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，4 期，頁 43， 2006 年 3 月；王石杰，商標使用原則的探討─以網際網路關鍵字廣告為例，法學新論，8 期，頁 117，2009 年 3 月；張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響─以「混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊，135 期，頁 24-25，2010 年 3 月。另請參見王敏銓、滬心沂，商標侵害與商標使用─評台灣高等法院九十六年度上易字第二○九一號判決與智慧財產權法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，185 期，頁 168-169，2010 年 9 月。 9 王敏銓、滬心沂，同前註，頁 169。 10 See Dogan &Lemley, Trademark Use, supra note 8, at 1696-68 11 沈宗倫，商標侵害法理在數位時代的質變？─以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討，政大法學評論，第 123 期，頁 368，2011 年 10 月。 12 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §23:11.50(4th ed., Westlaw International March 2014);邵瓊慧，同註 7，頁 24，2010 年 3 月。 10.

(16) 標侵權的可能性13，亦即使「商標使用」成為商標侵權之過濾要件，當不符合「商標使用」要件時，則直接否定任何商標侵權之可能性。令商標侵權加入商標使用之要件的優點在於，將「商標使用」要件做為商標侵權兩階段之第一判斷階段，當不符合「商標使用」，即不需再逕行第二階段混淆誤認之虞之判斷，在特定案例下能減省舉證及審理成本，有其立法或解釋區分的實益14。惟商標使用的範圍應如何界定？若解釋過於寬鬆，則任何方式皆可成立商標使用，無法達成節約成本之目的，但若解釋過於嚴格，則無法成立商標使用與商標侵權之概念連結，且現今商標使用之概念隨著科技、社會變遷常有變異，如何定義不易掌握，恐無法應付持續改變的商標使用之型態，造成法律漏洞。若要使商標使用於商標侵權之判斷中發揮真正意義，須滿足兩項要件：一、「商標使用」之判斷標準不應與「混淆誤認之虞」一致，因商標使用要件係為「混淆誤認之虞」之先導判斷，使得在某特定型態下，「商標使用」要件得發揮過濾之功能而得減省相關成本。雖然「商標使用」的利益衡量無法脫離「混淆誤認之虞」而單獨進行，惟若「商標使用」之判斷標準與「混淆誤認之虞」之標準太過相近，則「商標使用」無其獨立判斷之必要。二、既然「商標使用」要件是「混淆誤認之虞」的先行要件，則必須將商標使用之樣態中，擇其共通特徵，並就該特徵存在之特性加以規範以因應未來時代的多元商標使用方式。商標法上保護商標之目的，是在其商標所代表之商譽，亦即其背後隱含的消費者與品牌標章所代表之產品或服務之信賴關係，由此而論當消費者對於品牌標章與該代表之產品或服務間有混淆誤認之虞的可能性時，即可能影響消費者之購買決策，進而損害商標權人之權益，在此情形下，應將此使用品牌標章之行為視為商標侵害下之商標使用。亦即上述所謂之共通特徵係在於對於「混淆誤認之虞」未實現但可能實現之因果關係。. 13. 沈宗倫，同註 11，頁 369；余啟民，網路關鍵字廣告之商標爭議，法學叢刊，第 212 期，頁 26， 2008 年 10 月。 14 沈宗倫，同前註。 11.

(17) 以下將就網路購物平台及非網路購物平台為界，分別討論可能涉及的商標侵權下之商標使用方式。另外，亦針對網路購物平台及非網路購物平台中的兩種不同對象，包括網路購物平台提供者及網路購物平台使用者及非網路購物平台提供者及非網路購物平台之使用者分別討論其行為屬於商標使用之可能性。第一款、網路購物平台於傳統時代的商標使用，行銷者會盡量縮短其商品或服務與消費者之距離，以達行銷之目的，最直接方式即是將商標與商品結合，或將商標貼於店家招牌或服務人員之制服上，透過商品或服務上之標章，消費者即可辨別該商標所代表行銷之產品或服務，商標與消費者之間連結愈發緊密，該標章的使用愈發容易被認定為商標使用，亦才有後續混淆誤認之虞判斷之價值。前項品牌標章與商品或服務結合的情形，被認為係「商標使用」，並無疑問。但有問題的是，若是品牌標章的使用未與商品或服務直接結合，於何種條件下仍然能被認定為「商標使用」？如品牌標章使用者將標章用於廣告或其他媒體以行銷其代表之產品及服務時，雖然單純標章本身或可引起消費者聯想，但因未有與商品及服務之連結，因此消費者並不存在行銷某特定商品及服務之認知，因此在此種情形下並不直接該當商標侵權下之「商標使用」。此時，尚需加入其他如主觀因素，才可能成立「商標使用」，當品牌標章使用者有意行銷其代表之產品或服務，並該品牌標章與產品或服務結合之印象透過其他方式已強行植入消費者心中，亦即消費者在看到品牌標章時能立刻與其所代表的商品或服務結合而產生與前項「將品牌標章貼於商品或服務人員制服上」之等同效力，在此情形下，雖然標章未與物品或服務直接連結，但因標章使用者主觀的行銷意圖宣示，而促成「商標使用」15。商標使用之存在為商標侵權之先導要件之重要性在於能與商標侵權產生連結，亦即是否有造成消費者混淆誤認之虞的風險而構成商標侵權下之商標使用。當網路購物平台使用者將他人之品牌標章附於自己之商品上出售時，是否該當商. 15. 沈宗倫，同前註，頁 371-72。 12.

(18) 標侵權下之商標使用？另若網路購買平台使用人非為將他人之品牌標章貼於自己商品上出售，而係使用於自己賣場網頁的介紹上或是廣告時，是否該當商標侵權下之「商標使用」？又網路平台提供者僅係提供平台予使用者使用，若於此平台上有使用品牌標章之行為，是否該當商標侵權下之「商標使用」? 隨著網際網路發展，除了實體通路，網路購物平台提供了另一個便利的選擇，網路購物平台使用者於網路購物平台建立自己的賣場，並將自己的貨品放置賣場上供消費者購買，當網路購物平台使用者將他人之品牌標章或與他人類似之品牌標章附於自己之產品或服務上出售時，網路購物平台使用者係以行銷之目的，而誤導消費者，使其產生所售之產品或服務與該品牌標章間的連結，致影響消費者之購買決策。即使，有些網路購物平台使用者僅使用粗糙的品牌標章而使消費者仍得以辨明，而於正確之資訊上進行購買決策之判斷，惟其既有使消費者混淆誤認之虞之風險，則應仍屬商標侵權下之商標使用。當網路購物平台使用者將該品牌標章附於自己之賣場或廣告時亦同，既可能誤導消費者而有混淆誤認之虞之可能，則其屬商標侵權下之商標使用，並無疑問。但就網路購物平台提供者於其所提供之平台上出現使用品牌標章之行為，網路購物平台提供者並未參與網路購物平台使用者之資訊呈現方式，而僅係透過程式之科技技術，令網路購買平台使用者所提供之資訊呈現於購物平台上，既然本身並無使用品牌標章之行為，無可能該當商標使用。惟若網路購物平台使用者參與了網路購物平台使用者的資訊呈現方式，或是於網路購物平台上給予網路購物平台使用者資訊呈現方式之建議，則有可能因此成立商標間接侵權責任。於網路購物平台上之商標使用行為，除透過網路通路之不同點外，與傳統商標使用行為類似，商標使用之討論上較無異議，而於此基礎上加入商標使用與混淆誤認之虞風險之連結，僅是補強在未來可能出現之新式商標侵權態樣可能因不符合傳統之商標使用而即排除商標侵權之可能性。. 13.

(19) 第二款、非網路購物平台隨著數位科技的進步，使得「商標使用」的判斷越來越複雜。現今，有許多網路服務提供者在行銷商品或服務的方式上提供了更多元的選擇，網路服務提供者常會利用數位科技提供他人行銷商品或服務的工具或設施，而若網路服務提供者於前述提供之商品或設施，有利用品牌標章之行為，是否該當商標使用？而網路服務使用者利用該工具或設施，是否構成商標侵害下之商標使用？在非網路購物平台上，品牌標章的使用更為隱匿，與能親眼看得到商標的方式不同，更多時候它僅出現於網頁原始碼中，在消費者根本無從得知下，難以令消費者連結其品牌標章與商品或服務，在這種情形下是否絕對無法成立「商標使用」？以下將依較常見的網路行銷方式，包括「網域名稱」(domain name)、「SEO」 (search engine optimize)、「固定或彈跳式廣告」(banners of pop-up ads)、「關鍵字」 (search query)等分別介紹。一、網域名稱早在網路開始發展之初，便有頭腦動的快的網路使用者向網路服務提供者申請「網域名稱」以定位其網址所在，於網路名稱提供者而言，其提供網域名稱純屬科技服務，縱然其網域名稱中有商標文字，但其與商品或服務並無連結，應不符合商標侵權下之商標使用。至於「網域名稱」使用者，若網域名稱使用品牌標章，並透過網站的資訊安排而使得消費者得以將產品或服務與網域名稱連結，導致產生誤導消費者而影響購買決策之風險，則網域名稱使用者之行為仍有可能被解釋為商標使用。二、SEO(搜尋引擎最佳化) 搜尋引擎最佳化是另一種網路行銷方式，透過加入可影響搜尋引擎搜尋結果頁排序方式之因素，令其所欲之網頁排序提前，增加消費者可能之點閱率，達到行銷產品與服務之目的，其中包括網頁標幟(meta tag)、外部連結、錨文字等。網頁檢索標籤是電腦的超文件標記語言中的一種指令，其隱藏在網頁的原始. 14.

(20) 碼中，除非檢視網頁之原始碼，一般網路使用者並無法查覺網頁中是否隱藏此標幟。但搜尋引擎卻可以讀取原始碼中的資訊，並以此作為網站內容的分類與索引 16. 。而外部連結則是指網頁間互相的連結(page rank)，搜尋引擎於內部有一計算. 網頁得分之方式，並以此做為排序之依據，當該網頁得以由得分高的網頁連結，或於該網頁的頁面得以連結至高得分之網頁時，搜尋引擎亦會給予該網頁高得分，並提高其排序。錨文字則是網頁的超連結文字，當網頁中含有某隱含超連結的文字，並得以大量轉載時，亦可能影響搜尋引擎之排序。自然，每種搜尋引擎有其排序之方法，並不僅以上方三種為限，且因這兩年來有心人士利用以上方法導致搜尋引擎排序大亂之情形，知名搜尋 Google 也降低了外部連結及錨文字在計算網頁排序時的影響度。因以上之三種方式皆在影響搜尋引擎之排序，以下僅以網頁標幟代表做為討論。網路服務提供者提供此工具予網頁標幟使用者，是否為商標侵權下之商標使用？又當於網頁標幟使用者於中使用他人之品牌標章時，是否為商標侵權下之商標使用？網頁標幟之提供者僅係提供科技服務，其既無與商品連結之可能，並不存在消費者混淆誤認之虞之風險，應不符合商標侵權下之商標使用。而當網頁標幟使用者在網頁檢索標籤中加入他人的品牌標章，當搜尋引擎在判別相關度時，即有可能因為檢索標籤之影響而使該網頁出現於網路使用者的網頁搜尋結果中，而將消費者導引至網頁檢索標籤設置者所設置的網站。惟即使被誤導至網頁檢索標籤設置者的商品資訊，其影響的並非消費者之購買資訊，而係消費者之資訊接觸方向，因進入網站後，消費者即可分辨其是否為商標權人之商品，既無構成消費者錯誤之購買決策，網頁檢索標籤設置者之行為應非屬商標使用。但若是網頁檢索標籤設置者有心安排令網站資訊使消費者認為與其與商標權人之商品有實際通路或贊助關係，則消費者即可能被影響而實施錯誤之購買決策，以此而論，網頁檢索標籤在一定因果關係下仍有存在商標混淆誤認之虞的危險，應仍符合商 16. 簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議─以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，6 卷 2 期，頁 101，2009 年。 15.

(21) 標使用。三、固定式或彈跳式視窗廣告固定式視窗廣告係指使用者在進入入口網站時，在旁邊的顯示的廣告欄位，而彈跳式視窗則是在進入網站或是使用軟體時，彈跳出的廣告視窗。當其顯示的廣告，與網頁上資訊類似時，在某種程度上，易使消費者產生其廣告乃其所欲搜尋之資訊所在或與其所欲搜尋之資訊有所關連，而進入該網站。於此情形下網路服務提用者雖利用特定品牌標章，其目的乃科技服務，與該品牌標章之商品無實際連結，且其提供之服務僅係視窗廣告使用者之資訊傳播，即使消費者因廣告而誤導連結，其亦係因視窗廣告使用者利用該廣告之結果，與視窗廣告提供者無涉。因此視窗廣告提供者雖利用品牌標章以滿足使用者之廣告需求，但其既無影響消費者購買決策之風險，不應將廣告提供者之行為解釋為商標侵權下之商標使用。而視窗廣告使用者，其利用此類型廣告及目的之效果，即是欲誤導消費者連結至其網站，原則上此廣告雖會誤導消費者進入該廣告內容或延伸之網站，但消費者最終仍會知道欲搜索之商品非為廣告使用者所行銷之商品，而能在資訊充份下做出決策，由此，視窗廣告之使用者並無令消費者產生混淆誤認之虞，不該當商標使用。惟與「網頁檢索標籤」相同，若是視窗廣告之使用者利用廣告或連結到之網站內所刊登之資訊，誤導消費者的購買決策，則有構成商標「混淆誤認之虞」之危險，應符合商標使用。四、關鍵字關鍵字係指消費者為取得相關資訊而在搜尋引擎上所鍵入的文字，或是業者為使其網站或廣告得以因特定文字而顯示在搜尋結果頁上，而向搜尋引擎業者購買的之單字17，此兩種文字可能不同，但部份業者會為增加其網站點閱率，而購買消費者可能在搜尋引擎上輸入之文字做為其關鍵字。搜尋引擎，以 Google 為例，當網路使用者輸入關鍵字時，在搜尋結果頁會顯示兩種板塊，一種是廣告模. 17. 簡維克，同註 16，頁 101。 16.

(22) 板，當業者向廣告商購買關鍵字，而與網路使用者鍵入之關鍵字相同時，業者之網頁會被列於廣告模板，亦即是搜尋結果頁上方，另一種則是搜尋模板，當搜尋引擎判定該網站與網路使用者所鍵入之關鍵字相關時，會顯示在搜尋結果頁的下方，在此需要說明的是，下方的搜尋板塊，是透過有機搜尋(organic search)，亦即搜尋引擎內部對於各個網頁原始碼的欄位權重而判斷相關度，因此購買關鍵字並不會影響搜尋結果頁的排序。但因搜尋結果頁的呈現方式，會將廣告模板列於搜尋結果頁的最上方，因此有購買關鍵廣告之使用者，其網頁必然於搜索結果頁向前排序，而消費者極有可能會誤認其是它欲搜尋的資訊，而進入該網站。搜尋引擎，即網路服務提供者，提供關鍵字予業者購買之行為，是否成立商標侵權下之商標使用？與「網頁標幟」及「視窗廣告」同，服務提供者提供的僅係科技服務，而存於網路服務提供者與業者，即網路服務使用者之間，此服務縱然以品牌標章為其內容，但因未直接與任何產品或服務連結，不可能使一般消費者產生錯誤購買決策之風險，則應不符合商標侵權下之商標使用。在關鍵字廣告的關係中，能夠最終決定使用何種關鍵字的，是網路服務使用者，即使網路服務提供者若於特定商業目的下鼓勵或誘使網路服務使用者購買他人之品牌標章亦同。惟當網路服務使用者侵權，網路服務提供者是否會因為其鼓勵或誘使之行為，而該當共同侵權或間接侵權責任，則將於下項討論。網路服務使用者，其購買關鍵字的目的，係希望藉由搜尋引擎的排序，進入使用者的網站，接觸商品資訊。雖然將他人品牌標章列於關鍵字，不可避免的會誤導消費者，亦即當消費者鍵入品牌標章時，會因為購買關鍵字而將網路服務使用者的網頁列於搜尋結果頁的上方，而導致消費者認為其網站與該品牌標章相關，而在錯誤的認知下進入網站。惟與「網頁標幟」及「視窗廣告」同，雖其誤導僅限於購買初時，而消費者亦可於進入網站時辨明真偽，而不至於直接影響消費者之購買決策，但如上所述，當進入網站時，透過操作資訊手法使消費者誤認其即為商標權人所販賣之商品，則仍存在消費者進入網站後因錯誤的資訊而影響購買. 17.

(23) 決策之可能，既有消費者混淆誤認之虞之風險，則應使其該當商標侵權下之商標使用，方可符合商標法之保護目的。就網路服務平台使用者以關鍵字廣告行銷的方式是否屬於商標使用，我國於數案例中可窺知一二，就 98 年度民商上字第 11 號之「出一張嘴」案18，法院認為被告以「出一張嘴」在 Google 網站作為關鍵字廣告，但是，法院認為關鍵字「出一張嘴」本身僅最為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。又智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號之「葉全真」案19，法院認為原告雖係以銷售為目的，將「葉全真」作為網路廣告之關鍵字，但尚不足以使相關消費者認識「葉全真」為商標，不能認已構成商標之使用。雖然此兩案例並未成立商標使用，但法院並未排除關鍵字廣告行銷為商標使用之可能性，最重要之判斷仍在於是否有消費者混淆誤認之虞之風險。第二項、商標的侵權態樣商標法雖在現今的法律體系下賦予財產權的地位，惟相較於其他兩種專利權及著作權而言，商標法的財產權屬性較弱，在財產權的行使下融入不公平競爭之觀念，並非如專利權及著作權擁有較單純的財產權性質20。專利係以申請專利範圍，著作權則是著作本身為權利保護的範圍，當他人侵害保護範圍時，即構成侵權。但商標權與專利及著作權不同的是，商標法真正的保護目的並非商標本身，而是以該商標所代表的商譽為基準，而避免他人不當剝奪商標人之商譽，造成不公平競爭21。因此即使他人以「商標使用」之方式，使用商標，並不當然成立商標侵權，而是需視其是否不當剝奪商譽而造成不公平競爭。惟商譽之範圍該如何. 18. 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號 20 沈宗倫，同註 11，頁 378。 21 See MCCARTHY, supra note 12, §2.15. 19. 18.

(24) 界定？雖無法否認商譽有一定之經濟價值，但由於其過於抽象而不易測量，若將商譽過於擴張解釋，雖能保障商標權人不被他人剝奪長期經營商標之成果，但亦可能過於限制他人合法使用商標，自由競爭之機會。商譽雖然是由於長期經濟活動而自然產生，惟其與經濟活動間之因果關係不明，且並非所有商業活動皆定然產生商譽，亦可能因為不當的經營行為產生負面的商譽，由此而論，商業活動產生之商譽，仍需再進一步判定其為正面或負面。而若是負面，是否仍是商標法下欲保護的目標即產生疑問，若認定負面商譽非商標法所欲保護之目標，但正面商譽與負面商譽間判定標準模糊，亦有可能在負面商譽下仍給予商標權人保護，而有過度保護之虞。因此，雖然立法肯認商譽為商標權範圍之基準22，但商譽的範圍界定則需藉助其他媒介方得達成，一般而言，商譽的體現反應在消費者對於該品牌標章所代表之產品或服務的信賴程度，亦即由消費者對於產品或服務之購買行為，即可推知商譽對於企業而言是正面或負面，並概估商譽之經濟價值，由此而論，「消費者」為判斷商譽範圍之重要媒介23。由於商標法係在防止他人以不當競爭之行為剝奪商標權人之商譽，以消費者為觀察基準，即為消費者信賴商標所表彰之資訊而原本欲向商標權人購買之計畫，是否因他人不公平競爭行為而轉成購買他人之商品，產生與商標權人商品間的替代效果，導致商標權人在市場的不利益。而此處所討論的不公平競爭之行為也就是指由於對消費者之誤導，以致影響消費者之購買決策。但因消費者被誤導而導致市場替代之情形，對於商標權人不易舉證，或舉證成本過高不易達成，所以各國僅以商標之類似程度或其他因素判斷誤導的可能性，此通稱為「消費者混淆誤認之虞」24。此標準是指當消費者決定購買決策時，是否因他人之誤導行為而產生他人之標章為原標章或與原標章有相當之連結關係，而於錯誤的資訊下，購買他人標章之產品，此等購買行為對於商標權人的危險或. 22. 例如：參見經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 3，2013 年 12 月。 See ROBERT P. MEROGES, et al., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE Wolters Kluwer Law & Business, (5th ed. 2010)., at 739 24 我國商標法第 86 條 19 23.

(25) 可能性，即是「消費者混淆誤認之虞」。混淆誤認之虞得以反應消費者因誤認他人之商品或服務乃由商標權人所提供，而購買他人商品進而影響商標權人的市場替代風險，以此替代風險來評估對於商標權人商譽之影響，不至於過度解釋商譽之概念，而過度保護商標權人。然而，近年來，由於商標權財產權化的觀念在國際間開始醞釀及瀰漫，美歐已有將商標法「混淆誤認之虞」的判斷時點提前之趨勢，而令商標權人得以控制消費者購買決策前之資訊接觸，此即為著名的「初始興趣混淆」25。初始興趣混淆在實務上不乏實例，且不僅在實體世界得以發生，在「虛擬世界」更屬常見，爭議性更為複雜26。虛擬世界的初始興趣混淆常隨著科技的發展而有不同態樣，即使目前以判決或實務上之運作而得定義數種類型(如上述之網域名稱、SEO… 等)，但仍無法涵括所有態樣，且隨著新興科技出現時，亦必然會在發展出不同態樣。惟初始興趣混淆之概念是否應置於商標侵權下判斷？而其與傳統混淆誤認之虞的關係又是如何？初始興趣混淆是將混淆誤認之虞的判斷時點提前到消費者購買前的資訊搜尋，他人未經商標權人同意，利用商標權人之商標，將消費者之目光吸引至自己的產品或服務而提高消費者購買自己產品的機率。初始興趣混淆與傳統混淆誤認之虞最大的不同在於初始興趣混淆僅限於資訊誤導，當消費者進入網站後即可辨明其非所欲查詢之資訊，可立即點擊退出視窗，並無傳統混淆之存在，即使最終消費者選擇購買該產品，亦是消費者在正確的資訊下所做的消費判斷，而非因他人之誤導，因此，初始興趣混淆於一般情形下，並不會造成市場之替代效果，而未侵害商標權之範圍。惟當被導引至的網站，透過資訊安排使其令消費者產生混淆誤認之虞，亦即當初始興趣混淆已與混淆誤認之虞的概念結合，導致消費者可能在錯誤的資訊誤導下，影響其購買決策，而與商標權人之商品產生替代效果時，初始興趣混淆才有在商標侵害之判斷要件下檢驗之必要。亦即初始興趣混淆應僅 25 26. 沈宗倫，同註 11，頁 347。沈宗倫，同前註，頁 382。 20.

(26) 係判斷混淆誤認之虞之因果關係時的其中一項因素，應與其他因素綜合判斷是否成立商標侵權，而不應在商標侵權下獨立判斷。第一款、網路購物平台上的商標侵權網路購物平台使用者將他人之品牌標章附於自己之商品上出售時，依本節第一項所述，其係符合商標侵權下之商標使用，惟其是否為商標侵權，則視其是否有誤導消費者在錯誤資訊下做出購買決策，而導致與商標權人之商品或服務產生替代效果。網路購物平台使用者，將他人之品牌標章或是類似於他人的品牌標章附於自己商品上出售，與商標權人之商品外觀類似，消費者可能在誤認其為商標權人之商品購買使用者之產品，造成市場之替代效果，影響商標權人之商標權，其符合混淆誤認之虞要件，應屬商標侵權。惟部份網路購物平台使用者抗辯，若其所使用他人的品牌標章十分模糊，而消費者仔細觀察即可得知其係與商標權人之品牌標章不同，應不至於造成混淆誤認之虞。就此，商標侵權下混淆誤認之虞的標準判斷，必須綜合標章之相似度，消費者的認知程度、教育程度，甚或該產品在市場中的影響度來決定是否會造成消費者混淆誤認之虞，即使標章模糊，惟若該標章之外形相似於商標權人之商標，且商標權人之產品或服務在市場中的普及率高，為消費者普遍認知，則消費者仍有可能在看到標章的同時，聯想到商標權人之商標，而導致在錯誤認知下，進行購買行為，如此即成立混淆誤認之虞而符合商標侵權。若網路購物平台使用者非將他人之品牌標章貼於自己商品上出售，而係使用於自己賣場網頁的介紹上或是廣告時，是否該當商標侵權？在第一要件「商標使用」之檢驗如本章第一節所述，因其具有令消費者混淆誤認之虞之風險，而構成商標侵權下之商標使用。若網路購物平台使用者將商標權人之標章使用於自己賣場網頁的介紹或是廣告上時，消費者瀏覽網頁時，即可能誤認其網頁之商品與商標權人之標章有相關連繫，則消費者可能在錯誤之認知下進行購買行為，此行為因有消費者混淆誤認之虞而符合商標侵權。. 21.

(27) 另網路平台提供者雖因提供者僅係一科技服務，而不成立商標侵權下之商標使用，惟當網路平台使用者成立商標侵權時，網路購物平台提供者是否會因提供工具幫助侵權行為而有共同侵權行為或間接侵權行為之責任？若是，其責任應如何判斷，是否有條件限制，而這些限制條件又為何？將於後續文中討論。第二款、非網路購物平台上的商標侵權非網路購物平台的商標侵權，依本節第一項對於各網路行銷工具的說明，雖與傳統商標使用行為方式不同，但卻皆可能因有令消費者混淆誤認之虞的風險而符合商標侵權下之商標使用。惟其是否符合商標侵權，則需視是否利用不公平競爭之方式，透過誤導消費者之購買決策，而與商標權人的產品與服務間產生替代效果，令商標權人喪失公平下競爭機會。網路行銷工具的功能僅係透過網路行銷工具產生的效果，提高網路服務使用者與消費者欲搜尋資訊間的關聯度，而誤導消費者進入錯誤的網站，其造成的僅係消費者購買前時點的資訊混淆，即初始興趣混淆。依上述對初始興趣混淆之討論，初始興趣混淆雖誤導消費者進入到錯誤的網站，惟消費者進入網站後仍能辨明其非消費者所欲搜尋之資訊，並在未付出太多轉換成本(僅需點擊滑鼠)的情況下，離開該網站，並再度搜尋商標權人所代表之商品或服務，因此在未直接影響消費者之購買決策下，初始興趣混淆不應成為商標侵權之判斷標準。但當初始興趣混淆由於其他網站資訊的操作，而產生質變，令消費者對於該網站與商標權人間有相當連繫時，此初始興趣混淆即應作為混淆誤認之虞之因果關係而為判斷。以關鍵字服務為例，關鍵字服務的網路服務使用者向網路服務提供者購買他人之商標作為關鍵字，當消費者在搜尋引擎鍵入欲查詢之商標時，使其網頁得以呈現在結果搜尋頁的上方，而誤導消費者認為其網頁與該商標有相當聯繫，消費者在於欲購買商標權人之產品或服務之認知下，進入該網站，但在消費者進入網站後，即可立刻發現其非所欲搜尋之產品或服務而退出網站，如此，既無可能影響消費者之購買決策，則不應成立商標侵權。惟若消費者因誤導而進入網站後，. 22.

(28) 透過網站資訊的操作，使得消費者誤認其所提供者係為商標權人之產品或服務，則符合混淆之虞之判斷，而成立商標侵權。至於在其中扮演僅提供科技服務的網路服務提供者，雖然在一般狀況下不成立商標侵權下之商標使用，惟其是否有可能會因為其參與了網路服務使用者之資訊提供行為，或是擴大解釋為幫助了網路服務使用者之侵權行為，而因此與網路服務使用者有共同侵權行為或間接侵權行為之責任，而其是否能類比於著作權的避風港條件，建立責任的範圍以提供網路服務提供者遵循依據，將於之後章節就美國及歐洲判決綜合討論。. 第三節、小結「商標使用」是否為商標侵權之先決要件，向來是商標法上之重要爭議，惟若能夠使「商標使用」與商標侵害之概念連結，而使得商標侵害下之「商標使用」做為商標侵害兩段式標準的第一判斷階段，亦即當不符合商標使用時，未侵害商標價值的案例即被排除，不需要再進行第二階段混淆誤認之虞之判斷，而得以降低訴訟成本，達到於商標侵害下之「商標使用」要件的最大價值。而既然「商標使用」要件是「混淆誤認之虞」的先行要件，為避免「商標使用」要件解釋因無法因應網際網路發展而愈發多元的商標使用方式，而失去其意義，應將商標使用之樣態中，擇其共通特徵，並就該特徵存在之特性加以規範以因應未來時代的多元商標使用方式，而其特徵便是對於「混淆誤認之虞」未實現但可能實現之因果關係。當網路服務使用者利用品牌標章的行為有造成消費者混淆誤認之虞之風險，則應其使成立商標侵權下之商標使用，而進行第二階段混淆誤認之虞的判斷。商標權所保護的目的，非為商標本身，而是商標背後所代表，由長時間累積的消費者與商標間的信賴關係，亦即商譽。但因商譽太過於抽象難以測量，因此，需藉助其他媒介方得有效界定商譽之範圍，並避免對商譽漫無根據的評價，導致商標法對於商標權人過度保護，影響他人自由市場競爭之權力。一般而言，商譽 23.

(29) 的體現反應在消費者對於該品牌標章所代表之產品或服務的信賴程度，亦即透過消費者對於產品或服務之購買行為，即可推知商譽對於企業而言是正面或負面，並可概估商譽之經濟價值，由此而論，「消費者」即是判斷商譽範圍之重要媒介。而由於商標法係在防止他人以不當競爭之行為剝奪商標權人之商譽，以消費者為觀察基準，即是消費者因信賴商標所表彰之資訊而原本欲向商標權人購買之計畫，因他人不公平競爭行為而轉成購買他人之商品，產生與商標權人商品間的替代效果，而導致商標權人在市場的不利益。且由於難以舉證其替代效果的發生原因係由於品牌標章的誤導，因此將會以商標之類似程度或其他因素判斷誤導的可能性，亦即「消費者混淆誤認之虞」。網路服務提供者是否成立商標侵權，如上所述，基本上若是僅提供一中立科技技術，網路服務提供者不應符合商標使用，自無成立商標直接侵權之可能，惟其是否能夠排除商標間接侵權責任，即，若其使用平台之網路服務使用者之行為通過商標使用及混淆誤認之虞的檢驗，則當使用者符合商標侵權要件時而成立商標侵權時，在這中間僅提供科技服務的網路服務提供者是否會因提供工具或設施而有共同侵權行為或間接侵權行為之責任？且是否會因為網路服務提供者是否為故意或過失，是否有從中獲利而有不同，將於下章開始，分析美國與歐洲對於此類型之判決，希冀能夠由判決中共同之思維脈絡及考量因素，建造一公示標準，使網路服務提供者於提供此項科技服務時能夠有所依據。. 24.

(30) 第三章、美國法上商標侵權責任本章將介紹美國法上關於商標侵權之規定，並由間接侵權相關判決建立美國法上對於網路服提供者間接侵權的責任要件及限制。. 第一節、美國法上商標侵權責任相關法規範美國商標權雖係為智慧財產權下之一環，惟其立法法源、保護標的、權利取得方式與權利存續期限等規定，均與有聯邦專門立法保護之著作權及專利權不同 27。有關商標侵權之法理，皆以主張侵害商標權人的商譽與欺騙消費者的侵權行為為訴因的判決先例發展出來28。在 1946 年，欲制定聯邦蘭哈姆法案(Lanham Act) 時，其目的即在於將所有商標可能牽涉的事宜規定於一個法案內，以消除司法上的模糊地帶，能更迅速而有效率的解決商標侵害29。第一項、Lanham act 在 1946 年 7 月，杜魯門總統簽署了美國蘭哈姆法案(Lanham Act，通稱為美國聯邦商標法)，蘭哈姆法案(以下稱聯邦商標法)的法源來自於規範與外國、州際間、及和印第安部族間之美國憲法商事條款(Commerce Clause)，此法案意圖促進的三大政策在於防止消費者混淆、保護商業體的商譽及促進市場競爭30。美國商標之保護採雙軌制度，即聯邦法律與州法律雙管其下，分別適用於聯邦及各州，適用於聯邦秩序者為聯邦商標法，而州階層則適用各州制定之法律及不正競爭之普通法31(Common Law of Unfair Competition)。第二項、商標直接侵權責任關於已註冊商標的侵權規定在聯邦商標法第 32 條第一項32，當一個已註冊 27. 蘇月星，淺談美國法對商標間接侵權責任類型，智慧財產權月刊，162 期，頁 59，2012 年 6 月。 Elizabeth K. Levin, A safe harbor for trademark: reevaluating secondary trademark liability after Tiffany V. eBay, 24 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 491(2009). 29 U.S.Patent and Trademark Office, Transforming Work: The E-Government Work Place, http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/p1t01.htm (最後瀏覽日 03/25/2014) 30 Fara S. Sunderji, Protecting online auction sites from the contributory trademark liability storm: a legislative solution to the Tiffany INC. V. EBAY INC. problem 74 FORDHAM LAW REVIEW 909(2005).at 917-18 31 曾陳明汝，商標法原理，頁 366-67，2007 年 4 月，修訂三版。 32 15 U.S.C§1114(1) 25 28.

(31) 商標被他人使用於商業上並和商品或產品產生連結，且造成混淆誤認之虞時，即造成商標直接侵害。聯邦商標法關於「商標使用」規定於第 45 條33，認為商標使用係指：將商標附著於銷售的物品上或與產品相關之文件或標籤，或是附著在服務的販售或廣告上且該服務是與該商標所連結。惟商標使用是否為商標侵權的其中一個要件，有正反兩面看法，MaCarthy 拒絕以商標使用做為商標侵權要件，他認為如此機械性的解釋法條不符合商標法歷史與意義34，Dinwoodie 和 Janis 也認同這樣的看法，認為一直以來都是以消費者混淆誤認之虞做為商標侵權的判斷標準，若是將商標使用要件加入商標侵權判斷，在現行商標法裡並沒有依據，且會對於未來的商標法及商標政策造成不良效果35。Dogan 和 Lemley 則贊同商標使用做為商標侵權之判斷要件，他們認為商標使用之範圍界定是商標法的一部份，且在電子商務之前，因在傳統商業時代，侵權者在利用他人商標行銷自己產品時，該商標都能很清楚的被消費者認知，導致商標使用的討論並無意義，但隨著網路發展，為因應日漸複雜的商標使用方式，應該要重新建立商標法之中心原則，並且將商標使用接受為商標侵權的其中一個要件36。混淆誤認之虞一直以來都是商標侵權判斷的重要要件，且巡迴法院與地方法院都有自己一套的判斷標準，舉例來說，第二上訴法院在 Polariod v. Polarad Electics 判決37中就列出了 8 項 (1)原告品牌標章的強度 (2)原告品牌標章與被告品牌標章的相似程度 (3)產品或服務的接近程度 (4)與原告品牌標章的差距 (5) 是否能證明有混淆誤認 (6)被告在決定自己的品牌標章時的誠信與善意 (7)被告產品的品質 (8) 消費者的教育程度做為混淆誤認之餘的判別依據。. 第三項、商標間接侵權責任行為態樣美國聯邦商標法雖然就商標直接侵權有著詳盡的規定，但對於商標間接侵權 33. 15 U.S.C.§1127(2006) See Thomas McCarthy, supra note 12 §23:11.50 35 See Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis , supra note 8, at1667 36 See Dogan &Lemley, Trademark Use, supra note 8, at 1696-98 37 Polariod v. Polarad Electics., 287 F.2d 492(2rd Cir. 1961) 26 34.

(32) (Indirect Infringement 或稱為 Secondary Infringement)的保護既不如美國專利法訂有明文，亦無像著作權有間接侵權的理論發展，雖然對於商標間接侵權的保護概念，已有一段發展歷史，但至今仍無法條明文規定，各級法院皆係沿用侵權行為法來審理商標間接侵權概念38，經結合侵權行為法的代理法則及依個案具體事實的法律解釋以後，累積多年的法院判決從中塑造成為對商標間接侵權的一種法規範39。由不公平競爭法理下發展出來的間接侵權概念是，即使非為直接侵權行為人，但凡對他人之侵權行為有貢獻者，或是對於他人有監督人責任者，仍需間接承擔侵權行為責任40。亦即縱然被告未直接實施侵權行為，但若其作為或不作為促成侵權行為之發生，則仍須為直接侵權行為負責。美國法上對於間接侵權行為有兩種類型，以間接侵權責任人是否有參與侵權行為為界，分成「輔助侵權責任」(Contributory Liability)及「代理侵權責任」 (Vicarious Liability)，以下將就這兩類型的理論進行說明，以上間接侵權之成立，皆以使用者之直接侵權之存在為前提41。第一款、輔助侵權責任 Contributory Infringement 輔助侵權源自習慣法中共同侵權(Joint Tort)概念，主要理論在於，即使非直接為侵權行為，但在明知有侵權事實，還引誘(Induce)、致使其發生(Cause)或實質幫助(Materially Contributes)侵害行為，該輔助侵權人即須負輔助侵權責任42。與美國專利法將誘引侵權行為獨立於輔助侵害責任外討論43不同，於商標法中，依 McCarthy 理論，則是於輔助侵權責任下，依其是否加入輔助侵權人之主觀意. 38. 蘇月星，同註 27，頁 61。 Ellie Mercado, As Long As "It" is Not Counterfeit: Holding eBay Liable For Secondary Trademark Infringement In The Wake Of LVMH And Tiffany Inc., 28 CARDOZO ARTS AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 115(2010). 40 American Telephone and Telegraph Company v. Winback and Conserve Program, Inc., 42 F.3d 1421(3rd Cir. 1994) at 1432-33 41 Cattleya M. Concepcion, Beyond the LENS of LENZ: Looking to protect fair use during the safe harbor process under the DMCA, 18 GEORGE MASON LAW REVIEW 219(2010).at 221-22; Thomas McCarthy, supra note 12 §25:17 42 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc, 443 F.2d 1159(2nd Cir. 1971)at 1162 “One who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer.” 43 35 U.S.C.§271(b):Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an i nfringer. 27 39.