美國商標法間接侵權之限制

於 Tiffany 案及 Rosetta Stone 案中，法院將網路服務提供者是否建立一「通 知即移除」機制做為判斷成立間接侵權責任之重要標準，此機制的概念最早出現 自美國數位千禧年著作權法(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)對於關於 網路服務提供者(ISP)¹¹⁷之免責要件¹¹⁸。

惟畢竟著作權法及商標法之規定目的皆不相同，因此於判斷兩者之間接侵權 責任標準亦應隨之調整。以代理侵權責任而言，於著作權侵權案件中雖有成立中 介者之著作權代理侵權責任之案例(如 Fonovisa 案…等)，但在商標代理侵權案例 時卻顯少成立，並且於後期案件中，不是商標權人未主張商標代理侵權責任，就 是法院未多加著墨即跳過此部份之討論，主要原因在於當最高法院判斷商標代理 侵權責任時，最高法院認為居中間地位之網路服務提供者並無滿足代理侵權之其 中一必要要件：對直接侵權行為之監控能力。相較於僅需證明網路服務提供者具 控制直接侵權行為人之能力之著作權代理侵權責任不同，法院認為就商標侵權案 件而言，此項標準應做更嚴格之規定，即是此監控能力須依靠特殊「社長─代理」

關係之存在，亦即需要能夠證明網路服務提供者對於直接侵權行為人有明顯且實 際合作關係，或是與直接侵權行為人間有控制或是共同的經營權，才得成立¹¹⁹。 法院認為雖然網路服務提供者得藉由鎖定直接侵權人之帳號、移除其所提供之拍 賣清單等而對直接侵權行為人有部份控制權力，但僅具有此商業上之關係並無法 以此賦予網路服務提供者一額外之責任，而不須負擔商標代理侵權責任。

後期對於網路服務提供者之主張則集中於商標輔助侵權責任討論，參照上節 Tiffany 案及 Rosetta Stone 案，法院似乎試圖在商標法上亦建立一如同美國 DMCA 法案之商標侵權之安全港原則，當網路服務提供者符合此安全港要件時，則得據

117此處網路服務提供者與前述不同，系指泛稱用之網路服務提供者，至於何種網路服務提供者得

適用 DMCA 內安全港條款，詳參 17 U.S.C. §512 以下之規定。

118Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, supra note 94, at 48

119Mark Bartholomew & John Tehranian, The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law, 21 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL

1363(2006). at 1370

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以免責。

自然，安全港之設立並非必須，即使無安全港要件之設定，亦可遵循傳統之 間接侵權模式，以是否有直接侵權存在、是否有提供協助或是引誘之情形討論網 路服務提供者之間接侵權責任，惟每件案件若都需要透過法院一一判斷，則不僅 可能因法院判斷不一而使網路服務提供業者無所適從，亦可能使權利人及網路服 務提供者雙方皆須承擔長久之訴訟成本，因此在使商標權人能透過對網路服務提 供者主張而得到損害補償之前提下，為避免過度加重網路服務提供者責任，而減 少網際網路發展之誘因、阻礙電子商務模式發展，亦為了激勵網路服務提供者與 商標權人偵查、處理網路上發生之商標侵權行為；若能透過建立安全港規定而允 許網路服務提供者依清楚的步驟執行而限制其間接侵權責任，消除商標權人與網 路服務提供者間不確定或不需要之法律訴訟¹²⁰，是為較佳之解決辦法。

美國 DMCA 有關於安全港之規定，但商標權與著作權有本質上的不同，因 此無法直接移植 DMCA 安全港之規定，僅得作為參考，實際上仍應透過分析商 標權及著作權之不同，及商標間接侵權案例的發展方向，另外制定商標法上之安 全港要件。

Lelmey 曾指出 DMCA 安全港規定的三個主要缺點，其亦應在制定商標法上 之安全港規定時加以修正。第一、DMCA 於 1998 年制定該法律時，僅針對 4 種 特定的網路服務提供者，而非提供一般保護，因此可能無法因應新科技的發展¹²¹。 在商標法領域上亦可能面臨同樣窘境，尤其因應行銷方式發展，商標使用方式類 型多樣化的同時，更多類型的網路服務提供 者有可能面臨商標間接侵權的指控，

若限定特定的網路服務提供者，並無法達成原先安全港所欲達到的目的。第二、

DMCA 並無法排除網路服務提供者的代理侵權責任，法律可能僅考慮擴大法律 解釋，而未考慮網路服務提供者的實際收入及控制能力，而使網路服務提供者承

120Elizabeth K. Levin, supra note 28, at 521-22

121Mark A. Lemley, Rationalizing Internet Safe Harbors, 6 Journal on Telecommunications & High Technology Law 101(2007)., at 113-114

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擔過渡責任¹²²，在商標法上，可由間接侵權案例看出法院並無加諸代理侵權責任 於網路服務提供者之意，且商標相較於著作權，更為利益導向，在代理侵權責任 判斷要件的“因此受有利益”中更不容易被排除。第三、關於「通知即刪除」即可 享有免責效果之規定，可能會使網路服務提供者不分皂白即全部都刪除，而不考 慮其合法之可能性，即使在確定合法後有使其回復資訊之方式，但一般人對此權 利並無認知，亦不會選擇執行回復張貼內容之機制¹²³，因此若使此情形擴大，則 可能造成使用者使用系統之意願低下，而造成此電子商務體系之崩裂。

參考由 Lemley 提出之理想之安全港條件，應於 DMCA 的基礎上加以修正，

取消僅針對特定網路服務提供者之規定，而使其一般化，並且必須在要求網路服 務提供者給予權利人足夠鎖定侵權人之資訊，及建立能夠快速方便移除侵權內容 之機制時，給予網路服務提供者真實的豁免權以對抗損害責任之調查¹²⁴。

但是該如何實行，於商標法上安全港制定時仍有數個問題需要解決：

一、當權利人申請禁制令時，對於網路服務提供者而言相對要付出較高之成 本，因此若是有安全港之條例，網路服務提供者較多屬意於權利人提出通知階段 就全面刪除有關之資訊，但如上而言，如此可能會造成過度妨礙賣家張貼內容問 題而使得此系統之崩裂，因此必須要建立一個統一爭議解決程序(uniform dispute resolution)，此系統應為一便宜、快速的線上仲裁系統¹²⁵，且在權利人對於侵權 內容提出通知時，需進行判斷，並僅針對真實侵權之內容做出移除等後續處理。

惟此系統最大之問題即是該如何判斷侵權內容是否真的侵權？商標侵權相較於 著作權侵權更難判斷，著作權侵權，特別是全部重製在判斷上較無異議，但是在 商標權侵權之判斷上，考慮的除了商標本身標誌的使用外，還需考慮是否為合理 使用、是否為商標上使用、是否有混淆誤認之虞等，因此，並非單純的電腦程序 或是一般人員即可擔負之責任，在單純的標誌比對之外，需要加上更專業之人員

122Id., at 114

123Id.

124Id., at 115

125Id., at 117

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來處理相關爭議，此會擴大網路服務業者之營運成本，此營運成本之增加是否會 過度，及其是否能通常適用於各個網路服務提供者都需要再加以考量。

二、於 DMCA 規定中，網路服務提供者網路提供者須未具體知悉系統或網 路上之資訊侵權他人著作權，或對於明顯侵權著作權之事實或情形無所認知，並 於具體知悉或認知後立即移除或封鎖該資訊¹²⁶。但目前美國法院於商標法上，對 於「知情」之定義不明，若是法院僅以是否收到侵權通知為判斷標準，恐會淡化 安全港設立之優點，網路服務提供者可能以未收到侵權通知為藉口，而規避其間 接侵權責任。於 Tiffany 案中，法院雖指出「知情」不應以「一般認知」而應採 取「具體認知」為標準，惟僅以是否收到侵權通知判斷其是否「故意盲目不察」

似有所不足，應再考量網路服務提供者其他的示警機制或預防系統整體判斷。

三、當權利人無法由網路服務提供者獲得賠償時，權利人能夠行使權利之對 象只剩下直接侵權行為人，但是網路上之使用者可能無法查明，而使權利人無法 順利向不知名之使用者提出訴訟，因此為了防止此狀況，有必要建立另一套規則，

而使權利人於確定直接侵權人前亦得主張部份權利。其中，包括網路服務提供者 須協助確定、提醒直接侵權人，提供直接侵權人反駁之機會，或於確定責任前暫 時停止直接侵權人之銷售行為…等。但如此一來，亦會加重網路服務提供者之成 本負擔，因此就如同第一點建立仲裁系統所述，應以防止侵權之成果考量是否令 網路服務提供者負擔過度之責任¹²⁷。

安全港之設立條件，是為了讓網路服務提供者能夠透過符合安全港之要件，

而不需負擔間接侵權責任，使網路服務提供者得不須負擔直接侵權人之行為而導 致之權利人損失，但是若是安全港之設立過於嚴苛，反而會使網路服務提供者因 不敷成本而不願配合，如此則失去安全港設立之目的，尤其商標權之網路服務提 供者係以營利為目的，若能取締商標侵權行為，不但能夠保護商標權人之權利，

更重要能獲得消費者信賴，這可能會促進網路服務提供者遵守安全港要件之意願，

12617 U.S.C §512(c)

127Mark A. Lemley, supra note 121, at 117

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William R. Warner & Co.

v. Eli Lilly & Co

銷售商之間接侵權責任

當銷售商鼓勵或引誘第三人為侵權行為時，應擔負間接侵權責任。

Inwood Laboratories, Inc.

v. Ives Laboratories, Inc

將輔助侵權類型分為兩種類型：引誘侵權及幫助侵權。

引誘侵權—故意引誘或鼓勵他人為侵權行為

幫助侵權—明知或可得而知他人為侵權行為，卻仍持續供應商品 Hard Rock Cafe

幫助侵權—明知或可得而知他人為侵權行為，卻仍持續供應商品 Hard Rock Cafe