第三章 、 美國法上商標侵權責任
第二節 、 美國商標法上商標間接侵權判斷標準之建立
57Supra note 51, at 1325
58William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S 526(1924) 本案原告為從事化學藥劑之製造 及行銷商。自 1899 年起即生產奎寧液體藥劑，藥品成份中含有可可成份，並取名為 Coco-Quinine。
被告是一家在賓州之公司，則是由 1906 年開始生產製造配方相同之藥劑，並以 Quin-Coco 進行 販售。其公司與 Pfeiffer 化學公司與 Searle & Hereth 公司由相同三位管理人透過互相持股方式進 行管理，1906 年 Pfeiffer 化學公司上市了一個與原告配方相同並取名為 Quin-Coco，並由 Searle &
Hereth 公司負責製造，被告公司負責銷售。原告控告被告侵權，最高法院認為此商標僅是成份性 描述，因此否認商標侵權，惟被告知銷售人員極力說服藥劑師購買產品，強調 Coco-Quinine 與 Quin-Coco 成份效果並無差異，且售價較於便宜，而引誘藥劑師在消費者欲購買 Coco-Quinine 商 品時以 Quin-Coco 替代之，導致藥房以 Quin-Coco 替代 Coco-Quinine 進行販售而從中賺取差價。
故認為被告對於引誘藥劑師而導致之侵權行為，應擔負間接侵權責任。
59Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S 844(1982) Inwood 案於地方法院起訴 時，地方法院認為原告並無實際證據能證明被告故意引誘或持續在明知或可得而知侵權行為下仍
32
時，會將被告藥品替代 CYCLOSPASMOL，並以 CYCLOSPASMOL 之商標賣出，
並由此獲得更大利潤。原告在得知此種情形時，除了對藥劑師提出訴訟外，亦對 被告之目錄可能引誘藥劑師為侵權行為之一事提出輔助侵權之主張。
針對被告之輔助侵權是否成立，聯邦最高法院認為，即使一個製造商並沒有 直接控制侵權行為人之權利，仍應該在某些情況下為侵權行為負責，其判定標準 在於，若原告能證明：倘行為人 1.故意誘使他人侵害商標權；或 2.明知或可得而 知他人為侵權行為仍持續提供其商品，行為人應負商標輔助侵權之損害賠償責任
60。此法則建立後，於之後的判決經常被引用，以下稱為 Inwood 法則。
依據 Inwood 案發展出來的 Inwood 法則，將成立輔助侵權之類型分成兩類：
(1) 故意引誘(Intentially induce)
若只是明知他人為侵權行為，並不足以認定輔助侵權人應負侵權責任，因此，
於共同侵權之概念下，若有意圖的鼓勵或支持直接侵權人之侵權行為，或是縱然 沒有表達希望犯罪發生之意圖，但仍有幫助之行為(鼓勵或支持)時，輔助侵權人 應負擔輔助侵權責任61。
(2) 明知或可得而知，卻仍持續供應商品(continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know)
Inwood 案擴展了對於知悉(knowledge)的定義，在 Inwood 案以前，輔助侵權 人必須實際知悉( Actual Knowledge)才須負輔助侵權責任，但是在 Inwood 法則建 立後，輔助侵權人不管是「明知」或「可得而知」(Know or has reason to know) 皆滿足責任條件62。意即輔助侵權人若於一般條件下應有理由知悉侵權行為之發 生，即使不完全了解侵權內容，仍應就侵權責任負責。
第二項、Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.
Inwood 案針對的是商品製造人之責任，而於 1992 年聯邦上訴巡迴第七法院
60Id.at 854
61Deborah J. Peckham, The Internet Auction House and Secondary Liability—Will eBay Have to answer to Grokster?, 95 THE TRADEMARK REPORTER 977(2005)., at 982
62Brian D. Kaiser, Contributory Trademark Infringement by Internet Service Providers: An Argument for Limitation, 7 JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW &POLICY 4(2002).at 86
33
的 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.63(以下稱 Hard Rock 案)則進一步提出提供服務予第三人進行侵害行為者，亦可能該當商標輔助侵權 責任。本案被告(CSI)是跳蚤市場經營人，除出租攤位外，也向承租人收取預留 攤位及庫存商品存放之費用，另向消費者收取入場費，且自營小吃攤。其中有攤 販販賣仿冒原告商標之衣服，原告因此提出被告應依代理侵權及輔助侵權責任，
負損害賠償責任。
法院以習慣法之侵權行為理論，套用整編侵權第二版行為法第 877(c)之規定，
場地經營者在明知或可得而知侵權人於場地從事侵權責任時，應負侵權責任。而 為了將 Inwood 法則應用到 Hard Rock 案，上訴法院認為應將場地經營者的侵權 責任應與藥品製造商之侵權責任劃上等號64，這是法院首次將商標輔助侵權責任 的適用對象擴張到提供跳蚤市場經營人及舊貨交易市集服務之場地經營者之案 例65。
第一審法院認為被告出租場地，卻未採取合理預防行為來杜絕仿冒品之販賣，
所以對侵權行為之發生有故意盲目不察(Willful Blindness)之意，應負輔助侵權責 任，而判決原告勝訴。兩方皆上訴，就代理侵權責任部分，第七巡迴法院指出市 場經營者並不會因為與攤商間之商業關係即成立代理侵權責任。於輔助侵權責任 部份，市場經營者雖在商標間接侵權判斷之「可得而知」標準下，要求應得知一 般合理、理性之人所知之事，但並無須積極找出並防止他人為不當行為之義務，
惟若市場經營者明知或可得而知於市集中有攤商正在或即將從事侵權行為，但卻 對侵權行為「故意盲目不察」，則可能成立輔助侵權責任。上訴法院並駁斥地方 法院對於「故意盲目不察」之見解，認為地方法院僅以被告對於侵權行為是否明 知、對直接侵權行為人有無監控之能力、是否採取合理預防措失等客觀因素判斷 是否為「故意盲目不察」，似乎是在強調被告之疏忽(未採取合理預防)，而非「故
63Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc, 955 F.2d 1143(7th, Cir. 1992)
64Hard Rock 案認為在於習慣法上加諸於承租人及許可人的責任，與最高法院加諸於製造商及經
銷商之責任相同，因此在沒有商標侵權行為不適用侵權行為法之規定下，Inwood 案關於商標間 接侵權之判斷標準應亦可適用。
65蘇月星，同註 27，頁 66。
34
意盲目不察」，上訴法院認為「故意盲目不察」應考量被告的內心心態，若是被 告心中已懷疑有不當行為，卻故意未為調查，則等同於聯邦法上之「明知」而應 負輔助侵權責任。本案因無證據可證明被告知悉其中一攤販販售貼有 Hard Rock 商標之仿冒品，因此判被告無須負擔輔助侵權責任。
於 Hard Rock 案除了將 Inwood 案的產品製造商或經消商之責任應用至提供 場地服務的場地經營者外，更進一步發展出對於「知悉」要件更完整的理論：1.
被告對仿冒品的買賣，不需要有積極採取防止措施之責任。2.但被告至少需知道 一般合理、理性之人應知道的事66。3.當被告心中懷疑侵權人有不當行為發生卻 未調查，其即為「故意盲目不查」，而應負擔輔助侵權人責任。
第三項、Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc.
關於跳蚤市場經營人的間接侵權責任，另一著名案例為 Fonovisa Inc. v.
Cherry Auction, Inc.(以下稱 Fonovisa 案)67，其案情與 Hard Rock 類似，但法院卻 有不同結論。被告為跳蚤市場經營人，而其中有攤商販賣原告的錄音帶仿冒品，
而被告知道攤位承租人過去曾為類似之侵權行為，且警長在查到侵權行為後亦向 被告提出警告並請被告提供各攤商之資訊，但被告並未為調查。
原告向地方法院提出了代理侵權及輔助侵權訴訟，一審判決 Fonovisa 敗訴，
但上訴法院則有不同見解。本案並無對於商標代理侵權之判斷，而在商標輔助侵 權責任部份，法院認為被告人所提供之場地及其他設施係等同對於直接侵權人提 供重要的協助，因若無被告提供場地並維持場地以吸引顧客，即不可能發生如此 大量的侵權行為，且被告對於可能發生的侵權行為，故意盲目不查，因此法院認 為被告亦應負輔助侵權責任。
由 Fonovisa 案可看出本判決將「已接到通知卻未為調查之行為」解釋為 Hard Rock 案的「故意盲目不察」標準，且發展出場地及設施提供者成立商標輔助侵 權之可能性，法院認為當場地提供者提供了「必須的行銷環境（necessary
66Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.,supra note 63, at 8
67Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259(9th, Cir. 1996)
35
marketplace）」而使侵權人得為侵權行為，則場地提供者應負擔輔助侵權責任68。 第四項、Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc
繼 Hard Rock 案及 Fonovisa 案後，聯邦第九巡迴法院於的 Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc.69中首度將商標輔助侵權責任適用於網路服務提供 者。本案被告為網域名稱註冊服務提供者，第三人向被告申請網域名稱並取得取 可，但該網域名稱侵害原告之商標權。原告曾以書面通知被告有關於第三人侵害 商標權一事，請求被告取消第三人繼續使用網域名稱之權利，惟被告不予理會，
更於之後通過另一與商標組合相似的網域名稱申請。原告因此向地方法院提起訴 訟，主張被告構成商標輔助侵權，並請求損害賠償。
一審法院判決被告勝訴，原告提起上訴，聯邦第九巡迴法院認為網路服務提 供者係提供一個儲存與資料流通之場所，某種程度與跳蚤市場經營者類似，惟與 跳蚤市場與攤商之間的關係相比，網路服務提供者所需控制的訊息來源更為廣泛，
亦更為雜亂，僅以「提供必須的行銷環境」似乎仍無法正當賦予一強制責任予網 路服務提供者。因此，法院引用了在 Fonovisa 案對於著作權代理侵權70之判斷標 準，若是服務提供者對第三人用以侵害他人商標權之媒介（instrumentality）具有 直接的控制及監督（direct control and monitoring）之權利，視其與「供應商品」
之供應商責任相同，亦適用商標輔助侵權責任71。
於本案開始將適用範圍擴張到網路服務提供者，並於輔助侵權責任標準內加 入了屬於場地提供者的「監控權能」條件，使得輔助侵權責任的界定開始模糊，
並影響了之後網路服務提供者的間接責任判斷標準。
第五項、Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc
近年來，對於網路拍賣服務提供者商標間接侵權的相關案例，最著名的當屬
68Id.at 265
69Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc., 194 F.3d 980(9th, Cir. 1999)
70法院依據 Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.對於舞廳類型案件的判斷要件，認為跳蚤 市場經營人既有廣告、門票收入的直接利益，且被告既有權利以任何理由與承租人終止租賃契約，
70法院依據 Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.對於舞廳類型案件的判斷要件，認為跳蚤 市場經營人既有廣告、門票收入的直接利益，且被告既有權利以任何理由與承租人終止租賃契約，