美國法上商標侵權責任相關法規範

美國商標權雖係為智慧財產權下之一環，惟其立法法源、保護標的、權利取 得方式與權利存續期限等規定，均與有聯邦專門立法保護之著作權及專利權不同 27。有關商標侵權之法理，皆以主張侵害商標權人的商譽與欺騙消費者的侵權行 為為訴因的判決先例發展出來²⁸。在 1946 年，欲制定聯邦蘭哈姆法案(Lanham Act) 時，其目的即在於將所有商標可能牽涉的事宜規定於一個法案內，以消除司法上 的模糊地帶，能更迅速而有效率的解決商標侵害²⁹。

第一項、Lanham act

在 1946 年 7 月，杜魯門總統簽署了美國蘭哈姆法案(Lanham Act，通稱為美 國聯邦商標法)，蘭哈姆法案(以下稱聯邦商標法)的法源來自於規範與外國、州際 間、及和印第安部族間之美國憲法商事條款(Commerce Clause)，此法案意圖促進 的三大政策在於防止消費者混淆、保護商業體的商譽及促進市場競爭³⁰。美國商 標之保護採雙軌制度，即聯邦法律與州法律雙管其下，分別適用於聯邦及各州，

適用於聯邦秩序者為聯邦商標法，而州階層則適用各州制定之法律及不正競爭之 普通法³¹(Common Law of Unfair Competition)。

第二項、商標直接侵權責任

關於已註冊商標的侵權規定在聯邦商標法第 32 條第一項³²，當一個已註冊

27蘇月星，淺談美國法對商標間接侵權責任類型，智慧財產權月刊，162 期，頁 59，2012 年 6 月。

28Elizabeth K. Levin, A safe harbor for trademark: reevaluating secondary trademark liability after Tiffany V. eBay, 24 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 491(2009).

29U.S.Patent and Trademark Office, Transforming Work: The E-Government Work Place, http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/p1t01.htm (最後瀏覽日 03/25/2014)

30Fara S. Sunderji, Protecting online auction sites from the contributory trademark liability storm: a legislative solution to the Tiffany INC. V. EBAY INC. problem 74 FORDHAM LAW REVIEW 909(2005).at 917-18

31曾陳明汝，商標法原理，頁 366-67，2007 年 4 月，修訂三版。

3215 U.S.C§1114(1)

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商標被他人使用於商業上並和商品或產品產生連結，且造成混淆誤認之虞時，即 造成商標直接侵害。聯邦商標法關於「商標使用」規定於第 45 條³³，認為商標 使用係指：將商標附著於銷售的物品上或與產品相關之文件或標籤，或是附著在 服務的販售或廣告上且該服務是與該商標所連結。惟商標使用是否為商標侵權的 其中一個要件，有正反兩面看法，MaCarthy 拒絕以商標使用做為商標侵權要件，

他認為如此機械性的解釋法條不符合商標法歷史與意義³⁴，Dinwoodie 和 Janis 也認同這樣的看法，認為一直以來都是以消費者混淆誤認之虞做為商標侵權的判 斷標準，若是將商標使用要件加入商標侵權判斷，在現行商標法裡並沒有依據，

且會對於未來的商標法及商標政策造成不良效果³⁵。Dogan 和 Lemley 則贊同商 標使用做為商標侵權之判斷要件，他們認為商標使用之範圍界定是商標法的一部 份，且在電子商務之前，因在傳統商業時代，侵權者在利用他人商標行銷自己產 品時，該商標都能很清楚的被消費者認知，導致商標使用的討論並無意義，但隨 著網路發展，為因應日漸複雜的商標使用方式，應該要重新建立商標法之中心原 則，並且將商標使用接受為商標侵權的其中一個要件³⁶。

混淆誤認之虞一直以來都是商標侵權判斷的重要要件，且巡迴法院與地方法 院都有自己一套的判斷標準，舉例來說，第二上訴法院在 Polariod v. Polarad Electics 判決³⁷中就列出了 8 項 (1)原告品牌標章的強度 (2)原告品牌標章與被告 品牌標章的相似程度 (3)產品或服務的接近程度 (4)與原告品牌標章的差距 (5) 是否能證明有混淆誤認 (6)被告在決定自己的品牌標章時的誠信與善意 (7)被告 產品的品質 (8) 消費者的教育程度做為混淆誤認之餘的判別依據。

第三項、商標間接侵權責任行為態樣

美國聯邦商標法雖然就商標直接侵權有著詳盡的規定，但對於商標間接侵權

3315 U.S.C.§1127(2006)

34See Thomas McCarthy, supra note 12 §23:11.50

35See Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis , supra note 8, at1667

36See Dogan &Lemley, Trademark Use, supra note 8, at 1696-98

37Polariod v. Polarad Electics., 287 F.2d 492(2rd Cir. 1961)

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(Indirect Infringement 或稱為 Secondary Infringement)的保護既不如美國專利法訂 有明文，亦無像著作權有間接侵權的理論發展，雖然對於商標間接侵權的保護概 念，已有一段發展歷史，但至今仍無法條明文規定，各級法院皆係沿用侵權行為 法來審理商標間接侵權概念³⁸，經結合侵權行為法的代理法則及依個案具體事實 的法律解釋以後，累積多年的法院判決從中塑造成為對商標間接侵權的一種法規 範³⁹。由不公平競爭法理下發展出來的間接侵權概念是，即使非為直接侵權行為 人，但凡對他人之侵權行為有貢獻者，或是對於他人有監督人責任者，仍需間接 承擔侵權行為責任⁴⁰。亦即縱然被告未直接實施侵權行為，但若其作為或不作為 促成侵權行為之發生，則仍須為直接侵權行為負責。

美國法上對於間接侵權行為有兩種類型，以間接侵權責任人是否有參與侵權 行為為界，分成「輔助侵權責任」(Contributory Liability)及「代理侵權責任」

(Vicarious Liability)，以下將就這兩類型的理論進行說明，以上間接侵權之成立，

皆以使用者之直接侵權之存在為前提⁴¹。

第一款、輔助侵權責任 Contributory Infringement

輔助侵權源自習慣法中共同侵權(Joint Tort)概念，主要理論在於，即使非直 接為侵權行為，但在明知有侵權事實，還引誘(Induce)、致使其發生(Cause)或實 質幫助(Materially Contributes)侵害行為，該輔助侵權人即須負輔助侵權責任⁴²。 與美國專利法將誘引侵權行為獨立於輔助侵害責任外討論⁴³不同，於商標法中，

依 McCarthy 理論，則是於輔助侵權責任下，依其是否加入輔助侵權人之主觀意

38蘇月星，同註 27，頁 61。

39Ellie Mercado, As Long As "It" is Not Counterfeit: Holding eBay Liable For Secondary Trademark Infringement In The Wake Of LVMH And Tiffany Inc., 28 CARDOZO ARTS AND ENTERTAINMENT LAW

JOURNAL 115(2010).

40American Telephone and Telegraph Company v. Winback and Conserve Program, Inc., 42 F.3d 1421(3rd Cir. 1994) at 1432-33

41Cattleya M. Concepcion, Beyond the LENS of LENZ: Looking to protect fair use during the safe harbor process under the DMCA, 18 GEORGE MASON LAW REVIEW 219(2010).at 221-22; Thomas McCarthy, supra note 12 §25:17

42Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc, 443 F.2d 1159(2nd Cir. 1971)at 1162 “One who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributesto the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer.”

4335 U.S.C.§271(b):Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an i nfringer.

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圖，分成幫助侵權責任及誘引侵權責任類型⁴⁴。 (1)幫助侵權責任類型

○協助和助長侵權(aiding and abetting torts，以下稱協助侵權)

參酌美國法律整編侵權行為法第二版(Restatement Second of Torts，以下稱整 編侵權第二版)第 876 條(b)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害時，應負賠 償責任…(b)當知悉第三人之行為違反注意義務且給與重大協助或鼓勵第三人為 此行為…⁴⁵」由此條文可得知，輔助侵權人給予直接侵權人的重大協助或鼓勵時，

是輔助侵權人損害賠償責任成立之關鍵。且本文明確規定輔助侵權人必須「知悉」

直接侵權行為人之侵權行為，否則縱然輔助侵權人提供協助，但若其不知直接侵 權行為人正在為侵權行為，則輔助侵權人即得免責。

第 876 條(b)項之正式評論提出下列注意事項：1.對直接侵權人之助長或協助，

須是導致直接侵權行為的重要因素。2.不論直接侵權行為人之行為係出自故意，

過失，均不影響輔助侵權之成立。3.判斷輔助侵權人之行為是否重大，應考慮以 下因素：直接侵權人行為之性質、輔助侵權人提供的協助程度、輔助侵權人於侵 權行為發生時是否在場、輔助侵權人和直接侵權人間的關係、輔助侵權人的心態

46。須注意的是，協助侵權行為，並不一定要求物理上之協助或參與，若提供意 見或鼓勵，亦有可能成立協助侵權⁴⁷。本項類型用於當商標間接侵權人給予直接 侵權人重大協助，且知悉侵權行為之態樣。

○提供場地及設備侵權(permitting torts)

參酌整編侵權第二版第 877 條(c)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害 時，應負賠償責任…(c)明知或可得而知該他人之行為係屬侵權，仍允許他人於 其場所內或利用其設備為侵權行為…⁴⁸」本項類型用於當輔助侵權人提供場所或

44Thomas McCarthy, supra note 12 §25:19

45RESTATEMENT OF LAW, 2^ND, TORTS, §876(b)

46Nathan Isaac Combs, Civil Aiding and Abetting Liability, 58 VANDERBILT LAW REVIEW 241(2005), at 255-56

47Id. at 255

48RESTATEMENT OF LAW, 2^ND, TORTS, §877(c)

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工具予直接侵權人，且知悉或可得而知直接侵權人為侵權行為之態樣。

(2) 誘引侵權責任類型(inducing tort)

參酌整編侵權第二版第 877 條(a)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害 時，應負賠償責任…(a)明知或可得而知依情況該行為由自己所為時將構成侵權，

卻命令或誘使他人為該行為…⁴⁹」誘引侵權與協助侵權有許多共同之處，因為誘 引侵權行為人在命令或誘使第三人為侵權行為時，亦常同時提供重大協助，而當 協助侵權人提供非為物理上之協助或參與時，亦很有可能被解釋為誘引侵權。但 與協助侵權不同的是，誘引侵權強調「命令或誘使第三人為侵權行為之意圖」， 亦即加入誘引侵權人的主觀意圖，而與協助侵權之行為是否重大、僅判斷幫助侵 權人之客觀行為不同。另，協助侵權人必須明確知悉該侵權行為才必須負擔責任，

而誘引侵權除了明確知悉外，亦可由當時情況推定誘引侵權人有可能知悉。

第二款、代理侵權 Vicarious infringement

代理侵權責任，亦稱代理侵權責任或轉承侵權責任，目前翻譯仍尚未統一。

其與輔助侵權責任不同的是，輔助侵權人著重於輔助侵權人與侵權行為本身之關 係，而不考慮輔助侵權人對於直接侵權人是否有控制或監督之能力。但代理侵權 責任之成立要件即是在於行為人彼此間是否有控制或監督能力，及代理侵權人有 無自侵權行為中獲利⁵⁰。

由代理原則發展出來之代理侵權概念⁵¹，強調的是，承擔責任之人並未為侵 權行為，只是因與直接侵權人有主僕、僱傭關係，而必須轉承承擔責任，相較於 輔助侵權責任而言，其範圍較為狹隘⁵²。代理侵權最初僅使用自上下關係，而後 擴張至僱傭人與獨立契約人，最終再延伸至非僱傭關係的「跳蚤市場經營人」及 支付資金之獨立攤販間⁵³。

代理侵權是一種為他人承擔責任之型態，經常於直接侵權行為人與代理侵權

49Id.§877(a)

50蘇月星，同註 27，頁 68。

51Polygram Intern. Pub., Inc. v. Nevada/TIG, Inc, 855 F.Supp. 1314(D.Mass.,1994), at 1325

52蘇月星，同註 27，頁 69。

53參閱 955 F.2d 1143(Hardrock 案)及 76 F.3d 259(Fonovisa 案)

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人間有表面上或事實上契約關係時發生，當代理侵權人有能力監控直接侵權人，

人間有表面上或事實上契約關係時發生，當代理侵權人有能力監控直接侵權人，