ATTIKI IMPORTERS & DISTRIBUTORS, INC., Defendant-Appellee.
No. 386, Docket 92-7348.
United States Court of Appeals, Second Circuit.
國別：美國
案例類型：商品裝飾混淆之虞的判定
關鍵字：商品裝飾、商標、識別性、第二涵意、混淆之虞 案號：996 F.2d 577
日期：1993 年
壹、案情摘要：
The Paddington Corporation（以下簡稱 Paddington）為 Kaloyannis Bros.（以 下簡稱Kaloyannis，為南美洲一家生產大茴香利久酒之製造商）所生產品牌為「No.
12 Ouzo」之大茴香利久酒在美國的進口商與經銷商。大茴香利久酒為希臘最普 遍的一種酒精飲品，而No. 12 Ouzo 在希臘擁有超過 40%以上的市場，無疑地，
該產品是市場的領導者。Kaloyannis 以未經註冊之 No. 12 Ouzo 為名，將該產品 引進美國市場，並採用1969 年時的商品裝飾（trade dress）282。
282 根據 John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (11th Cir.1983)一案中，美國 法院對於商品裝飾之解釋為：產品之總和印象，包括各項外貌，例如尺寸、外觀、顏色、顏 色組合、構造、或形狀等。
Attiki Importers & Distributors, Inc.（以下簡稱為 Attiki）為 Cavino S.A. （以 下簡稱Cavino，另一家希臘之大茴香利久酒之製造商）找到 Attiki，並經由他在 美國市場中經銷品牌名稱為「#1 Ouzo」之大茴香利久酒。Attiki 曾為 Kaloyannis 在美國市場中No. 12 Ouzo 之獨家進口商與經銷商，但在 1989 年 8 月，Kaloyannis 決定改與 Paddington 合作，而放棄了 Attiki。不願屈服的 Attiki，在 1990 年與 Cavino 討論進口一種可資對抗的大茴香利久酒。Attiki 並從 Cavino 所提供的三 種標籤方案中，選擇了「#1 Ouzo」，雙方並同意 Attiki 在美國取得使用#1 Ouzo 做為商標與商品裝飾的權力。
由於商品裝飾的相似性為本案的重點，有必要對兩種大茴香利久酒的實體做 較細部的描述。如圖1 所示，兩種產品都採用透明的玻璃瓶包裝，在側面都有一 個較大的長方形標籤，兩者瓶頸部份各有較小的圓形標籤，標籤都採用白、紅、
黑三種顏色。在字體的使用、位置的安排、顏色的配置等，兩者大致一樣，最大 的不同是#1 Ouzo 產品在其側面的長方形標籤上，有一個橢圓型的設計，此外在 品牌標示上，一者為No. 12 Ouzo，另一者為#1 Ouzo。
圖1 Paddington 與 Attiki 之產品
1991 年 6 月 7 日 Paddington 向地方法院（United States District Court for the Eastern District of New York，以下通稱地方法院）控訴 Attiki 觸犯以下的罪刑：
藍能法案（Lanham Act）第 43(a)條有關商標與商品裝飾的侵權行為；紐約州法 下普通法之不公平競爭；紐約一般商業法（N.Y. General Business Law）第 344-d 條有關獨特商標之稀釋效用；紐約一般商業法第 349 條有關欺騙之法規。
Paddington 在同年的 7 月 2 日提出頒佈假處分（preliminary injunction）的請求，
但因為Attiki 同意不在經銷#1 Ouzo 而放棄該項請求。
1992 年 2 月 18 日地方法院同意 Attiki 提出有關於訴訟無效的請求，並根據 第二巡迴法院之先前判例，主張Paddington 無法提出商標與商品裝飾之第二涵意
（secondary meaning），也未發現有混淆之虞之存在283，因而撤銷 Paddington 提 出有關被控訴產品在聯邦現行司法下缺乏獨立基礎之控訴。
Paddington 在地方法院遭到挫敗後，向美國上訴法院第二巡迴上訴法院
（United States Court of Appeals, Second Circuit，以下簡稱第二巡迴上訴法院）提 出上訴，主張根據聯邦最高法院在Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana 一案之判決
284，地方法院錯誤地依賴第二涵意之有無而進行商品裝飾的分析，且錯誤地認為 兩家公司產品之商標與商品裝飾之間沒有混淆之虞之存在。
貳、法律問題
283 地方法院引用第二巡迴上訴法院之先前判例。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)一案對於混淆之虞 提出一些判斷的原則；在Stormy Clime Ltd. v. ProGroup, Inc., 809 F.2d 971, 974 (2d Cir.1987) 一案中，法院要求被侵權的一方必須對其所擁有之商品裝飾提出第二涵意。
284 判例編號為：Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)，以為近幾年來有關商品裝飾控訴中最重要的判例之一。
（一）關於#1 Ouzo 產品，Attiki 是否侵犯 Paddington「商品裝飾」之權利？
（二）關於#1 Ouzo 產品，Attiki 是否侵犯 Paddington「商標」之權利？
參、法院判決
在商品裝飾之判決方面，第二巡迴上訴法院直接撤銷了地方法院所做出對 Attiki 有利之判決，而判定 Attiki 侵犯 Padington 之商品裝飾。
而在商標之判決方面，第二巡迴上訴法院肯定地方法院撤銷 Paddington 對於 商標之申訴的決定，Attiki 未侵犯 Paddington 之商標。
肆、判決理由
（一）關於商品裝飾之判決
在 Two Pesos 一案之前，第二巡迴上訴法院要求原告必須提出商品裝飾有第 二涵意才能建立該商品裝飾的識別性（distinctiveness），如果原告能夠再證明兩 個商品裝飾之間具有混淆之虞，就可以獲得勝訴。這與第二巡迴上訴法院引用藍 能法案分析商標之作法不同，原告可以採用本質上有識別性的或是具有第二涵意 為由，而到達進行混淆之虞分析的步驟。
在 Two Pesos 一案之後，最高法院駁斥了第二巡迴上訴法院的分析方式，而 認為「依藍能法案，沒有任何基礎顯示對於本質上為識別性的商品裝飾還需要有 第二涵意之要求。因此，對於具有獨特風格的商品裝飾，但未具知名度之產業新 進入者不利，而有利於那些在市場中已獲得成功的企業。藍能法案適用的重點並 非在於「一項商品裝飾是否標示出特定的生產者」，而是在於「由商品裝飾中指 認出特定產品來源的能力」。
第二巡迴上訴法院不認為 Paddington 不必然需要建立 No. 12 Ouzo 之商品裝
飾的第二層，在特定的條件下就可以認定該商品裝飾具有識別性，因而認定地方 法院以Paddington 未建立其商品裝飾之第二涵意為由而撤銷其告訴有誤。
根據先前之判例285，如果Paddington 之包裝被歸為是建議性的、獨斷的、或 是新奇的，就具有識別性，而受到藍能法案之保護。
第二巡迴上訴法院認為 No. 12 Ouzo 之商品裝飾在本質上具有識別性。從任 何產業記錄中都沒有證據顯示有其他廠商採用類似於 No.12 Ouzo 之瓶子的設 計。除了No. 12 Ouzo 的商標外，該產品包裝上並沒有對瓶子、標籤、產品成分 等之描述性內容，這種包裝能夠讓觀察者指認出該包裝內為一種酒精液體。第二 巡迴上訴法院認為該包裝之色調與配置、字體的形式與大小、更重要的是整個瓶 子之外關都無疑地是獨斷了，換一句話說，第二涵意之有無已需要證明，該商品 裝飾具有可保護性。
第二巡迴上訴法院根據 Bristol-Myers 一案之處理方式，逐一檢視地方法院 在 Polaroid 一案所創立的八項之考慮是否有明顯的錯誤，以決定地方法院在商 品裝飾中混淆之虞的判決是否正確286。
由於本案很明顯沒有牽涉實際混淆證據與品質分歧證據的問題，以下是第二 巡迴上訴法院對於其他六項考慮因素之分析：
1. No. 12 Ouzo 商品裝飾之強度
第二巡迴上訴法院認為一個標示的強度是其識別性，更精確地說，是該標示
285 請詳見綜合評析的部份，及以下數個判例：Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.1976)、Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)、Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 1120 & n. 8 (5th Cir.1991)、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992)。
286 此兩判例的編號分別為：Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961)、Bristol-Myers Squibb Co. v.
McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1038- 39 (2d Cir.1992)。另詳見綜合評析中相關部份之陳述。
指認商品由特定（但可能是不具名）來源之意圖，且不論購買者對於該來源是否 熟習。且先前諸多判例指出，第二涵意與標示強度之間並不具因果關係，尤其是 Two Poses 一案中最高法院特別對此提出見解287。但地方法院僅以Paddington 未 提出No. 12 Ouzo 包裝之第二涵意就認定其為弱勢，顯然有錯。
由於第二巡迴上訴法院認為 No. 12 Ouzo 之商品裝飾是獨斷的及新奇的，購 買者容易指認出產品的來源，所以該商品裝飾是一項強勢的標示。
2. 商品裝飾之相似性
在相似性上之分析，第二巡迴上訴法院認為地方法院判定有誤。從各種細部 或是整體之比較，兩種產品之瓶子包裝都十分的相似。因為兩者都是透明的，都 有以白、紅、黑配色之大型側標與小型瓶口標籤，標籤都分為上白下紅的兩半，
白色上半部份都以黑色粗體寫上「1」與「12」，小型字體寫「#」與「No.」，紅 色下半皆以白色粗體字寫「Ouzo」。第二巡迴上訴法院也同時注意到有一些較為 次要性的差異，例如橢圓形相對於長方形、「No. 12」與「#1」等，於其他更些 微的差異。
287 在 McGregor-Doniger, 599 F.2d at 1131 一案中，法院認為該標示在本質上就具有識別性時，
就可能具有相當的強度；在Lang, 949 F.2d at 581 及 McGregor-Doniger, 599 F.2d at 1132-33 之 分析中，在答辯中法院也不考慮以第二涵意評估標示的強度；在W.W.W. Pharmaceutical Co. v.
Gillette Co., 984 F.2d 567, 573 (2d Cir.1993)及 McGregor-Doniger, 599 F.2d at 1132 中，法院指 出，以第二涵意之缺乏來判定標示不具強度是一項錯誤；在Two Pesos, 505 U.S. at ----, 112 S.Ct. at 2759, 2761 一案中，最高法院認為在本質上具有識別性的商品裝飾，即在藍能法案案 下具有可保護性，市場新加入者也受相同對待。
圖2 Attiki 之紙盒包裝設計
在分析相似性時，更重要的是整體包裝帶給購買者的相似性，是否會讓購買 者混淆產品的來源。第二巡迴上訴法院認為兩產品在整體上是十分相似的。
Attiki 主張其銷售產品時是以紙盒再包裝，如圖 2 所示。第二巡迴上訴法院 還是以相同的分析結果認為Attiki 雖然有較多的差異，但與 Paddington 之 No. 12 Ouzo 十分地相似。地方法院在審理時，並未對此部份進行分析，假使地方法院 做出其間不相似的判決，這項判決還是錯誤的。
3. 競爭之接近性
第二巡迴上訴法院認為地方法院在此因素之分析上並沒有錯誤，兩種大茴香 利久酒產品是在同一市場中競爭之兩種類似的產品。
4. 填補產品空隙的可能
由於兩種大茴香利久酒產品是在同一市場中競爭，所謂填補產品空隙的可能 就不相干了，因為兩產品之間沒有所謂空隙的存在。
5. 後使用的誠信與背信
分析被告是否有背信的行為，可以由下列諸多事實來判斷：抄襲者成功地引起混 淆288、被告擁有先前使用者商標及商品裝飾之相關知識，可指證被告是背信抄襲 的289、如果有相關知識又發現其間之具有相似性，則可強烈的質疑被告背信且蓄 意模仿290。
Attiki 為 No. 12 Ouzo 之先前經銷商，當然熟習該商品裝飾，因此很難擺脫 意圖抄襲之嫌。雖然Attiki 聲稱#1 Ouzo 之包裝是 Cavino 所提供之三種方案中選
Attiki 為 No. 12 Ouzo 之先前經銷商，當然熟習該商品裝飾，因此很難擺脫 意圖抄襲之嫌。雖然Attiki 聲稱#1 Ouzo 之包裝是 Cavino 所提供之三種方案中選