BROWN GROUP, INC., Defedant No. 90 Civ. 0907（PNL）.
United States District Court, S.D. New York
國別：美國
案例類型：混淆之虞
(Likelihood of Confusion)
關鍵字：實體上有勝訴的可能(likelihood of success on the merit)、無 法彌補的損害(irreparable harm)、非難性之權衡(balance of hardship)
案號：740 F.Supp. 196, 15 U.S.P.Q.2d 1138 日期：1990 年
壹、案情摘要
本案原告起訴主張被告侵害其商標以及不公平競爭，起因乃原告以「看起來 像女鞋（pump），穿起來的感覺像運動鞋（sneaker）一般舒服」的標語大作廣告，
大約相同期間，被告也推出一檔廣告，以其所販售之女鞋與運動鞋相比較，宣稱 穿起來的感覺像是運動鞋，也就是在一九八七年八月間，原告開始以「輕巧（Easy Spirit）」為商標銷售輕便鞋（walking shoes），大約在同年十月間，原告在其商標 之下加註一行「穿起來會很舒服的女鞋」的文字，想要將其商品美觀的設計與舒 服的要素結合起來，從此開始，輕巧鞋就常被與運動鞋聯想在一起，而以「看起 來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」的標語廣為宣傳及促銷，此標語非 常明顯地印在原告的廣告單、採購目錄及促銷手冊上，另外原告亦在電視上錄製 女孩穿著輕巧鞋（Easy Spirit dress shoes）打籃球的專屬廣告節目，從一九八八
年到一九八九年間，原告總計在廣告上的花費超過九百萬美元，而在播放廣告專 屬節目的數週中，輕巧女鞋的銷售量增加了56%到 133%。
被 告 則 是 一 家 替 自 然 運 動 公 司 （NaturalSport ） 及 全 省 走 透 透 公 司
（Townwalker）生產及銷售輕便鞋的廠商，其生產舒適性的女鞋被認為是輕巧女 鞋（Easy Spirit dress pump）主要的競爭對手，在一九八八年中，被告保有 D’Arcy、
Masius、Benton & Bowles 三家經銷商，專門為自然運動公司及全省走透透公司 設計廣告活動，其中 D’Arcy 建議全省走透透公司一項轉變基本產品概念的活 動，就是把運動鞋融入女鞋當中（a sneaker in a pump），包含使用類似「穿起來 感覺就像是運動鞋的女鞋」等語句。
原告堅稱全省走透透公司的廣告用語「當我們感覺像是運動鞋時」，就是故 意要誤導消費者相信他們就是先前使用「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋 一般舒服」這句標語的公司，也因此誘導消費者去購買被告的女鞋，而非原告的 產品。因此，原告主張此不但構成違反藍能法案，而且也構成普通法中的不公平 競爭和侵害商標之行為，據此，原告提起本訴訟，並且請求法院裁定假處分
（preliminary injunction），禁止被告不可使用該語句，地方法院並且應原告之請 求舉行一場證據聽證會。
貳、法律問題
本案原告請求法院在實體判決前，准予對被告假處分，若要法院裁定假處 分，原告必須證明以下兩項重點：（一）原告在實體上有勝訴的可能，以及（二）
被告的行為造成其無法彌補的損害23。
(一) 實體上有勝訴的可能（Likelihood of Success on the Merit）
為了證明有侵害行為，商標所有人（即原告）必須證明加害人（即被告）使
23 詳見 Home Box Office, Inc. v. Showtime / The Movie Channel Inc., 823 F.2d 1311, 1314 ( 2d Cir.
1987 ) 案。
用其商標可能引起消費者的混淆，或是誤判產品的來源，但是如果商標係以描述 性的語句所組成時，加害人則可能主張合理使用其描述性的觀念，而不是使用其 商標。
本案被告的廣告文宣上包含與原告的商標（logo）有甚大差異的標誌以及標 語「自然地走我們自己的路（Walk Our Way…From Naturalizer）」，另外，「穿起 來的感覺像是運動鞋」這句話並不是被告廣告文宣的標題，而是用較小的字印在 下面，表現上，並非是一個獨立的標語，而只是一段話中的其中一句話。簡言之，
被告的廣告文宣並不是要引起消費者的混淆，它只是用很基本的描述性語句來表 達其生產的鞋子穿起來很舒服，就像是運動鞋一般。事實上，原告使用系爭的語 句來形容其產品，並不能取得排他的權利，也就是說，商標法的立法目的不是要 銷售者利用廣告行為來達成其排他的手段，而是要藉著消費大眾能夠能夠辨識其 顯著的品牌來獲取其正當的利益。因此，儘管原告主張其耗費龐大的廣告支出，
已經成功地在大眾心目中將廣告標語和其產品建立起聯想，但是法院仍然認為被 告「穿起來感覺像是運動鞋」的廣告訴求，並沒有侵害原告的商標，原告實體上 並無排他權。
(二) 無法彌補的損害 / 非難性之權衡（balance of hardship）
原告除了無法證明其實體上有勝訴可能外，亦無法在利害權衡中，獲得有利 的地位，因為被告的行為並沒有造成原告無法彌補的損害，而原告也沒有提出對 其直接有利的證據，目前呈庭的證據皆顯示除了原告和被告之外，還有其他的廠 商在廣告女鞋的用詞上，均直接或間接提到舒適的運動鞋等語句。
另一方面，被告提出令人信服的證據顯示，如果法院裁定准予假處分，將會 對其造成非常嚴重的損害，因為被告已經花費超過二十萬美元印製廣告單，而且 許多刊登該廣告的雜誌亦已陸續出刊，如果要回收這些已發刊的雜誌，或者重新 印製沒有全省走透透公司廣告的雜誌，被告須付出相當大的金額給出版社，另 外，被告還須給付為其擴展代理廣告的廠商大筆經費，凡此種種皆顯示假處分對
被告將造成極為不利的結果，因此，權衡兩造之利益，法院駁回原告所聲請之假 處分。
參、法院判決
本案原告擁有「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」等文字為 商標，主張被告使用「感覺像是運動鞋」等文字來描述其所販售之女鞋，係侵害 其商標以及不公平競爭，因而提起本訴訟，請求法院裁定對被告假處分，受訴法 院則認為被告使用「感覺像是運動鞋」等文字，在合理使用的範圍之中，因而駁 回原告之訴與其假處分之聲請。
肆、判決理由
本案被告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，應屬於藍能法案第33(b)(4) 條所規定的「合理使用（fair use）」，而該原則在侵害名稱、物件、裝置的使用或 是侵害交易或服務標章的案件中，提供合法的抗辯理由，也就是善意地合理使用 描述性的物件或裝置，並不算是侵害行為，其目的乃在於避免商標權所有人擴張 權利而預先排除他人向公眾提供描述性商品的機會24。因此，本案原告持有描述 性的商標，基於合理使用原則，便不能排除競爭者某些型態的使用，尤其是在主 要以描述性文字為商標的情況25。
一般而言，商標法並不允許獨占權的使用，不過，若獨占權的允許對於社會 的貢獻是利大於弊的話，仍然有例外存在，因為消費者如果可以很容易地辨識商 品或服務的來源，便可省去許多不必要的浪費，相對而言，對整體社會便是有利 的，故此時商標法就會賦予適法商標的排他權，而該廠商便因此能夠以其優越的 商譽從中大獲其利。
24 詳見 Eli Lilly & Co. v. Revlon, Inc., 557 F.Supp. 477, 486 ( 1983 ) 案。
25 詳見 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 12 ( 2d Cir. 1976 )；Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058, 1064 ( S.D.N.Y. 1990 )；Charles of the Ritz Group, Ltd. V. Marcon Ltd., 635 F.Supp. 158, 160-161 ( S.D.N.Y. 1986 ) 等案。
此外，本案法院在審酌兩造所提出的攻擊防禦之後舉例說明，如果只有一家 糖果廠商能夠叫他們的產品為「糖果」，或是「它是檸檬口味的」，則社會資源將 會變得很貧乏，也就是有關於競爭產品間有用的資訊將會被少數人所掌控，而造 就他們獲得超過對手相當不公平而且不正當的利益。因此，商標法原則上不許
「一般性（generic）」與「描述性（descriptive）」的標誌取得權利保護，也就是 該標誌的作用僅能定義或描述產品而已。然而，描述性的標誌如果取得能讓消費 者辨識的第二涵意時，則可例外地成為適格的商標，也就是原則上推定描述性文 字或符號非商標適格，但是在獲得第二涵意後，便可取得商標適格性。
詳言之，描述性文字的使用者僅是可能獲得排他權，以便令其使用的文字成 為產品或來源的辨識工具，然而，此並非禁止他人基於適切描述其產品的目的，
善意使用該文字，因此，描述性物件商標權的建立，就必須獲得第二涵意。也就 是商標法的立法目的就是要確保獲得第二涵意的描述性標誌，能享有獨占的商標 權，但是又不能保護過廣，而導致使用該物件的整體社會利益降低。本案中，被 告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的描述性語句，來表現其產品的優點，而其銷 售產品的訴求，僅是重述原告的主要的賣點：特別設計給消費者穿起來舒適的運 動鞋，因此難以認為被告係故意侵害原告之商標。
再者，原告曾經主張被告不只使用系爭的標語當作辨別產品來源的商標，而 且在自然運動公司的廣告標誌（logo）上，還特別強調此項功能，被告則抗辯其 使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，並不是當作辨識產品的標語，而是當作 小廣告單上重要的訴求，簡言之，被告使用該文字不是要當作交易或是服務標 章，而僅是合理且善意地描述其產品給消費者知道。
法院認為基於合理使用原則，被告等的使用並不算是侵害行為，因為不能說 原告可能是第一個將系爭的標語廣泛地使用在其廣告文宣上，就允許其享有獨占 該基礎性且描述性的語句。
最後，法院認為原告並未提出足夠的證據來證明消費者對於產品的來源可能
發生混淆，因此無法證明有侵害行為，亦即將一項產品的優點以描述性的廣告語 句顯現出來，可令消費者瞭解產品的特性，遠勝於讓消費者分辨其原產廠商，也 就是說，被告使用與原告相似的描述性語句應該推定不會混淆消費者，因為消費 者可能因此瞭解兩項產品的特性，而不是其來源。儘管原告可能令消費者能夠辨 識其標語，但是也沒有理由可以支持消費者在看到以「穿起來感覺像是運動鞋」
發生混淆，因此無法證明有侵害行為，亦即將一項產品的優點以描述性的廣告語 句顯現出來，可令消費者瞭解產品的特性，遠勝於讓消費者分辨其原產廠商，也 就是說，被告使用與原告相似的描述性語句應該推定不會混淆消費者，因為消費 者可能因此瞭解兩項產品的特性，而不是其來源。儘管原告可能令消費者能夠辨 識其標語，但是也沒有理由可以支持消費者在看到以「穿起來感覺像是運動鞋」