TOYOTA MOTORS SALES, USA., INC. and Toyota Motor Corp., Defendants-Appellants.
No. 862, Docket 89-7001
United States Court of Appeals, Second Circuit.
國別：美國
案例類型：相近商標之稀釋
關鍵字：強力商標（strong mark）、模糊（blur）、污衊（tarnish）、
識別品質（distinctive quality）
案號：875 F.2d 1026, 57 USLW 2733, 10 U.S.P.Q.2d 1961 日期：1989 年
壹、案情摘要
Mead（本案第一審原告）是一家依德拉威州（Delaware）法成立的公司，其 主營業所位於俄亥俄州（Ohio）的邁阿密斯柏格（Miamisburg），以提供電腦化 法律搜尋服務為營業項目，Mead 的總裁提出 Lex 在拉丁文中有法律的意思，而 I S 即是資訊系統（information systems）的縮寫為證據，以證明其於 1972 年起便 開始使用 LEXIS202為商標。如同其他的拉丁文字一般，lexis 已經在英文中具體
202 在 Pinkerton 所寫的字字珠璣（Word for Word, 179（1982））一書當中，即有描述 Lexis 是一
個古希臘文中具有「成語」、「文字」、「敘述」、「措辭」等意思的一個古字，後來拉丁文中出
現Lexis 這個字，大體上具有相同的意思。
化呈現出來，目前至少有六十本字典或介紹英文字的書均可找到該字203，因此地 方法院認為 LEXIS 為英文字須有專家證詞的見解是完全錯誤的，因為任何具有 一般英文能力的人均可以在標準的字典中找到該字的意義。
此外，有許多公司均採用Lexis 這個字去辨識其商業或產品，例如 Lexis 股 份有限公司、Lexis 電腦系統股份有限公司、Lexis 語言及貿易資訊服務公司等 等，因此，上訴法院不採 Mead 主張 LEXIS 係源於其總裁想法的創新商標之控 詞，當然也就無法如同「Kodak」這種獨特商標所能獲得的保護204。然而，Mead 主張其在電腦化法律搜尋服務的業務中廣泛的行銷管道與廣告，已使得 LEXIS 成為該產業中的強力商標（strong mark），而且律師界中有百分之七十六的人使 用Mead 所提供的服務，此點也受到地方法院所肯認，不過另一項調查則顯示，
在一般的成年人口中，僅有百分之一的人知道LEXIS，其中有一半的人是律師或 會計師，因此地方法院也就此部份做出結論，認為 LEXIS 僅能在其本位市場中 才算是強力商標。
另一方面，豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.，以下簡稱豐田公司）在美國 算是老牌的汽車製造商，其銷售的管道均由子公司─美國豐田汽車銷售公司
（Toyota Motor Sales, U.S.A.）─處理。豐田公司在 1987 年 8 月 24 日對外發表 一款名為LEXUS 的豪華轎車，其生產線有別於一般的豐田轎車，係定位在年薪 超過五萬美元的高階消費層，豐田公司並計畫在 1989 年的前九個月當中花費一 千八百萬至兩千萬來完成該計畫。
地方法院的見解共有兩項重點，分別是關於豐田公司被控違反藍能法案，以 及違反紐約州反稀釋法，而使Mead 的商標是否遭到稀釋。就系爭商標相似的爭 點上，地方法院依藍能法案找出許多證據，假設地方法院在先前的討論中關於實 體相似發現證據不足，他們會在後來的討論中補充，此做法為上訴法院所同意，
203 該字於英文的意思為 the total set of words in a language（The American Heritage Dictionary of The English Language），與 vocabulary 同義，其中譯意思為「字彙學」。
204 詳見 Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Mfg. Co., 243 F.2d 540, 543 ( 1st Cir. 1957 ) 及 Intercontinental Mfg. Co. v. Continental Motors Corp., 230 F.2d 621, 623 ( C.C.P.A. 1956 ) 案。
因為上訴法院同樣面臨證據缺乏的困境。
本案上訴法院則認為須具備兩項要素能成立商標稀釋，第一，原告的商標必 須擁有可能被稀釋的識別品質（distinctive quality）205；其次，原告必須證明其 商標有被稀釋之虞206。另外，第368-d 條很清楚的規定，原告無須證明兩造產品 或服務間有彼此競爭，或是關於商品或服務來源有混淆之虞。因為盜用相似的商 標可能會造成稀釋的效果，所以要從是否在實質上相似作為判斷的標準，也就是 基於立法意旨，必須確定有實質的相似之後才能適用稀釋理論207，的確有某些法 院不認為反稀釋法須對於產品或來源發生混淆為要件，但本案法院則是認為系爭 商標必須非常相似或實質相似，也就是系爭商標之間必須產生足以令人混淆的情 況208，如缺乏此要件，就不能提起商標稀釋的請求，上訴法院最後基於種種之理 由乃廢棄原判決。
貳、法律問題
系爭商標是否為強力商標，在稀釋案件當中是相當重要的，因為舊商標
（senior）必須具備可能被稀釋的識別品質，始為商標稀釋適格之標的，也就是 識別品質在稀釋案件當中，為一個前提要件，須檢驗舊商標的識別品質之後，再 判斷是否混淆之虞，或是稀釋之虞的情況發生。
此外，曾有法院將稀釋定義為模糊（blur）商標產品的識別力，或是污衊
（tarnish）與商標正面肯定的聯想209，Mead 並不主張豐田公司使用 LEXUS 會造 成污衊LEXIS 正面的聯想，因此本爭點予以保留，本案所要判斷的就是 LEXUS
205 詳見 Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 42 N.Y.2d 538, 545, 399 N.Y.S.2d 628, 369 N.E.2d 1162 ( 1977 )。
206 詳見 Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., supra, 699 F.2d at 625。
207 詳見 Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumont, Inc., 466 F.2d 705, 709 ( 7th Cir. 1972 )及 Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co., 109 F.Supp. 300, 310 ( E.D.Mich. 1952 ) 案。
208 詳見 Holiday Inns, Inc., v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445, 450 ( 5th Cir. 1973 )及 King Research, Inc. v. Shulton, Inc., 324 F.Supp. 631, 638 ( S.D.N.Y. 1971 )，上訴審維持原判 454 F.2d 66 ( 2d Cir. 1972 )案。
209 詳見 Sally Gee Inc. v. Myra Hogan, Inc., supra, 699 F.2d at 625。
是否使得LEXIS 變得模糊不清。
本案當中還有一個比較特殊的情況，就是系爭商標的發音問題，因為商標所 呈現的文字僅差一個字母，且落於非重音節，因此有可能會唸出類似的語音，原 告就此極力主張僅有注重發音的特殊行業之人員，會小心翼翼地發出可辨認之語 音，一般人不會對系爭商標的發音問題有所注意。
參、法院判決
擁有Lexis 商標的電腦化法律搜尋服務公司依紐約州反稀釋法規，控告即將 使用Lexus 為豪華轎車之名的汽車製造商豐田公司，美國紐約南區地方法院法官 David N. Edelstein, J.在案號 702 F.Supp. 1031 的案件中，判決被告敗訴，被告不 服因而提起上訴，巡迴上訴法院法官 Van Graafeiland 則認為汽車製造商豐田公 司的商標並未稀釋Lexis 商標，因而廢棄原判決之決定。
肆、判決理由
豐田公司自始否認其使用LEXUS 可能會造成 LEXIS 商標的損害，地方法院 不採納該抗辯而做出錯誤的判斷，因為上訴法院認為豐田公司的商標並未稀釋 Mead 的商標，而且豐田公司在採用 LEXUS 這個名稱之前，曾徵詢法律專家的 意見，得到LEXIS 和 LEXUS 之間並無衝突的結論，其依據其律師的建議才開始 使用LEXUS 這個名稱，故認為其惡意侵害的看法是違反常理的210，而且縱使律 師的專業建議有誤，基於該建議所做出的決定也不構成惡意211，因此，當 Mead 後來控告豐田公司使用LEXUS 時，豐田公司馬上對該指控提出答辯，認為地方
210 詳見 Sweats Fashions, Inc. v. Pannill Knitting Co., 833 F.2d 1560, 1565 ( Fed. Cir. 1987 )；E.S.
Originals inc. v. Stride Rite Corp. 656 F.Supp. 484, 490 ( S.D.N.Y. 1987 )；Inc. Publishing Corp. v.
Manhattan Magazine, Inc., 616 F.Supp. 370, 394-96 ( S.D.N.Y. 1985 ) 第二巡迴上訴法院維持原 判；Procter & Gamble Co. v. Johnson & Johnson, Inc., 485 F.Supp. 1185, 1201-02 ( S.D.N.Y.
1979 )第二巡迴上訴法院維持原判。
211 詳見 Information Clearing House, Inc. v. Find Magazine, 429 F.Supp. 147, 161-62 ( S.D.N.Y.
1980 ) 案。
法院應該直接地認定其採用LEXUS 商標並無掠奪 Mead 利益的意圖212。 主要經由收音機與電視來傳播，當Mead 所提請出庭的語言專家（speech expert）
被問到是否可以立即對 LEXUS 和 LEXIS 做出不同的發音時，其做出肯定的答
215 詳見 Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp., 529 F.Supp. 445, 448 ( S.D.N.Y. 1982 )。
商標被定義為唯一或已經獲得第二涵意216之後，稀釋商標識別性的目的就與 侵害強力商標的目的相同217，而法規的目的就是要保護商標所產生的銷售力
（selling power），然而事實上，商標在有限的商業地區所產生的銷售力並無法在 大眾的心目中形成第二涵意。在本案中，LEXIS 的效力（strength）和識別性僅 限於其所提供服務的市場中，也就是律師業和會計師業，除此之外，LEXIS 就幾 乎無銷售力可言，因為一般消費大眾中僅有百分之一的人知道 LEXIS 和 Mead 所提供的服務有關，因此不能認為 LEXIS 足以使一般大眾能夠辨識其所提供的 服務和他公司有何不同，而且Mead 絕大多數的廣告經費都用在律師業方面的專 業期刊中。
再者，對侵害的請求須有混淆發生，而對稀釋的請求則須有模糊商標的情況 發生，但卻很少人會去注意兩者間的區別，縱使反稀釋法無須具備競爭和混淆的 要件，也不能就此認為每個新商標（junior）均會稀釋類似的舊商標，因為根本 就不符合紐約州議會所定的立法精神。
反稀釋法主要的規範在於避免相似產品因非授權的使用而削弱商標的銷售 力與價值，然而，如果某商標僅存在於一個有限的市場中，就不會與使其他地區 的相似產品產生聯想218，如前所述，LEXIS 所擁有的識別性僅限於律師業或會計 師業當中，而且其所代表的產品與LEXUS 所代表的產品有極大的差異，對於一 般消費大眾而言，LEXUS 根本不會稀釋 LEXIS 的識別性。
將來LEXUS 有可能成為著名商標而深植人心，但就目前關於本案的情形，
並不會造成 LEXIS 商標的稀釋，因為很明顯地一般大眾不會將系爭兩商標做聯 想，另一方面，Mead 的主要客戶多為辨識力洗鍊的律師業，因此造成 LEXIS 和 LEXUS 彼此間模糊不清的情況較不可能發生，因為許多律師或會計師都很規律
216 取得第二涵意的商標，意謂該商標已經取得社會大眾的認同，或是消費者已經可以藉著商標
區別不同公司的商品。
217 P.F. Cosmetique, S.A. v. Minnetonka, Inc., 605 F.Supp. 662, 672 ( S.D.N.Y. 1985 )。
218 詳見 Estee Lauder, Inc. v. Cinnabar 2000 Haircutters, Inc., 218 U.S.P.Q. 191 ( S.D.N.Y. )，上訴審 維持原判決714 F.2d 112 ( 2d Cir. 1982 )、Markel v. Scovill Mfg. Co., 471 F.Supp. 1244 ( W.D.N.Y. )上訴審維持原判決 610 F.2d 807 ( 2d Cir. 1979 )。
地使用Mead 的服務，他們將 LEXIS 和法律搜尋服務聯想在一起使得 LEXIS 商 標得以阻擋豐田公司的廣告活動。
基於前述理由，上訴法院認為豐田公司並未違反第368-d 條，並且認為無須 討論豐田公司其他的上訴主張，逕將原判決廢棄。
伍、評析
從本案的判決理由當中，可以很明確地瞭解到商標侵害與商標稀釋的差異，
誠如第368-d 條很清楚的規定，稀釋案件的原告無須證明兩造產品或服務間有彼 此競爭，或是關於商品或服務來源有混淆之虞，亦即反稀釋法無須具備競爭和混 淆的要件，此於判斷案件類型時是一個很重要的關鍵，如果把兩者給弄錯了，判 決結果必定是貽笑大方，或許我國對商標稀釋尚未立法制訂相關條文，但是如果 將來修法方向朝向擴大商標保護的範圍，而引進商標稀釋的保護類型，或許是一
誠如第368-d 條很清楚的規定，稀釋案件的原告無須證明兩造產品或服務間有彼 此競爭，或是關於商品或服務來源有混淆之虞，亦即反稀釋法無須具備競爭和混 淆的要件，此於判斷案件類型時是一個很重要的關鍵，如果把兩者給弄錯了，判 決結果必定是貽笑大方，或許我國對商標稀釋尚未立法制訂相關條文，但是如果 將來修法方向朝向擴大商標保護的範圍，而引進商標稀釋的保護類型，或許是一