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(sophistication)、彌補差異(bridge the gap)

案號:818 F.2d 254, 2 U.S.P.Q.2d 1677 日期:1987 年

壹、案情摘要

Mobil 石油公司(以下簡稱 Mobil 公司)以 Pegasus 石油公司 (以下簡稱 Pegasus 公司)「侵害商標」及「不公平競爭」(15 U.S.C. §1114(1))、「不實的來 源標示(false designation of origin)」(15 U.S.C. §1125(a))以及「商標稀釋

(trademark dilution)」(N.Y. Gen. Bus. Law §368-d)向紐約南區地方法院提起訴 訟。1986 年 7 月 8 日,地方法院法官 MacMahon 對 Mobil 公司的各項請求均加 以判決,禁止Pegasus 公司在油品市場及相關產業中使用「Pegasus」這個標誌,

並且不受理Pegasus 公司所提起撤銷 Mobil 公司商標註冊的反訴。

Mobil 公司是世界上製造及販售一系列石油產品的少數大廠之一,從 1931 年起,便開始在油品市場中廣泛地使用著名的系爭飛馬標誌─即 Pegasus183這個

183 Pegasus 公司乃希臘古字,意指希臘神話中有雙翼的白色戰馬。

字。Mobil 公司在其經營的加油站以四呎直徑的圓形廣告看板呈現該註冊商標,

通常是紅色的圖案,但有時候以會以藍色、黑色、白色或僅以輪廓的形式表現出 來,此外,在加油站中所販售的一切相關油品、加油車或其他交通工具上,甚至 其信箋上方的印刷標誌,均會印上系爭飛馬標誌。如同地方法院所認定的事實,

Mobil 公司長期在油品市場中廣泛地使用飛馬標誌,該商業活動已使系爭標誌成 為一個商標識別力強烈的標誌(strong mark)184。甚至Pegasus 公司的辯護律師 亦承認在現今美國商場上,都很難想到比系爭標誌識別力強烈的商標。

Pegasus 公司成立於 1981 年,業務範圍訂在石油交易,而且不將油品直接販 售給一般大眾,其創立人Callimanopulos 出庭指出,他取 Pegasus Petroleum 這個 名 字 乃 是 因 為 該 名 稱 同 具 希 臘 神 話185及 押 頭 韻186的 雙 重 意 義 , 而 且 Callimanopulos 也承認他在選擇名稱的時候就知道 Mobil 公司的飛馬標誌,但他 認為使用Pegasus 這個字根本不會造成 Mobil 公司任何損害。因為 Pegasus 公司 又主張在部份的石油業務當中,Mobil 公司進行天然及精鍊的石油交易,也就是 將原油運至其精煉廠提煉,然後將成品賣給消費者,一系列完整的過程。整個油 品交易市場的關係十分緊密,且多為專業的購買者及仲介商所組成,大約有兩百 家大小公司在其中,交易金額均為數十或數百萬為單位,油商除非完成了信用評 等,否則不會和陌生的對象交易,且Mobil 公司並未在與石油交易有關的業務中 使用飛馬標誌。此外,Pegasus 公司的總裁在公司成立後沒多久,便將該訊息發 函通知四百多家同業公司,信函中告知Pegasus Petroleum 是 Callimanopulos 企業 團的一部份,使用兩個P 為開頭的標誌,但從來沒有使用飛馬標誌及 Pegasus 這 個名稱。

到了1982 年 Mobil 公司始知悉 Pegasus 公司使用 Pegasus 這個標誌,一開始 Mobil 公司曾經與 Pegasus 公司協調,但是沒有達成共識,Mobil 公司遂提起本

184 被侵害的商標,若其識別性較強,知名度較高,當然法院判斷其被侵害的可能性較大。(詳

見劉文毅著,美國與亞洲商標概論,P.141 以下,1993 年)。

185 同註 133。

186 Pegasus 公司 Petroleum 兩個字的開頭均為 P,因此押頭韻。

訴訟,該案僅於 MacMahon 法官之前為攻擊防禦,並沒有請陪審團列席。在審 查完Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.案187所形成的標準之後,承審法官 下結論認為,Mobil 公司的飛馬標誌與 Pegasus 公司所使用的 Pegasus 商標之間,

其相似程度的確足以令人混淆,且肯認Mobil 公司關於不公平競爭、不實的來源 標示及防止商標稀釋(antidilution)的請求,並且禁止 Pegasus 公司在石油產業 中使用Pegasus 這個標誌,不過經 Mobil 公司同意之後,法院的禁令因上訴審理 中而暫緩執行。

貳、法律問題

本案最主要的徵點在於Pegasus 公司的文字商標與 Mobil 公司的圖形商標是 否發生近似或混淆之虞,儘管兩造分別提出多項證據支持其主張,但仍稍嫌不 足,唯法院本於追求實體真實的基本原則,引用Polaroid 案的八項標準,檢視本 案兩造的攻防證據,以解決本案之紛爭。

參、法院判決

本案原告(Mobil 公司)以被告(Pegasus 公司)在油品市場中,使用 Pegasus 公司為名銷售其產品,已構成消費者辨識產品來源之混淆,因而向美國紐約南區 地方法院提起商標侵害訴訟,地方法院判決被告不得在油品市場及相關產業中使 用該商標,被告不服乃提起上訴,巡迴上訴法院審酌 Polaroid 案的八項原則之 後,認為上訴人確有侵害商標之行為,因此維持原判決,認定本案上訴人確有侵 害之行為。

肆、判決理由

藍能法案禁止對任何的註冊商標進行複製、仿冒、拷貝或仿造,因為前述行 為均會引起混淆、錯誤或詐欺的結果。依據美國法第 1114(1)(a)條之規定,原告

187 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.)。

必須證明一般慎重的消費者對於系爭商品的來源有可能被誤導或發生混淆時,其 意地方法院採取 Polaroid 案的理由所得之結論,也就是 Pegasus 公司侵害 Mobil 公司飛馬的標誌。

(1)商標識別力之強弱

地方法院關於 Mobil 公司飛馬標誌識別力的結論,Pegasus 公司並未爭辯,

因為藍能法案提供專屬商標(an arbitrary mark)一切可能的保護。

(2)兩商標之間的相似程度

(3)競爭性產品或服務的相似性

Pegasus 公司指出,兩造在石油交易市場(oil trading business)中彼此競爭,

但Mobil 公司並未在相同的範圍中使用飛馬商標,也就是 Mobil 公司的業務多為 與消費者直接交易,而Pegasus 公司則是做批發生意,然而上訴法院調查的結果,

認為兩造均在石油產業中使用其商標,故彼此間的產品即有直接競爭關係,若造 成混淆或有混淆之虞時,便不能免除侵害商標之責192

上訴法院另外提出相近競爭(competitive proximity)必須以 Polaroid 案的前 兩個理由來衡量之論點,認為Mobil 公司的商標深植人心,應該給予廣泛的保護 最重要的關鍵在於兩造的商標有令人混淆之虞(likelihood of confusion)195。地 方法院基於Polaroid 案的第四個理由,認為 Pegasus 公司並非無知地選用可能造 成混淆的商標,因此做出以下的結論:州際間的仿製(copying)行為造成混淆 之虞的假設成立,儘管Callimanopulos 證稱,他並無企圖選用 Pegasus 這個商標

192 詳見 Continental Motors Corp. v. Continental Aviation Corp., 375 F.2d 857, 861 (5th Cir. 1967)

193 詳見 James Burrough Ltd. V. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 267 (7th Cir. 1976)。該案認為 形成強烈的商標識別力,乃是因為商品或服務很有名氣或是其唯一性,所以比弱勢(weak)

商標更能給人深刻的印象。R.J. Reynolds Tobacco Co. v. R. Seeling & Hille, 201 USPQ 856, 860 (T.M.T.A.B. 1978) 案則認為,現行法律對於著名商標的保護遠大於非著名商標,乃是因為消 費大眾若經常看到其他與著名商標相類似的非知名商標,很容易產生將兩者聯想在一起的傾 向。

194 Armco, Inc. v. Armco Burglar Alarm Co., 693 F.2d 1155, 1161 (5th Cir. 1982)案認為,由於企業 多角化的經營方式,即使兩公司間沒有實質上的競爭,潛在的消費者亦很容易將單一營業項 目的公司與多角化經營的公司聯想在一起。

195 參閱 Vitarroz v. Borden, Inc., 644 F.2d 960, 966 (2d Cir. 1981)。

名稱(tradename)來與 Mobil 公司的飛馬標章造成混淆,但不為地方法院所相 信,地方法院並且進一步解釋認為,Callimanopulos 很明顯是一位經驗豐富並且 洗練之人,從他之前的背景與瞭解希臘神話的程度便可得知其對飛馬相當熟悉,

因此可得出使用Pegasus 這個字已經侵害 Mobil 公司的商標名稱及標章。

某些實際混淆的證據,提供混淆之虞的調查強大的助力196。Mobil 公司和 Pegasus 公司都提出與系爭標誌有關的消費者調查以及許多油品相關產業的交易 資料,儘管兩造所提證據仍各有不足,地方法院仍將其列為證據,因為對造的攻 擊防禦只會影響證據能力的強弱,但不會使其變為非證據197,故審酌兩造所提之 證據後,MacMahon 法官做出結論,認為有事實上的混淆存在,而上訴法院也同 意其見解。

再者,Pegasus 公司抗辯並沒有發招攬信件或電話給客戶的情形,而且強調 在每次油品交易當中均會發給客戶一封保證信函,而Mobil 公司沒有該動作,因 此不會有實際混淆存在兩造公司之間。

上訴法院認為此抗辯顯然誤解了地方法院的看法,因為 MacMahon 法官認 為混淆之虞不是存在於本案兩造當事人之間,因為第三人不會在交易之初覺得 Pegasus 公司信用可靠便與其做生意,而是第三人相信兩造公司之間應該有某種 程度上的關連。例如油品廠商可能認為Pegasus 公司和 Mobil 公司有關,而聽信 於由Pegasus 公司打來的招攬電話(cold phone call),便與其交易,因此,招攬 電話和兩造間是否提供保證信件,並非本案所要審酌的證據。

(5)原告彌補兩競爭市場差異的可能性

Pegasus 公司從來沒有反駁混淆之虞的推論,地方法院並沒有審酌 Polaroid

196 詳見 World Carpets Inc. v. Dick Littrell’s New World, 438 F.2d 482, 489 (5th Cir. 1971),該案指 出,證明實際混淆不是必要的,也就是實際混淆並非侵害發生的要件,但是,若從實際混淆 案例中來看,依其構成要件所得之證據較混淆之虞所得之證據力為強。

197 詳見 Grotrian Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1341 (2d Cir. 1975)。

案的第六個理由,亦即Mobil 公司目前是油品市場中的競爭廠商,但是卻沒有使 用飛馬商標,因此Mobil 公司是否藉著在油品市場中擴大使用飛馬標誌的行為來 彌補前述缺陷,成為Pegasus 公司攻擊的重點。

儘管如此,即使Mobil 公司彌補缺陷(bridge the gap)的部份沒有被強調,

充分的混淆可能性還是可能成立,此外,即使Mobil 公司沒有彌補差異的企圖,

也不能否定系爭商標已在本案中構成混淆之虞的事實發現198,藍能法案擴張商標 保護到相關商品,乃是為了要防止「消費者混淆」、「破壞商標所有人之商譽」或

「不法侵害他人權利」等情形發生。

(6)被告是否系因善意採用商標

Pegasus 公司亦抗辯法院在客觀證據上的發現有明顯的錯誤,尤其是其採用 兩個P 字母的部份,只是讓大家知道它是 Callimanopulos 企業團的一部份而已。

而且Pegasus 公司又指出,即使其他公司對先前註冊之商標已經公告,也不能認 定其便有惡意,因為使用註冊商標的排他權只能擴大到註冊證書中所記載的商品

而且Pegasus 公司又指出,即使其他公司對先前註冊之商標已經公告,也不能認 定其便有惡意,因為使用註冊商標的排他權只能擴大到註冊證書中所記載的商品