U.S. Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board
No. 758,429 P.T.O.T.T.A.B.
國別：美國
案例類型：以香氣為註冊商標 關鍵字：可註冊性、識別性 案號：17 U.S.P.Q.2d 1238 日期：1990 年
壹、案情摘要
標示申請人 Celia Clarke（以下簡稱 Clarke）以 Clarke's OSEWEZ 為名從事 商業活動。在商標審查人最終決定拒絕Clarke 在裁縫用紡紗（sewing thread and embroidery yarn）標示之註冊後114，Clarke 上訴。Clarke 自述其標示為「有強烈 感覺的、新鮮、花朵、容易引起花香的115。」
審查員以申請人之標示不具有商標之功能為由，拒絕註冊，因為該標示無法 區分申請人與他人產品之差異。在初次拒絕時，審查員認為香味標示類似於產品 之裝飾作用，對消費者而言，並非作為區別產品來源之用。審查員且認為Clarke
114 請參見美國專利與商標局，1988 年 10 月 18 日第 758,429 申請案。
115 申請人對其標示形容之原文為「The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms」。
所宣稱之香味標示應為法理上之具有功能作用的（functional），也就是說具有在
原文如下：The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.
以1946 年美國商標複審委員會之意見，「符號」或是「裝置」不能僅侷限的去解釋，而事先
將顏色、形狀、氣味、或其他特性排除在外。
斷上的註解（judicial notice），將令人愉快的、任意的、非功能性的氣味在廣泛 的產品中限制於令人愉快或吸引注意之作用。雖然申請人是唯一具有香味紡紗的 來源，審查員認為潛在的消費者不一定會注意該香味可以作為區別產品來源之 用。消費者通成會認為香味是產品的一項特色。以香味註冊是非常罕見的。
然而審查員相信該香味可能具有商標的功能，但他認為申請人並未推廣以香 味判斷來源的功能。審查員認為在廣告中Clarke 陳述到「Clarke 具有識別性的柔 性香味紡紗」，但沒有說是哪一種，也沒有強調可以用香味做為產品來源之判斷。
貳、法律問題
專利商標局拒絕 Clarke 以香味註冊是否有誤？
參、法院判決
法院撤銷商標審理與上訴委員會有關拒絕註冊之決定。
肆、判決理由
承審法院對於雙方所提出之證據進行審理。承審法官認為申請人已經顯示了 其香味可以做為商標功能的證據，沒有理由認為香味不可以做為商標用來區別特 定產品。法官強調，本案的重點並非在討論具有香味或氣味之產品（例如香水、
古龍水、或其他家用產品），也不是香味或氣味的可註冊性，更不是討論特定產 品香味的區別性，而是在商標法2(e)(1)條下是否主張該香味不可以註冊117。
由證據顯示僅有申請人以香味行銷其產品，這也表示香味並非本質上為紡紗 的特徵之一，而是申請人用來標示產品來源之用。再者，申請人已在廣告中強調 該特徵，以促使顧客、經銷商、供應商以香味區別產品來源。在檢視申請人產品 之識別性後，法官並不認為申請人以廣告促使大中以香味區別產品來源的作法失
117 相關判例請參考 See In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009 (Fed. Cir. 1987)。
敗。法院相信申請人所提出的證據，已展現了香味標示在表面上有確鑿證據的案 子118。
伍、評析
無疑地，該氣味標示為具有第二涵意（secondary meaning）的標示，只有在 廠商提出有關第二涵意的證據後，才能證實該項標示的商標功能。最主要的證據 為「顧客、經銷商、供應商可以因為此種香味瞭解紡紗的來源。」
118 類似的案例請參考 In re Star Pharmaceuticals, Inc., 225 USPQ 209 (TTAB 1985)。