Inwood Laboratories 等公司上訴 Ives Laboratories Inc.
Darby Drug 等公司上訴 Ives Laboratories Inc.案 INWOOD LABORATORIES, INC., et al.,
v.
IVES LABORATORIES, INC.
DARBY DRUG CO., INC., et al.
v.
IVES LARORATORIES, INC.
Nos. 80-2182, 81-11.
Supreme Court of the United States
關鍵字：功能性（functionality）、代理責任（vicarious liability）
案例類型：混淆之虞（藥名商標）
國別：美國
案號：102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606, 214 U.S.P.Q. 1 日期：1982 年
壹、案情摘要
（一）起訴（地方法院）
在1955 年中，本案被上訴人 Ives Laboratories, Inc.（地方法院的原告，以下 簡稱Ives）獲得「環己杏仁酸鹽（cyclandelate）70」這種藥物的專利，該藥物有 擴張血管的功能，可以長期用來治療與腦血管有關的疾病。到了 1972 年，該藥 物的專利期滿時，Ives 則將環己杏仁酸鹽以 CYCLOSPASMOL 註冊商標而保有 排他權。系爭藥物為白色粉末，Ives 將 200 毫克藥量裝在印有 ”Ives4124” 的藍
70 Cyclandelate 係一種使血管擴張的藥，Ives 以 CYCLOSPASMOL 將之登記為商標，故本案中 出現CYCLOSPASMOL 即指 Ives 公司所生產的 cyclandelate。
色膠囊中，400 毫克藥量的藥品則是裝在印有 ”Ives4148” 的藍紅色膠囊，然後 賣給批發商、藥局以及醫院。
在 Ives 的專利期滿後，許多一般藥物（generic drug）的製造商，包括本案
（最高法院審）上訴人Premo 製藥公司、Inwood Laboratories 公司以及 MD 製藥 公司，開始仿製CYCLOSPASMOL 外型，將環己杏仁酸鹽分裝成 200 毫克及 400 毫克的有色藥丸出售給Ives 的下游廠商。
Ives 所使用的銷售方式反映出一般產業的行銷模式，因為環己杏仁酸鹽以一 般的處方即可獲得，而且在 Ives 的專利期限已滿的情況下，其他製藥商可以自 由進入該市場，但是 Ives 並未將其廣告的影響直接深植人心，反而只是派代表 去訪問許多醫師，並且竭力想要說服他們 CYCLOSPASMOL 比其他幫助血管擴 張的藥都還要好，此外，也要求受訪醫師在開處方給患者時的時候不可將 CYCLOSPASMOL 以一般藥物代替。
在藥界當中，一般製藥商（generic manufacturer）通常採用散發傳單、目錄 等普通促銷的方式給批發商、醫院和零售藥局，而不是直接和醫師接洽，但是他 們在目錄中都宣稱一般的環己杏仁酸鹽的功效相當於CYCLOSPASMOL，另外，
某些製藥商的目錄還將一般藥物和 CYCLOSPASMOL 做價格比較，甚至還印出 藥丸的顏色，這些一般藥物都是以大罐子封裝後，再運給批發商、醫院以及零售 藥局，只有從罐子上的標籤才可以清楚地辨識出生產的廠商，但藥丸本身並無任 何標示，所以藥劑師把藥丸從罐子裡拿出來之後，會將藥丸封裝在貼有他們自己 標籤的小瓶子裡，然後再販售給消費者，因此，消費者在購買時就看不到任何印 在藥丸上的辨識標誌。
Ives 起訴請求禁止本案上訴人銷售與其藥品外型相類似之一般藥品，但遭地 方法院駁回，而其依據第32 條的請求，地方法院則認為，儘管本案上訴人明知 且故意教唆藥劑師將標籤貼錯，應該與一般藥劑師同負侵害商標之責，但是Ives 卻提不出足夠的證據，也就是 Ives 無法證明藥劑師和製藥商之間有所共謀，或
是故意忽視醫師所開出的處方。
（二）第一次上訴（巡迴上訴法院）
第二巡迴上訴法院基本上維持地方法院的見解71，不過為了提供地方法院對 下次實體審判的參考，乃將第32 條的要件加以定義，也就是如果製藥商建議藥 劑師將一般的環己杏仁酸鹽裝瓶後貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤，或是本案上 訴人持續性地將非 Ives 所製造的一般環己杏仁酸鹽賣給明知或可得而知的零售 商，則該藥劑師即應負擔第32 條所規定的責任。
（三）第一次發回更審（地方法院）
發回更審後，地方法院獨任法官維持有利於本案上訴人（Inwood 等，一審 的被告）之判決72，因為法官認為本案上訴人並未建議藥劑師將一般藥物標示成 CYCLOSPASMOL。
為使該判決結果有足夠的理由作支撐，法院首先必須找出本案上訴人有故意 侵害商標的直接證據，因為本案上訴人的業務代表並未參訪醫師及藥劑師，故本 案 上 訴 人 沒 有 直 接 的 機 會 去 提 醒 藥 劑 師 以 一 般 的 環 己 杏 仁 酸 鹽 代 替 CYCLOSPASMOL 是不適當的。因此，法院做出結論，認為銷售目錄及促銷文 件當中應該有不當的建議文字，然而，僅以這些資料便解讀本案上訴人有建議侵 害商標的行為是不正確的73。
承審法院接下來要審酌藥劑師錯貼標籤的事實證據，因為藥劑師多次將 CYCLOSPASMOL 以其他藥品替代之，本案上訴人暗示性地建議藥劑師使用不 適當替代藥品的情狀證據似乎即為顯現。不過地方法院再度檢視與錯貼標籤有關 的種種證據之後，認為此種事件發生頻率過於頻繁，因此本案上訴人的銷售目錄
71 601 F.2d 631 (1979)。
72 488 F.Supp. 394（1980）。
73 488 F.Supp., at 397。
以及使用仿冒的顏色具備暗示藥劑師錯貼標籤的推論便不能成立，也就是藥劑師 會錯貼標籤，乃是因為他們不瞭解紐約藥物替代法（New York Drug Substitution Law ） 所 規 定 的 要 件 ， 而 不 是 故 意 要 嘗 試 將 一 般 的 環 己 杏 仁 酸 鹽 充 當 CYCLOSPASMOL 來出售。
地方法院也發現Ives 基於第 43（a）條的請求權無法成立，為了要解釋該結 論，法院認為藍色或藍紅色膠囊只是功能性地讓病患及醫生能夠以顏色區別藥 物，例如使用藥物較久的病患會將藥的顏色和其治療功效聯想在一起，有些病患 則將所有的藥丸放在同一個罐子中，依賴其顏色來區別，如果顏色種類不多，在 緊急情況之下用顏色辨識藥丸更可達到迅速的優點，另外，有品牌的藥物和其同 功效的一般藥物使用相同的顏色，可以避免護士在分藥時造成混淆，此外，因為 Ives 沒有證明藥丸的顏色可以令人辨識出其來源，因此法院認為系爭藥丸的顏色 並未獲得第二涵意。
（四）第二次上訴（上訴法院判決Inwood 等公司敗訴的理由）
然而，Ives 再度提起上訴時，上訴法院審酌完其自行調查的證據之後，認為 依該證據，本案上訴人（Inwood 等）已經足以構成第 32 條的違反，為了滿足這 項結論，上訴法院找出以下理由來支持其結論。首先，其認為本案上訴人可能參 與多數藥劑師以低價藥品魚目混珠的違法行為，而該行為提供給藥劑師的獲利匪 淺；再者，上訴法院不同意初審法院關於錯貼標籤的發現，因為該發現係混淆州 法要件所得出的結論；第三，上訴法院下結論認為，非法的替換藥品及錯貼商標 在紐約州是非常不受重視的；最後，上訴法院指出，本案上訴人沒有提出任何其 製造系爭藥品與 CYCLOSPASMOL 不具關係的合法理由，因此，其提出之證據 不具說服力。本案判決結果至此出現第一次轉變，Inwood 等公司不服，遂上訴 至最高法院。
貳、法律問題
1.本案上訴人是否須負擔藍能法案第 32 條之代理責任
Ives 依據 1946 年商標法（即藍能法案）第 32 條、第 43（a）條以及紐約州 不公平競爭法第368-d 條（N.Y. Gen. Bus. Law §368-d），向紐約東區地方法院提 起本訴訟。詳言之，基於前揭第32 條所提起之請求，乃是因為許多藥劑師均將 一般藥物貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤而出售，Ives 更具體指出，一般製藥商 在目錄上刊載相似的藥丸以及價格比較，似乎有意要引誘藥劑師非法以一般藥物 代替CYCLOSPASMOL，也就是本案被上訴人（Ives）在地方法院提起訴訟，主 張將一般環己杏仁酸鹽標籤貼上 CYCLOSPASMOL 標籤的藥劑師，成立違法散 佈該藥品的侵害活動。
2.Ives 主張藥丸的顏色不具備功能性
此外，基於第43（a）條，Ives 主張本案上訴人以模仿 Ives 所使用的藥丸顏 色 為 手 段 ， 企 圖 誤 導 消 費 者 辨 識 該 產 品 的 來 源 ， 甚 至 宣 稱 一 般 產 品 和 CYCLOSPASMOL 有相同效果而加以促銷。為了使法院認同該請求，Ives 強烈主 張其生產的藥丸的顏色並不具備功能性（functional），而且在消費者的心目中已 經產生了第二涵意（Secondary Meaning）。
Ives 並堅信藥劑師們將會持續將一般藥物貼上 CYCLOSPASMOL 的標籤，
以至於仿冒的商品到處可見，因此請求法院命令本案上訴人，在 Ives 使用 CYCLOSPASMOL 的期間，不可在醫藥市場中以相同顏色的藥丸販售環己杏仁 酸鹽，此外，Ives 也依據藍能法案第 35 條尋求損害賠償的請求權基礎。
參、法院判決
本案被上訴人（Ives）在地方法院聲請的假處分遭駁回（詳見 455 F.Supp.
939），其在上訴法院再度聲請時，上訴法院則維持原判決，並將全案發回更審（詳 見601 F.2d 631），在更審中，美國紐約東區地方法院仍然下有利於被告之判決（詳
見488 F.Supp. 394），本案被上訴人（地方法院的原告 Ives））因而上訴，經第二 巡迴上訴法院審理之後乃廢棄原判決（638 F.2d 538）。到了最高法院，O’Connor 法官認為，依地方法院的判決所依據的證據顯示，一般藥物（generic drug）均被 設計成類似的外型，藥劑師將一般藥物貼上競爭對手已註冊的商標並加以販售的 情形，若製藥商並非明知，基於藍能法案的規定，不會被認定須負擔侵害商標的 代理責任。最後本案遭最高法院廢棄上訴審之判決，並將全案發回更審。
附帶說明，White 法官提出與判決相同結果的不同意見書，Marshall 法官亦 同其見解，而Rehnquist 法官也另外提出不同意見書。
肆、判決理由
上訴法院很明顯在證據的取捨上有所違誤，也沒有討論到Ives 其他的主張，
即認為本案上訴人違反藍能法案第 32 條的規定74，因此最高法院基於以下的理 由，乃駁回上訴法院的判決，並發回更審。
1.上訴法院對於事實調查尚嫌不足
Ives 主張本案上訴人違反藍能法案第 43（a）條及不公平競爭法的部份雖遭 地方法院駁回，但上訴法院並未對該請求的部份加以處理。因為第43（a）條所 禁止的範圍較第32 條廣，地方法院基於上述法條駁回 Ives 的請求，就必須單獨 加以檢視。再者，本案第二巡迴上訴法院認為一般藥物的製造商，須對分裝藥物 的藥劑師負擔侵害商標的代理責任，最高法院針對其所採用的法律標準加以審 酌，基本上贊同該法律標準之意旨，但是認為上訴法院對於部份事實發現調查不 清，因此認定該判決不當，基於此見解，最高法院將本案發回更審。
2.Ives 所提供的證據仍嫌不足
2.Ives 所提供的證據仍嫌不足