案例 1.3 Qualitex Co.上訴 Jacobson Products Co., Inc.案

第一章 美國案例

美國案例簡介

案例 1.1 Hard Rock Café Licensing Corporation 上訴 Concession Service, Incorporated 及 Harry’s Sweat Shop 案

案例 1.2 Mana Products Inc. 上 訴 Columbia Cosmetics Mfg., Inc.案

案例 1.3 Qualitex Co.上訴 Jacobson Products Co., Inc.案

案例 1.4 The United States Shoe Corporation 控訴 Brown Group, Inc.案

案例 1.5 Abercrombie & Fitch Company 上 訴 Hunting World, Incorporated 案

案例 1.6 Toeppen 及 Network Solution, Inc. 上 訴 Panavision International 案

案例 1.7 Inwood Laboratories 等 公 司 上 訴 Ives Laboratories Inc.

Darby Drug 等公司上訴 Ives Laboratories Inc.案

案例 1.8 CBS Inc. 控訴 David Liederman 及 William Liederman 案

案例 1.9 Chevron Chemical Company 上訴

Voluntary Purchasing 及 Hi-Yield Chemical CO.案

案例 1.10 Celia Clarke 控訴美國專利與商標局商標審

理與上訴委員會案

案例 1.11 Duraco Products, Inc. 上 訴 Joy Plastic Enterprises, Ltd.,d/b/a、Backyard Products、

及 Travis Products, Inc. 案

案例 1.12 Munsingwear Inc. 控訴 JockeyInternational Inc. 案

案例 1.13 Pegasus Petroleum 公司上訴 Mobil Oil 公司 案

案例 1.14 Toyota Motors Sales, USA 公司及 Toyota Motor 公司上訴 Mead Data Central 公司案 案例 1.15 Knitwaves, Inc. 控訴 Lollytogs Ltd. 案 案例 1.16 BASIL, S.p.A. 上訴 Francesco Basil 案 案例 1.17 August Storck 控訴 Nabisco 公司案

案例 1.18 The Paddington Corporation 上 訴 Attiki Importers & Distributors, Inc. 案

案例 1.19 TWO PESOS, INC. 上訴 TACO CABANA, INC. 案

案例 1.20 Vitarroz Corp. 上訴 Borden 案.

案例 1.21 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers,

Inc.

美國商標案例簡介

在美國的商標案例選輯部分，共收錄了二十一案。依據性質來分 類共涵蓋了六個方向，即(1)保護標的、(2)商標識別性

（Distinctiveness）、(3)商品裝飾（Trade Dress）、(4)混淆之虞

（Likelihood of Confusion）、(5)商標稀釋（Dilution）以及(6) 合法非授權使用（Lawful Unauthorized Use）等。雖然大致上是做 如是劃分，但實際上它們彼此間卻往往是息息相關的。例如聯邦最高 法院最近對於有關產品設計（Product Design）的判決（無固有識別 性的問題）即包含了前述的第一至第三類（參見 Wal-Mart Stores Inc.

V. Samara Brothers, Inc 案）。

在時間方面，除了 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 一案係屬聯邦最高法院在一九七六年的判決外，其餘均為一九 八○年以及其後的重大判決。而在選輯的過程中特將 Abercrombie 案 納入乃是鑒於其所設定的法理對後來美國及至全球商標法制的發展 影響極鉅。因此不宜割捨。而最新的最高法院判解亦儘可能予以列 入，或將正在發展中的案件於評析中予以述及（參見 Wal-Mart 案）。

在選編的過程中亦就當前若干對於網際網路（Internet）的發展 可能產生指標作用的案例予以納入分析（例如 Panavision

International L.P. v. Toeppen 案）。而在前述的六大類別之下，

分別就單一顏色、聲音或氣息是否可以註冊為商標，如何確立是否一 個描述性的文字已具備「第二涵意」（Secondary Meaning）、商品裝 飾的定義及範疇，固有識別性的意義，混淆之虞的認定基準，包括直 接、導引與代理等各性侵權行為與責任之認定，商標之合理使用以及 反證與比較等各類的典型案例予以收集彙整，冀能對近二十年來美國 國內對商標保護的發展，一窺其梗概。

由於篇輻所限，每篇案例仍只能對案情及判決理由等做摘要介

紹，而無法全文逐字直譯。但仍力求忠於原文，冀圖能得信、達、雅

之一端。因此，為能求得每案全貌，仍以併同參閱該案的原文為宜。

故在每案案名之後併列案號，以利檢索參考。

案例 1.1

Hard Rock Café Licensing Corporation 上訴

Concession Service, Incorporated 及 Harry’s Sweat Shop 案

York corporation, Plaintiff-Appellee, Cross -Appellant, v.

CONCESSION SERVICE, INCORPORATED, a Delaware corporation, Defendant-Appellant, Cross-Appellee.

HARD ROCK CAFÉ LICENSING CORPORATION, a New York corporation, Plaintiff-Appellant,

v.

HARRY’S SWEAT SHOP, a retail establishment, Defendant-Appellee.

Nos. 90-3427, 90-3467, 90-3458.

United States Court of Appeals, Seventh Circuit.

國別：美國

案例類型：混淆之虞 (

關 鍵 字 ： 導 引 責 任

案號：955 F.2d 1143, 60 USLW 2560, 21 U.S.P.Q.2d 1764 日期：1991 年

壹、案情摘要

本案原告 Hard Rock Café Licensing 公司（以下簡稱 Hard Rock）為擁有包括

T 恤、汗衫等衣飾商標之製造商，1989 年夏天，Hard Rock 秘密派遣私家偵探查

訪仿冒品，在調查中發現 Iqbal Parvez 公司（以下簡稱 Parvez）在多處 Concession

Services 有限公司（以下簡稱 CSI）所經營的跳蚤市場的攤位上，販售仿冒 Hard Rock 商標的 T 恤，另外，Harry’s Sweat 商店（以下簡稱 Harry’s）則販售類似的 產品，原告因此對 Parvez、CSI、Harry’s 以及多家相關廠商，依據藍能法案第 1051 條提起控訴，多數被告（包括 Parvez）均給付三萬美元給 Hard Rock 以達成和解，

但 CSI 及 Harry’s 不但不願意和解，甚至 CSI 還向 Hard Rock 提起反訴。

經過一番證據調查，地方法院認為兩被告的確違反藍能法案，判定 Harry’s 應給付原告三倍的損害賠償，另外下達永久禁止令，禁止 Harry’s 銷售印有 Hard Rock 商標的商品；對 CSI 的部份，則禁止他人在其跳蚤市場中販售類似的商品。

然而原告對於被告律師費的請求則遭地方法院則駁回。

本案原、被告均提起上訴，CSI 認為其並無責任，且禁止令甚為不當；Hard Rock 則認為兩被告均應負擔其所支出的律師費。Harry’s 對其損害賠償責任及禁 止令均提起上訴，但是卻遲誤上訴不變期間一天，因此上訴法院駁回其上訴。然 而上訴法院卻發現地方法院用法不當，並且對於關鍵的事實未善盡調查義務，因 此廢棄對 CSI 不利部份的判決，發回地方法院更審。另 Hard Rock 對兩被告請求 律師費的部份亦遭廢棄，該部份應當發回更審。

(一) 兩造的基本資料及其主張

1.CSI

1989 年夏天，CSI 在芝加哥地區分別經營 Tri-State、Melrose Park 以及 Brighton Park 等三處跳蚤市場，雖然 Parvez 在 Tri-State 及 Melrose 均有販售仿冒品的行 為，而 CSI 對三處跳蚤市場的經營方式也是大同小異，然而爭點卻集中在 Tri-State。

CSI 經營跳蚤市場有四種收入：逐天出租攤位給不同的小販、以月為單位出

租攤位，抽取百分之七十五的入場費、經營市場內攤位的使用權等。為了提昇市

場的知名度，CSI 以特價品、廉價品等廣告吸引消費者，但是從來不以個別的小 販或商品為訴求。

基本上，跳蚤市場的管理監督十分鬆散，CSI 只是豎立一個「禁止販售非法 商品」的小招牌，雖然小販之間有不銷售食物、飲料、酒品、武器、煙火、動物 或藥品的內規，但是除此之外，絕大多數的東西均可販售。另外，商場中有兩位 退休警官擔任巡邏的工作，Tri-State 商場的經理 Albert Barelli 也每天至少五次巡 察是否有小販違反規定，但是小販的商品在上架前並沒有人會去檢查，而且經理 也不會去記錄小販的名稱和攤址，處罰違規者的唯一方式也僅是將該小販趕出商 場。

CSI 的副總裁 James Pierski 出庭作證，主張他們和各商標所有人均有合作協 定，並且在發現侵害行為時，會盡通知義務，但是沒有任何證據顯示該協定曾經 產生任何效用。在本案之前，曾經在該商場有捕獲零星販售仿冒品的案例，但是 沒有一件是由 CSI 主動通知調查的，換句話說，CSI 即使知道有違規行為，也根 本沒有調查活動。

2.Harry’s Sweat Shop

Harry’s 是伊利諾州達連（Darien）地區的一家小商店，專門販售運動鞋、T 恤、外套等運動用品，其店東 Harry Spatero 陳稱，他們販售的商品超過兩萬種，

而且經常從不同的廠商批進二手的、過時的或其出清的存貨，所以有時也搞不太 清楚所進的商品。Spatero 另外陳稱，民眾可將舊衣售予 Harry’s 以換取折扣，因 此 Harry’s 對於商品的來源根本都沒有做記錄。

3.Ha rd Rock Licensing Corp.

Hard Rock Licensing Corp.為擁有 Hard Rock 商標權的公司，其授權給某些加

盟餐廳使用商標以收取權利金，而這些加盟餐廳也只能販售 Hard Rock 的商品，

不能私自販售其他商品，但是該項限制既未廣為宣傳，亦鮮為人知。

本案查獲的襯衫係由 Winterland Productions（以下簡稱 Winterland）製造，

並且印有該公司的商標，根據 Hard Rock 的經理當庭指出，Winterland 和 Hard Rock 曾經協定如果產品有瑕疵，Winterland 不能讓瑕疵品上市販售，因此，若 Winterland 有遵循約定的話，所有販售到市面上的 Hard Rock 襯衫均應該是印刷 清晰，而且標籤完整的良品。

Hard Rock 另外主張其在芝加哥地區的商品品管良好，從 1986 年起至今，

已經平均以每件 10.12 美元的高價販售超過五十萬件 T 恤。

(二)法院的調查

國家調查服務公司（National Investigative Service Corporation, NISCOR）以 Hard Rock 的利益進行仿冒品的調查，另外，商標事實公司（Trademark Facts, Inc.）

則訓練國家調查服務公司的調查員如何辨別仿冒商品。原則上，要辨認是否為 Hard Rock 的仿冒品是非常容易的，因為除了二手貨之外，不是在 Hard Rock 餐 廳所販售的 T 恤就都是仿冒品，不過調查員仍然需從產品印製的品質、顏色的 設計、價格等方面來判斷，但是純就辨識產品時，調查員 Floersheimer 證稱，即 使是他也很難看出合法商品和一件好的仿冒品的區別。

國家調查服務公司的調查員參訪 Melrose 和 Tri-State 兩處商場，並且發現 Parvez 販售超過一百件 Hard Rock 的 T 恤，首席調查員 Cynthia Myers 證稱，其 查訪到的 T 恤品質很差，標籤被剪斷了，售價也僅需三美元，和真品需每件十 四美元相比較，很明顯都是仿冒品。另外，在 Harry’s 找到以每件三點九九美元 標售四件剪斷標籤的 Hard Rock T 恤。地方法院也發現，呈堂證物的確是低品質、

剪斷標籤以及設計不良的商品。但是並無證據顯示在 Hard Rock 提出控訴前，曾

經警告 Harry’s 或 CSI 這些 T 恤是仿冒品。

(三)地方法院的程序

Hard Rock 公司在 1989 年 9 月起訴控告被告等公司違反藍能法案第 32 及 43 條，在初審期間，法院裁定准許原告所聲請之假處分，要求 Harry’s 必須銷毀其 剩下的 Hard Rock T 恤，CSI 則須轉告在其商場販售 Hard Rock 商品的小販必須 銷毀存貨。

經過法官單獨審理之後，地方法院對兩被告下達永久禁令，並且要求 Harry’s 賠償 Hard Rock 四件 T 恤的三倍損失，合計一百二十美元，但是法院則駁回 Hard Rock 所請求的律師費。

(四)上訴法院的見解

上訴法院認為，如果 CSI 應該對於「未能採取適當的預防手段防止損害發生」

而負責，則地方法院對於事實調查不清也不會影響判決結果，但是 CSI 並無明確 的責任必須預防仿冒品的銷售，所以地方法院仍應釐清 CSI 的責任範圍何在。

上訴法院不同意擴張解釋普通法來保護 Hard Rock，也就是不能因為保護 Hard Rock 的商業利益而對 CSI 課以較重的責任，因此，地方法院的調查結果並 無法認定 CSI 對於 Parvez 違法行為必須承擔導引責任。

貳、法律問題

本案最有爭議性的爭點在於 CSI 是否須對 Parvez 的銷售行為負責，Hard

Rock 主張 CSI 應同時負擔引導銷售仿冒品及代理責任，法院則認為製造商或通

路商如果故意引誘他人侵害商標，或是持續性地供應商品給明知或可得而知有侵

害行為者，就必須負擔該詐欺行為所造成的損害，不過暫時性的引導行為則不屬

之，因此上訴法院認為，地方法院必須查明跳蚤市場的經營者是比較類似仿冒商

標商品的製造者，還是比較類似暫時提供幫助或服務的供應商。不過上訴法院較

傾向於認為侵害商標是一種侵權行為，但是必須藉助一般法的原則來推演出其適 當的責任範圍

。

CSI 強調他和 Parvez 僅是單純的出租人和承租人的關係而已，但是 Hard Rock 則認為 CSI 應該是授權人而非僅是出租人，依侵權行為法律整編（the Restatement of Torts）的內容可得知，CSI 須負擔侵權行為，因為其明知或可得而 知他人可能在其商場從事侵權活動。普通法課以出租人及授權人相同的責任，最 高法院則認為製造商及通路商應負擔相同責任，儘管目前沒有見解認為侵害商 標應該認定為一般侵權行為，但是上訴法院相信 Inwood 案

已經嘗試定義出導引 責任的範圍。再參酌本案之情形，如果調查所得之事實顯示 Parvez 對仿冒品的 銷售明知或可得而知，CSI 就可能須負擔侵害商標的責任。Hard Rock 認為地方 法院的見解並不清楚，因此極力主張，不管 CSI 對 Parvez 銷售仿冒品是否知情，

都應該負擔的代理責任，如果上訴法院接受此論點，即使 CSI 沒有過失，仍須對 Parvez 的銷售行為負責

。

另外， Hard Rock 基於侵害著作權代理責任的擴張理論（expansive doctrine） ， 主張被告仍有責任，其並舉出第二巡迴上訴法院的判決結果為例，如果被告有權 並有能力監督侵害活動，且基於該活動能獲得利益，被告即應負擔著作權侵害的 代理責任

。該理論的目的是要避免實質利益為幕後資本主所得，但是著作權人 卻只能控告資金不足的幕前傀儡。Hard Rock 極力主張本案應適用該理論，但是 上訴法院並未對該主張做出判斷，因為最高法院認為商標侵害的導引責任

1 詳見David Berg & Co. v. Gatto Int’l Trading Co., 884 F.2d 306, 311 ( 7th Cir. 1989 ) 案。

2 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives 2182, 2187 n. 10, 72 L.Ed.2d 606 ( 1982 )。

3 詳見 Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d 304, 309 ( 2d Cir. 1963 ) 案。

4 詳見 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F2d 1159, 1162 ( 2d Cir. 1971 )； F.E.L. Publications, Ltd. v. National Conf. of Catholic Bishops, 466 F.Supp. 1034, 1040 ( N.D.I 11. 1978 ) 等案，而 Dreamland Ball Room, Inc. v. Shapiro, Bernstein & Co., 36 F.2d 354, 355 ( 7th Cir. 1929 ) 案認為，樂團受僱於舞廳駐奏以娛樂消費者，若其侵害著作權時，

舞廳的所有人應當對該樂團的行為負責。Famous Music Corp. v. Bay State Harness Horse Racing & Breeding Ass’n, 544 F.2d 1213, 1215 ( 1st Cir. 1977 ) 案則認為，賽馬場的所有人對於 僱用的公司公開播放音樂而侵害著作權時，應當負責。

（secondary liability）應較著作權侵害的導引責任更嚴格適用

。

參、法院判決

擁有 Hard Rock 商標的原告（Hard Rock Café Licensing Corporation）依據藍 能法案控訴跳蚤市場的經營人 CSI（Concession Service, Inc.），主張其侵害商標 而違反代理責任，另外向零售商店 Harry’s Sweat Shop 主張直接責任，原告不但 請求損害賠償，並且聲請假處分，要求被告停止販售行為。美國伊利諾州北區地 方法院（William 法官）認為被告違反藍能法案，因此同意原告所聲請之假處分，

但對於律師費支出部份的請求則予以駁回，兩造因而分別提起上訴。

美國第七巡迴上訴法院，經過一連串的調查，最後做出以下三點結論： （1）

依據 Inwood 案，承審法院嘗試定義出導引責任的範圍，套用至本案，跳蚤市場 業主 CSI 應該負責； （2）地方法院所發現的證據並未支持跳蚤市場業主應該負擔 侵害商標的導引責任的結論； （3）跳蚤市場的業主 CSI 並無直接侵害原告之責任 可言。

由於認為地方法院調查證據不夠完備，因此判決發回更審，地方法院則應當 查明以下兩項爭點： （1）是否有足夠的理由可認定跳蚤市場的業主 CSI 知悉自己 侵害原告的商標，而不僅是調查其是否應當負擔導引責任； （2）商標所有人是否 可以對被告主張律師費？

肆、判決理由

(一) CSI 應負擔何種責任

法院的理由對於上訴的結果具決定性的地位，因此，上訴法院認為兩被告對 於侵害行為具有故意，因為仿冒品的確是在其商場銷售。換言之，被告 CSI 並無

5 詳見 Sony Corp. of America v. Universal City Studio, Inc., 464 U.S. 417, 439 n. 19, 104 S.Ct. 774, 787 n. 19, 78 L.Ed.2d 574 ( 1984 ) 案。

檢驗或避免他人銷售仿冒 Hard Rock 的商品，即顯示其並非僅是過失而已。

故意侵害足以構成違反藍能法案的基礎，CSI 抗辯並無銷售系爭商品，但是 依據法院的調查，CSI 並不僅是商場攤位的出租人，而且提供廣告及促銷活動，

販售跳蚤市場的入場券，並且監督管理商場，基於此種環境，被告應盡力採取合 理的手段來預防仿冒品的銷售。

地方法院發現 CSI 對於本案具有故意，而且是相當於藍能法案的明知故意，

若該見解成立的話就足以認定 CSI 有責。但是上訴法院非常懷疑地方法院認定 CSI 有責的理由，因為故意必須是一個人已經懷疑有錯，但仍然不去檢查或改正 其錯誤。換言之，地方法院幾乎完全將重心集中在 CSI 沒有對仿冒品採取預防行 為，也就是強調 CSI 有義務採取合理的預防行為，但是卻沒有去做，簡言之，上 訴法院認為，基於地方法院的推論僅能得出 CSI 僅有過失，而非故意，因此認定 地方法院的判決與理由互相矛盾。

在發回更審之前，上訴法院再次強調，地方法院只是採取了錯誤的標準，證 據也顯示 CSI 於本案係有故意，因為 Tri-State 商場的經理 Barelli 應該注意到 Parvez 所販售的 T 恤標籤斷裂，而且售價便宜，儘管 Barelli 證稱，他並沒有詢 問攤販是否他們的商品是仿冒品，因為小販們必定會說謊，故即使懷疑系爭 T 恤是仿冒品，也無法進行調查，但此說辭並未獲得上訴法院的認肯。

另一方面，上訴法院對於本案不願未充分審問就予以判決，因為 Hard Rock 並未盡力宣傳合法的 Hard Rock T 恤只在專屬餐廳販售，而且也沒有其他明顯特 殊的理由可以證明標籤斷裂的便宜 T 恤就是仿冒品，依據情狀證據顯示，Barelli 經理是否會懷疑系爭 T 恤是仿冒品，在更審中，地方法院應該對本爭點再詳細 調查證據。

總之，CSI 應負擔 Parvez 非法銷售仿冒品的導引責任，但沒有證據支持 CSI

應負擔代理責任，如前所述，因為地方法院的調查結果並無法證明 CSI 明知或可

得而知 Parvez 販售仿冒品，因此上訴法院乃撤銷對 CSI 不利的判決，並且發回 更審。

(二)律師費的請求權

藍能法案第 35 條提供原告兩種律師費的請求權基礎，如果被告因錯誤或過 失而銷售仿冒品，原告僅能在例外的情形下請求律師費，但是如果侵害係明知某 標誌（mark）為仿冒的商標而仍然使用的話，除非有任何得減輕被告責任的事由 之外，原告基本上得請求三倍的損害賠償及律師費，而故意（willful blind）就足 以符合該強制條的要件

。

1. Concession Service, Inc.

CSI 辯稱其無須負擔強制性的律師費，因為即使其有引導侵害的行為，仍然 沒有故意使用仿冒的商標，但是上訴法院並不同意此項說法，也就是 CSI 對於使 用仿冒商標之人成立導引責任的話，在第 35（b）條的解釋下，沒有理由令人相 信其無故意可言。

在更審中，如果地方法院認為 CSI 成立侵害的引導行為，就應一併查明其是 否具備故意，也就是 CSI 明知系爭 T 恤是仿冒品，依據第 35（b）條，CSI 須負 擔對造強制性的律師費；然而，如果 CSI 僅是可得而知系爭 T 恤是仿冒品的話，

只有在例外的情況下，CSI 始須負擔對造的律師費。

最後，CSI 辯稱 Hard Rock 沒有提出有力的證據來支持其請求律師費的主 張，上訴法院採信其抗辯，因而將該部份發回更審。

2.Harry’s Sweat Shop

地方法院調查 Harry’s 的結果與調查 CSI 的結果有相同的缺失，也就是沒有

6 詳見 Louis Vuitton S.A. v. Lee, 875 F.2d 584, 590 ( 7th Cir. 1989 ) 案。

查明 Harry’s 懷疑系爭商品為仿冒品是否達到故意（willful blindness）的程度，

便遽然認定其未盡到注意義務，因此雖然其直接侵害蒬任成立，但就應否負擔律 師費的部份仍應予發回。如果地方法院發現 Harry’s 係故意販售仿冒品，就應依 第 35（b）條判決 Harry’s 負擔律師費，只有在 Harry’s 並非故意的例外情況下，

才有第 35（a）條的適用。

伍、評析

藍能法案就是要保護消費者對於商品來源受詐欺時有所請求，但是該法亦保 護商標係智慧財產權的一種，本案中，該法即發揮保護 Hard Rock 投資於流行圖 案及保持高品質商品的功能

，因而本案 Hard Rock 公司主要即以此為請求權基 礎提起訴訟。

然而 Hard Rock 在地方法院獲得勝訴之後，並未在上訴法院趁勝追擊，並且 補強證據，以致上訴法院認定地方法院調查事實不清，適用法律未當，判決理由 不足，因而遭受發回更審的命運，此對兩造當事人而言，都是相當浪費勞力、時 間、費用的不利結果，倘若 Hard Rock 能在上訴審當中立即提供適當的新證據，

而非僅是一味地提出他審法院的判決結果，認為可以擴張解釋以適用於本案，或 許雙管齊下的結果，可為其博得較有利的地位。

至於 CSI 已經很顯然必須負擔 Parvez 非法銷售仿冒品的責任，而且上訴法 院也有明確的結論，所以姑且不論其責任的型態為何，但終究逃脫不了，亦即再 多的抗辯，或許也僅能減輕或免除某一部份的責任而已，因此站在 CSI 這方面來 考量，筆者較傾向於能以和解的方式來解決本案之爭端，或許可以免除更多無謂 的訴訟資源浪費。

另外就 Hard Rock 請求對造負擔律師費的部份，我國法律原本並無律師費的

7 詳見 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 845 n. 14, 102 S.Ct. 2182, 2188 n. 14, 72 L.Ed.2d 606 ( 1982 ) 案。

請求權基礎，民事訴訟法日前修正，將第三審改採律師強制辯護主義，就此部份，

勝訴之一造得向他造請求律師費，妥當與否尚無定論。美國法則限定某些情狀之 下，原告得請求律師費，兩相比較之下，美國制度或較為可採，因為就商事侵害 案件而言，原告須證明被告的侵害行為，然而此類調查具有高度的機密性與技術 性，原告即使須耗費龐大的金錢與物力亦未必能有所獲，除此之外，原告尚需再 負擔龐大的律師費用，也就是受害者必須不斷的付出金錢才能保障自己之權利，

此對依法請求保護之人並不公平，因此，若允許某些情況下，原告即得請摂律師 費，例如美國法所規定，被告有惡意或故意侵害的情形下，調查證據亦委由律師 處理，在原告勝訴後得向被告請求補償，對權利的保護較為周到，不若我國僅能 請求第三審上訴的律師費，似嫌不足。

然而筆者認為美國法的規定亦有需要補充之處，也就是律師費應有一定的衡 量標準，例如依照訴訟標的之比例訂出律師費的上限，否則，將可能出現不合常 理的現象，假設以實支實付的原則計算，原告請求被告十萬元的商標損害賠償，

但是要外加二十萬元的律師費用，因為要證明被告有責，的確是要付出相當的代 價，不過即使被告有惡意，也不能讓原告全部獲得補償，否則原告支出不合理律 師費，全部要被告負擔，恐怕會造成原告權利濫用之虞。

案例 1.2

Mana Products Inc.上訴 Columbia Cosmetics Mfg., Inc.案

v.

COLUMBIA COSMETICS MFG., INC., Defendant-Appellee.

No 1102, Docket 94-7868.

United States Court of Appeals, Second Circuit

國別：美國

案例類型：商品裝飾

關鍵字：商品裝飾(trade dress)、識別性(inherently distinctive)、第二 涵意(secondary meaning)

案號：65 F.3d 1603, 36 U.S.P.Q.2d 1176 日期：1995 年

壹、案情摘要

(一) 第一審判決

本案第一審原告（Mana）和被告（Columbia）均為製造化妝品的廠商，兩 家公司各依其特有商標（private label）的行銷通路批發販售化妝品給全美國美容 沙龍及零售商，美容沙龍及零售商買受特有商標的產品之後再貼上自有品牌的標 籤，然後再賣給他們的消費者。

Mana 主張其以設計、指定品名、顏色組合以及創造型錄號碼、價目表及廣

告等方式，在化妝品市場區別其產品通路，而且亦指控 Columbia 侵害其販售的

展示品及廣告。從 1979 年到 1982 年間，Columbia 公司也是 Mana 化妝品私有商

標（private label）的授權通路商之一，但是在 1982 年以後，Columbia 開始以侵

害 Mana 公司化妝產品的商品裝飾（trade dress）之方式分食其市場。

原告在 1990 年 8 月 28 日向被告提起損害賠償訴訟，在簡易判決的聽證期 間，Columbia 公司的律師主張被告已經改變其所有產品的顏色、名稱以及目錄 型號。承審法官 Amon 詢問是否系爭粉盒的外型及其顏色的排列是原告主張請求 的重心，原告律師則回答： 「被告所使用的粉盒的顏色、外型、大小以及其內模 均和原告所使用之粉盒相同。」地方法院根據該主張認為 Mana 已放棄有關侵害 其產品的請求，且限縮其請求僅包含某一種粉餅、腮紅和眼影相似的大小、外型 以及顏色的粉盒。

參酌最高法院對於侵害商品裝飾的案例，本案法官認為 Mana 的黑色粉盒並 未顯現其特色，因此認為無須審酌原告和被告的粉盒是否有造成混淆的可能性，

審判法院進一步發現粉盒的整體印象（包含長方形的外型、化妝鏡、混合的色彩、

黑色的外盒以及裡面的錫製內模）本來就沒有區別，因為 Mana 並未設計該盒子，

而是從公開市場買來當作其盛裝化妝品的盒子，也就是雖然 Columbia 承認他們 的粉盒的外型、大小及顏色在外觀上看起來像 Mana 的粉盒，但是其另外主張，

不僅 Mana 使用該種粉盒，所有的化妝品公司都用這類型的粉盒，因此該黑色粉 盒僅具一般性，法院據此認定 Mana 的主張不成立而駁回原告之訴。

(二) 第二審判決

基於地方法院的判決結果，Mana 將其主張對造侵害其產品的重點集中在上 訴審，並且有下列主張：

第一，上訴人（Mana）認為被上訴人（Columbia）的隔離霜（Ultimate Skin Achievement Program, USA）和其護膚霜（European Skin Protection）使用相同的 商標（logo）和粉盒。

第二，上訴人維持原控訴，認為被上訴人以他們的旅行組合（travel kits）不

公平地仿冒其旅行組合（vinyl kits），因為兩者的外觀實在過於相似。

第三，上訴人主張被上訴人使用類似的瓶子或其他容器填裝化妝品。

第四，上訴人陳述被上訴人侵害其型錄號碼以及顏色組的名稱，即被上訴人 使用與上訴人產品相類似的十二種顏色的眼影組、十二種色的腮紅粉組及七種顏 色的腮紅組（duo blush）等等。

綜合以上幾項主張，上訴人認為被上訴人以一連串的行為侵害其黑色化妝粉 盒，其中包括蜜粉、腮紅或眼影。上訴人並且提出四張 Mana 和 Columbia 兩家 公司矩形排列及彩色設計的粉盒的照片來證明對造的侵害行為，但最後仍不為上 訴法院所採而遭駁回之判決。

貳、法律問題

本案法院針對 Mana 多項主張一一加以審酌，重點約略有以下幾項：

(一) 藍能法案的解釋

在口頭辯論期間，原告的律師集中爭點在於主張 Mana 的粉盒的外型、化妝 品的顏色以及該粉盒本身為黑色，但法院要求原告律師提出證據時，律師僅提出 Rosen 的具結供述，陳稱在一個交易型態來看，她（Rosen）認為 Columbia 的產 品就是 Mana 的產品。但法院在認為缺乏證據的情形下，將爭點集中在是否 Columbia 以其黑色粉盒侵害 Mana 的商品裝飾。

承審法院將該法解釋為保護商標就應當有公平競爭的市場，確保商標產品的 品質將可以保障商標所有人的商譽。因此藍能法案擴大了普通法所保護的權利，

尤其是基於詐欺性的廣告或行銷所引起的商業侵害行為。國會將該保護消費者及

商標所有人的立法付諸實行，其目標就是要確保消費者買到的商品，就是他們所

想要的；該法案亦同時保護商標所有人，基於商標所有人花費時間與金錢將其產

品推廣給大眾，他們的投資應該避免他人盜用或不當使用而應受到保護。

(二) 特色

藍能法案的第 43(a)條的規定擴張保護至商品裝飾

，也就是規定商標和商品 裝飾的區別點，而商品裝飾就是產品的外觀、整體的形象或觀感，Mana 堅持他 們的粉盒不但包含了一般的設計要素，而且整體的設計組合給人的印象更是別有 特色。

為了避免產品被歸類為一般商品，Mana 將其粉盒本身及其化妝品弄得很特 別，但是 Mana 的粉盒給人的整體印象並無想像的空間或是新奇性，總而言之，

系爭粉盒的尺寸和外型並無任何特色，僅為一般性的容器，因此，Mana 的粉盒 並不具備識別性，不能受到商標保護。另一方面，若具備第二涵意的話，則可因 此獲得保護，所以 Mana 的粉盒是否發展出第二涵意，尚有討論的必要。

(三) 第二涵意

當商品裝飾獲得第二涵意時，始能受到保護，該舉證之責任在於原告。為了 建立產品的第二涵意，廠商必須令其產品在大眾的心目中產生明顯的印象，並且 足以令其辨認產品的來源，而非僅是產品的本身，也就是消費者係因為產品的來 源而購買該產品

。

Mana 公司於本案最大的爭執點就在於其認為他們黑色的化妝品粉盒應該賦 予商標保護，因為並沒有成文規定必須證明產品須具備第二涵意始受保護， Mana 並且主張單純以顏色請求商標保護是被接受的，例如聯邦巡迴上訴法院在

8 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 2760, 120 L.Wd.2d 615 ( 1992 ) 案認為第 43(a)條並未提供商標和商品裝飾區別的準則。

9 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 294 F.2d 694, 697 ( 2d Cir. 1961 ) 案認為要建立 第二涵意，原告必須證明商標的設計足以令人辨識產品的來源，而且消費者係因該來源而引 發購買的動機。

Owens-Corning 案

中即同意系爭標的以粉紅色登記絕緣體（insulation material）

的商標。

此外，最高法院在 Qulitex 案決定顏色屬描述性（descriptive）商標可獲得保 護，即是認為其已獲得第二涵意而符合商標的法定要件。在該案中，最高法院認 為原告所生產的乾衣機使用金黃綠色之面板，在藍能法案廣義的解釋下為商標適 格，其提出理由認為，消費者經常將特殊的顏色看成是一項商品，也就是品牌，

果真如此的話，顏色就可以成為辨認和區別商品的標的，也就是比起描述性的文 字更能讓人知悉它的來源，在該案中，法院儘管認為系爭的金黃綠色並不具備固 有特色，但是卻已經發展出其第二涵意，具備第二涵意之標的，即使僅是單純的 顏色亦為商標適格。

參、法院判決

參酌原告提出的其他證據，地方法院認定 Rosen（本案其中一位證人）的供 述及 Mana 花費三百萬打廣告造就其產品在該市場中獲得第二涵意的主張均不可 採，故無須檢驗造成原告與其競爭對手產品混淆的可能性，即無須分析造成兩種 產品商品裝飾混淆的爭點，基於相同的理由，亦無須討論功能性（functionality）

的要素，基於系爭粉盒不具備產品特色，亦未獲得第二涵意，因此本院判決原告 敗訴之第一審判決應予維持而駁回上訴人之請求。

肆、判決理由

地 方 法 院 認 為 原 告 未 能 具 體 說 明 其 黑 色 粉 盒 具 備 識 別 性 （ inherently distinctive），而商品裝飾等同於識別性，也就是其特殊產品的本質即可令人辨認 其來源。Mana 的主張令人難以信服，因為原告和被告都是向同一家供應商購買 相通的黑色塑膠粉盒。

10 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 ( Fed Cir. 1985 )。

此外，決定是否消費大眾能夠將商標與其產品的來源連結起來，有以下幾項 要素

：（1）廣告支出；（2）消費者能聯想商標和產品的來源；（3）產品的媒體 包裝； （4）銷售成功；（5）是否有他人嘗試去剽竊商標；（6）商標使用期間及獨 佔性。

更進一步言之，法院認為以顏色當作商標會引起很大的爭執，因為顏色僅是 自然之物，並無其特殊性，即使顏色為可保護之商標，但是黑色並不可以被認為 是一種商品裝飾或可以區別原告或其對手產品的標的，也就是無法令消費者知曉 產品的來源，因為有無數的化妝品公司均使用黑色的粉盒。這種情形就像是牛皮 紙袋是黃褐色的一樣，不能成為商標。

最後巡迴上訴法院認為（1）上訴人的小粉盒的商品裝飾並無特色，在沒有 顯示第二涵意時即不符商品裝飾的保護；（2）上訴人的小粉盒並未獲得第二涵 意； （3）小粉盒使用黑色不能給予商標保護。因而駁回上訴人之上訴。

伍、評析

特殊的行業對於包裝商品有其相似的方式，因而商品裝飾即可能很普通，換 句話說，一項產品的最後商品裝飾所顯現的方式是有限的，而且被普遍地使用 時，消費者不太可能以商品裝飾區別商品的特色或特殊販售者的服務。

另外單純的顏色是否能成為有效的商標在早年的 Qualitex 案就有極大的爭 論，不過承審該案的最高法院最後認為，基於商標法的立法目的在理論上看不出 顏色的商標適格性有何不妥，也就是顏色在獲得足以令人辨識產品來源的第二涵 意後即能受到保護，此項結果雖擴大解釋法律文字所能表達之意義，是法院認事 用法的過程中，仍然考慮到保護消費者的層面，尚無不妥之處。

但是本案與 Qualitex 案的情形並不相同，Mana 並未證明其產品商品裝飾具

11 詳見 Centaur Communications, Limited v. A/S/M Communications, Inc., 830 F.2d 1217, 1222 ( 2d Cir. 1987 ) 案。

有第二涵意存在，因此法院判決的結果當然與 Qualitex 案有所歧異，儘管有以下 幾項理由，法院仍不接受 Mana 的主張：第一，Mana 主張其花費三百萬元的廣 告費，但該廣告預算僅是 Mana 嘗試要獲得第二涵意的方法

；其次，Mana 只有 提出 Jane Rosen 的供述來證明其產品符合第二涵意，該單一證人之供述並不足以 證明兩家公司在系爭產品（粉盒）的商品裝飾上何關連性。基於 Mana 並未提出 消費者調查與其市場佔有率的相關資訊，也就是沒有提出足夠的事實來證明其產 品在化妝品市場中已取得第二涵意，法院駁回 Mana 的上訴，實屬當然。

也正因為 Mana 的產品之商品裝飾並不具備識別性，而且也沒有獲得第二涵 意，法院種種的認定結果均對 Mana 甚為不利，Mana 僅是一味地認定 Columbia 有侵害行為，但是卻不能提出具體的受害證據，例如 Columbia 從事侵害行為之 後，其公司的營業額有大幅下滑的跡象，抑或採取市場調查報告，證明消費者實 在無法辨識兩家公司的產品的差異性，也就是法院已無法從其提出的主要證據認 定 Columbia 的侵害行為，倘不以其他證據補強法院的心證，遭到敗訴判決實係 在所難免。

12 詳見 McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d 1126, 1113 n. 4 ( 2d Cir. 1979 ) 案。

案例 1.3

Qualitex Co.上訴 Jacobson Products Co., Inc.案

v.

JACOBSON PRODUCTS CO., INC.

No 93-1577. Supreme Court of the United States

國別：美國

案例類型：顏色商標

關鍵字：第二涵意(secondary meaning)、控制面板(press pad)、功能 理論(functionality doctrine)

案 號 ：

日期：1995 年

壹、案情摘要

原告 Qualitex 公司從 1950 年代起，便開始生產以金黃綠色的面板之洗衣機 販售於各大乾洗店，並且在專利商標局以該特殊的金黃綠色註冊商標（商標編號 1633711 號）。1989 年間，原告的對手 Jacobson Products 有限公司也開始販售面 板給乾洗店，而其使用的顏色，正是原告所採用的金黃綠色，原告因而提起侵害 商標及不公平競爭之訴訟。

儘管原告在地方法院獲得勝訴

，但是 Jacobson 上訴第九巡迴上訴法院之 後，該法院則採取相反的見解，認為依據藍能法案之規定，Qualitex 公司或其他 任何人都不能單獨針對顏色登記商標

，不過其他上訴法院對於顏色的商標適格

13 21 U.S.P.Q.2d 1457, 1991,WL 318798 ( CD Cal. 1991 )。

14 13 F.3d 1297, 1300, 1302 ( 1994 )。

性卻有不同見解

。

Qualitex 不服判決結果，乃上訴至最高法院，而最高法院則認為在商標法的 基本立法目的架構下，無法找出否定顏色可以單獨成為商標的明顯理論，也就是 顏色已經獲得第二涵意，而且也足以令人辨認或區別商品的品牌時，該顏色即為 適格的商標，簡言之，並無法規明文禁止顏色不得單獨登記為商標。

此外，最高法院亦認為在商標法重要的功能理論（functionality doctrine）中，

實在很難找出否定顏色商標適格的理由，因為該理論是要避免商標法取代專利法 可約束競爭對手在一段期間內製造相同的產品，因為專利法是要鼓勵發明人的發 明可以在有限的時間內獨占製造新產品，如果產品的功能特色可以當作是商標的 話，便可以永久地以商標法延伸保護，會形成不合理的現象

。

綜合前述，除非有特別足以令人信服的理由否定純粹的顏色之商標適格性，

否則商標法將保護 Qualitex 公司使用金黃綠色於其生產的面板上。最高法院審酌 兩造的攻防主張，乃廢棄第九巡迴上訴法院之判決，Qualitex 公司取得以金黃綠 色為其面板之商標，本案至此終告確定。

貳、法律問題

本案最大的爭點在於單純的顏色之商標適格性， Jacobson 提出四項理由主張 商標法應禁止單獨的顏色為商標適格。首先，Jacobson 公司認為，如果商標法允 許單純的顏色可為商標的話，將會造成競爭對手是否可以合法使用該顏色為陰影 的不確定性，因為陽光的照射會影響人們對被保護顏色的感受，以至於使得競爭 者及法院在決定是否使用相似的顏色於相似的產品上，形成對該顏色陰影的混淆 而無法辨識是否造成侵害商標。該陰影混淆（shade confusion）的問題比辨識相

15 Compare NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024, 1028 ( CA7 1990 ) 案認為單獨的顏色 當然禁止保護，而 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1128 ( CA Fed. 1985 ) 案則允許以粉紅色登記為系爭玻璃纖維絕緣體的商標。

16 因為商標可以不斷地更新而永久持有，詳見 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 119-120, 59 S.Ct., 109 113-114, 83 L.Ed. 73 ( 1938 )。

似的文字或商品裝飾不但更加困難，而且大相逕庭。又 Jacobson 不認為系爭顏 色有任何特殊性，法院傳統上所要解決的問題，僅是區別兩個文字、用語或商品 裝飾是否相似，是否會混淆消費者，例如「Bonamine」和「Dramamine」 、 「Huggies」

和「Dougies」 、 「Cheracol」和「Syrocol」 、 「Cyclone」和「Tornado」以及「Mattres」

和「1-800-Mattres」

等等。

再者，Jacobson 辯稱顏色的種類有限

，如果眾多的競爭者均可採用某一種 顏色為商標的話，其他廠商很快就會沒有顏色可以用，也就是說，顏色一旦商標 適格之後，其他競爭者不得再用同顏色，最後必定會造成顏色缺乏的情形出現。

而且 Jacobson 公司再強調，某些產品有其適合的顏色，所以選擇性其實並不高，

若堅持單純的顏色為商標適格，則使用相近的顏色也會被認定為有侵害行為之危 險，故允許單純的顏色為商標適格之見解，將陷其他競爭者於非常不利之地位。

第三，Jacobson 公司指出數個最高法院的案例來支持其論點。例如 1878 年 法院對商標法關於名稱、商品裝飾、外型、文字、形式或是裝置等方面所下的定 義範圍，比起一般產業用來區別其產品所用的標準還要廣，但是對於含有顏色的 產品則是大家都可以自由使用，因而當時的法院均將其解釋為禁止單獨保護顏色 為商標法之標的

。

第四， Jacobson 公司辯稱根本無須允許單純顏色的商標適格性，因為一家公 司可能已經使用顏色當作其商標的一部份，像是彩色的圓圈、字母或文字，從藍 能法案第 43(a)條所規定的商品裝飾（trade dress）保護即可得知，如果競爭對手 仿造他方的商品裝飾而藉此外觀混淆消費者的話，即屬侵害行為，但不應包含單

17 詳見 G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385, 389 ( CA7 1959 )；Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enterprise, Ltd., 774 F.2d 1144, 1146-1147 ( CA Fed. 1985 )；Upjohn Co. v.

Schwartz, 246 F.2d 254, 262 ( CA2 1957 )；Hancock v. American Steel & Wire Co. of N.J., 40 C.C.P.A. ( Pat. ) 931, 935, 203 F.2d 737, 740-741 ( 1953 )；Dial-A- Mattress Franchise Corp. v.

Page, 880 F.2d 675, 678 ( CA2 1989 ) 等案。

18 詳見 NutraSweet Co., 917 F.2d at 1028 及 Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795, 798 ( CA3 1949 ) 案。

19 詳見 Campbell Soup Co., 175 F.2d at 789, and n. 9；Life Savers Corp. v. Curtiss Candy Co., 182 F.2d 4, 9 ( CA7 1950 ) 案。

純模仿顏色在內，也就是圖案並不相同時，即使顏色相同亦不至於混淆消費者。

參、法院判決

專門製造乾洗店所使用的面板的廠商（Qualitex）向其競爭對手（Jacobson）

提起控訴，聲稱對造侵害商標以及不公平競爭，美國加州中部地方法院做出對原 告有利的判決，被告因而提起上訴。第九巡迴上訴法院不同意地方法院的見解，

認為原審原告所製造的面板，採用「金黃綠」的顏色並不受商標法保護，因而廢 棄原判決，改判 Jacobson 公司勝訴，然而最高法院法官 Breyer 則採取以下見解：

（1）沒有特別的法律規定顏色不能單獨成為商標之標的；（2）原審原告製造商 所生產用於乾洗店的金黃綠色之面板可以登記為商標之一種，據此廢棄上訴法院 之判決，改判 Qualitex 公司勝訴。

肆、判決理由

最高法院最後廢棄第九巡迴上訴法院之判決，乃係認為藍能法案第 15 條規 定賦予販售商或製造商登記商標後的排他權利，亦即可以排除競爭對手使用該商 標。該法及商標法的用語均似乎包含顏色可以成為商標的標的之一。亦即藍能法 案對商標採取最廣義的定義，包含「任何文字」 、 「名稱」 、 「商品裝飾」 、 「裝置」

及「結合物」 ，例如法院及專利商標局均肯認以下幾種商標，（1）特殊的外型，

例如可口可樂的瓶子； （2）特殊的聲音，例如 NBC 的三個聲響；（3）特殊的氣 味，例如 plumeria 花的香氣，因此有人可能會問，為何顏色不能成為商標？

事實上，顏色也可以滿足商標的法定要件，亦即它可使利用該標誌的物品容

易辨認或加以區別。廠商所使用的顏色並不像具有表面性、主觀性、提示性的文

字或設計，可以告訴消費者，它是一個品牌，但是如果顏色可以使消費者辨認或

區別商品或其來源的話，其便滿足商標的法定要件。在此情況之下，根據商標法

所得的解釋可認為，一個字即使原來沒有特別的含意，也可能發展出其第二涵

意，也就是說，當大家的心目中對於一項產品的特色有一個主要的印象時，該第

二涵意便能令消費者辨認該產品的來源，遠勝於產品本身。基於相同的理由，商 標法允許一個具有第二涵意的描述性文字當作商標，為何不能允許顏色採取相同 的解釋。

商標法的原則就是要避免他人複製足以辨認來源的標誌，如此，一方面可以 降低消費者的消費成本，另一方面可以激起購買的意願。因為商標可以讓消費者 快速且容易地確定該產品是否為其所喜愛，同時，商標法也保障廠商的獲利及與 產品有關的好評，此不但鼓勵廠商保持其產品的良好品質，並且遏止其他廠商搭 便車的行為。基於上述的理由，實在很難從商標法保護的目的中，找出明顯的理 由來否定顏色可以成為商標（mark）。

再者，功能特色在成功的商業產品中是一項重要的要素，在專利的保護期限 屆滿後，超越產品本身就不再是原創者的財產了

。舉個例子來說，即使消費者 可以辨認具有特殊外型的新專利燈泡是由某一製造商所生產，該製造商不可以將 此外型登記為商標，因為如果這樣做，在專利保護期限屆至後，不但仍保護原始 燈泡的創作者的聲譽，亦會對合法且努力製造相同品質加強照明燈泡的競爭者進 入市場有所妨礙，因此，在一般物件當中，產品特色是功能性的，只能申請專利，

不能符合商標的要件。

基於功能理論來禁止產品特色的使用來當作商標，係因為該特色可能就是物 件的本質或其使用目的，容易造成其他競爭者明顯的不利益，但如果與功能特色 無關時，則可允許，例如，藥丸的顏色僅是用來辨認藥品的種類，則競爭者可以 自由使用同一顏色來製造藥丸；允許競爭廠商在農用機器上塗上綠色，乃是基於 該色與農場顏色較能契合；禁止船用馬達外表以黑色為商標，乃是考量黑色的功 能屬性可使物件看起來較小，而且與其他顏色較能搭配使用

。因此法院下了一

20 詳見 Inwood Laboratories, Inc., supra 456 U.S., at 863, 102 S.Ct., at 2193。

21 詳見 Deere & Co. Farmhand, Inc., 560 F.Supp. 85, 98 ( SD Iowa 1982 )，上訴審維持原判 721 F.2d 253 ( CA8 1983 )；Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd., 35 F.3d 1527, 1532 ( CA Fed.

1994 )。在 Nor-Am Chemical v. O.M. Scott & Sons Co., 4 U.S.P.Q.2d 1316, 1320, 1987 WL 13742 ( ED Pa. 1987 ) 案中認為，藍色的肥料因為可以顯示目前含有氮而具備功能性。

個結論：符合非交易功能的顏色（例如用來區別心臟病藥丸和腸胃藥的顏色）不 得為商標，且法院亦會審酌一個顏色成為商標後是否會阻礙其他廠商的合法競 爭。

Jacobson 所舉出的最高法院之見解乃依據 1946 年國會通過藍能法案時的商 標法所作成的解釋，但是後來藍能法案很明顯地改變並放寬商標法一些微小的技 術性禁止規定，也就是允許具有第二涵意的描述性文字可以註冊商標，換言之，

一般非商標目的之文字，在獲得第二涵意的時候即商標適格，直至 1985 年，聯 邦巡迴法院認為藍能法案所改變的意義涉及到顏色，也就是商標保護的範圍包含 顏色，如果某一顏色為申請人的產品所特有的話，它就符合商標的之定義。

1988 年國會再度修正藍能法案，僅保留部份定義性的法條，以便實施該修 正案來因應下列的判決結果： （1）聯邦法院在 Owens

-Corning 案中肯認系爭標 的得以粉紅色為商標； （2）專利商標局採用顏色為商標適格之政策；（3）商標委 員會寫了一篇報告，建議像是可作為商標的顏色、外型、氣味、聲音或結構等，

不應該被刪除或預先排除其註冊。這樣的環境背景顯然強烈暗示文字、名稱、商 品裝飾或裝置包含顏色在內，此外，該法也保留申請者的產品若可和他人產品區 別時，則不應拒絕其商標註冊。

該歷史沿革削弱了 Jacobson 公司在先前所依據的權威理論，因此本審法院 相信聯邦法院 1946 年的藍能法案尚未允許顏色得單獨成為商標是對的，不過至 少藍能法案的修正讓後來的法院可以重新衡量，先前禁止顏色單獨為商標的法律 是否仍應一成不變。

伍、評析

從藍能法案的歷史沿革來看，符合文字或商品裝飾商標的要件有以下幾點要 件： （1）是一種商品裝飾；（2）可用來當作標誌；（3）可辨認或區別販售者的商

22 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 ( Fed Cir. 1985 )。

品與其他者不同。本案法院認為 Qualitex 公司所生產的金黃綠色的面板符合上述 要件，而且也發展出足以令消費者辨識該金黃綠色源於 Qualitex 公司所獨有的第 二涵意。就此項論點，似乎過渡擴張了法的解釋，因為傳統見解上，商品裝飾係 指圖形而言，單純的顏色能否成為商品裝飾，尚有商討之餘地，不過就晚近的法 律發展觀之，若形成第二涵意之標的，不論為何均得受商標保護，因此就結論而 言，最高法院的見解仍值肯定。

不過最高法院的論證過程中認為原色之間可以互相混合而得出新顏色，一個 顏色已成為商標之後，其他廠商仍可採用相近的替代顏色，故 Jacobson 所述可 能出現「顏色缺乏」的情形並不會發生。筆者認為此論點應視個案而定，因為相 近或相似的顏色到何種程度始足以混淆消費者並無明確之標準，共無法用統計之 方式將其數量化，因此最高法院認為顏色缺乏的情形不會發生，在未確切就本案 系爭標的調查消費者之觀感以前，遽然以此為判決理由，似嫌率斷。

再者，雖然有時顏色扮演激起人們購買慾的角色，但有時卻不會，也就是有

時顏色對於產品的使用目的不是絕對必要的，而且也不會影響成本或品質，所以

功能理論不足以否定單獨的顏色為適格之商標，故似乎單純的顏色有時也可達到

商標的基本法定要件，因為它有時可以輕易地令人區別產品或辨認其來源的商品

裝飾。法院最後下結論認為顏色有時可以滿足商標的法定要件，而且 Jacobson

公司的抗辯無法證明特別的法律規定禁止單獨顏色的商標適格性，加上 Qualitex

公司的產品在市場上獲得第二涵意，因此第九巡迴上訴法案禁止 Qualitex 公司使

用顏色當作商標的判決是錯誤的，其遭到廢棄的結果乃屬當然。

案例 1.4

The United States Shoe Corporation 控訴 Brown Group, Inc.案

v.

BROWN GROUP, INC., Defedant No. 90 Civ. 0907（PNL）.

United States District Court, S.D. New York

國別：美國

案例類型：混淆之虞 (

關鍵字：實體上有勝訴的可能(likelihood of success on the merit)、無 法彌補的損害(irreparable harm)、非難性之權衡(balance of

案號：740 F.Supp. 196, 15 U.S.P.Q.2d 1138 日期：1990 年

壹、案情摘要

本案原告起訴主張被告侵害其商標以及不公平競爭，起因乃原告以「看起來 像女鞋（pump） ，穿起來的感覺像運動鞋（sneaker）一般舒服」的標語大作廣告，

大約相同期間，被告也推出一檔廣告，以其所販售之女鞋與運動鞋相比較，宣稱

穿起來的感覺像是運動鞋，也就是在一九八七年八月間，原告開始以「輕巧（Easy

Spirit）」為商標銷售輕便鞋（walking shoes），大約在同年十月間，原告在其商標

之下加註一行「穿起來會很舒服的女鞋」的文字，想要將其商品美觀的設計與舒

服的要素結合起來，從此開始，輕巧鞋就常被與運動鞋聯想在一起，而以「看起

來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」的標語廣為宣傳及促銷，此標語非

常明顯地印在原告的廣告單、採購目錄及促銷手冊上，另外原告亦在電視上錄製

女孩穿著輕巧鞋（Easy Spirit dress shoes）打籃球的專屬廣告節目，從一九八八

年到一九八九年間，原告總計在廣告上的花費超過九百萬美元，而在播放廣告專 屬節目的數週中，輕巧女鞋的銷售量增加了 56%到 133%。

被 告 則 是 一 家 替 自 然 運 動 公 司 （ NaturalSport ） 及 全 省 走 透 透 公 司

（Townwalker）生產及銷售輕便鞋的廠商，其生產舒適性的女鞋被認為是輕巧女 鞋（Easy Spirit dress pump）主要的競爭對手，在一九八八年中，被告保有 D’Arcy、

Masius、Benton & Bowles 三家經銷商，專門為自然運動公司及全省走透透公司 設計廣告活動，其中 D’Arcy 建議全省走透透公司一項轉變基本產品概念的活 動，就是把運動鞋融入女鞋當中（a sneaker in a pump），包含使用類似「穿起來 感覺就像是運動鞋的女鞋」等語句。

原告堅稱全省走透透公司的廣告用語「當我們感覺像是運動鞋時」 ，就是故 意要誤導消費者相信他們就是先前使用「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋 一般舒服」這句標語的公司，也因此誘導消費者去購買被告的女鞋，而非原告的 產品。因此，原告主張此不但構成違反藍能法案，而且也構成普通法中的不公平 競爭和侵害商標之行為，據此，原告提起本訴訟，並且請求法院裁定假處分

（preliminary injunction），禁止被告不可使用該語句，地方法院並且應原告之請 求舉行一場證據聽證會。

貳、法律問題

本案原告請求法院在實體判決前，准予對被告假處分，若要法院裁定假處 分，原告必須證明以下兩項重點： （一）原告在實體上有勝訴的可能，以及（二）

被告的行為造成其無法彌補的損害

。

(一) 實體上有勝訴的可能（Likelihood of Success on the Merit）

為了證明有侵害行為，商標所有人（即原告）必須證明加害人（即被告）使

23 詳見 Home Box Office, Inc. v. Showtime / The Movie Channel Inc., 823 F.2d 1311, 1314 ( 2d Cir.

1987 ) 案。

用其商標可能引起消費者的混淆，或是誤判產品的來源，但是如果商標係以描述 性的語句所組成時，加害人則可能主張合理使用其描述性的觀念，而不是使用其 商標。

本案被告的廣告文宣上包含與原告的商標（logo）有甚大差異的標誌以及標 語「自然地走我們自己的路（Walk Our Way…From Naturalizer）」，另外，「穿起 來的感覺像是運動鞋」這句話並不是被告廣告文宣的標題，而是用較小的字印在 下面，表現上，並非是一個獨立的標語，而只是一段話中的其中一句話。簡言之，

被告的廣告文宣並不是要引起消費者的混淆，它只是用很基本的描述性語句來表 達其生產的鞋子穿起來很舒服，就像是運動鞋一般。事實上，原告使用系爭的語 句來形容其產品，並不能取得排他的權利，也就是說，商標法的立法目的不是要 銷售者利用廣告行為來達成其排他的手段，而是要藉著消費大眾能夠能夠辨識其 顯著的品牌來獲取其正當的利益。因此，儘管原告主張其耗費龐大的廣告支出，

已經成功地在大眾心目中將廣告標語和其產品建立起聯想，但是法院仍然認為被 告「穿起來感覺像是運動鞋」的廣告訴求，並沒有侵害原告的商標，原告實體上 並無排他權。

(二) 無法彌補的損害 / 非難性之權衡（balance of hardship）

原告除了無法證明其實體上有勝訴可能外，亦無法在利害權衡中，獲得有利 的地位，因為被告的行為並沒有造成原告無法彌補的損害，而原告也沒有提出對 其直接有利的證據，目前呈庭的證據皆顯示除了原告和被告之外，還有其他的廠 商在廣告女鞋的用詞上，均直接或間接提到舒適的運動鞋等語句。

另一方面，被告提出令人信服的證據顯示，如果法院裁定准予假處分，將會

對其造成非常嚴重的損害，因為被告已經花費超過二十萬美元印製廣告單，而且

許多刊登該廣告的雜誌亦已陸續出刊，如果要回收這些已發刊的雜誌，或者重新

印製沒有全省走透透公司廣告的雜誌，被告須付出相當大的金額給出版社，另

外，被告還須給付為其擴展代理廣告的廠商大筆經費，凡此種種皆顯示假處分對

被告將造成極為不利的結果，因此，權衡兩造之利益，法院駁回原告所聲請之假 處分。

參、法院判決

本案原告擁有「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般舒服」等文字為 商標，主張被告使用「感覺像是運動鞋」等文字來描述其所販售之女鞋，係侵害 其商標以及不公平競爭，因而提起本訴訟，請求法院裁定對被告假處分，受訴法 院則認為被告使用「感覺像是運動鞋」等文字，在合理使用的範圍之中，因而駁 回原告之訴與其假處分之聲請。

肆、判決理由

本案被告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，應屬於藍能法案第 33(b)(4) 條所規定的「合理使用（fair use）」，而該原則在侵害名稱、物件、裝置的使用或 是侵害交易或服務標章的案件中，提供合法的抗辯理由，也就是善意地合理使用 描述性的物件或裝置，並不算是侵害行為，其目的乃在於避免商標權所有人擴張 權利而預先排除他人向公眾提供描述性商品的機會

。因此，本案原告持有描述 性的商標，基於合理使用原則，便不能排除競爭者某些型態的使用，尤其是在主 要以描述性文字為商標的情況

。

一般而言，商標法並不允許獨占權的使用，不過，若獨占權的允許對於社會 的貢獻是利大於弊的話，仍然有例外存在，因為消費者如果可以很容易地辨識商 品或服務的來源，便可省去許多不必要的浪費，相對而言，對整體社會便是有利 的，故此時商標法就會賦予適法商標的排他權，而該廠商便因此能夠以其優越的 商譽從中大獲其利。

24 詳見 Eli Lilly & Co. v. Revlon, Inc., 557 F.Supp. 477, 486 ( 1983 ) 案。

25 詳見 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 12 ( 2d Cir. 1976 )；Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F.Supp. 1058, 1064 ( S.D.N.Y. 1990 )；Charles of the Ritz Group, Ltd. V. Marcon Ltd., 635 F.Supp. 158, 160-161 ( S.D.N.Y. 1986 ) 等案。

此外，本案法院在審酌兩造所提出的攻擊防禦之後舉例說明，如果只有一家 糖果廠商能夠叫他們的產品為「糖果」 ，或是「它是檸檬口味的」 ，則社會資源將 會變得很貧乏，也就是有關於競爭產品間有用的資訊將會被少數人所掌控，而造 就他們獲得超過對手相當不公平而且不正當的利益。因此，商標法原則上不許

「一般性（generic）」與「描述性（descriptive）」的標誌取得權利保護，也就是 該標誌的作用僅能定義或描述產品而已。然而，描述性的標誌如果取得能讓消費 者辨識的第二涵意時，則可例外地成為適格的商標，也就是原則上推定描述性文 字或符號非商標適格，但是在獲得第二涵意後，便可取得商標適格性。

詳言之，描述性文字的使用者僅是可能獲得排他權，以便令其使用的文字成 為產品或來源的辨識工具，然而，此並非禁止他人基於適切描述其產品的目的，

善意使用該文字，因此，描述性物件商標權的建立，就必須獲得第二涵意。也就 是商標法的立法目的就是要確保獲得第二涵意的描述性標誌，能享有獨占的商標 權，但是又不能保護過廣，而導致使用該物件的整體社會利益降低。本案中，被 告使用「穿起來感覺像是運動鞋」的描述性語句，來表現其產品的優點，而其銷 售產品的訴求，僅是重述原告的主要的賣點：特別設計給消費者穿起來舒適的運 動鞋，因此難以認為被告係故意侵害原告之商標。

再者，原告曾經主張被告不只使用系爭的標語當作辨別產品來源的商標，而 且在自然運動公司的廣告標誌（logo）上，還特別強調此項功能，被告則抗辯其 使用「穿起來感覺像是運動鞋」的語句，並不是當作辨識產品的標語，而是當作 小廣告單上重要的訴求，簡言之，被告使用該文字不是要當作交易或是服務標 章，而僅是合理且善意地描述其產品給消費者知道。

法院認為基於合理使用原則，被告等的使用並不算是侵害行為，因為不能說 原告可能是第一個將系爭的標語廣泛地使用在其廣告文宣上，就允許其享有獨占 該基礎性且描述性的語句。

最後，法院認為原告並未提出足夠的證據來證明消費者對於產品的來源可能

發生混淆，因此無法證明有侵害行為，亦即將一項產品的優點以描述性的廣告語 句顯現出來，可令消費者瞭解產品的特性，遠勝於讓消費者分辨其原產廠商，也 就是說，被告使用與原告相似的描述性語句應該推定不會混淆消費者，因為消費 者可能因此瞭解兩項產品的特性，而不是其來源。儘管原告可能令消費者能夠辨 識其標語，但是也沒有理由可以支持消費者在看到以「穿起來感覺像是運動鞋」

為訴求的廠商就是原告，因為這是一個標準的描述性語句，所以就不應該被認定 是一項區別產品的標準。此外，原告也應該找經驗豐富的調查員設計消費者調查 報告，並進一步著手調查，以取得原告的廣告比其他廠商的廣告更能引起消費者 聯想的證明，而且在關於產品的相似請求案件中，廣告會使消費者想起其他的產 品，但這並不意味著廣告使得消費者對於產品的來源發生混淆

，因此，本案法 院認為原告並未盡到證明被告的廣告可能混淆消費者的舉證責任。

伍、評析

本案主要的爭點在於合理使用的範圍到底如何，以及原告欲聲請對被告假處 分，因而法院必須先行審查原告在實體上有無勝訴之可能，惟就此二部份，法院 在判斷上應盡量採取客觀的角度去衡量，避免過度以主觀的思考模式去認定兩造 的攻擊防禦內容，因為合理使用本來就是一個不確定的法律概念，到達什麼程度 均屬於合理使用，或者超過什麼程度就不屬於合理使用，實在很難有一個判斷的 標準，本案承審法院認定系爭標語「看起來像女鞋，穿起來的感覺像運動鞋一般 舒服」 ，係屬一描述性商標固無不當，然描述性商標在獲得第二涵意之後，仍屬 適格之商標，至於有無獲得第二涵意，未見法院有任何以消費者為對象加以調查 證據之行為，亦未令兩造提出更具體的證據，更無做深入的論理剖析，僅憑被告 主張兩造使用標語有所差異，不足以混淆消費者的判斷結果，即遽然認為原告所 用語句未獲得第二涵意，因此不符合商標之法定要件而駁回其訴，理由殊嫌不備。

26 Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Creative House Promotions, Inc., 728 F.Supp.

1442 ( C.D.Cal. 1989 ) 案認為，即使調查發現被告和原告的產品有極高的關連性，也不足以 證明消費者對兩造產品發生混淆；Ideal Toy Corp. v. Kenner Products, 443 F.Supp. 291, 305, 308 ( S.D.N.Y. 1977 ) 案則認為，即使調查發現被告的產品會使消費者想起原告的產品，也不代 表潛在的客戶會認為兩產品由同一家公司所製造。