第二章 美國方法專利適格性案例分析
4.2 研究設計
4.3.2 專利行政訴願失敗後，專利申請人不再尋求巡迴法院訴訟上救濟之原因：
「律師費很驚人(笑，強調)。基本上啦，行政費用，最少的律師費，兩三萬 美金，至少，但是中間律師如果要再多做事，就要多加錢。我們內部員工也 要花時間想策略答辯，這都是成本。但是比起訴訟費用，動不動百萬美金為 單位的，BPAI還是少的。
很多時候都是看到費用金額，嚇到，算一算申請到獲利也可能不多，想說算 了，重新寫重新設計重新申請，比較划算。」204
「你被PTO那邊駁掉了，對專利的信心就會比較低。所以重新寫、重新申請 也很快。而且企業文化不一樣，跟美國當地廠商不一樣，台灣廠商在作專利 佈局時，對於花費會比較保守。」205
「有一點是訴訟費用，因為對申請人來說，除非這個案件對他來說很重要，
他才可能會花前去到法院，我不能給予你一個確切的金額到底要花多少，但 是這樣的案件會比一般像是專利侵權的案件少花錢，在Federal Circuit的案件
202
受訪者 1 訪談資料。
203
受訪者 2 訪談資料。
204
受訪者 1 訪談資料。
205
受訪者 1 訪談資料。
114
會少一點，因為他不需要像在district court會有discovery的程序，所以基本上 就是律師，Trial的錢。」206
根據訪談資料可了解，龐大的訴訟費用，是主要讓專利申請人卻步，停止尋 求救濟之原因。雖受訪者表示，我國廠商因企業文化之緣故，對於訴訟費用的態 度較美國廠商保守，惟根據統計資料顯示207，專利訴願暨爭議委員會於 2011 年 五月至 2012 年五月所做成的裁決中，專利申請人上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 之案件僅有 22 件，足見不論是哪一個國家之申請人，於美國申請專利被拒後，
再提起訴訟救濟之狀況均不普遍。
再加上，對於被拒絕的原申請案信心較低，廠商會於進行評估後，停止就原 申請案繼續尋求救濟，並立即依照專利審查官先前所做出的意見進行修正，並重 新再為專利之申請。
方法專利之申請人經費與效益的考量，再次應證了專利訴願暨爭議委員會以 及改制後的專利審判暨上訴委員會，已儼然成為判斷專利適格要件的實質最終機 關。
4.3.3 2009 年美國聯邦巡迴上訴法院就 In Re Bilski 案作成判決後，專利申請人 於美國申請方法專利之因應策略與改變：
「巡迴法院 2009 年用了 MOT Test，USPTO 也發布了一個 guidance，所以 當時所有的行政體系，包括了 PTO、BPAI 那時候也都嚴格遵守個那個 guidance。所以實際上看到的是，如果你的方法項沒有 tie to machine 或是 tranform，就會被 USPTO 發 101 的 rejection。
對我們來說，我那時候是在事務所工作，碰到這問題，對我們來說也不會太 難，因為你就把它加一個，因為我當時處理的大多都是 software 的案件，所 以就是在重要步驟或是全部的步驟上面加上 by a processor，就會符合了。
就是，很好操作。」208
「USPTO 阿、BPAI 阿他們基本上就只是要有看到這個東西就可以了。可能
206
受訪者 2 訪談資料。
207
See Gooch, supra note 53,at 63.
208
受訪者 2 訪談資料。
115
就是按『control f』找的到 processor 之類的裝置就可以了的程度。」209
「與其說這樣鬆散，應該是說，當時行政機關在審專利，會認為這樣就符合 法院的需求了。做法上有點像是看到黑影就開槍，只要在方法項他們沒有看 到 tie to a machine 或是 transformationn，幾乎是每件都會被發 101rejection，
頻率很高。
反面來說，基本上那時候只要說明書在方法項有用 MOT 都會過。」210 美國聯邦巡迴上訴法院於 2009 年 Bilski 案判決中，明白表示機器或轉換檢 測為判斷方法專利適格的唯一準則。雖該案判決於當時尚未終局確定，惟美國專 利商標局仍立即呼應並配合巡迴法院之心證，公布了 2009 年美國專利法第 101 條專利適格標的評估暫時審查基準，故當時於美國方法專利申請實務，不論是專 利申請人一方，進行專利審查的美國專利商標局，均一面倒地、全面性地，採用 機器或轉換檢測作為判斷方法專利適格的唯一標準。
並且，實務上進行行政專利審查時，所用的標準亦相當簡單明確，只要是請 求項中，可以明顯見到方法發明與特定機器之結合，或是產生特定轉換即可。並 且，只進行形式上之審查，行政審查機關，並不會實質探究方法與特定機器、轉 換間，是否有實質上的關聯性與必要。專利受訪者甚至提出了「就是按『control f』找的到就可以了」的經驗分享。
綜上，2009 年 Bilski 案判決後，雖該案於當時仍進一步上訴至美國聯邦最高 法院而尚未終局確定，然對於專利申請實務卻已產生相當大的影響。
4.3.4 2010 年美國聯邦最高法院作成 Bilski v. Kappos 案判決後，專利申請人於 美國申請方法專利之因應策略與改變：
「就廠商而言，其實很簡單，那些法院主張檢測方法有沒有道理，除了在那 個案件中的廠商之外，其他人，像我們的出發點很簡單，哪個criteria比較明 確，我們好評估我們送出去的東西會不會過，怎麼操作，怎麼跟審查員答辯，
就好。
我們申請人也還是多是使用 MOT 啊，好操作啊，其他理由答辯就是能補就 補，USPTO、BPAI 跟我們一樣啊找不到其他更明確的方法好操作啊。
209
受訪者 2 訪談資料。
210
受訪者 2 訪談資料。
116
像是 Mayo 這個案件後，後來的 guildline 也沒有 MOT 清楚啊，沒辦法做啊，
頂多只能學法院說其他方法，但是其他也不明確，總歸就是不好操作。
你做過專利答辯的實務經驗的話，你會發現跟審查員互動溝通很重要，就是 慢慢釐清審查員要的是什麼，就改 claim，或是慢慢補說明溝通，但是解釋 的東西往往也是要明確的東西，好操作啊。MOT，還是比較好操作吧。」211
「至於 Bilski 的 MOT 它會被繼續用，可能就只是它比較明確，有機器啊比 較好理解。」212
「其實 Bilski 之後審很寬，PTO 系統那邊不會再做實質上的審查，文字中有 processor，有 MOT 基本上其實就可以過了。實際上這不會很棘手、困難。
不論是我以前在事務所，或是現在是在 in house，技術上這不會是很困難的 問題，雖然說這個議題他很重要。軟體的 101 部分(指美國專利法第 101 條)，
這個議題因為在去年因為 CLS Bank 的案件，今年 suprem court 今年會審。
我之前，在美國念書跟老師再討論專利適格的議題，其實大家都知道這很重 要，但其實大家的態度都是先等 supreme court 做成決定再說，在這之前就 只好先等吧。
後來美國聯邦最高法院 Bilski 在說明 MOT TEST not the sole test 之後，
USPTO 系統做行政專利審查就又放鬆很多，他以前只要是沒有 MOT 就會 發 rejectiom，但是現在反而是放寬很多。所以你說有沒有一個可以 follow 的 rule，我覺得是沒有。
可是，我也有看到一些文章，我自己實務上也是有這樣的認知，就是後 Bilski，
他們還是會把 MOT 做成一個主要論述和檢測的方法。因為 MOT 還是比較 好 follow，比較好操作。」213
「其實我自己的經驗，很少被 USPTO、BPAI，Reject 的經驗，可能會是在 businesss method 比較多。因為我們軟體，就像我剛剛講的，只要是加上 a procesor，其實通過的機會很高。」214
「所以操作方法還是以 MOT 為主，因為只有 MOT 可以 follow 啊(笑)。
其他不是還有像 pre-empt 等等，其實那些對我們實務上要操作的人來說，
211
受訪者 1 訪談資料。
212
受訪者 1 訪談資料。
213
受訪者 2 訪談資料。
214
受訪者 2 訪談資料。
117
即便是看了 case 解釋還是覺得很抽象。所以基本實務上在走還是用 MOT ， 頂多再多論述操作一個，邏輯上，有時候多補充一下，當然會比較保險。」
215
「但是，我們實際上，MOT 還是重點啦，你說其他 plus 上去的東西，像是 pre-empt 這個理由，我知道 BPAI 他們會用，但是我們公司，至少就我有 involve 的案件我們還沒用過 pre-empt 這樣的理由，都還是 MOT 比較多。
所以軟體這一塊的實務上狀況目前來說是這樣子。大家，不管是美國實務界，
或是我們，大家會碰到 101 的問題，大家都還在等 supreme court 有沒有新 見解，像是 CLS BANK 大家都很關注。
但是在這之前，MOT 還是主要會被大家操作的。應該說，實際上，如果有 follow MOT，申請上不難拉，甚至是法院其他見解的操作，有引用，說明上 沒有太大的問題瑕疵，對軟體這一塊的專利申請不會太困難。像我做的東西，
會跟 software 有關，多是通訊，影像處理會比較多，或是作業系統、音效等，
這樣來看他這些軟體實際上的目的，多是解決一個實際上的問題，功能上比 較實際。再加上我們這個軟體，因為我公司的產品關係，他必須附著在手機 上面，所以也不會有像 pre-empt 的問題。
我的觀察，在 BIlski 之後法院的見解真的沒有一定的論理標準，法院檢測專 利適格性的標準很多，沒有 rule 可以 follow，沒有 crireria 法院就是 case by case 來看。有些案件會說用 pre-empt 來論述，不一定，但是基本上有 MOT 就是很基本。」216
「法院見解，但是因為他拘束 BPAI、USPTO，所以後來(指 2010 年 Bilski) 也幾乎沒有因為你的 method 沒有 tie to machine 就 reject claim 的可能。
我們操作上，還是會用 MOT 來寫，先求有再求好，有 MOT 就會比較保險，
因為多數情況下這樣寫就會過了，把架構寫下來，因為就我在事務所的經驗，
和現在 in house 的經驗大家都是會依照之前的撰寫架構來操作，那 MOT 很 長一段時間被使用了，所以這個 MOT 架構已經很穩定了，你把 MOT 放進 去，基本上就不會有 101 條專利適格的問題了。
我們保險上還是會保留 MOT，但是擔心日後還是在訴訟期間被法院駁回專 利適格，所以多會保留 MOT 之外，因為 supreme court 也說他是 useful，有 總比沒有好，因為如過到訴訟中不確定性，所以我們會將可以預見的主張，
215
受訪者 2 訪談資料。
216
受訪者 2 訪談資料。
118
都會寫。然後，相較 pre-empt，MOT 還是比較明確好操作，然後範圍不要 太大。」217
「其實在審查上，如果是一般方法專利，應該分成三大類，軟體、商業方法 專利、還有醫療方法這三種，我工作上比較會接觸和了解的是軟體和商業方 法。
我一直都有協助我們台灣的科委會和一些廠商，去美國申請的是軟體專利和 商業方法，但是因為近年網路商業泡沫化之後，商業方法有比較冷了，不太
我一直都有協助我們台灣的科委會和一些廠商，去美國申請的是軟體專利和 商業方法，但是因為近年網路商業泡沫化之後，商業方法有比較冷了，不太