系爭方法專利是否具備專利適格要件

第二章美國方法專利適格性案例分析

2.2 Bilski v. Kappos 案

2.2.3. 最高法院論理過程

2.2.3.3. 系爭方法專利是否具備專利適格要件

雖然美國最高法院認為，不因系爭方法專利涉及商業行為而類型化地排除其專利適格之可能，但不代表美國最高法院肯定系爭專利為美國專利法第 101 條所示之方法專利。專利申請人欲就規避風險的方法，以及將該方法於能源市場之運用取的專利權。而最高法院在本案，否決了巡迴上訴法院類型化否定商業方法的 見解，另採用了先前於 Benson¹⁰⁷案、Flook¹⁰⁸案以及 Diehr¹⁰⁹案中所作成的見解作為論理基礎，而上開案件的適用結果均將得到同一結論—專利申請人所欲取得專利權的系爭方法，為欠缺專利適格的抽象想法。

106

See eBay Inc. v. MercExchange, L.L. C., 547 U.S. 388(2006), 397.

107

See Gottschalk, 409 U.S.

108

See Parker, 437 U.S.

109

See Diamond, 450 U.S.

43

並且，所有參與本案判決的法官均同意，系爭方法僅為抽象概念而並非美國專利法第 101 條所保障之對象。

Benson 案中的系爭專利，是一將已被二位編碼(Binary-Coded)十進位數字，

轉化成單純二進位數字的方法¹¹⁰，又專利申請人主張該專利為美國法第 101 條所稱之方法專利。美國聯邦最高法院於該判決中先表示，若一原理以抽象方法表達，

則該原理仍僅為一基礎事實，不可受到專利權之保護而取得排他性之權利¹¹¹。本案法院，運用上述論理與原則，指出本案系爭方法並非美國專利法第 101 條所稱 之方法，而為欠缺專利適格的抽象想法，又美國聯邦最高法院先前於 Benson 案 也明白表示想法(Ideas)是不能取得專利的¹¹²。若認為本案中之系爭專利可以取得 專利權，依著 Benson 案的邏輯推論¹¹³，無非僅是就一數學運算方法本身取得專利，而使得專利申請人得以排他地先佔(pre-empt)該數學方程式，將不利科學發展。

美國聯邦最高法院亦引用了 Flook 案的見解，作為下一步的論理基礎。Flook 案中的系爭專利，是一在石化煉油產業監控碳氫化合物觸媒轉換程序的方法，而該發明唯一的技術創新之處，在於該方法利用了數學演算法則¹¹⁴。最高法院認為 Flook 案中的系爭方法，雖然與 Benson 案不同，專利申請人將該方法限制於石化 煉油產業，故於其他用途領域仍有使用該方法之自由，然而判決結果最終還是宣判了系爭方法欠缺專利適格¹¹⁵。不是因為系爭方法部分採用了數學運算，就必然喪失專利適格，其理由在於，從整體專利方法以觀，該方法發明僅為後解決活動 (Post-Solution Activity)，仍為不可專利的原理原則(Principle)，故欠缺專利適格¹¹⁶。美國聯邦最高法院並進一步指出，抽象想法不因限制該想法於特定技術領域或加上沒有意義的後解決活動，即得以規避抽象想法不具備專利適格的結果¹¹⁷。

110

See Gottschalk, 409 U.S.at 64-66.

111

Id. at 67, “ a principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.”

112

Id. at 71, “It is conceded that one may not patent an idea.”

113

Id. at 72, “would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.”

114

See Parker, 437 U.S.at 585-86.

115

See id, 437 U.S.at 589-90.

116

See id.

117

See Diamond, 450 U.S.at 191-92, “cannot be circumvented by attempting to limit the use of the

formula to a particular technological environment” or adding “insignificant postsolution activity.”

44

最後，美國聯邦最高法院引用了 Diehr 案中，法院對先前於 Benson 案與 Flook 案進一步增加了論理限制的見解。

Diehr 案的系爭專利，乃是一將未固化的合成橡膠，塑型成特定固化橡膠製 品的方法，而該方法有一或是部分步驟是透過電腦來進行數學運算¹¹⁸。該判決中，

美國聯邦最高法院強調，進行專利適格之判斷，應將專利請求項視為一體，方能正確地判定具有爭論的方法發明，係不受專利保障的抽象概念，還是具備專利適格的方法專利¹¹⁹。最後，美國聯邦最高法院判定 Diehr 案系爭專利，為橡膠製品 的塑型方法，而非一數學運算法則，故於專利適格層面沒有瑕疵¹²⁰。

根據上開前案論理所示，可知本案系爭專利不具專利適格之專利要件，因第一與第四請求項，僅是在說明如何規避價格波動所帶來之風險的基礎概念。第一請求項，架構系爭專利方法如何規避風險的過程與步驟；第四請求項，則是將該 方法過程中簡化成數學方程式，故上開方法僅為抽象概念，如同 Benson 案與 Flook 案中的數學演算方法，並非美國專利法第 101 條所揭示之方法專利。若給 予系爭方法專利權之保護，則將造成專利申請人於所有領域中均取得該風險規避方法的先佔之外，更使得專利權人獲得抽象想法的排他性壟斷權。

專利申請人所主張的其他請求項，皆只是用來說明如何於商品以及能源市場中規避風險的例子而已，亦不具有專利適格。再者，如同美國聯邦最高法院於 Flook 案做成的判決理由所示，限制抽象想法的適用範圍於特定領域或用途，並 不改能改變一方法僅為抽象想法的本質，增加無意義的後解決活動亦不能使得抽象想法具備專利適格。故第一與第四請求項，不因其他請求項的說明與舉例而有所改變。綜上所述，系爭方法發明，仍僅為一般抽象想法，不具備美國專利法第 101 條之專利適格。

2.3 Mayo v. Prometheus

¹²¹

案

2.3.1.系爭方法專利內容

巰基嘌呤藥物(Thiopurine Drug)本是用在治療腸胃道與非腸胃道自體免疫疾

118

See Diamond, 450 U.S.at 182.

119

Id.

120

Id.at 192-193.

121

See Mayo, 566 U.S.

45

病，如克隆氏病（Crohn's Disease）及潰瘍性的結腸炎（Ulcerative colitis），其物質組成包 6-Mercaptopurine (以下簡稱 6-MP)及其前藥(Pro-Drug)— Azathiopurine (以下簡稱 AZA)，6-MP 會被人體內分解成二種代謝物 6-Methylmercaptopurine (以下簡稱 6-MMP)、6-Thioguanine(以下簡稱 6-TG)，以及核苷酸。

Prometheus Laboratories(以下簡稱 Prometheus)，取得美國 6,355,623(以下簡稱’623 號專利)號及 6,680,302(以下簡稱’302 號專利)號方法專利之專屬授權。此二方法專利之請求項內容在於校準巰基嘌呤藥物的正確劑量。

雖 6-MP 與 AZA 廣泛並長久的用於自體免疫疾病的治療，但有接受治療的部分病人發生藥物對免疫系統疾病沒有作用，或雖有作用但卻產生藥物中毒之兩種副作用。而’623 號分方法專利內容即是基於解決上開副作用之檢測方法專利，

其方法步驟如下:

(a) 對目標疾病病患施與(Administering)一種會產生 6-TG 的藥物﹔

(b) 判定(Determining)6-TG 在該具目標並患體內的濃度(Level)，

而’302 號專利請求項內容與’623 號專利幾乎相同，只是除了判定 6-TG 之濃度外，另增加測定 6-MMP 濃度之判定步驟。

被控侵權人 Mayo Collaborative Services 公司(下簡稱 Mayo)原向 Prometheus 購買並使用該公司的專利產品(PRO-PredictRx® Metabolites test)以及其專利技術。

但於 2004 年間，Mayo 公司對外宣布，開始於診所內部使用其自有之測試方法，

並將該測試方法銷售給其他醫院。不同於系爭專利內容，Mayo 公司則是使用了不同的 6-TG 與 6-MMP 濃度標準來判定施藥需求。

同年，Prometheus 控告 Mayo 公司侵害其專利，Mayo 主張系爭專利不符合美國專利法第 101 條所規範的專利適格標的。2008 年，加州地方法院判決認為 Prometheus 公司之專利無效﹔於是，Prometheus 公司上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，於 2009 年 9 月，美國聯邦巡迴上訴法院主張，機器或轉換測試仍為一有效的判斷法則，系爭專利通過該檢驗，故具有專利之適格，並撤銷地方法院之原判決。全案再上訴至美國聯邦最高法院。

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2.3.2. 最高法院論理過程

2.3.2.1. 美國專利法第 101 條專利適格之例外

任何人發明或發現有效任何新且有功效的方法、機器、製品或組合，或改良者，皆得依美國專利法所訂之規範及條件下獲得專利¹²²。而最美國聯邦最高法院認為，長久以來在此立法規範下，得以透過專利案例解釋而發展出發法專利適格之例外，即自然法則(Laws of Nature)、自然現象(Natural phenomena)，以及抽象想法(Abstract Ideas)，此三者為欠缺專利適格之客體。因此，美國聯邦最高法院 曾在 Chakrabary 案中闡釋了，自然礦產的發掘以及野生植物的發現，均不具專 利適格性；此外，愛因斯坦的質量等價定理、牛頓的重力定理等自然法則皆不具專利適格。因為這些發現都是自然界的表現，為全人類所有，不得被少屬人藉由專利權專屬取得¹²³。

又自然現象、心理運算 (Mental Processes)，以及抽象智力概念 (Abstract Intellectual Concepts)，僅為科技與科學工具，不具專利適格¹²⁴。否則，提供其排他性權利將導致抑制創新發展，而與專利制度鼓勵發明之目的有所背馳。

然而，美國聯邦最高法院亦發現，若過分擴張解釋專利適格客體例外之範圍，

則有可能全面排除所有實踐、使用、反應、運用自然法則、自然現象或是抽象想 法之發明，取的專利權之可能，並侵害專利法之立法內涵與目的。所以在 Diehr 案件中，美國聯邦最高法院指出，若一步驟(Process)包含自然法則或是數學運算 (Mathematical Algorithm)

，

不因此當然喪失專利適格性¹²⁵。反之，該步驟仍有取得專利保護之可能¹²⁶。並強調雖然科學真理以及數學演算法欠缺專利適格，然運用該科學常理者，若具創新性(Novel)或可利用性(Useful)，則有專利之適格¹²⁷。 此論述在 Funk Brothers 一案重申，美國聯邦最高法院於該案中認為，包含自然 法則之發明，需創新並有效運用該自然法則，方具專利適格¹²⁸。在 Benson 案中

122

35 U.S.C. 101, supra note 12

. 123

Diamond , 447 U.S.at 309.

124

Gottschalk, 409 U.S.at 63, “Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and

technological work.”

125

See Diamond, 450 U.S.at 186.

126

Id.at 187.

127

Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86 (1939), 94 .

128

See Funk Brothers Seed Co., 333 U.S.at 130 .

47

亦說明，欲將欠缺專利適格之自然法則轉變成具專利適格之發明方法，必須對該自然法則加以運用；而當有所運用該方法時，就不僅僅是該自然法則的單純陳述

129。

本案係爭專利之所以被判定欠缺專利適格，乃是基於先前美國聯邦最高法院所做成之判決與論理準則，這些前案在在提醒著，對於那些牴觸專利法體系中對於自然法則運用限制之方法發明者，必須做欠缺專利適格之解釋¹³⁰。並且，對於那些若使其取得專利權，將會廣泛地排除他人就該步驟方法所使用之自然法則者，

亦應認定欠缺專利適格¹³¹。又，包含自然法則與其他組成要件(Elements)之步驟方法，必須具備發明構思(Inventive Concept)，以確保該發明對於自然法則之顯著運用量與發明高度，而不僅僅是自然要件本身而已¹³²。

2.3.2.2. 本案所創設之檢驗方法—「已被完善理解、常態的常規活動，且已經於 相同研究領域中被使用」

美國最高法院認為案系爭專利方法不具上開發明構思等要件外，亦主張系爭專利所涉及者，乃是一自然法則其步驟方法，除了自然法則以外，其他部分亦僅屬於「已被完善理解(Well-Understood)、常態(Routine)的常規活動(Conventional

在文檔中美國方法專利適格－實證與研究 (頁 52-0)

第二章 美國方法專利適格性案例分析